浙江省高级人民法院
民 事 判 决 书
（2008）浙民三终字第283号
上诉人（原审被告）温州市佰思德笔业有限公司。
法定代表人丁方桂。
委托代理人（特别授权代理）杨介寿。
被上诉人（原审原告）温州天骄笔业有限责任公司。
法定代表人韩爱国。
委托代理人（特别授权代理）吴振东。
上诉人温州市佰思德笔业有限公司（以下简称佰思德公司）因侵犯外观设计专利权纠纷一案，不服温州市中级人民法院（2006）温民三初字第181号民事判决，向本院提起上诉。本院于2008年10月7日受理本案后，依法组成合议庭，于同年10月29日公开开庭进行了审理。上诉人佰思德公司的法定代表人丁方桂及委�代理人杨介寿、被上诉人温州天骄笔业有限责任公司（以下简称天骄公司）的委托代理人吴振东到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原判认定：2006年2月16日，韩爱国向国家知识产权局申请一种名为“活动铅笔（TM017）”的外观设计专利，并于2006年10月4日获得授权公告，专利号为ZL20063003××××.X，分类号为19－06。韩爱国已于2006年7月和2008年1月向国家知识产权局缴纳了该专利的年费。天骄公司成立于1995年3月，从事笔和文具用品的制造、销售，出口自产的各类笔、文具用品等。2006年10月10日，韩爱国与天骄公司就该外观设计专利签订了《专利实施许可合同》，约定许可方式为独占许可，许可范围为中华人民共和国制造、使用、销售专利产品，并约定双方任何一方发现第三方侵犯许可的专利权时，应及时通知对方，并由被许可方（即天骄公司）与侵权方进行交涉，或负�向专利管理机关提出请求或向人民法院提起诉讼，许可方予以协助。天骄公司在签订《专利实施许可合同》之后，组织生产了专利产品。佰思德公司成立于2000年9月，经营范围为文具用品制造、销售。2006年11月13日，佰思德公司车间流水线上有未装箱被控侵权活动铅笔2000多只，车间内另有已装箱的被控侵权产品12箱，每箱900只，共计12800多只。2008年5月12日，佰思德公司有被控侵权产品25箱，每箱900只装，共计22500只。佰思德公司称其2008年5月12日现场产品与2006年11月13日生产的佰思德公司被控侵权产品使用的是同一副模具。2002年12月25日国家知识产权局公告授权了一种名为“擦除器”的外观设计专利，公告号为CN3269923，申请人为法国“精细及绘图物品制造公司”。天骄公司认为佰思德公司大量生产销售与上述专利外观相同或近似的产品，并大肆进行宣传销售。佰思德公�未经天骄公司许可，非法使用他人的外观设计专利，擅自制造销售了大量的侵权产品，获取了巨额的非法利益，其行为已严重侵害了天骄公司的专利权，并使天骄公司蒙受了巨大的经济损失。遂诉至原审法院，请求判令：一、佰思德公司立即停止生产、销售侵权产品、销毁生产侵权产品的模具等工具；二、佰思德公司赔偿天骄公司由于侵权所造成的经济损失30万元（包括为制止佰思德公司侵权行为所支出的合理费用）。
原审法院认为，天骄公司就ZL20063003××××.X号外观设计专利取得专利权人韩爱国的独占实施许可之后，依据《中华人民共和国专利法》第五十七条第一款的规定，作为利害关系人可以就侵犯专利权纠纷向人民法院提起诉讼。因此，天骄公司与佰思德公司在本案中的争议焦点主要在于：
一、2002年12月25日国家知识产权局公告授权的一种名为“擦除器”的外观设计专利（公告号为CN3269923）是否构成被控侵权产品的在先公知设计。佰思德公司认为，该在先公知设计“擦除器”的外观设计方案与被控侵权产品顶部的可旋转外壳橡皮的外观相同，该外观设计分类号为19－06（即“用于写字、绘图、绘画、雕刻、雕塑和其他工艺技术的材料和器械”），与被控侵权产品及涉案专利属相同类别。被控侵权产品实际上是将公知设计方案橡皮擦以本领域常见的“橡皮＋铅笔”的组合方式与笔身部分进行组合，笔杆部分为业内设计所通用，其设计主要体现在活动铅笔顶部的“具有旋转外壳的橡皮”，而因此被控侵权产品不构成对涉案专利的侵害。天骄公司则认为，被控侵权产品与该“擦除器”外观设计之间是笔与橡皮的区别，从视觉上看就存在明显区别，外观设计专利应以其所附图片所显示的产品为准。原审法院认为，佰思德公司所主张的在先公知设计为“擦除器”，即一般公众所知的橡皮，而被控侵权产品是一种带有橡皮的铅笔，虽然铅笔与橡皮在国家知识产权局授予外观设计专利权时同属《国际外观设计分类表》的第19大类第6小类，但被控侵权产品用途首先在于书写和描绘，橡皮仅是其附带功能，从作为书写和描绘工具的笔的角度来说，橡皮仅是该铅笔非主要的一个局部，因此，即便如佰思德公司所称被控侵权产品顶部的橡皮部分与该“擦除器”相似（由于原审法院不认可以产品局部的在先公知设计作为产品整体的在先公知设计，原审法院在本案中并不关心被控侵权产品的橡皮部分与在先公知设计“擦除器”是否相似，本处所使用的“即便”一词，仅表示引用佰思德公司的观点，并不代表原审法院已经对被控侵权产品的橡皮部分与在先公知设计“擦除器”是否相似作出判断），亦不能�非主要之局部
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该“擦除器”即橡皮，作为带有橡皮的铅笔之整体的在先公知设计。因此，佰思德公司提出的其被控侵权产品主要使用的是2002年12月25日国家知识产权局公告授权的一种名为“擦除器”的外观设计，其被控侵权产品使用的是在先公知设计的观点本院不予采纳；佰思德公司提出的其被控侵权产品使用的是涉案专利申请日前已公开销售的“天卓TM017活动铅笔”之公知设计的抗辩，以及其早在涉案专利申请日前即已开始制造、销售了被控侵权产品，且仅在原有范围内继续制造、使用，故即使被控侵权产品被认为与涉案专利外观相同或相似，依法也不视为侵犯专利权的抗辩，由于缺乏有效证据支持，不予支持。
二、被控侵权产品是否落入涉案专利的保护范围，即被控侵权产品与涉案专利相比，是否相同或相似。《中华人民共和国专利法》第五十六条第二款规定：外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准。本案ZL20063003××××.X号外观设计的名称为“活动铅笔（TM017）”，其主视图结合后视图、左视图、右视图、俯视图、仰视图观察判断，可以得出的主要设计特征为：该外观设计专利活动铅笔的笔杆顶部为一轮状设计，该轮状设计的直径与笔的全长的比例约为1：7，该轮状设计由上部稍小的半个轮与下部稍大的半个轮组成；该活动铅笔主视方向上笔杆的中部稍下部分为长椭圆形突起设计，该长椭圆形的中间为一个长条形的突起设计；该活动铅笔主视方向上笔杆的上部从轮盘轴心处往下设有笔夹，笔夹为四周为弧线的长条形，其宽度比笔杆略小，其长度与笔的全长的比例约为7：2；该活动铅笔的笔杆上下有节线，从上到下分别约位于笔身的16：5、16：14处。佰思德公司认为，被控侵权产品�可旋转外壳的橡皮形状与涉案专利相同外，尚存在以下不同：其笔夹形状呈哑铃状，与涉案专利的笔夹外观有区别；其笔杆按钮呈方角，明显有别于涉案专利所显示的椭圆形外观；其按钮下方有螺纹，而涉案专利是平的。原审法院认为，涉案外观设计主要体现为活动铅笔的形状，故活动铅笔的各组成部分的形状、位置关系、比例关系是判断被控侵权产品与外观设计专利产品是否相同或相似的主要依据。现被控侵权产品虽然在与涉案外观设计的各个部分进行对照比较时，存在诸如佰思德公司所称的差别，但由于两者各组成部分的基本形状、位置关系、比例关系差别细微，在一般消费者，特别是这种活动铅笔的主要消费群体
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中小学生，施以一般注意力，进行整体观察的情况下，上述差别对被控侵权产品与外观设计专利产品的整体视觉效果不具有显著的影响，因此，被控侵权产品与涉案专利相似，落入了涉案专利的保护范围，佰思德公司提出的其被控侵权产品与涉案专利相比在外观上有显著区别，不构成相似的观点不予采纳。
三、关于天骄公司提出的佰思德公司赔偿其经济损失30万元的诉讼请求。天骄公司认为，本案经过专利无效宣告之行政程序以及行政诉讼两审诉讼程序，共耗时近两年，诉讼期间佰思德公司一直持续其侵权行为，且模仿了天骄公司专利产品的包装盒，具有侵权的主观恶意性，结合涉案专利的许可费用、佰思德公司的侵权持续时间、情节以及天骄公司为制止侵权行为所支付的不菲费用等诸多因素，天骄公司主张30万元的经济损失赔偿合情合理；佰思德公司认为，本案被控侵权产品单价较低，且销量不佳。虽然本案在证据保全中在佰思德公司现场发现被控侵权产品，但这一情况恰恰说明被控侵权产品因天骄公司�诉导致滞销的事实。天骄公司提交的许可合同签订时间距离其起诉时间仅十多天，且天骄公司在本案中未提供许可费的支付凭证，不能排除天骄公司是为了本案诉讼而与专利权人临时签订许可合同的可能性，其许可合同约定的许可费不宜作为确定赔偿额的参考依据。因此，即使佰思德公司的产品被认定侵权，佰思德公司因该产品所获利益很低，天骄公司要求赔偿经济损失30万元显然过高。原审法院认为，佰思德公司未经专利权人许可，为生产经营目的制造、销售涉案外观设计专利产品，其行为构成侵犯外观设计专利权，依法应承担停止侵权、赔偿损失等相应的民事责任。天骄公司作为涉案专利的独占实施许可之被许可人，且其与涉案专利权利人签订的《专利实施许可合同》约定“发现第三方侵犯许可的专利权时由被许可方（即天骄公司）与侵权方进行交涉、向专利管理机关提出请求或向人民法院提起诉讼”，天骄公司有权获得经济损失的赔偿。关于赔偿损失的参考因素，佰思德公司提出的其销量不佳的主张，考虑到原审法院在佰思德公司第二次发现的侵权产品比第一次还多这一事实，原审法院不予采信，佰思德公司提出的天骄公司许可合同约定的许可费不宜作为确定赔偿额的参考依据的主张，原审法院同意其观点。综合佰思德公司制造、销售侵权产品的事实及其持续时间、佰思德公司在天骄公司提起诉讼后仍然生产侵权产品所反映出来的主观心态，以及天骄公司为制止佰思德公司侵权行为所支付的可合理估算的费用等因素，原审法院确定佰思德公司赔偿天骄公司经济损失18万元。
综上，依照《中华人民共和国专利法》第十一条第二款、第五十六条第二款，《中华人民共和国民法通则》第一百十八条，《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，于2008年8月23日判决如下：一、温州市佰思德笔业有限公司立即停止生产、销售侵权产品，销毁生产侵权产品的模具；二、温州市佰思德笔业有限公司在本判决生效之日起十日内赔偿温州天骄笔业有限责任公司经济损失18万元；三、驳回温州天骄笔业有限责任公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费5800元，由温州天骄笔业有限责任公司负担1160元，温州市佰思德笔业有限公司负担4640元。
宣判后，佰思德公司不服，向本院提起上诉称：一、天骄公司在诉状中称佰思德公司“大量生产销售与上述专利外观相同或相似�产品”。但是，被控产品显然不可能同时既构成相同又构成相似，天骄公司当庭表示其主张两者构成相同。原审法院在本案中认定被控产品与涉案专利不相同的情况下，未依法驳回天骄公司的诉讼请求，而是直接依职权认定二者构成相似，属超越司法权限，构成程序违法。二、原审法院认定被控产品采用的外观设计方案不属于在先公知设计的理由不能成立，其相关事实认定属认定事实不清。1.原审法院认定被控产品是一种带橡皮的铅笔，进而认定“橡皮是该铅笔非主要的一个局部”。这一认定属认定事实不清。2.佰思德公司主张的在先公知设计并非仅指“擦除器”的外观设计方案，而是指已经公知的“擦除器”外观设计方案和笔杆部分的通用外观设计方案的简单组合。这一组合的外观设计方案本身构成一项独立、完整的先公知设计，并已由“天卓文具有限公司”在�争专利申请日前公开发表和使用。三、佰思德公司在一审判决后发现了新的证据，即北京京发现广告有限公司于2005年公开发布的《2006中国行业采购大全●制笔卷》中天卓TM017活动铅笔的广告页可以进一步证实先公知设计的主张，并可对一审中的公证书等相关证据予以补强。四、本案被控产品单价较低，且销量不佳，专利无效宣告程序支出的费用不属于“为制止侵权支出的费用”，应在赔偿额中予以剔除。本案一审判赔金额过高。请求撤销原判，依法改判或发回重审。
被上诉人天骄公司答辩称：一、在外观专利侵权判定中，被控侵权产品与专利构成相同属于侵权，构成相似亦属于侵权，对此判定属于法院自由裁量的范畴，对本案的结果并无实质影响。原判程序上并无不当。二、被控侵权产品的橡皮只占据其整体外观的七分之一不到的比例，橡皮的价值更是远低于铅笔部分，原判认定橡皮是非主要的局部是符合客观事实的。在外观专利侵权判定中，是不能够以两个设计方案相加进行公知设计抗辩的，而佰思德公司据以抗辩的证据已被更为严格的专利无效程序与行政诉讼程序所检验，证实是不能够破坏涉案专利的专利性的，因此佰思德公司有关公知设计的抗辩是不能成立的。三、佰思德公司在二审期间提供的证据不属于新证据，真实性不能确定，且其记载的时间信息也只有“2006”字样，无法证明佰思德公司的公知设计抗辩。四、本案已经两次专利无效程序、两审行政程序，耗时长久，且佰思德公司以未建立财务制度为由拒绝提供帐册，原判判令的赔偿数额合情合理。请求驳回上诉，维持原判。
在二审庭审过程中，天骄公司没有新的证据向法庭提供，佰思德公司向法庭提供了两份证据，证据一为《2006中国行业采购大全●制笔卷》相关页面，用以证明被控侵权产品采用的外观设计方案系已有公知设计，佰思德公司在该期采购大全上发布广告的事实；证据二为北京京发现广告有限公司工商登记查询结果，用以证明该公司的工商登记情况。对于佰思德公司提供的上述证据，天骄公司质证认为上述证据并不属于二审中新的证据，同时对证据的真实性、关联性不予认可。对于上述证据，本院将在后续的论述中作出评判。
根据佰思德公司的上诉理由和天骄公司的答辩意见，本案双方当事人的争议焦点是：一、原判认定佰思德公司生产的被控侵权产品与天骄公司涉案专利构成相似，程序是否违法；二、原判对佰思德公司所主张的在先公知设计及本案赔偿金额的认定有无不当。对于法庭归纳的上述本案争议焦点，双方当事人均无异议，本院认定如下：
一、原判认定佰思德公司生产的被控侵权产品与天骄公司涉案专利构成相似，程序是否违法。
佰思德公司上诉认为：“原审法院在本案中认定被控产品与涉案专利不相同的情况下，未依法驳回天骄公司的诉讼请求，而是直接依职权认定二者构成相似，属超越司法权限，构成程序违法”。本院认为，天骄公司在本案起诉状中指控佰思德公司生产销售与涉案专利相同或相似的产品，对相同、相似的判断是认定外观设计专利侵权的构成要件，相同、相似的成立均导致相同的侵权法律责任，原审法院对于上述相同、相似的认定程序合法，其作出的原审判决并未超越天骄公司的诉讼请求，佰思德公司对此提出的上诉理由，显然无理，本院不予支持。
二、原判对佰思德公司所主张的在先公知设计及本案赔偿金额的认定有无不当。
佰思德公司在本案中提出了在先公知设计抗辩，相关的证据是2002年12月25日国家知识产权局公告�权的一种名为“擦除器”的外观设计专利（公告号为CN3269923）以及《2006中国行业采购大全●制笔卷》中天卓TM017活动铅笔的广告页，对于“擦除器”外观设计专利，原审法院认为，佰思德公司所主张的在先公知设计为“擦除器”，即一般公众所知的橡皮，而被控侵权产品是一种带有橡皮的铅笔，橡皮仅是该铅笔非主要的一个局部，“擦除器”外观设计专利显然不能作为带有橡皮的铅笔之整体的在先公知设计。本院认为，原审法院的上述认定符合本案的事实，佰思德公司将两个设计方案相加进行公知设计抗辩的理由不能成立。至于《2006中国行业采购大全●制笔卷》中天卓TM017活动铅笔的广告页，本院认为，该广告本身标明2006版，并无具体日期，而天骄公司涉案专利的申请日为2006年2月16日，因此佰思德公司在二审中提交的证据并不能证明其提出的在先公知设计的抗辩�张。另外，佰思德公司在本案一审答辩期内曾就天骄公司涉案专利向国家知识产权局专利复审委员会提出无效宣告请求，原审法院也曾裁定本案中止诉讼，专利复审委员会以及在随后行政诉讼中的北京市第一中级人民法院、北京市高级人民法院均裁决维持天骄公司涉案专利有效。对于佰思德公司在本案提出的在先公知设计的抗辩主张，本院不予采纳。
关于本案赔偿金额，原审法院综合考虑佰思德公司制造、销售侵权产品的事实及其持续时间、佰思德公司在天骄公司提起诉讼后仍然生产侵权产品所反映出来的主观心态，以及天骄公司为制止佰思德公司侵权行为所支付的可合理估算的费用等因素，所确定的赔偿金额为18万元。本院认为，原审法院考量的上述因素符合《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十一条的有关规定，原审判决确定的本案赔偿金额并无不当。
综上，本院认为，佰思德公司未经ZL20063003××××.X“活动铅笔（TM017）”的外观设计专利权人许可，生产、销售与上述专利相似的产品，构成专利侵权，应当承担相应的民事责任。佰思德公司提出的上诉理由和请求均不能成立，本院不予支持。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费3900元，由佰思德公司负担。
本判决为终审判决。
审 判 长 周 平
代理审判员 周卓华
代理审判员 王亦非
二００八年十一月十三日
书 记 员 王莉莉