中华人民共和国
北京市第一中级人民法院
行 政 判 决 书
（2014）一中行（知）初字第08470号
原告株式会社小松制作所，住所地日本国东京都港区赤坂二丁目3番6号。
法定代表人花本忠幸，知识产权部部长。
委托代理人张小英，北京罗杰律师事务所律师。
委托代理人赵琳，北京罗杰律师事务所律师。
被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会，住所地中华人民共和国北京市西城区茶马南街1号。
法定代表人何训班，主任。
委托代理人张谦，中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会审查员。
委托代理人郝运璐，中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会审查员。
第三人山推工程机械股份有限公司，住所地中华人民共和国山东省济宁市高新区327国道58号。
法定代表人张秀文，董事长。
委托代理人杨双生，山东济州律师事务所律师。
委托代理人赵传华，男，1964年6月13日出生，住中华人民共和国山东省济宁市。
原告株式会社小松制作所（简称小松制作所）因商标异议复审行政纠纷一案，不服被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）作出的商评字[2013]第140792号《关于第5470687号山推小松及图商标异议复审裁定书》（简称第140792号裁定），于法定期限内向本院提起诉讼。本院于2014年8月28日受理后，依法组成合议庭，并通知与本案有利害关系的山推工程机械股份有限公司（简称山推公司）作为第三人参加本案诉讼。本院于2015年1月28日公开开庭进行了审理，原告小松制作所的委托代理人张小英、赵琳，被告商标评审委员会的委托代理人张谦、郝运璐，第三人山推公司的委托代理人杨双生、赵传华到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
第140792号裁定系被告商标评审委员会针对原告小松制作所就第三人山推公司申请注册的第5470687号山推小松及图商标（简称被异议商标）所提异议复审申请而作出的，该裁定中认定：
被异议商标指定使用的防冻液等商品与第886738号小松商标（简称引证商标一）、第97156号KOMATSU商标（简称引证商标二）、第733482号KOMATSU商标（简称引证商标三）核定使用的土方工程机器和器械等商品在加工工艺、功能用途、销售渠道、特点等方面存在较大差异，不属于同一种或类似商品，故被异议商标与上述引证商标未构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。故被异议商标未违反2001年12月1日施行的《中华人民共和国商标法》（简称2001年《商标法》）第二十八条的规定。
2001年《商标法》第十五条规定，未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或被代表人的商标进行注册，被代理人或被代表人提出异议的，不予注册并禁止使用。适用该条款的要件之一为系争商标指定使用在与被代理人、被代表人的商标使用的商品相同或类似。本案中被异议商标与各引证商标指定使用的商品不类似，故被异议商标未违反该条的相关规定。
2001年《商标法》第十三条第二款规定就不相同或不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。首先，本案中小松制作所提交的在案证据不足以证明在被异议商标申请注册日前，其引证商标一至三经过使用宣传已为中国公众广为知晓成为驰名商标，且被异议商标经过长期使用已具有一定知名度，在案证据亦不足以证明被异议商标的注册或使用存在恶意情形。综合考虑以上因素，商标评审委员会认为，以现有证据不足以认定小松制作所引证商标一至三于被异议商标申请日前已在中国相关公众中构成驰名商标，被异议商标在实际使用中存在误导公众，使小松制作所利益受到损害之虞，故被异议商标的注册未构成2001年《商标法》第十三条第二款所指的不予注册的情形。同时小松制作所提交的证据亦无法证明其商标于被异议商标申请日前在与被异议商标指定使用的防冻液等相同或类似的商品上已在中国构成未注册驰名商标，因而被异议商标的注册未构成2001年《商标法》第十三条第一款所指的不予注册的情形。
2001年《商标法》第三十一条规定申请商标的注册不得损害他人现有的在先权利，包括在先字号权。适用该条款的要件之一为被异议商标的注册与使用容易导致相关公众产生混淆，致使在先商号权人的利益可能受到损害。本案中，被异议商标指定使用的商品与小松制作所提供的商品不属于同一种或类似商品，且被异议商标经过使用已具有一定知名度，相关公众在施以一般注意力的情况下尚能区分，不易对商品的来源产生混淆、误认。故被异议商标未违反该条的规定。
2001年《商标法》第十条第一款第（八）项所指的不良影响是指因商标本身文字、图形或其他构成要素未违反公序良俗而产生不良影响，本案被异议商标并未构成上述条款所指情形。
综上，商标评审委员会依据2001年《商标法》第三十三条、第三十四条的规定，裁定被异议商标予以核准注册。
小松制作所不服第140792号裁定，于法定期限内向本院提起诉讼称：一、被异议商标指定使用的商品与引证商标核定使用的商品在功能用途方面高度关联，在销售渠道、消费对象上基本相同，构成类似商品，违反了2001年《商标法》第二十八条的规定。二、原告与第三人间存在密切的业务往来关系，被异议商标指定使用的商品与原告提供的商品属于关联商品，违反了2001年《商标法》第十五条的规定。三、原告提交的证据足以证明在被异议商标申请日之前，引证商标已为相关公众所熟知，且被异议商标的注册和使用存在恶意，违反了2001年《商标法》第十三条第二款的规定。四、原告对于小松标识享有在先商号权，被异议商标指定使用的商品与原告提供的商品属于关联商品，被异议商标的注册与使用易导致相关公众混淆，致使原告在先商号权受到损害，违反了2001年《商标法》第三十一条的规定。五、第三人及其下属公司抢注了无数包含小松或与其完全相同的商标，破坏了双方多年合作建立起来的信赖关系，违背了社会公共道德。综上，请求法院依法撤销第140792号裁定并判令被告限期重新做出裁定。
被告商标评审委员会书面答辩称：坚持其在第140792号裁定中的意见，该裁定认定事实清楚，适用法律正确，审查程序合法，请求人民法院依法予以维持。
第三人山推公司陈述意见称：一、被异议商标是由两件商标山推和小松另加图形结合而成的组合商标。其中，山推商标注册于1984年，2004年获驰名商标，小松商标系关联企业自行设计，早在1993年即在润滑油产品上使用。二、被异议商标指定使用的引擎防冻液、制动剂等商品与引证商标核定使用的工程机械类商品没有实质性的内在联系。第三人的前身山东推土机总厂虽与原告存在合作关系，但双方并没有关于申请商标的制约条款，被异议商标的申请注册与原告无关，不违反2001年《商标法》第十五条。三、原告对小松不享有在先权利，也不享有在先商号权。原告与第三人的合资公司成立于1995年，其引证商标小松于1994年12月申请注册，在时间上均晚于第三人下属企业使用小松商标的时间。且原告小松即使有知名度，也是在日本或其它国家的，且只限定在工程机械类商品上，与被异议商标指定使用商品并非同类。四、被异议商标注册不具有恶意，亦不违反2001年《商标法》第十条第一款第（八）项。综上，请求维持第140792号裁定。
本院经审理查明如下事实：
被异议商标为第5470687号山推小松及图商标（见附图），由山推石油化工公司于2006年7月10日申请注册，指定使用商品为第1类的防冻剂，制动液，刹车液，引擎冷却液。后该商标经核准转让给第三人山推公司。
第886738号小松商标（即引证商标一，见附图）由小松制作所于1994年12月20日提出注册申请，核定使用商品为第7类的土方工程机器和器械，即推土机，湿地用推土机，水陆两用推土机，履带式推土机，机动铲土机，牵引铲土机等，该商标有效期至2016年10月20日。
第97156号KOMATSU商标（即引证商标二，见附图）于1979年8月15日核准注册，商标申请人为小松制作所，核定使用商品为第7类的动土机，如推土机，沼泽推土机，水陆两用推土机，轮胎推土机等商品。该商标有效期至2019年8月14日。
第733482号KOMATSU商标（即引证商标三，见附图），由小松制作所于1993年8月20日提出注册申请，核定使用商品为第7类的土方工程机器和器械，即推土机，湿地用推土机，水陆两用推土机，履带式推土机，机动铲土机，牵引铲土机，松土机和倾斜推土机等商品。该商标有效期至2015年3月6日。
在被异议商标初审公告后的法定异议期内，小松制作所向中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）提出异议申请，请求对被异议商标不予注册。商标局作出（2011）商标异字第42358号裁定，对被异议商标予以核准注册。
小松制作所不服，于法定期限内向商标评审委员会提出复审申请，其主要理由为：被异议商标原注册人、现所有人与我方有紧密关系，存在合资合作关系，山推公司未经授权申请注册被异议商标，违反了2001年《商标法》第十五条的规定。被异议商标与我方在先注册的引证商标一构成类似商品上的近似商标。我方及商标在世界工程机械行业享有很高知名度，小松及KOMATSU为长期使用的字号，被异议商标的注册损害了在先商号权，违反了2001年《商标法》第三十一条及第九条的规定。小松及KOMATSU商标为驰名商标，应给予扩大保护，被异议商标是对上述驰名商标的抄袭和复制，已违反2001年《商标法》第十三条第二款的规定。山推公司大量抢注与小松商标相同或类似的商标，不仅损害了我方的合法利益，更给社会带来不良影响，违反2001年《商标法》第十条第一款第（八）项的规定。综上，请求认定引证商标一、二、三为在第7类挖掘机、推土机商品上的驰名商标，并依据2001年《商标法》第九条、第十条第一款第（八）项、第十三条第二款、第十五条、第二十八条、第三十一条的相关规定，对被异议商标不予核准注册。为此，小松制作所向商标评审委员会提交了以下主要证据：
1、小松制作所营业执照、章程以及子公司、分公司营业执照复印件等，用以证明小松制作所对小松享有在先商号权。根据该证据显示，小松制作所于1921年在日本设立，自1980年起先后在中国境内成立了多家分支机构和子公司。
2、小松制作所与山推公司签订的技术合作合同、合资合同以及合资公司营业执照、批准证书等，用以证明其与山推公司之间存在合作合资关系。根据该证据显示，小松制作所、山推公司于1979年开始合作生产推土机，1992年开始合作生产液压挖掘机，1995年双方合资成立小松山推工程机械有限公司（简称小松山推公司），合资公司使用的商标为KOMATSUSHANTUI。
3、山东源根石油化工有限公司（简称源根公司）工商资料及章程等，用以证明源根公司与山推公司系关联企业。
4、国家图书馆复制文献，内容为1956年至20011年间《人民日报》、《经济日报》等报纸上对小松制作所及其产品的宣传报道。
5、1973年至2009年间《工程机械》、《建筑机械》等行业杂志对小松制作所及其产品的广告和宣传。
6、部分展会支出清单及凭证、广告合同、发票、照片、礼品介绍等。
7、广告投资统计表、审计报告、所得税税收缴款书以及部分销售合同、发票等。
8、关于市场占有率及行业排名情况的证据材料，包括中国工程机械工业协会出具的市场占有率及排名证明等，证明小松制作所的KOMATSU和小松牌挖掘机2003-2006年在中国市场的占有率和行业排名均各列前茅。
9、小松、KOMATSU商标在世界各地的注册证以及在日本、台湾被认定驰名等获保护的记录。
10、有关山推公司恶意的证据，包括山推公司总经理承诺停止销售使用山推小松专用液压油的函等。
山推公司向商标评审委员会答辩称：被异议商标系独创并早于引证商标在中国境内使用，不存在恶意复制和抢注的事实，未损害他人现有的在先权利。被异议商标与引证商标未构成使用在类似商品上的近似商标。引证商标构成未驰名商标。山推公司向商标评审委员会提交了下列主要证据：
1、第382078号山推商标注册证、核准转让证明及商标局认定驰名的批复。上述证据显示，山推商标由山东推土机总厂于1984年10月15日获准注册，核定使用商品为第7类的推土机、铲运机。2002年9月14日，经核准转让给山推公司。2004年11月12日，商标局认定山推公司使用在第7类推土机、铲运机上的山推注册商标为驰名商标。
2、第1568183号山推及图、1568184号小松及图商标注册证及核准转让证明等。上述证据显示，第1568183号山推及图商标及第1568184号小松及图商标由山推石油化工公司于2000年5月18日申请注册，2003年上述两商标经核准转让给源根公司，2009年源根公司将第1568183号山推及图商标转让给本案第三人山推公司。
3、主体变更的工商资料等证据，用以证明济宁市任城区光河加油站（简称光河加油站）是山推公司下属企业，后变更名称为山推石油化工公司。
4、小松商标在润滑油、机油商品上的在先使用证据，包括光河加油站、源根公司等自1993年起的部分产品销售发票、产品包装及照片。
5、小松商标创意初稿及说明，署名设计人为山石，时间为1993年3月8日，其主要内容为小松的创意来源于唐代诗人杜荀鹤的一首名为小松的诗。
6、1996年《工程机械与维修》上登载的广告，显示合资公司挖掘机产品上标示的商标为KOMATSU-SHANTUI。
7、使用被异议商标的产品实物照片，大部分为在润滑油、机油产品上的使用，未显示时间。
8、使用被异议商标的产品说明书，大部分为润滑油、机油产品，另有液压液产品。
9、在润滑油等产品上的小松商标的受保护记录。
2013年12月23日，商标评审委员会作出第140792号裁定。
在本案行政诉讼过程中，原告小松制作所向本院补充提交了以下证据（编号续前）：
11、载于《工程机械与维修》杂志的《50年诚挚50年信赖小植根中国50后结硕果》一文，用以说明其在中国的发展历史；
12、商标局关于第4808092号KOMATSU商标的异议裁定书，用以证明KOMATSU商标构成土方工程机器和器械等商品上的驰名商标；
13、（2014）京长安内经证字第580号公证书，用以证明其与第三人山推公司及其前身山东推土机总厂的合作历史。
14、第三人山推公司工商档案，用以证明张秀文为其法定代表人，与源根公司存在关联关系。
在本案行政诉讼过程中，第三人山推公司向本院补充提交了多份法院及商标行政机关作出的裁决。
上述事实有第140792号裁定、被异议商标档案、引证商标档案、原告起诉状、被告答辩状、当事人在行政程序和诉讼程序中提交的证据以及庭审笔录等在案佐证。
本院认为：
2013年8月30日修正的《中华人民共和国商标法》（简称2014年《商标法》）已于2014年5月1日施行，尽管本案审理时间处于2014年《商标法》施行期间，但鉴于本案被诉裁定的作出日处于2001年《商标法》施行期间，依据《中华人民共和国立法法》第八十四条的规定，本案应适用2001年《商标法》进行审理。
一、被异议商标是否构成2001年《商标法》第二十八条所指不予注册的情形
2001年《商标法》第二十八条规定：申请注册的商标同他人在同一种商品或类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。
被异议商标系图文组合商标，由中文汉字山推小松及图形构成，山推小松系被异议商标的显著识别部分，与引证商标一小松的区别在于前面增加了山推二字，仅从商标标识本身的构成要素上看较为接近，但是，被异议商标指定使用的防冻液、制动液等商品与引证商标一核准使用的工程机械商品在功能用途、销售渠道上差别较大，不构成类似的商品。因此，被异议商标与引证商标一不构成2001年《商标法》第二十八条所指使用在类似商品上的近似商标之情形。第140792号裁定的相关认定正确，本院予以支持。
二、被异议商标是否构成2001年《商标法》第十五条规定的情形
2001年《商标法》第十五条规定：未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或被代表人的商标进行注册，被代理人或者被代表人提出异议的，不予注册并禁止使用。该条规定的代理人应作扩大解释，不仅包括《民法通则》、《中华人民共和国合同法》中规定的代理人，也应包括基于商事往来而可以知晓他人商标的经销商、代理商等。
小松制作所在本案中提交的合作、合资合同等证据可以证明，其与山推公司之间存在合作、合资关系，应当知晓小松制作所的引证商标，因而可以认定小松制作所与山推公司之间存在本条所指的代理关系。然而，引证商标核定使用的挖掘机等工程机械类商品与被异议商标指定使用的冷却液等商品在功能用途、销售渠道上差别较大，不构成类似的商品，本案中亦无证据证明小松制作所在与被异议商标指定使用的冷却液等相同或类似的商品上在先使用过小松及KOMATSU等引证商标，因而被异议商标的申请注册不构成2001年《商标法》第十五条规定的情形。
三、被异议商标是否构成2001年《商标法》第十三条第二款规定的情形
2001年《商标法》第十三条第二款规定：就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。
根据该条规定，对于已注册驰名商标的禁用权保护可以扩大至不相同也不类似的商品或服务上，然而这种扩大保护应以存在混淆误认的可能性为前提。而混淆误认的可能性的判定，应当综合考量被异议商标与引证商标的近似程度、显著性及知名度、各自指定使用商品或服务的关联程度以及被异议商标的申请注册是否具有不当利用他人商标声誉的恶意等因素来综合判断。此外，本着商标法有关保护在先商业标志权益与维护市场秩序相协调的立法精神，对于使用时间较长、已建立较高市场声誉和形成相关公众群体的诉争商标，还应当充分尊重相关公众已在客观上将相关商业标志区别开来的市场实际，注重维护已经形成和稳定的市场秩序。
具体到本案中，首先，第三人山推公司提交的推土机商品上的山推商标注册证和驰名商标认定批复等能够证明，山推是山推公司享有一定声誉的商号，亦是其使用在推土机、铲土机商品上的驰名商标，相关公众已将山推商标、商号与山推公司之间建立起了紧密稳定的联系，山推公司对山推标识享有合法权益，而小松制作所对山推标识不享有任何权益。
其次，根据山推公司提交的第1568184号小松商标在润滑油、机油产品上的使用证据可以认定，小松系其关联企业光河加油站注册并使用在润滑油、机油产品上的著名商标，且该小松商标在润滑油等商品上经使用已产生了一定知名度，相关公众在客观上已经能够将该小松商标与小松制作所使用在挖掘机等商品上的引证商标一小松区别开来，从而形成了相对稳定的市场秩序，因此小松文字并非唯一指向小松制作所及其产品。
第三，从商标标识本身的近似程度来看，被异议商标的中文认读部分山推小松虽然完整地包含了引证商标小松文字，但山推文字具有较强的显著性和识别性，且与山推公司建立起了较强的指向关系，因此被异议商标整体与引证商标尚可区分。
第四，从指定使用商品的关联程度来看，被异议商标指定使用的冷却液等商品与引证商标核定使用的挖掘机等商品在功能用途、生产部门、销售渠道等方面尚有一定差异，分属不同的行业领域，不属于类似商品，小松制作所在本案中亦未提交其在与冷却液相同或类似的商品上在先使用引证商标的证据；而被异议商标指定使用的冷却液等商品与山推公司关联企业注册并使用的第1568184号小松商标核定使用的润滑油等商品在功能用途、生产部门、销售渠道等方面较为接近，属于类似的商品，且该小松商标在润滑油商品上经使用已在相关公众中产生了一定知名度。
综上，尽管根据在案证据可以认定，引证商标一小松、引证商标二、三KOMATSU在挖掘机商品上经使用已具有一定的知名度，但就本案查明事实来看，不能认定山推公司具有故意混淆之恶意，在主观方面亦不具有利用他人商标知名度和声誉的故意，故而被异议商标不构成对引证商标的复制、摹仿。
由上述分析可见，即使本案中的三件引证商标构成驰名商标，被异议商标的注册使用亦不会导致相关公众产生混淆误认，不会对原告的利益造成损害。故本院无需再对三件引证商标是否构成驰名商标进行评述。原告关于被异议商标的申请注册违反了2001年《商标法》第十三条第二款的诉讼主张不能成立，本院不予支持。
四、被异议商标是否构成2001年《商标法》第三十一条所指损害他人在先权利的情形
2001年《商标法》第三十一条规定：申请商标不得损害他人现有的在先权利，该条所指的在先权利指除商标权以外的其他权利，包括商号权。本案中，小松制作所未能提交证据证明其小松及KOMATSU商号在与被异议商标指定使用的冷却液等商品相同或者类似的商品上进行过在先使用并使之具有一定知名度，从而被异议商标的注册使用会导致相关公众的混淆误认，因而对其该项诉讼主张，本院不予支持。
五、被异议商标是否违反2001年《商标法》第十条第一款第（八）项之规定
2001年《商标法》第十条第一款第（八）项规定，有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的商标，不得作为商标使用。该条所指系有关商标标识本身或其构成要素可能对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响的情形。而本案中原告小松制作所主张的第三人抢注其小松商标的主张，仍属于对其特定私有权益的维护，不属于该条所指情形。
综上，原告的诉讼请求缺乏事实与法律依据，本院不予支持；第140792号裁定的作出程序合法，认定事实清楚，适用法律正确，本院应予维持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（一）项之规定，本院判决如下：
维持被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的商评字[2013]第140792号关于第5470687号山推小松及图商标异议复审裁定书。
案件受理费人民币一百元，由原告株式会社小松制作所负担（已交纳）。
如不服本判决，原告株式会社小松制作所可在本判决书送达之日起三十日内，被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会、第三人山推工程机械股份有限公司可在本判决书送达之日起十五日内，向本院提交上诉状及副本，并交纳上诉案件受理费人民币一百元，上诉于中华人民共和国北京市高级人民法院。在上诉期限届满后七日内未交纳上诉案件受理费，按自动撤回上诉处理。
审 判 长 林鸿姣
代理审判员 刘 郁
代理审判员 阎 炜
二〇一五年四月三十日
书 记 员 武 霞