中华人民共和国最高人民法院
民 事 裁 定 书
（2013）民申字第2266号
再审申请人（一审被告、二审上诉人）：上海罗托克自动化仪表有限公司。住所地：上海市青浦工业园区新水路***号*栋*号。
法定代表人：杨明娟，该公司经理。
委托代理人：梁慧，北京联慧律师事务所律师。
被申请人（一审原告、二审被上诉人）：罗托克股份有限公司（ROTORKP.L.C）。住所地：大不列颠及北爱尔兰联合王国，巴夫BA13JQ，巴里斯苗径，罗托克大厦（RotorkHouse，BrassmillLane，BathBA13JQ,UnitedKingdom）。
法定代表人：斯蒂芬·里斯·琼斯（StephenRhysJones）,该公司法律董事及法定公司秘书。
委托代理人：罗正红，北京罗杰律师事务所律师。
委托代理人：王宏涛，北京罗杰律师事务所律师。
一审被告、二审上诉人：罗托克执行器有限公司。住所地：浙江省永嘉县瓯北镇三桥工业区。
法定代表人：金大钢，该公司董事长。
委托代理人：马建，北京市嘉和律师事务所律师。
委托代理人：佟伟，北京市康达律师事务所律师。
再审申请人上海罗托克自动化仪表有限公司（简称上海罗托克公司）因与被申请人罗托克股份有限公司（简称英国罗托克公司）及一审被告、二审上诉人罗托克执行器有限公司（简称浙江罗托克公司）侵害商标权纠纷一案，不服上海市高级人民法院（2012）沪高民三（知）终字第119号民事判决，向本院申请再审。本院依法组成合议庭进行了审查，本案现已审查终结。
上海罗托克公司申请再审称：原审判决认定的基本事实缺乏证据证明，适用法律错误，有新的证据足以推翻该判决，依照民事诉讼法第二百条第（一）项、第（二）项、第（六）项的规定，本案应该再审。（一）原审判决对阀门电动执行器所属商品类别认定错误。1.本案争议焦点是电动执行器产品究竟属于《类似商品和服务区分表》（简称商品区分表）的第九类还是第七类商品。我公司在一审时已经提交了大量资料及证据，证明阀门电动执行器产品属于工业智能操作控制系统，从其产品构成及制作工艺、零配件分析，应属于商品区分表第九类0914类似群的电器成套控制及控制装置，属于我公司第1201765号“罗托克”注册商标核准使用的“工业操作遥控电动装置及电站自动化装置”商品范围。原审判决认定涉案的执行器产品属于英国罗托克公司在第七类商品上的注册商标核定使用商品的范围，属于认定事实错误。2.有新证据证明执行器属于仪器仪表行业，属于商品区分表第九类商品的范畴，此证据足以推翻原审判决。中国仪器仪表行业协会自动化分会和执行器工作委员会共同出具的《电动执行机构有关说明》函，明确指出“执行器作为工业自动化仪表与控制行业中的主要部分……”。该函件是确认电动执行器归属于我公司的第九类商标注册范围的一个重要证据。3.对于商标注册用商品的类别的划分，最权威的部门是商标局和商标评审委员会。我公司针对英国罗托克公司注册的第3882736号“罗托克”商标提出了撤销争议申请，并在本案二审程序中提交了商标评审委员会的受理通知书，在涉案商品分类不确定、且又有影响本案判决的行政争议案件待审的情况下，二审法院应当中止本案的审理，等待有关裁定结果。（二）我公司在电动执行器产品上使用“罗托克”、“”商标，未侵犯英国罗托克公司的商标权。1.我公司拥有第1201765号“罗托克”注册商标，其权利范围包括了商标中的英文“rotork”与汉字“罗托克”，我公司将其分别许可给浙江罗托克公司使用，未超出自己的权利范围。原审判决认定许可合同超出该商标注册标识范围，没有法律依据，属于判断错误。2.英国罗托克公司的第626612号、第G750267号“”注册商标核定使用的商品不包含“阀门电动执行器”，该公司在阀门电动执行器商品上没有商标专用权。3.英国罗托克公司没有提交在中国实际使用其注册商标的证据，由于其商标没有在中国实际使用，我公司使用“罗托克”、“”商标未在相关公众中导致混淆，因此未侵犯英国罗托克公司的商标权。（三）原审判决对赔偿数额认定事实不清，赔偿额计算错误。1.原审判决认定我公司侵害了英国罗托克公司在第七类商品上的第626612号“”商标、第G750267号“”商标、第3882736号“罗托克”商标的专用权，其中第3882736号商标公告注册日期为2010年3月28日,该商标系经过异议裁定核准注册的商标，按照《中华人民共和国商标法实施条例》（简称商标法实施条例）第二十三条第三款的规定，经异议裁定核准注册的商标，自该商标异议期满之日起至异议裁定生效时，对他人在同一种或者类似商品上使用与该商标相同或者近似的标志的行为不具有追溯力。从第3882736号商标公告注册到英国罗托克公司2010年12月22日提出侵权诉讼的时间间隔不到9个月，即使认定我公司侵权，损害赔偿的计算也应当仅以这9个月时间来计算，原审法院没有核实该商标核准注册的时间，存在明显错误。2.原审法院计算浙江罗托克公司侵权商品销售数额所依据的证据，系该公司的宣传资料，该资料不仅有销售数字夸大的问题，而且没有显示该销售数量对应的时间范围。英国罗托克公司2010年12月22日提出侵权诉讼，侵权赔偿计算时间最多只能往前追溯两年，浙江罗托克公司宣传资料所述的销售数额覆盖的时间范围不限于本案诉讼时效期限之内。此外，浙江罗托克公司仅仅是我公司商标的被许可人，其产品并非仅有电动执行器，还有其他阀门配套产品，“罗托克”、“rotork”也不是其唯一使用的商标。因此，原审判决对赔偿数额认定事实不清，依据不足，计算有误。（四）原审判决在确定损害赔偿时没有对我公司不存在主观故意的事实进行认定。我公司1998年获准注册了第1201765号商标，并长期善意使用该商标，已经形成稳定的市场，积累了良好的声誉。我公司在2008年许可浙江罗托克公司使用商标时进行过查询，确定在“阀门电动执行器”上没有在先商标专用权，已经尽到合理的审核义务。我公司和浙江罗托克公司使用“罗托克”商标识别浙江罗托克公司生产的阀门电动执行器，该产品被评为温州名牌产品，没有与英国罗托克公司的商标混淆，也不存在混淆的故意。英国罗托克公司也没有提交证据证明其实际损失。因此，即使认定我公司侵权，也只应承担停止侵权的责任，而不应当承担赔偿责任。综上，原审判决认定事实不清、适用法律错误，请求对本案进行再审。
浙江罗托克公司提交书面意见称：同意上海罗托克公司的再审申请请求及理由，我公司使用涉案商标是基于上海罗托克公司的许可，不构成侵权。英国罗托克公司在以前的历次商标行政争议和行政诉讼过程中，都主张上海罗托克公司申请注册的第1201765号商标指定使用的商品至少在“执行器”产品上与其注册在先的商标核定使用商品构成类似或重合，即主张该商标指定使用的商品涵盖了执行器商品，从而主张第1201765号商标不应核准注册，但是其主张未得到商标评审委员会及法院的支持。因此，该公司在本案中的主张与其在商标行政纠纷案件中的主张是自相矛盾的，不应得到支持。
英国罗托克公司答辩称：原审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求驳回上海罗托克公司的再审申请。（一）法院有权认定被控侵权商品的法律属性并作出相关侵权判定，商品分类表只是作为法院判断类似商品的参考。涉案的阀门电动执行器等商品名称并非商品分类表中的标准商品名称，原两审法院根据商标法及相关司法解释的规定，根据本案查明的事实，认定执行器产品系适用于与阀门配套组成执行单元，应用于电站等自动控制系统中，满足阀门的调节控制、断续控制等要求，因此与上海罗托克公司的注册商标核定使用商品范围不相同也不类似，而与我公司的注册商标核准使用商品构成类似，该认定符合法律规定。上海罗托克公司申请再审时新提交的证据不属于民事诉讼法规定的新证据，也不足以推翻原审判决，不应采信。（二）对于第3882736号商标的撤销申请和异议申请均是由上海罗托克公司提出的，两次理由相同，且毫无根据，不会得到支持，不应影响法院正常审理民事案件。上海罗托克公司认为原审法院应当中止对本案民事侵权纠纷案的审理，没有法律依据。（三）上海罗托克公司与浙江罗托克公司明知我公司的商标具有很高的知名度，不仅恶意复制我公司含有特别设计的字母K的“”商标标识在第九类商品上进行注册，而且将该商标分拆使用在与我公司产品完全相同的产品上，显然是为了误导公众，利用我公司的商誉获取不正当利益，属于共同故意侵权，原审判决认定其构成共同侵权并判决其承担连带赔偿责任，是完全正确的。（四）原审判决根据侵权获利确定赔偿额具有法律和事实依据。1.浙江罗托克公司与上海罗托克公司在其生产、销售的执行器产品上单独使用英文“”商标，侵犯了我公司的第626612号和第G750267号注册商标专用权。两审法院在计算赔偿额方面主要基于两侵权人共同侵犯该两个注册商标的考虑，第3882736号“罗托克”文字商标的核准注册时间以及其是否具有追溯效力等并非本案的争议关键，上海罗托克公司在原审时也从未提出相关主张。而且本案的两侵权人是在明知我公司在先商誉的情况下，故意在相同商品上使用相同商标，并大量抄袭我公司的产品手册及企业新闻用以误导相关公众，其商标使用行为实为恶意，按照商标法实施条例第二十三条第三款的规定，应当承担赔偿责任。2.我公司在原审提交的公证证据显示，浙江罗托克公司在其《中国??罗托克执行器有限公司企业资质》中详细列明了其261家销售对象的名称及对每一家的销售数量，共计销售了各类执行器产品20775台。浙江罗托克公司虽然否认该材料记载的侵权产品销售量的真实性，但并未提供相应的证据支持其主张。在一审程序中我公司申请法院对浙江罗托克公司的相关财务资料进行证据保全，一审法院作出了查封裁定，但该公司拒绝配合法院的证据保全。在此情况下，法院推定我公司的主张成立，于法有据。3.原审公证证据显示，浙江罗托克公司获得的多个市场准入许可证或供货商资格证均在2009年之后，因此可以推断，其销售主要集中在2009年之后。浙江罗托克公司2009年3月获得中国大唐集团公司的供应商资格，在我公司起诉前的一年多时间内，该公司仅销售给大唐集团的执行器产品就多达2209台，按原审法院查明的每台执行器的平均利润1837元计算，其仅从对一家用户的销售中获得的侵权利润就超过400万元，已远超我公司请求的200万元赔偿额。因此，原审法院确定其承担200万元的赔偿额有充分的事实和法律依据。4.上海罗托克公司没有提交任何证据证明浙江罗托克公司生产销售了除执行器以外的其他产品、或者在执行器产品上使用了被控侵权商标以外的其他商标，其在原两审程序中也均未提出与此相关的主张。5.我公司已经提交了自身及子公司在中国销售产品的证据，并提交了产品手册、在专业杂志上的广告宣传、网站宣传、相关媒体报道及所获得的部分荣誉等证据，足以证明在中国使用了涉案商标并在相关业务领域具有很高的知名度。综上所述，上海罗托克公司的再审申请理由均没有事实和法律依据，不能成立。
本院认为，《中华人民共和国商标法》（简称商标法）第五十二条第一项规定，“未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的”行为，属于侵犯注册商标专用权的行为；人民法院依据该法条的规定判断是否构成商标侵权行为，需要对被控侵权商品是否与他人注册商标核定使用的商品构成同一种商品或者类似商品进行认定，因此当然有权依法对纠纷所涉及的商品类别进行认定。上海罗托克公司关于本案裁判应当等待有关行政争议案件裁定结果的主张，没有法律依据。上海罗托克公司申请再审时提交的《电动执行机构有关说明》，不属于确因客观原因无法在原审程序中提供的新证据，也不属于原审结束后新发现的证据，不是法律意义上的新的证据，故本院不予采信。原两审判决根据上海罗托克公司、浙江罗托克公司对涉案被控侵权产品的功能和用途的宣传介绍等证据，并结合查明的其他事实及双方当事人的诉辩主张，认定被控侵权的涉案执行器产品与英国罗托克公司注册商标核定使用的“阀门及类似部件运转控制的驱动机以及零部件、阀门执行机构等”第七类商品构成类似商品，有充分的事实和法律依据。
按照商标法第五十一条的规定，注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。上海罗托克公司及其授权的浙江罗托克公司在阀门电动执行器等涉案产品上和广告宣传中单独使用英文“”商标和中文“罗托克”商标的行为，显然不属于使用上海罗托克公司在第九类商品上注册的第1201765号商标的行为，原审判决认定上海罗托克公司签订的涉案商标许可合同超出其商标注册标识范围，有充分的事实和法律依据。鉴于上海罗托克公司与浙江罗托克公司在阀门电动执行器等产品上使用了与英国罗托克公司注册商标标志相同或近似的商标，实施了利用他人商标声誉牟取不正当利益的行为，原审判决认定两公司的行为构成共同侵权并判决两公司承担连带赔偿责任，认定事实和适用法律并无不当。
根据原审法院查明的事实，浙江罗托克公司在自己的宣传材料中详细列明了其销售执行器产品的对象及向每个用户供货的数量，虽然上海罗托克公司及浙江罗托克公司否认其中记载的产品销量数据的真实性，但并未提供相应的证据支持其主张。在英国罗托克公司已经提交了浙江罗托克公司自认的销售执行器产品数量的证据及没有相反证据的情况下，法院根据在案证据认定侵权产品的销售量及侵权获利，有充分的事实和法律依据。原审判决在认定上海罗托克公司与浙江罗托克公司生产销售执行器产品的行为侵害了英国罗托克公司在第七类商品上的三个注册商标专用权的情况下，并不需要针对三个商标分别确定侵权赔偿额，所以第3882736号商标是否具有追溯力，对本案赔偿额的确定并无明显影响；而且从原审法院查明的事实来看，上海罗托克公司与浙江罗托克公司的涉案侵权行为有明显的主观故意，商标法实施条例第二十三条第三款中的但书部分规定“因该使用人的恶意给商标注册人造成的损失，应当给予赔偿”，所以本案也不属于该条款规定的可以免于承担赔偿责任的情形。此外，由于原审判决在确定赔偿额时考虑的是浙江罗托克公司生产销售的执行器产品的数量及每台执行器的平均利润等因素，所以该公司是否生产销售了除执行器以外的其他产品，与本案侵权赔偿额的确定无关；上海罗托克公司及浙江罗托克公司在原两审程序中均未提出其生产销售的涉案执行器产品使用了其他商标的主张，也没有提交与此相关的证据，上海罗托克公司在申请再审时也未提交证据证明在浙江罗托克公司宣传材料列明的已销售执行器产品中存在使用其他商标的情形以及相应的产品数量的证据。因此，上海罗托克公司关于原审判决认定侵权赔偿额依据不足、计算有误的主张，没有事实依据，本院不予支持。
综上所述，上海罗托克公司申请再审的理由均不能成立。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零四条第一款的规定，裁定如下：
驳回上海罗托克自动化仪表有限公司的再审申请。
审 判 长 夏君丽
审 判 员 殷少平
代理审判员 董晓敏
二〇一四年三月二十五日
书 记 员 曹佳音