广东省高级人民法院
民 事 判 决 书
（2015）粤高法民三终字第355号
上诉人（原审被告）：杜良彬，男，汉族，××年××月××日出生，住广东省佛山市南海区，系佛山市南海区丹灶建设竣雄五金加工厂业主。
委托代理人：莫茜特，广东楉泓律师事务所律师。
委托代理人：袁楚鹏，广东楉泓律师事务所律师。
被上诉人（原审原告）：杜佩仪，女，汉族，××年××月××日出生，住广东省佛山市南海区。
委托代理人：麦丹丹，广东禅信律师事务所律师。
委托代理人：何小燕，广东禅信律师事务所实习律师。
上诉人杜良彬因与被上诉人杜佩仪侵害外观设计专利权（专利号为ZL201030102939.1）纠纷一案，不服广东省佛山市中级人民法院（2014）佛中法知民初字第369号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，对本案进行了审理。本案现已审理终结。
杜佩仪诉称：杜佩仪是名称为“五金包装盒”、专利号为ZL201030102939.1的外观设计专利权人。该专利申请日为2010年1月27日，2010年12月8日获得授权。专利产品由于设计新颖，深受消费者的喜爱。杜佩仪调查发现，杜良彬制造、销售、许诺销售侵犯涉案外观设计专利权的产品，给杜佩仪造成巨大的经济损失。为此，杜佩仪依法向法院提出诉讼，请求判令杜良彬：1.立即停止制造、销售、许诺销售、出口侵犯ZL201030102939.1号外观设计专利权的侵权产品，并销毁库存侵权产品；2.赔偿杜佩仪经济损失10万元；3.赔偿杜佩仪为本案支出的合理费用2000元；4.承担本案诉讼费用。在一审庭审中，杜佩仪明确诉讼请求1的具体内容为“要求杜良彬立即停止制造、销售侵犯ZL201030102939.1号外观设计专利权的侵权产品，并销毁库存侵权产品”。
杜良彬辩称：一、在本案诉讼发生之前，杜良彬对外观设计专利权基本上一无所知，无意侵犯涉案专利权。二、涉案专利权，具体是指这个包装盒，已经在本地流行使用多年。最迟应该是在2008年左右开始使用的，许多企业委托印刷厂印刷使用，杜良彬也是从那时起开始使用。杜良彬在涉案专利申请日前即已使用被诉侵权产品，享有先用权。杜良彬在2008年就开始向印刷厂订制被诉侵权产品，时间早于涉案专利申请日。由于杜良彬经营的佛山市南海区丹灶建设竣雄五金加工厂（以下简称“竣雄厂”）规模小、利润微薄，没有去关注所用的外包装盒是否已经申请专利，对杜佩仪的专利申请行为不知情，但杜良彬的在先实施行为应受法律保护。三、杜佩仪有利用专利登记制度将市场成果窃为个人成果的嫌疑。四、在本案诉讼发生之前，杜良彬已经很少使用被诉侵权产品作为自己的包装盒。在诉讼发生之后，已经停止使用。五、即使杜良彬的行为构成侵权，杜佩仪请求赔偿10万也明显畸高。
一原审法院查明：杜佩仪系名称为“五金包装盒”、专利号为ZL201030102939.1的外观设计专利权人，专利申请日为2010年1月27日，授权公告日为2010年12月8日，该专利至今有效。本专利为长方形包装盒，主视图显示的是包装盒的正面，分为上、中、下三部分，上部左边有“ROSIN”和“罗薪”字样，在“ROSIN”周围以不规则的框体围绕，上部右边是“罗薪五金厂”与“LUOSINWUJINCHANG”的组合；中部是一枚抽芯钉的图案；下部为城市剪影图，“ROSIN”位于城市剪影图中央。
2014年11月12日，经杜佩仪申请，原审法院根据（2014）佛中法立保字第585号民事裁定，在杜良彬经营的竣雄厂进行证据保全，扣押了被诉侵权产品一个。
杜佩仪指控上述被诉侵权产品侵犯了其涉案专利权。被诉侵权产品为长方形包装盒，包装盒的正面分为上、中、下三部分，上部左边有“JUNXIONG”和“竣雄”字样，在“JUNXIONG”周围以不规则的框体围绕，上部右边是“竣雄五金厂”与“JUNXIONGWUJINCHANG”的组合；中部是一枚抽芯钉的图案；下部为城市剪影图，“竣雄”两字位于城市剪影图中央。
一审庭审中，杜良彬确认被诉侵权产品系由其所使用，否认被诉侵权产品由其制造、销售，并认为其在2008年即已开始使用被诉侵权设计，依法享有先用权。
另查明，竣雄厂的业主为杜良彬，注册日期为2003年7月9日，核准日期为2012年3月23日，经营范围为加工小五金。
又查明，广东集成融资担保有限公司为杜佩仪申请证据保全提供担保，杜佩仪为此支出担保费2000元。
一审法院认为：本案为侵害外观设计专利权纠纷。杜佩仪申请的名称为“五金包装盒”的外观设计专利，已获国家知识产权局授权，现仍处于有效状态，依法应受保护。由于杜良彬对于被诉侵权设计落入涉案专利权的保护范围并无异议，故本案的争议焦点为：一、杜良彬是否制造、销售了被诉侵权产品；二、杜良彬的先用权抗辩是否成立；三、杜良彬的行为若构成侵权，应承担何种方式的民事责任。
一、杜良彬是否实施了制造、销售被诉侵权产品的行为
一原审法院认为，杜良彬虽然否认其制造、销售被诉侵权产品，但其承认被诉侵权产品是由其向印刷厂家定制，即印刷厂家系根据杜良彬的要求制造出被诉侵权产品，一原审法院亦在杜良彬经营的竣雄厂扣押了被诉侵权产品，杜良彬将被诉侵权产品用作五金产品的外包装投放市场并获取利益，一原审法院认定杜良彬制造、销售了被诉侵权产品。
二、杜良彬的先用权抗辩是否成立的问题
杜良彬主张，其在涉案专利申请日前已经使用被诉侵权产品，依法享有先用权。一审法院认为，杜良彬的先用权抗辩如成立，必须符合下列条件：一是在专利申请日前已经制造相同产品或者已经作好制造、使用的必要准备，二是仅在原有范围内继续制造、使用的。已经作好制造、使用的必要准备，必须具备下列情形之一：（一）已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件；（二）已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料。原有范围，包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产设备可以达到的生产规模。本案中，杜良彬提交的证据均无法证明其在专利申请日前已经制造相同产品或者已经作好制造、使用的必要准备，故对于杜良彬的先用权抗辩主张，一审法院不予采纳。
三、杜良彬的民事责任承担问题
根据《中华人民共和国专利法》第十一条第二款的规定，外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。杜良彬擅自制造、销售与涉案专利外观设计相似的同类产品，其行为构成对杜佩仪的涉案外观设计专利权的侵犯。杜佩仪据此诉请杜良彬立即停止制造、销售侵权产品及销毁库存侵权产品于法有据，一审法院予以支持。杜佩仪主张杜良彬应赔偿其经济损失10万元，因杜佩仪在本案中未提供其因杜良彬侵权所受损失的证据，也未提供杜良彬因侵权而获利的证据，本案中也无专利许可使用费可供参考，一审法院根据涉案专利权的类型、杜良彬的侵权行为的性质和情节等因素，酌定杜良彬的赔偿金额为5万元。对超出上述部分的请求，一审法院不予支持。杜佩仪请求杜良彬赔偿其为本案支出的担保费2000元于法有据，一审法院予以支持。
综上所述，一审法院根据《中华人民共和国民法通则》第一百一十八条、第一百三十四条第一款第（一）、（七）项、第二款，《中华人民共和国专利法》第十一条第二款、第五十九条第二款、第六十五条，《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十一条、第二十二条，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条、第九条、第十条、第十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决：一、杜良彬应于判决发生法律效力之日起立即停止制造、销售侵害杜佩仪拥有的名称为“五金包装盒”、专利号为ZL201030102939.1的外观设计专利权的侵权包装盒，销毁库存侵权包装盒；二、杜良彬应于判决发生法律效力之日起十日内赔偿杜佩仪经济损失人民币50000元；三、杜良彬应于判决发生法律效力之日起十日内赔偿杜佩仪为本案支出的担保费2000元；四、驳回杜佩仪的其他诉讼请求。一审案件受理费2340元，证据保全费30元，合计2370元，由杜佩仪负担900元，由杜良彬负担1470元。
杜良彬不服上述判决，向本院提起上诉，请求：1、撤销一审判决第二项，依法改判减轻杜良彬的赔偿数额；2、依法调整诉讼双方当事人本案一审诉讼费的承担。理由是：1、杜良彬并非恶意侵权，主观上并无侵权故意。2、诉讼发生之前，杜良彬已停止使用被诉侵权产品，且积极配合法院工作，承诺停止对讼争包装盒的使用。3、一审判决杜良彬应负担5万元的赔偿数额过高，显失公平。杜良彬销售的是“抽芯钉”，仅是在产品上使用讼争的包装盒，并未单独销售包装盒，其生产“抽芯钉”场所规模小，产品附加值低、获利少。
杜佩仪答辩称：1、杜良彬一审确认被诉侵权产品是由其向印刷厂定制的，后又实施了销售被诉侵权产品的行为，且被诉侵权产品落入本案专利保护范围。2、杜良彬确认自2008年开始使用被诉侵权产品，至一审法院证据保全时仍然查扣到被诉侵权产品，侵权时间长达五年之久，销售数量巨大，一审判决赔偿5万元并不高。3、消费者购买“抽芯钉”是认准产品外包装而购买的，因此，该外包装能够为权利人带来经济效益。4、杜良彬称已停止侵权并无证据证明。
本院查明，一审法院查明的事实基本属实，本院予以确认。
本院认为，本案为侵害外观设计专利权纠纷。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十八条的规定：“第二审人民法院应当对上诉请求的有关事项和适用法律进行审查。”杜佩仪是专利号为ZL201030102939.1、名称为“五金包装盒”外观设计专利的专利权人。该外观设计专利系经国家知识产权局授权，且处于有效状态，应受法律保护。根据本案双方当事人的诉辩意见，本案争议的焦点为：一审判决确定的赔偿数额是否适当。
《中华人民共和国专利法》第六十五条规定：“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。”杜良彬上诉认为其已书面承诺停止侵权，主观恶性小，情节轻微；仅是使用被诉侵权产品，并未销售盈利；讼争标的包装盒仅为其主销产品“抽芯钉”的外包装，该外包装物附加值低；侵权规模小，只是农村的小作坊。因此，一审判决确定的赔偿数额明显过高。对此，本院认为：首先，根据《中华人民共和国专利法》及《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》有关专利侵权赔偿数额的确定顺序，只有在法定情形不存在或者不能确定的情况下，才适用酌情确定赔偿数额。由于杜佩仪未能提交证据证明其因被侵权所遭受的损失或者杜良彬因侵权所获得的利益，亦无专利许可使用费可供参考，因此，本案属于适用酌情确定赔偿数额的情形，排除了法定赔偿情形的适用。其次，杜良彬上诉所称主观上不存在恶意、侵权方式仅为使用、被诉侵权产品作为包装产品附加值低、侵权规模小以及其已在一审庭审中书面承诺停止使用被诉侵权产品等，仅为酌定赔偿数额的考量因素之一，并非决定性因素。第三，一审法院在酌情确定杜良彬赔偿数额5万元时已经参考了上述因素，且明确了对杜佩仪请求赔偿数额中超出部分不予支持，充分体现了本案专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素。综上，一审判决酌定5万元的赔偿数额并无不当，本院予以维持。杜良彬认为一审判决确定的赔偿数额过高的理由并不充分，本院不予支持。
综上所述，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，本院予以维持。上诉人杜良彬的上诉理由明显不充分，应当予以驳回。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）的规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
本案二审案件受理费2340元，由上诉人杜良彬负担。
本判决为终审判决。
审 判 长 岳利浩
代理审判员 喻 洁
代理审判员 李泽珍
二〇一五年七月二十日
书 记 员 黄慧懿