天津市高级人民法院
民 事 判 决 书
（2011）津高民三终字第26号
上诉人（原审被告）：张敏，住天津市南开区。
委托代理人:于明占，北京市瑞驰律师事务所律师。
委托代理人:刘影，北京市瑞驰律师事务所律师。
被上诉人（原审原告）：天津南开大学蓖麻工程科技有限公司，住所地天津空港物流加工区。
法定代表人:贺京同。
委托代理人:张颖颢，天津耀达律师事务所律师。
委托代理人:刘镇英，德利信律师事务所律师。
上诉人张敏因与被上诉人天津南开大学蓖麻工程科技有限公司（以下简称蓖麻公司）专利申请权纠纷一案，不服天津市第一中级人民法院（2009）一中民五初字第142号民事判决，向本院提出上诉，本院依法组成合议庭，于2011年3月23日公开开庭进行了审理。上诉人张敏及其委托代理人于明占、刘影，被上诉人天津南开大学蓖麻工程科技有限公司的委托代理人张颖颢、刘镇英到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原审法院查明，2006年9月7日蓖麻公司填报的天津市科技支撑计划重大项目建议书中载明“项目名称：蓖麻油无酚裂解制癸二酸的清洁生产工艺的中试研究”，该建议书“项目负责人及项目组情况”一栏中包括张敏在内。南开大学蓖麻工程研究中心建设方案中岗位表载明“张敏”、“项目负责人”、“双聘”；2007年1月天津市科技计划项目（课题）任务合同书，载明“项目名称：蓖麻油基生物降解高性能通用发动机油中试”，“项目负责人及项目组情况”一栏中包括张敏在内；2007年7月6日国家高技术研究发展计划（863计划）项目课题申请书，载明“课题名称：蓖麻油催化裂解制造癸二酸清洁生产工艺”，“依托单位：天津南开大学蓖麻工程科技有限公司”，课题组主要研究人员情况一页中载明，张敏负责“合成、清洁生产工艺研究”；2007年12月14日，天津南开大学蓖麻工程科技有限公司与天津保税区综合经济局、天津市经济委员会科技处三方签订的天津市重点技术创新项目实施合同载明“项目名称：蓖麻精深加工关键技术及清洁生产工程攻关”，“项目起止年限：2007.4-2008.12”。2007年农业科技成果转化资金项目合同书中载明“项目名称：OW/50生物降解高性能长寿命通用发动机油中试”，“承担单位：天津南开大学蓖麻工程科技有限公司”，“主要参与人员”一栏中包括张敏在内。2007年科技型中小企业技术创新基金项目申请资料载明项目名称为“替代石油的蓖麻基生物降解润滑油”，“企业名称：天津南开大学蓖麻工程科技有限公司”，“技术骨干基本情况”表中包括张敏在内，“目前与企业的关系”为“兼职”。蓖麻公司的现金报销单上有张敏的签字。2008年7月23日，张敏向国家知识产权局申请专利，申请号为：200810053917.2，专利名称为“由蓖麻油类化合物制备癸二酸的方法”。2008年7月25日，津科成鉴字S(2008)205号科学技术成果鉴定证书载明“成果名称：新型复合酸稀释剂法生产癸二酸的无酚清洁工艺中试技术”，“完成单位：南开大学蓖麻工程研究中心（天津南开大学蓖麻工程科技有限公司）”。2008年10月14日，蓖麻公司向国家知识产权局申请专利，申请号为：200810152326.0，发明人为窦晓勇、何良年、叶锋，发明名称为“蓖麻油无酚裂解制备癸二酸的清洁生产方法”。2008年11月25日，天津市科学技术委员会核发的登记号为津200850**的科技成果登记证书载明：“经形式审查‘新型复合酸稀释剂法生产癸二酸的无酚清洁工艺中试技术’科技成果登记条件，已登记，特此证明。”；“完成单位为天津南开大学蓖麻工程科技有限公司”。
双方当事人经庭审调查确认，本案涉诉技术分两阶段，第一阶段为微波裂解制备癸二酸的清洁生产方法，该阶段张敏参与了研究。自微波裂解方法失败后，张敏退出第二阶段研制。该课题由南开大学化学系教授何良年等人继续研究。经张敏当庭确认，申请天津市的项目其本人参与了，之后向国家申请的项目没参与。本案所涉天津市的项目为2007年12月14日蓖麻公司与天津保税区综合经济局、天津市经济委员会科技处三方签订的天津市重点技术创新项目实施合同载明“项目名称：蓖麻精深加工关键技术及清洁生产工程攻关”，“项目起止年限：2007.4-2008.12”。
原审法院认为，根据我国专利法的规定，执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指：（一）在本职工作中作出的发明创造；（二）履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；（三）退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。上述本单位，包括临时工作单位。根据上述规定，结合本案查明的事实，可以认定本案涉诉的发明创造为职务发明创造，该发明创造申请专利的权利属于蓖麻公司。理由是：第一，通过蓖麻公司提交的课题申报文件、合同以及张敏承认其在蓖麻公司从事前期研发工作的庭审陈述可以认定，张敏在蓖麻公司兼职，蓖麻公司是张敏的临时工作单位；第二，张敏在蓖麻公司从事的工作是蓖麻油提取癸二酸相关课题的研发工作；第三，张敏虽离开了蓖麻公司，但其申请专利的时间尚在其离开单位后一年之内；第四，被告申请的涉诉专利技术与其在蓖麻公司参与研发的技术相关。蓖麻公司立项确定了项目，张敏参与了该项目，虽然张敏参与的是用微波方法提取癸二酸，申请专利是用稀释剂方法提取癸二酸，但两者属于同一科研课题，目的都是从蓖麻油中提取癸二酸，只是使用不同的方法。虽然张敏用微波方法后自行离开蓖麻公司课题组，后来进一步研制了用稀释剂的方法研制癸二酸的方法。但是，用微波、用稀释剂都是从蓖麻油中提取癸二酸的探索，可以认定是相关的发明创造。综上，申请号为200810053917.2，名称为“由蓖麻油类化合物制备癸二酸的方法”的发明创造属于职务发明创造。专利申请权应属于蓖麻公司。关于蓖麻公司主张因本次诉讼而支付的律师费由被告张敏承担，符合相关法律规定，本院予以支持。
原审法院依照《中华人民共和国专利法》第六条第一款、《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条之规定判决：“一、申请号为200810053917.2，名称为“由蓖麻油类化合物制备癸二酸的方法”的发明创造的专利申请权属于原告天津南开大学蓖麻工程科技有限公司；二、于本判决生效之日起十日内，被告张敏支付原告天津南开大学蓖麻工程科技有限公司本次诉讼律师费10000元。案件受理费人民币50元，由被告张敏负担。”
张敏不服原审判决，提起上诉，请求撤销原判，驳回蓖麻公司诉讼请求，并由被上诉人蓖麻公司承担全部诉讼费用。主要理由:1、原判决认定张敏申请专利的涉诉发明创造为职务发明创造无事实和法律依据；2、涉诉发明创造与被上诉人申请的发明专利是两项有实质性区别的技术；3、被上诉人认为两个发明创造相同，应申请技术鉴定，原审法院也应查清该事实。
被上诉人蓖麻公司答辩称同意原审判决。
本院经审理查明，原审法院查明的事实无误。
在本院审理期间，张敏提交了供其代表南开大学与案外人天津南大海泰科技有限公司（以下简称海泰公司）及山东四强化工集团有限公司（以下简称山东四强）签订的合同。其中，与案外人海泰公司的合同约定的期限为2004年4月至2005年3月，专题名称“癸二酸裂解新工艺研究”；与案外人山东四强的合同未实际履行。
张敏另提交了南开大学化学院《证明》两份，2011年4月18日程肇国《证言》，2011年4月28日黄家贤《证言》，2011年山东四强《同南开大学张敏教授癸二酸无酚裂解新技术的合作说明》，2006-2007和2007-2008学年度履岗考核安排，以及其委托代理律师2011年3月22日对山东四强总工程师孔令山的调查笔录，用以证明其系自行研制的涉诉发明创造，经费来源于南开大学或海泰公司，与蓖麻公司无关。张敏主张因其为南开大学教师，利用了南开大学的实验设备，涉案专利申请权应为南开大学享有。
经本院以函件形式询问南开大学的意见，南开大学回函明确表示对申请号为：200810053917.2、专利名称为“由蓖麻油类化合物制备癸二酸的方法”的专利申请不主张权利。
蓖麻公司在原审期间提交张敏名片一张及2006年9月至2008年8月张敏与蓖麻公司经理叶峰等人的往来邮件的《公证书》三份，该邮件涉及涉案技术项目工艺及开发协议、天津南开大学蓖麻工程科技有限公司《商业计划书》、2007年度美中促进会的工作计划、天津南开大学蓖麻工程科技有限公司《企业开展创新型企业试点工作申报书》等内容。其中，在天津南开大学蓖麻工程科技有限公司《天津市科技支撑计划重大项目建议书》中“蓖麻油无酚裂解制癸二酸的清洁生产工艺的中试研究”项目中的“其他主要成员”，张敏将自己列在其中。蓖麻公司的上述证据用以证明张敏身份为天津南开大学蓖麻工程科技有限公司副总经理并参与了涉诉项目的申报。
张敏对邮箱名称的真实性没有异议，但对邮箱内相关邮件的内容有异议，但未提供相反证据予以反驳。
本案双方当事人争议的主要焦点：上诉人张敏申请专利的涉诉发明创造是否为职务发明创造。
本院认为，《中华人民共和国专利法》第六条第一款和《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条的规定对于职务发明创造问题做出了明确规定，而且规定“本单位”还包括“临时工作单位”。
二审期间张敏虽否认曾在蓖麻公司兼职，但其所提交的与案外人海泰公司专题名称为“癸二酸裂解新工艺研究”的合同，早已于2005年3月终止，与之后的蓖麻公司项目无关，张敏与案外人山东四强的合同又未实际履行，故上述证据均无法证明其主张。
原审庭审笔录显示张敏承认其曾在蓖麻公司从事微波制取癸二酸的前期研发工作。在张敏认可的邮箱中，其与蓖麻公司往来的邮件内容亦显示其曾参与涉案技术项目的申请等，结合蓖麻公司提交的课题申报文件，原审判决认定张敏在蓖麻公司兼职，并从事了的蓖麻油提取癸二酸相关课题的前期研发工作，并无不当。
2008年7月23日，张敏向国家知识产权局申请专利，申请号为：200810053917.2、专利名称为“由蓖麻油类化合物制备癸二酸的方法”。虽然张敏申请的专利是用稀释剂方法制备癸二酸，与其此前曾用微波方法制备癸二酸的方法不同，但两者都是蓖麻油类化合物制备癸二酸方法研发过程中的试验，目的都是从蓖麻油中提取癸二酸，属于对同一科研课题的研发。张敏申请专利的发明创造与其在蓖麻公司的研发工作有关，且在离职一年内作出，故应认定张敏申请的200810053917.2号专利系执行本单位的任务所完成的职务发明创造，该发明创造申请专利的权利应属于蓖麻公司。
张敏主张涉案专利申请权应为南开大学享有。经本院征询意见，南开大学明确表示对申请号为：200810053917.2，专利名称为“由蓖麻油类化合物制备癸二酸的方法”的专利申请不主张权利。
综上，原审判决认定事实清楚，适用法律正确。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项的规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
上诉案件受理费人民币50元，由上诉人张敏负担。
本判决为终审判决。
审 判 长 李 华
审 判 员 黄 砚 丽
代理审判员 裴然二○一一年八月八日书记员赵林