山西省高级人民法院
民 事 判 决 书
（2016）晋民终31号
上诉人（原审被告）：扬州市百思特机械设备有限公司，住所地：江苏省高邮市经济开发区捷通路8号。
法定代表人：李光兰，该公司董事长。
委托代理人：赵强，江苏兴典律师事务所律师。
被上诉人（原审原告）：湘潭市恒欣实业有限公司，住所地：湖南省韶山市永泉科技园。
法定代表人：肖公平，该公司董事长。
委托代理人：张宇江，湖南惟明律师事务所律师。
上诉人扬州市百思特机械设备有限公司与被上诉人湘潭市恒欣实业有限公司侵害实用新型专利权纠纷一案，山西省太原市中级人民法院于2015年10月15日作出（2014）并商初字第36号民事判决，判后，扬州市百思特机械设备有限公司不服，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，上诉人扬州市百思特机械设备有限公司的委托代理人赵强、被上诉人湘潭市恒欣实业有限公司的委托代理人张宇江到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。
原审原告湘潭市恒欣实业有限公司诉称，原审原告是涉案专利“可调式索道吊架”的专利权人，原专利权人肖公平在2005年4月1日就一种“可调式索道吊架”技术方案向国家知识产权局专利局申请实用新型专利，经国家知识产权局专利局审查通过，授予实用新型专利权，专利号为”200520050638.2”，授权公告日是2006年4月19日，现为有效专利。其保护范围是“一种可调式索道吊架，包括吊杆，吊杆的上端固定有安装板，其特征在于：安装板开有以安装板中心为圆心对称的四个腰圆孔。”2008年2月15日肖公平将该实用新型专利权转让给原审原告。2013年原审原告在山西省阳泉市“阳煤二矿”的巷道内发现其使用了一台“架空乘人装置”，在该“架空乘人装置”上装有“可调式索道吊架”。原审原告通过公证人员到现场进行证据保全，将该“架空乘人装置”上的“可调式索道吊架”的结构特征与本专利的权利要求进行了对比，落入了涉案专利的保护范围。经调查，该“架空乘人装置”是本案原审被告扬州市百思特机械设备有限公司生产销售的。原审被告未经原审原告许可生产销售的煤矿“架空乘人装置”上使用“可调式索道吊架”的行为侵犯了原审原告的实用新型专利权，而且给原审原告带来了巨大的经济损失，原审原告为制止原审被告的侵权行为，产生必要的维权费用。故请求：1、判令原审被告生产销售矿山架空乘人装置侵犯了原审原告“可调式索道吊架”实用新型专利权；2、判令原审被告立即停止侵犯原审原告的专利权，停止生产销售侵权产品；3、判令原审被告赔偿原审原告人民币200万元；4、判令原审被告赔偿原审原告调查、制止侵权行为所支付费用10万元；5、判令原审被告在其公司网站和《中国煤炭报》为其侵权行为刊登公开书面道歉声明三个月，以消除其侵权行为造成的不良影响。
原审被告扬州市百思特机械设备有限公司辩称，1、涉案专利在原审原告起诉后原审被告方及时向国家知识产权局提出该专利无效的申请，尽管复审委于2015年1月28日作出了维持专利有效的决定，但作为原审被告方在规定的时间内已经向北京知识产权法院提出行政诉讼，目前该专利权的有效性处在不确定状态。2、原审原告认为原审被告生产并销售了涉案的侵权产品，相关证据不足。3、原审原告主张要求赔偿数额明显过高，缺乏法律依据，通过司法专利的技术性比较来看，涉案专利技术性并不强，相关产品的价值也不高，要求200万元赔偿明显违反法律规定。
一审法院调查的重点是：l、原审原告主体是否适格及原审原告专利技术特征；2、原审被告是否实施了侵权行为；3、原审原告的各项诉讼请求是否具备事实及法律依据。
针对第一个调查重点，原审原告向原审法院提交了如下证据，用于证明原审原告享有涉案实用新型专利。
1、专利号为ZL200520050638.2实用新型专利证书及证书号为774825专利登记簿副本。证明原审原告拥有可调式索道吊架实用新型专利权，技术特征在该证书的权利要求书中体现；2、知识产权局专利收费收据，证明该专利在有效期内；3、专利复审委员会审查决定书，证明涉案专利具有新颖性和创造性；4、2012年4月中国发明协会颁发的“肖公平同志荣获第七届发明创业奖”证书；5、2011年11月4日原审原告获得高新技术企业证书；6、湘知发[2012]74号湖南省知识产权局、湖南省财政厅文件，“关于湖南省第三批知识产权又是培育企业绩效评价考评结果的通报”原审原告被评为湖南省知识产权优势企业培养工程优秀企业；7、湘知发[2013]93号湖南省知识产权局文件，“湖南省知识产权局关于国家首批企业知识产权管理规范贯标试点企业验收评审情况的通报”；8、湖南省发明协会、湖南省知识产权协会于2013年12月向原审原告颁发的荣誉证书，原审原告荣获首届“湖南省十大知识产权领军企业”，证据4-8证明原审原告具有专利开发能力。
原审被告质证认为，对于上述证据的真实性均无异议，对于原审原告享有涉案专利权无异议。但对于专利权的稳定性有异议，原审原告专利权的缴费单据只交到2014年3月，到2015年年费已到期。
原审被告针对第一个调查重点提交如下证据，用以证明该专利权的有效性处于不确定状态。
1、落款日期是2015年4月13日的行政起诉状；2、2015年4月14日EMS国内标准快递单。证明原审被告已在法定期限内提起行政诉讼。
原审原告质证认为，对于证据的真实性无异议，但是原审被告提供的该快递单上显示收件人为国家知识产权局法院立案庭，该收件人不存在，不能证明法院受理此案。
针对第二个调查重点，原审原告向原审法院提交了如下证据，用于证明原审被告实施了侵权行为。
9、（2014）湘潭韶证民字第51号公证书及实物，证明原审被告在阳煤二矿生产、销售的“煤矿架空乘人装置”使用了“可调式索道吊架”；10、（2014）湘潭韶证民字第82号公证书，证明原审被告在平煤三矿生产、销售的“煤矿架空乘人装置”，使用了“可调式索道吊架”，及该装置的结构；11、从湖南省湘潭市中级人民法院卷宗中复制的原审被告产品图纸，证明原审被告生产、销售的侵权产品的结构图。
原审被告质证认为，对三份证据的真实性无异议，对关联性有异议。认为证据9中乘人装置部分是其生产的，但是吊架是否是他们生产的无法确定；证据10是针对河南平顶山的产品侵权行为，应由平顶山法院审理，与本案无关，在平顶山其同样做的是装置，诉争的吊架不是其生产的；证据11，这个图纸是业务员在交流中电子邮件往来的图纸，但是我公司未使用该图纸。
经现场进行实物比对，原审原告认为被控侵权产品的技术特征与专利权利证书中的独立权利要求3项技术特征及3项从属权利要求技术特征均相同。原审被告也认为是完全相同，但认为不是其生产的产品。根据原审原告前述提供的图纸，该图纸显示的安装板尺寸为长方形，而本案专利为正方形，显然原审原告用于证明原审被告侵权的证据自相矛盾。
针对第三个调查重点，原审原告向原审法院提交如下证据，用于证明主张赔偿费用的依据。
证据12、山西兰花科技创业股份有限公司架空乘人装置投标文件；证据13、山西煤炭进出口集团韩家洼煤业进风行人斜井架空乘人装置投标文件；证据14、阳煤二矿15号煤12区架空乘人装置采购投标文件，上述证据证明原审被告销售规模。证据15、矿用产品安全标志证书复印件，证明煤矿活动抱索器架空乘人装置是整套产品；证据16、（2014）韶刑初字第34号刑事判决书，证明原审被告通过不正当授权从原审原告挖技术人员，获得生产技术；证据17、技术协议书，证明来源和图纸一样，都是从上述法院卷宗调取的，在一套装置中可调式吊架实用数量达52个；证据18、湘潭市法院刑事侦查卷宗外出取证卷，证明可调式吊架单价290元；证据19、原审原告与娄底市同丰科技有限公司签订的专利实施许可合同及2014年5月12日中国工商银行现金存款凭证，证明该项专利许可使用年费是100万元，原审被告支付5万元定金；证据20、原审原告与湖南惟明律师事务所诉讼委托代理合同，证明因维权委托律师费10万元。
原审被告质证认为，对上述证据的真实性均无异议。但证据12-14只是竞标，但不能证明是否中标，因此不能证明原审被告的销售规模；证据16的关联性有异议，该判决尚未生效，且该判决主要涉及内容是焊接驱动能，与本案无关。证据19，该专利许可合同没有国家知识产权局备案，也未实际履行。因该合同约定的使用费支付时间并未支付，只在本案起诉之初付了5万元。
原审法院经审查对原审原告提供的证据认证如下：因原审原【告提供的证据，原审被告对证据的真实性均无异议，该证据来源及形式合法，故原审法院对该证据的效力予以认定。对于原审被告提交的证据，原审原告对其真实性无异议，故该证据的效力予以认定。
通过原审原告的陈述及举证，原审法院确认如下事实：
2005年4月1日，肖公平向国家知识产权局申请名为“可调式索道吊架”的实用新型专利。2006年4月19日，国家知识产权局就该专利公告并授予专利权，专利权人为肖公平，专利号为ZL200520050638.2。该专利年费已缴纳至2015年3月31日。涉案专利的权利要求书中载明，该专利的权利要求1的内容为：1、一种可调式索道吊架，包括吊杆【3】、吊杆【3】的上端固定又安装板【1】，其特征在于：安装板【1】开有以安装板【1】中心为圆心对称的四个腰圆孔【5】。2、根据权利要求1所述的可调式索道吊架，其特征在于：腰圆孔【5】为弧形腰圆孔。3、根据权利要求1所述的可调式索道吊架，其特征在于：在吊【3】与安装板【1】门联接处装有加强板【2】。4、根据权利要求1所述的可调式索道吊架，其特征在于：在吊杆【3】开有托绳轮安装孔【4】。2008年2月15日肖公平将该涉案专利权转让给原审原告湘潭市恒欣实业有限公司。
2014年4月11日，湘潭市恒欣实业有限公司向湖南省韶山市公证处申请保全证据公证。2014年4月16日，公证员欧奇志及公证员助理汤彤斌、工作人员肖龙武、冯铁强来到山西省阳泉市阳煤二矿，对其正在使用的一台矿山驾空乘人装置设备进行了拍照、摄像，拍摄照片60张、制作光盘一张。2014年4月21日，湖南省韶山市公证处出具了（2014）湘潭韶证民字第051号公证书。2014年5月30日，公证员欧奇志及公证员助理汤彤斌来到河南省平顶山天安煤业三矿有限责任公司，对其正在使用的一台矿山驾空乘人装置设备进行了拍照、摄像，拍摄照片76张、制作光盘一张；公证人员现场提取一个吊架进行封存。2014年6月2日，湖南省韶山市公证处出具了（2014）湘潭韶证民字第082号公证书。
根据原审原告提供的公证书照片，可见被控侵权产品的技术特征为：吊杆【3】、吊杆【3】的上端固定又安装板【1】、安装板【1】开有以安装板【1】中心为圆心对称得四个腰圆孔【5】。腰圆孔【5】为弧形腰圆孔。在吊杆【3】与安装板【1】联接处装有加强板【2】、在吊杆【3】开有托绳轮安装孔【4】。图八系产品标牌照片，该照片上显示Best矿山架空乘人装置，下面是规格介绍，最下部写有扬州市百思特机械设备有限公司，地址，高邮市经济开发区捷通路，电话：0514－8468****。
另查明，原审被告扬州市百思特机械设备有限公司成立于2007年8月3日，经营范围：架空乘人装置、无极绳连续牵引车、矿用电器设备、电液推杆、电液动三通分料器、双层卸灰阀、通风蝶阀、电液动黎式卸料器、液压站、液压纠偏器、液压配件的设计、生产、销售。营业期限自2007年8月3日至2027年8月2日止。
2014年5月5日，原审原告与湖南惟明律师事务所就本案签订委托代理合同，约定本案的律师代理费为10万元。但没有具体支付的凭据。
2013年12月20日，原审原告与娄底市同丰科技有限公司签订“矿用架空乘人装置”专利实施许可合同，其中约定涉案专利年许可使用费为人民币100万元。
原审被告于2015年4月14日通过EMS快递递交专利无效的行政诉讼状。该快递单上显示收件人为国家知识产权局法院立案庭，地址是北京市海淀区彰化路18号。但之后未接到立案通知。
原审法院认为，肖公平于2006年4月19日获得专利号为200520050638.2“可调式索道吊架”的实用新型专利，并将该涉案专利权于2008年2月15日转让给原审原告湘潭市恒欣实业有限公司，该专利至今在有效期内，应受法律保护。
关于原审被告是否侵权的问题，原审被告认可被控侵权产品与原审原告专利要求书中记载的必要技术特征是相同的，但主张不是其生产销售的，其只是生产销售乘人装置部分。而原审原告认为可调式吊架就是架空乘人装置的一部分。可见本案侵权事实的主要焦点就是可调式索道吊架是否是架空乘人装置的组成部分。经查架空乘人装置是矿用索道，目的是实现循环运行运送人员，沿途拖绳轮需要吊架支撑。从公证书标牌照片中可见被控侵权产品系原审被告生产，规格介绍中也显示并非只有乘人装置部分。结合原审被告的投标文件中可以看出架空乘人装置是成套出售，装置分项中也显示可调式索道吊架的使用数量。且原审被告作为公证书中涉案设备的供应商，未提供相关证据证明其主张只是生产销售了乘人装置部分，其应当承担举证不能的法律后果。故原审被告的抗辩理由不成立，可调式索道吊架是架空乘人装置的组成部分，被控侵权产品应认定系原审被告生产销售的。因涉案专利独立权利要求技术特征与被控侵权产品相应技术特征属于相同性质，故被控侵权产品的技术特征落入原审原告专利权利要求保护的范围。依据《中华人民共和国专利法》第十一条第一款规定，发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外：任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。原审被告扬州市百思特机械设备有限公司未经专利权人许可生产、销售被控侵权产品，构成对原审原告实用新型专利权的侵犯。原审被告应当立即停止生产销售侵权产品。
关于原审被告赔偿数额的确定。《中华人民共和国专利法》第六十五条规定，侵犯专利权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。本案中，原审原告虽然提交了其与娄底市同丰科技有限公司签订的专利实施许可合同，但根据国家知识产权局《专利实施许可合同备案办法》第五条的规定，“当事人应当自专利实施许可合同生效之日起3个月内办理备案手续”，原审原告没有证据证明其进行了备案登记，也未能提供证据证明该专利许可使用费已经实际支付并依法交纳了相应税款，故对其要求参照专利许可使用费的倍数确定赔偿数额的请求，不予支持。原审原告所提供的证据不能证明因原审被告的侵权行为所受的损失或原审被告因侵权行为所获得的利益，故原审法院依据涉案专利的类别，原审被告扬州市百思特机械设备有限公司侵权的性质和情节、经营规模以及原审原告为制止侵权行为支出的合理费用酌定应当支付的赔偿数额。关于原审原告请求原审被告赔礼道歉的诉讼请求，因本案原审被告没有涉及侵犯原审原告的人身权，故对此诉讼请求，原审法院不予支持。
综上，依据《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第五十九条第一款、第六十五条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条的规定，原审法院判决：“一、被告扬州市百思特机械设备有限公司立即停止侵犯原告湘潭市恒欣实业有限公司享有专利权的ZL200520050638.2“可调式索道吊架”的实用新型专利的行为，包括生产、销售侵权产品的行为；二、被告扬州市百思特机械设备有限公司赔偿原告湘潭市恒欣实业有限公司经济损失及合理费用人民币30万元，于本判决生效之日起十日内付清；三、驳回原告湘潭市恒欣实业有限公司的其他诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。”
判后，扬州市百思特机械设备有限公司不服，向本院提起上诉。上诉人扬州市百思特机械设备有限公司的上诉请求为：请二审法院查清本案事实，依法改判。其事实和理由为：1、目前上诉人已就涉案专利向国家知识产权局专利复审委员会提出专利无效申请，涉案专利正在专利无效审理阶段，尚未作出该专利有效的认定，因此涉案专利的专利性正处于不确定状态，不宜直接以该专利作出专利侵权的认定。2、原审程序违法，被上诉人以侵权行为地为山西省境内向太原市中级人民法院提起专利侵权诉讼，上诉人提出管辖权异议后，一、二审法院均以侵权地为山西为由确定了太原市中级人民法院的管辖权，然而在原审的实体审理过程中，被上诉人却将不在山西省境内（河南平顶山二单位内）涉嫌侵权产品作为其认为侵权的证据，原审法院并以该证据作出了侵权判决。事实即使河南平顶山一单位内产品构成专利侵权，也应由河南省内的相关法院进行审理，太原市中级人民法院并无管辖权，因此原审法院显然违反了程序法相关规定。3、原审法院认定相关产品为上诉人所生产销售的事实依据不足，根据公证书显示架空乘人装置为上诉人所生产，但并没有任何证据显示用于安装该装置的吊架为上诉人所生产销售的，被上诉人也未提供任何证据进行证实，因此一审判决显然事实不清。3、公证书显示架空乘人装置为上诉人所生产，但并没有任何证据显示用于安装该装置的吊架为上诉人所生产销售的。
被上诉人湘潭市恒欣实业有限公司的答辩理由为：1、专利复审委员会已于2015年1月14日作出第24968号“无效宣告请求审查决定书”，决定维持专利权有效。上诉人所述涉案专利的专利性处于不确定状态与事实不符。2、被上诉人通过公证员到山西省阳泉市阳煤二矿和河南省平顶山天安煤业三矿有限公司的现场均进行了证据保全并出具了公证书。故山西省作为被控侵权产品的实施地，故原审法院有管辖权。3、“可调式索道吊架”是上诉人生产的“煤矿架空乘人装置”中的一个必不可少装置，不可能拆零销售。
本院经审理查明的事实与原审法院查明的事实一致。
本院还查明，2014年6月25日，上诉人扬州市百思特机械设备有限公司向国家知识产权局专利复审委员会提出申请，要求宣告被上诉人湘潭市恒欣实业有限公司拥有的专利号为200520050638.2，发明创造名称为“可调式索道吊架”的专利权无效。国家知识产权局专利复审委员会受理了该申请，案件编号为第5W106716号。2015年1月14日，国家知识产权局专利复审委员会作出第24968号《无效宣告请求审查决定书》，认为请求人扬州市百思特机械设备有限公司提出的无效宣告请求理由不成立，决定维持专利号为200520050638.2的发明专利权有效。
2015年11月3日，上诉人扬州市百思特机械设备有限公司又向国家知识产权局专利复审委员会提出申请，要求宣告被上诉人湘潭市恒欣实业有限公司拥有的专利号为200520050638.2，发明创造名称为“可调式索道吊架”的专利权无效。国家知识产权局专利复审委员会受理了该申请，案件编号为第5W109270号。2016年3月14日，国家知识产权局专利复审委员会作出第28550号《无效宣告请求审查决定书》，认为请求人扬州市百思特机械设备有限公司提出的无效宣告请求理由不成立，决定维持专利号为200520050638.2的发明专利权有效。
本案的争议焦点为：1、本案涉案专利的专利性是否处于不确定状态？2、原审法院对本案是否享有管辖权？3、本案涉案产品是否由上诉人所生产销售？
1、关于本案涉案专利的专利性是否处于不确定状态的问题
从本院查明的事实可以看出，国家知识产权局专利复审委员会于2016年3月14日再一次作出第28550号《无效宣告请求审查决定书》，决定维持专利号为200520050638.2的发明专利权有效。故上诉人扬州市百思特机械设备有限公司称涉案专利目前处于专利无效审查阶段，本案不宜直接作出专利侵权的认定的上诉理由亦已不存在，故对该上诉理由本院不予支持。
2、原审法院对本案是否享有管辖权？
原审法院受理本案后，原审被告（现上诉人）扬州市百思特机械设备有限公司向原审提出管辖权异议，原审法院作出（2014）并商初字第36号民事裁定驳回其管辖异议。原审被告现上诉人扬州市百思特机械设备有限公司不服，向本院提出上诉，本院经审理后作出（2014）晋立商终字第40号民事裁定：驳回上诉，维持原裁定。该裁定为终审裁定。该裁定作出后，原审法院才对本案进行了实体审理并依法作出了原审判决。故对于上诉人扬州市百思特机械设备有限公司提出的原审法院对本案没有管辖权的上诉理由，因不属本案实体问题，且本案的管辖权异议已经有生效的法律文书予以裁判，本院不予支持。
3、关于本案涉案侵权产品是否由上诉人所生产销售的问题
依据湖南省韶山市公证处出具的（2014）湘潭韶证民字第051号公证书、（2014）湘潭韶证民字第082号公证书和上诉人扬州市百思特机械设备有限公司在原审提供的公证书中被控侵权产品产品标牌照片，可以看出，该照片上显示Best矿山架空乘人装置，下面是规格介绍，最下部写有扬州市百思特机械设备有限公司，地址：高邮市经济开发区捷通路，电话：0514－8468****。而且，“可调式索道吊架”是上诉人扬州市百思特机械设备有限公司生产的“煤矿架空乘人装置”中的一个必不可少装置。故原审法院“从公证书标牌照片中可见被控侵权产品系原审被告生产，规格介绍中也显示并非只有乘人装置部分。结合原审被告的投标文件中可以看出架空乘人装置是成套出售，装置分项中也显示可调式索道吊架的使用数量。且原审被告作为公证书中涉案设备的供应商，未提供相关证据证明其主张只是生产销售了乘人装置部分，其应当承担举证不能的法律后果”的认定是正确的，本院予以支持。上诉人扬州市百思特机械设备有限公司称公证书显示架空乘人装置为其所生产，但并没有任何证据显示用于安装该装置的吊架为上诉人所生产销售的上诉理由，其举证不力，与本案事实不符，本院不予支持。
综上，原审法院认定事实清楚，证据确实充分，适用法律准确。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项的规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
本案原审案件受理费，按原审判决执行，二审案件受理费共计5800元，由上诉人扬州市百思特机械设备有限公司承担。
本判决为终审判决。
审判长 门 华
审判员 高 耀
审判员 姬 芳
二〇一六年七月十五日
书记员 要建华