福建省高级人民法院
民 事 判 决 书
（2013）闽民终字第669号
上诉人（原审被告）泉州捷足轻工有限公司。
法定代表人陈明芬，董事长。
上诉人（原审被告）厦门建发轻工有限公司。
法定代表人程素贞，董事长。
两上诉人委托代理人陶鑫良、潘娟娟，北京市大成律师事务所上海分所律师。
被上诉人（原审原告）鳄鱼恤有限公司。
法定代表人林建名，主席兼行政总裁。
委托代理人于福利，北京市国汇律师事务所律师。
上诉人泉州捷足轻工有限公司（以下简称捷足公司）、厦门建发轻工有限公司（以下简称建发公司）因与被上诉人鳄鱼恤有限公司（以下简称鳄鱼恤公司）侵害商标权纠纷一案，不服厦门市中级人民法院（2012）厦民初字第71号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。捷足公司、建发公司的委托代理人潘娟娟，鳄鱼恤公司的委托代理人于福利到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原审法院查明：
鳄鱼恤公司为香港企业，该公司于1996年3月30日向中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局申请注册了第246872号“CROCODILE”商标，核定使用商品第25类：鞋，该商标经续展，有效期至2016年3月29日。2010年7月10日，建发公司向厦门海关申报出品2059双休闲鞋，该批休闲鞋上印有“Crocodile”商标字样，除此之外，没有标明生产厂商，也未标明商标持有人。目前，该批休闲鞋已出口马来西亚。2005年5月4日，CROCODILEINTERNATIONALSDNBHD公司向马来西亚知识产权局申请注册了“Crocodile”商标，商标编号：05006924，核定使用商品25类：男士、女士、儿童及婴儿服装；鞋类；袜子；衬衣等。2010年1月1日，CROCODILEINTERNATIONALSDNBHD公司出具一份《授权书》，确认LarrieShoesSdnBhd是其“Crocodile”商标被许可使用人，可授权FookCheongTradingSdnBhd生产和向厦门市建发轻工有限公司／泉州捷足轻工有限公司采购进口“Crocodile”牌鞋子；上述所有授权生产／采购／进口／出口的“Crocodile”牌鞋子仅限在马来西亚境内销售，在中国境内不得进行任何销售，授权有效期自2010年1月1日起至2010年12月31日止。2010年6月29日，建发公司与FookCheongTradingSdnBhd公司签订一份《销售合同》，约定由FookCheongTradingSdnBhd公司向建发公司购买2059双皮鞋，合同价为厦门离岸价USD27014.08元。2010年6月30日，建发公司与捷足公司签订一份《工矿产品购销合同》，约定由捷足公司向建发公司供货2059双休闲鞋，合同价人民币205900元。上述合同均已履行完毕。
2011年12月23日，鳄鱼恤公司向珠海市中级人民法院起诉，请求：一、判令建发公司立即停止侵犯商标权的行为；二、判令建发公司向鳄鱼恤公司赔偿侵权损失50万元；三、由建发公司承担本案诉讼费用。建发公司在提交答辩状期间对案件管辖权提出异议，珠海市中级人民法院于2011年6月9日作出（2011）珠中法知民初字第11号民事裁定，裁定建发公司对案件管辖权提出的异议成立，案件移送厦门市中级人民法院审理。鳄鱼恤公司不服裁定上诉至广东省高级人民法院，广东省高级人民法院于2011年9月30日作出（2011）粤高法立民终字第241号民事裁定，驳回鳄鱼恤公司上诉，维持原审裁定。2012年6月4日，鳄鱼恤公司向原审法院申请追加捷足公司为本案被告。
原审法院认为：
中国政府和中国法律历来重视保护知识产权，鉴于目前我国法律法规对“定牌加工”行为的性质及是否构成商标侵权等并未作出明确规定，在此情形下，根据《中华人民共和国合同法》第一百二十四条的规定，认定“定牌加工”行为的合同性质应符合“承揽合同”的有关规定，即该法第二百五十二条规定“承揽合同的内容包括承揽的标的、数量、质量、报酬、承揽方式、材料的提供、履行期限、验收标准和方法等条款”。本案建发公司与FookCheongTradingSdnBhd公司2010年6月29日签订的《销售合同》和建发公司与捷足公司2010年6月30日签订的《工矿产品购销合同》，从上述合同的条款看，均不符合“承揽合同”的有关规定，其性质为普通购销合同。因涉案被控侵权产品上使用了鳄鱼恤公司已注册的“Crocodile”商标，尽管该商标为英文小写，而鳄鱼恤公司的注册商标为英文大写，但两者属相近似商标，被控侵权产品与鳄鱼恤公司第246872号商标核定使用的商品为同一类别，根据《中华人民共和国商标法》第五十二条第（一）项的规定，构成对鳄鱼恤公司第246872号“CROCODILE”注册商标专用权的侵害。因被控侵权产品由建发公司委托捷足公司生产，由建发公司销售，因此，两被告应立即停止侵权行为。两被告辩称被控侵权产品系受外商委托加工，产品全部外销，产品上加贴“Crocodile”商标系经马来西亚注册人的授权，因而不构成侵权。对此，根据对外贸易经济合作部和国家工商行政管理局于1995年7月13日颁布的《关于对外贸易中商标管理的规定》第十条“对外贸易经营者在从事进出口活动中，对他人指定或者提供使用的商标，应当要求对方出具真实有效的商标专用权证明文件或者被许可使用该商标且未超出许可范围的证明文件，并予以核查。该商标不得与已在我国相同或者类似的商品上注册的商标相同或者近似，其商品的包装、装潢也不得与他人已在我国使用的包装、装潢相同或者近似”的规定，定牌加工企业在接受外商加工业务时，应当对境外商标是否与已在我国相同或者类似的商品上注册的商标相同或者近似进行审查。本案两被告未尽上述审查义务，因而构成对鳄鱼恤公司第246872号“CROCODILE”注册商标专用权的侵害，两被告关于“定牌加工”行为不侵犯原告的注册商标专用权的辩解理由不能成立。
综上，两被告在其生产、销售的2059双休闲鞋上使用与鳄鱼恤公司第246872号“CROCODILE”注册商标相近似的“Crocodile”商标，两被告在接受外商加工业务时对商标使用情况未尽审查义务，因而构成对原告的上述注册商标专用权的侵害。由于两被告生产、销售的被控侵权产品已全部出口，未在国内市场流通，未对鳄鱼恤公司造成直接经济损失，故两被告只承担鳄鱼恤公司为本案维权而支出的合理费用。因捷足公司系被控侵权产品的生产商，应承担主要责任，建发公司系被控侵权产品的销售商，应承担补充责任。本院依照《中华人民共和国商标法》第五十二条第（一）项、第五十六条第一款的规定，判决如下：一、被告泉州捷足轻工有限公司应立即停止生产、销售侵犯原告鳄鱼恤有限公司第246872号“CROCODILE”注册商标专用权产品的行为；二、被告厦门建发轻工有限公司应立即停止销售侵犯原告鳄鱼恤有限公司第246872号“CROCODILE”注册商标专用权产品的行为；三、被告泉州捷足轻工有限公司应于本判决生效之日起十日内赔偿原告鳄鱼恤有限公司为制止侵权行为所支出的合理费用人币30000元；四、被告厦门建发轻工有限公司在上述赔偿额范围内承担补充赔偿责任，即在被告泉州捷足轻工有限公司的财产不足赔偿时，承担不足部分的赔偿责任。五、驳回原告鳄鱼恤有限公司的其他诉讼请求。
原审宣判后，捷足公司、建发公司均不服，向本院提起上诉。
捷足公司上诉称：1、涉外定牌加工是指国外注册商标的权利人委托中国国内生产厂家生产使用该商标的产品，该产品全部销往国外而不在中国境内销售。涉案皮鞋是由马来西亚注册商标权利人委托捷足公司在中国加工使用马来西亚注册商标的产品，所有皮鞋全部出口至马来西亚销售而不在中国境内销售，因此，捷足公司的制造行为属于涉外定牌加工行为。2、捷足公司在接受涉案皮鞋加工订单时，明确知晓涉案皮鞋必须全部出口至马来西亚，实际委托方为马来西亚注册商标权人，也审查了贴牌标识委托方在马来西亚拥有合法的注册商标，已经尽到合理注意义务。3、涉外定牌加工是一种商业模式，并非简单的合同名义问题。因捷足公司没有进出口资质，根据马来西亚商标权利人事先安排，由建发公司负责涉案皮鞋出口报关，捷足公司与建发公司不存在商标侵权意义上的销售行为，相关合同均为满足海关手续和公司财务手续所备。一审判决以“认定定牌加工行为的合同性质应符合承揽合同的有关规定”，认为建发公司与捷足公司签订的《工矿产品购销合同》不符合承揽合同的有关规定，其性质为普通购销合同，从而认定捷足公司构成商标侵权，确属错误。综上，捷足公司制造涉案皮鞋属于涉外定牌加工，没有侵犯鳄鱼恤公司在中国的注册商标专用权，最高法院及诸多地方法院对与本案情况基本相同的涉外定牌加工行为均明确认定不构成商标侵权，一审判决认定事实错误，适用法律不当，请二审法院依法撤销原判并驳回鳄鱼恤公司的全部一审诉讼请求。
建发公司上诉称：1、涉外定牌加工是指国外注册商标的权利人委托中国国内生产厂家生产使用该商标的产品，该产品全部销往国外而不在中国境内销售。涉案皮鞋是由马来西亚注册商标权利人委托捷足公司在中国加工使用马来西亚注册商标的产品，并委托建发公司代理出口，所有皮鞋全部出口至马来西亚销售而不在中国境内销售，因此，建发公司的代理出口行为属于涉外定牌加工中的一个环节。2、建发公司在接受涉案皮鞋加工订单时，明确知晓涉案皮鞋必须全部出口至马来西亚，实际委托方为马来西亚注册商标权人，也审查了贴牌标识委托方在马来西亚拥有合法的注册商标，国内加工方捷足公司也有马来西亚注册商标权人的授权，已经尽到合理注意义务。3、涉外定牌加工是一种商业模式，并非简单的合同名义问题。因捷足公司没有进出口资质，根据马来西亚商标权利人事先安排，由建发公司负责涉案皮鞋出口报关，建发公司与外方及捷足公司之间不存在商标侵权意义上的销售行为，相关合同均为满足海关手续和公司财务手续所备。一审判决以“认定定牌加工行为的合同性质应符合承揽合同的有关规定”，认为建发公司与捷足公司签订的《工矿产品购销合同》不符合承揽合同的有关规定，其性质为普通购销合同，从而认定建发公司构成商标侵权，确属错误。综上，建发公司代理出口行为属于涉外定牌加工的一个环节，没有侵犯鳄鱼恤公司在中国的注册商标专用权，最高法院及诸多地方法院对与本案情况基本相同的涉外定牌加工行为均明确认定不构成商标侵权，一审判决认定事实错误，适用法律不当，请二审法院依法撤销原判并驳回鳄鱼恤公司的全部一审诉讼请求。
鳄鱼恤公司答辩称：一审判决认定事实及适用法律正确，请求驳回上诉，维持原判。捷足公司、建发公司使用的涉案商标与鳄鱼恤公司注册商标相同，侵犯了鳄鱼恤公司的合法权益。两个商标都是英文“CROCODILE”，唯一的区别是书写方式的不同，从含义、呼读、外观来看，两个商标属于相同的商标。依据商标法第52条规定，捷足公司、建发公司在中国内地使用该商标构成侵权。商标法第52条第1款在商标侵权方式的列举中，将销售中的侵权行为明确单列一项，所以要判断捷足公司、建发公司的侵权行为的性质。从本案证据来看，捷足公司、建发公司就该批商品签订了《工矿产品购销合同》，建发公司与外商签订了《销售合同》，各方都明确约定了货物销售的权利义务。所以，本案涉及的行为并非定牌加工行为，而是典型的销售行为，一审法院关于合同性质属于普通的购销合同而非承揽合同中的定牌加工合同的判决是正确的。鳄鱼恤公司在一审时已提供证据证明公司是中国内的“crocodile”商标的唯一合法持有人，捷足公司、建发公司在中国生产销售有关产品，理应审查涉及的商标是否侵犯中国的商标权人的权益，而非马来西亚的商标权人在马来西亚的商标权。捷足公司、轻工公司声称已尽到审查义务，违背我国商标法的基本精神。由于捷足公司、建发公司未经商标权人许可使用其商标，在中国开展销售行为，依据商标法第52条有关“销售侵犯注册商标专用权的商品的”规定，以及《关于对外贸易中商标管理的规定》有关对外贸易经营者的商标审查义务之规定，两公司构成侵权，一审法院适用法律完全正确。
本院经审理查明，原审查明认定的事实基本属实。
本院认为：
鳄鱼恤公司享有的“CROCODILE”注册商标，依法在中华人民共和国领域内受法律保护。鳄鱼恤公司基于其在中国注册的第246872号“CROCODILE”商标，主张捷足公司、建发公司生产、出口标有被诉侵权商标的皮鞋的行为构成侵害商标权。捷足公司、建发公司则辩称其行为系涉外定牌加工行为，已尽到合理注意义务，不构成侵权。本案中，依据捷足公司和建发公司向法院提交的注册国为马来西亚的第05006924号《商标注册证书》、CROCODILEINTERNATIONALSDNBHD公司和LARRIESHOESDNBHD公司出具的授权书、FOOKCHEONGTRADINGSDNBHD公司与建发公司签订的销售合同、中华人民共和国海关出口货物报关单、被控侵权产品上使用的“crocodile”标识等证据，以及鳄鱼恤公司提供的厦门海关厦关法知字（2010）102号《认定进出口货物知识产权状况通知书》证据，可以证实：捷足公司、建发公司接受马来西亚“crocodile”商标权人的授权，在中国境内生产加工合同约定数量及品种的皮鞋，并由建发公司依照我国外贸进出口有关规定向厦门海关申报出境，被诉侵权产品已出口至马来西亚。因此，马来西亚“crocodile”商标权人委托捷足公司在中国生产加工使用该商标的产品，该产品全部销往马来西亚而未在中国境内销售，属于涉外定牌加工行为。
关于涉外定牌加工行为是否构成侵权的问题，目前我国法律及司法解释并无明确规定，司法实践中不宜将涉外定牌加工行为一概认定为侵权或不侵权，而应区别案件的具体情况予以处理。商标的基本功能在于商标的识别性，即将商标权人的商品或服务与他人的商品或服务区别开来，因此商标只有在商品流通环节才能发挥其功能。侵害商标权行为的本质特征是对商标识别功能的破坏，造成相关公众对商品或服务的来源产生误认或者认为其来源与注册商标的商品有特定的联系。因此，商标法保护商标就是保护商标的识别功能，而商标的识别功能只有在商标法意义上的商标使用行为中才得以体现，因此，判断捷足公司、建发公司被控侵权行为是否属于商标使用行为是解决本案争议之处的关键。捷足公司在产品上标注被诉侵权商标的行为，是基于有权使用被诉侵权商标的CROCODILEINTERNATIONALSDNBHD公司的明确授权，换言之，捷足公司不享有对加工产品的商标使用权或销售权，商标的实际使用人为CROCODILEINTERNATIONALSDNBHD公司和LARRIESHOESDNBHD公司，而且捷足公司所生产加工的产品全部销往马来西亚。因此，被诉侵权商标只能在马来西亚市场发挥其区别商品来源的功能，该国消费者可以通过该商标区分商品来源为CROCODILEINTERNATIONALSDNBHD公司。涉案产品并未在中国境内销售，涉案产品的被诉侵权商标并未在中国国内市场发挥识别商品来源的功能，中国国内相关公众不存在对该商品的来源发生混淆和误认的客观基础。本案的定牌加工行为不会对商标权利人鳄鱼恤公司在中国市场份额带来任何实质性损害或被不正当挤占，其注册商标的商标识别功能并未受到损害。另外，2010年1月1日，CROCODILEINTERNATIONALSDNBHD公司和LARRIESHOESDNBHD出具《授权书》，授权捷足公司、建发公司进行生产运作并将“crocodile”牌鞋子出口给马来西亚FOOKCHEONGTRADINGSDNBHD公司，2010年2月8日，CROCODILEINTERNATIONALSDNBHD公司又进一步确认订单中鞋子的款式型号等内容。因此，捷足公司对外加工标注被控侵权商标的产品，建发公司出口标注被控侵权商标的产品，主观上没有侵害鳄鱼恤公司注册商标权的故意或过错，其已尽到必要的审查注意义务。综上，捷足公司、建发公司对外加工出口涉案产品，不属于我国商标法意义上的商标使用行为，且两公司使用被诉侵权商标有马来西亚商标权人CROCODILEINTERNATIONALSDNBHD等公司的有效授权，已尽到必要的审查注意义务。原审法院认定捷足公司、建发公司使用“crocodile”商标构成侵犯鳄鱼恤公司商标权并判令两公司赔偿鳄鱼恤公司合理费用3万元显属不当，适用法律错误，依法应予纠正。
综上所述，泉州捷足轻工有限公司、厦门建发轻工有限公司的上诉理由成立，本院予以支持。原审判决认定事实清楚，但适用法律错误，本院予以纠正。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（二）项之规定，判决如下：
一、撤销厦门市中级人民法院（2012）厦民初字第71号民事判决；
二、驳回鳄鱼恤有限公司的全部诉讼请求。
本案一审案件受理费人民币8800元、二审案件受理费人民币550元，均由鳄鱼恤有限公司负担。
本判决为终审判决。
审 判 长 叶毅华
代理审判员 蔡 伟
代理审判员 张宏伟
二〇一三年七月二十二日
书 记 员 曹慧敏