中华人民共和国北京知识产权法院
行 政 判 决 书
（2015）京知行初字第4491号
原告鲁证创业投资有限公司，住所地香港特别行政区新界葵涌葵昌路26-38号豪华工业大厦23楼。
法定代表人孙斌，董事长。
委托代理人弋冬冬，北京市鼎知律师事务所律师。
被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会，住所地中华人民共和国北京市西城区茶马南街1号。
法定代表人何训班，主任。
委托代理人刘聪，中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会审查员。
委托代理人庞磊，中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会审查员。
第三人鲁证期货股份有限公司，住所地中华人民共和国山东省济南市市中区经七路86号15、16层。
法定代表人陈方，董事长。
委托代理人王磊，山东乾慧律师事务所律师。
委托代理人贾俊颖，女，，鲁证期货股份有限公司职员。
原告鲁证创业投资有限公司（简称鲁证创业公司）因商标异议复审行政纠纷一案，不服被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）于2015年2月25日作出的商评字（2015）第21227号关于第5894807号“鲁证”商标异议复审裁定（简称被诉裁定），于法定期限内向本院提起行政诉讼。本院于2015年7月29日受理后，依法组成合议庭，并通知被诉裁定的利害关系人鲁证期货股份有限公司（简称鲁证期货公司）作为本案第三人参加诉讼，于2015年12月9日公开开庭进行了审理。原告鲁证创业公司的委托代理人弋冬冬，被告商标评审委员会的委托代理人刘聪、庞磊，第三人鲁证期货公司的委托代理人王磊、贾俊颖到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
被诉裁定系被告商标评审委员会针对鲁证创业公司就鲁证期货公司经国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）初步审定并公告的第5894807号“鲁证”商标（简称被异议商标）提出的异议复审请求而作出的。商标评审委员会在该裁定中认定：
一、依据鲁证期货公司提交的公司变更情况可知，2007年2月14日，鲁证期货公司的名称由“山东泉鑫期货经纪有限公司”变更为“鲁证期货经纪有限公司”，故鲁证期货公司将“鲁证”作为商号登记时间晚于被异议商标申请注册时间，因此，本案不能认定被异议商标的申请注册损害了鲁证期货公司主张的相关商号权。
二、《商标法》第三十二条“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”规定的适用要件要求在系争商标申请注册之前，他人商标应在系争商标指定使用的相同或类似商品／服务上经使用达到一定影响的程度。本案中，鲁证期货公司提交的证据5“与山东省齐鲁证券经纪有限公司相关的文件、批复等”多数形成日期早于被异议商标的申请注册日，且显示齐鲁证券有限公司相关文件使用“鲁证”字样。由此表明，“鲁证”标识在被异议商标申请注册之前，已在齐鲁证券有限公司与中国证券监督管理委员会（简称证监会）山东监管局等部门之间使用并在相关行业内形成一定的影响。同时也表明被异议商标的原注册人及鲁证创业公司并非“鲁证”标识的独创或在先使用人。据审理查明和鲁证期货公司提交的证据可知被异议商标的原注册人与齐鲁证券有限公司地处同一区域，作为在第36类服务上申请注册被异议商标的自然人或公司，应对同一区域的同行业或相关行业有所了解，故被异议商标的原注册人在应知“鲁证”为他人在先使用商标的情况下，在与齐鲁证券有限公司经营相关的保险、期货经纪等服务上申请注册被异议商标，难为正当。因此可以认定被异议商标在保险等服务上的申请注册，构成了以不正当手段抢先注册他人在先使用并有一定影响商标，违反了《商标法》第三十二条的规定。
三、关于被异议商标的申请注册是否符合《商标法》第四条的规定。被异议商标的原注册人为自然人，其申请注册的被异议商标指定使用在第36类保险、银行等起点较高且专业性强的服务上，上述服务的经营主体应是符合国家相关资质、资格认定的企业单位，而被异议商标原注册人作为自然人，其注册行为已经明显超出其使用能力和使用范围。故可以推定被异议商标的注册属于没有真实的商业使用意图的注册行为。鲁证创业公司申请注册被异议商标的行为违反了《商标法》第四条的规定，进而亦构成《商标法》第四十四条第一款规定的“以不正当手段”注册商标的情形。
综上，鲁证创业公司所提异议复审理由不成立。依照《商标法》第四条、第三十二条、第三十五条、第四十四条第一款、修改前《商标法》第三十三条第一款的规定，商标评审委员会裁定：被异议商标不予核准注册。
原告鲁证创业公司诉称：一、被异议商标不属于《商标法》第三十二条规定的以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。被诉裁定认定的在先使用人为“齐鲁证券有限公司”，现有证据不能证明其与第三人存在股东关系；第三人提交的证据不能体现被异议商标使用在保险、资本投资等行业中，且齐鲁证券有限公司与证监会山东监管局等部门之间的文件系公文手续，并非商业使用被异议商标；仅仅根据原告与第三人处于同一省市就认定原告注册商标存在恶意缺乏事实依据。二、被异议商标未违反《商标法》第四条的规定。《商标法》第四条未明确要求自然人必须具备经营资格；被异议商标已经由原申请人林涛转至原告名下，符合经营主体资格的要求，不存在超出使用能力和使用范围的情形。三、被异议商标不属于《商标法》第四十四条第一款规定的以“不正当手段”取得注册的情形。《商标法》第四十四条第一款系程序性条款，不适用于本案；《商标法》第四十四条第一款针对的是损害公共利益等绝对禁止注册的行为，而本案系针对第三人的相对利益，故亦不适用于本案。综上，被诉裁定认定事实不清，适用法律错误，请求人民法院判令撤销被诉裁定，并判令被告重新作出裁定。
被告商标评审委员会辩称：坚持被诉裁定的认定。被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法，请求人民法院判决驳回原告的诉讼请求。
第三人鲁证期货公司述称：一、被异议商标是对第三人及其关联公司实际使用并具有一定影响力的商标的恶意抢注，严重损害了第三人及其关联公司的利益，违反了《商标法》第三十二条，依法应予驳回；二、被异议商标的原申请人林涛是原告的股东及实际控制人，其申请商标并不具有使用目的，其以不正当手段进行商标申请注册，损害第三人及其关联公司的合法权益，扰乱金融市场的正常发展秩序，危害金融安全，造成严重不良影响，违反了《商标法》第四条、第七条、第十条第一款第（八）项及第四十四条第一款的规定，依法应当予以驳回；三、原告实际控制人林涛通过不正当手段大量抢注金融市场的知名商标，系典型的不正当竞争行为，被异议商标属于典型的恶意抢注，不具有商标的合法性和正当性基础。综上，被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，依法应予维持，原告的诉讼请求依法应予驳回。
本院经审理查明：
案外人林涛于2007年2月7日向商标局申请注册被异议商标，指定使用在第36类的保险、资本投资、期货经纪、证券和公债经纪、基金投资、证券交易行情、经纪、担保、受托管理、银行等服务上。
第三人在法定异议期内对被异议商标提出异议。在异议期内，林涛将被异议商标转让至原告名下。2012年8月23日，商标局作出（2012）商标异字第19038号裁定（简称第19038号裁定），对被异议商标予以核准注册。商标局在该裁定中认为：异议人未能提供证据证明其于“证券交易行情”等服务项目上在先使用“鲁证”商标，故异议人称被异议人抢先注册其在先使用“鲁证”商标证据不足。异议人称被异议商标申请注册易造成消费者混淆误认证据不足。
第三人不服第19038号裁定，于2012年9月13日向商标评审委员会提出异议复审申请，请求对被异议商标不予核准注册，主要理由是被异议商标系以不正当手段抢先抢注他人已经使用并有一定影响的商标。
商标评审程序中，第三人为证明其在先使用“鲁证”商标并具有一定的影响力，向商标评审委员会提交了如下证据：
1、第三人企业变更情况、山东泉鑫期货经纪有限公司股东会决议、齐鲁证券公司企业信息打印件。该证据显示：第三人的名称于2007年2月14日由“山东泉鑫期货经纪有限公司”变更为“鲁证期货经纪有限公司”，于2007年12月27日由“鲁证期货经纪有限公司”变更为“鲁证期货有限公司”，于2012年12月10日由“鲁证期货有限公司”变更为“鲁证期货股份有限公司”。案外人齐鲁证券有限公司为第三人的股东之一，成立时间为2001年5月15日。
2、2001年至2004年期间，山东省齐鲁证券经纪有限公司与证监会、山东省威海市委组织部、证监会济南证券监管办公室（简称证监会济南政管办）、证监会山东监管局（简称山东证监局）、证监会青岛监管局（简称青岛证监局）等部门之间的往来文件；2006年至2011年期间，齐鲁证券有限公司与山东证监局、青岛监管局等部门之间的往来文件。上述文件均显示有“鲁证”标识。
3、山东证监局关于2009年至2013年期货公司分类评价结果的通知，该证据显示，第三人在2009年至2013年期间的期货公司分类评价中均被评为A类A级，该证据同时显示，期货公司分类包括A类、B类、C类、D类、E类，其中，A类为最高等级，评级采取得分制，评分指标包括合规情况及市场影响力，其中，市场影响力指标包括日均客户权益排名、经纪业务盈利能力排名、净利润排名等，证监会山东监管局同时在通知中要求不得将分类结果用于广告、宣传、营销等商业目的。
第三人为证明原告申请注册商标具有恶意，向商标评审委员会提交了如下证据：
1、原告公司工商登记证明材料，该证据显示：原告于2011年8月1日在香港成立，其中，被争议商标原注册人林涛持有原告公司20%的股份，并任原告公司董事。
2、山东省济南市中级人民法院（2013）济民三初字第357号案件的民事起诉状、应诉通知书、开庭传票、民事裁定书、民事上诉状等案件材料，上述证据显示：原告于2012年12月将第三人诉至法院，以原告享有第5894807号“鲁证”商标、第三人在该商标注册申请受理日（2007年2月7日）之后即2007年2月14日将“鲁证”商标作为其企业字号使用侵犯了原告的商标权为由，要求第三人停止使用“鲁证”字号，并赔偿经济损失300万元。山东省济南市中级人民法院经审理查明，商标局在2012年第46期第七分册发布商标注册证无效公告，称因系统故障原因，导致误发商标注册证，现公告第5894807号“鲁证”商标注册证及其注册公告无效，故该院认定鲁证创业公司在起诉时与该案已经无直接利害关系，并据此驳回了鲁证创业公司的起诉。
3、齐鲁证券有限公司的子公司“鲁证创业投资有限公司”（简称深圳鲁证创业公司，以与原告名称鲁证创业公司相区别）的营业执照。该证据显示：深圳鲁证创业公司的名称与原告公司的名称相同，其注册地为深圳市福田区，成立日期为2010年5月21日，早于原告公司的成立时间。
4、《公司登记管理条例》、《商业银行法》、《证券法》、《保险法》、《期货交易管理条例》等法律、法规的相关规定。上述法律、法规规定，从事银行、证券、保险、期货业务的，应当经国务院银行业监督管理机构、证券监督管理机构、保险监督管理机构、期货监督管理机构的批准，未经批准的，任何单位或个人不得经营上述业务。第三人以此证明被异议商标原注册人林涛及原告不具有经营上述业务的资质，其在第36类保险、证券、银行等服务上申请被异议商标超出其使用能力，属于不以使用为目注册商标的情形。
5、《公司法》、《外资企业法》、《中外合资经营企业法》、《中外合作经营企业法》、商务部《关于外商投资举办投资性公司的规定》、国家工商总局《关于外国（地区）企业在中国境内从事生产经营活动登记管理办法》等法律、规章的相关规定。上述法律、规章规定，外国企业在中国境内从事生产经营活动应当经我国的审批机关批准和登记主管机关核准登记注册，领取我国的营业执照后，方可开展经营活动。第三人以此证明原告并无在中国境内从事生产经营活动的资质。
原告为证明被异议商标的使用情况，向商标评审委员会提交了原告公司在香港的公司注册证。该证据仅显示原告公司于2007年1月18日在香港成立。
被告于2015年2月25日作出被诉裁定，对被异议商标不予核准注册。
本案审理过程中，第三人向本院补充提交了以下证据：
1、证监会关于核准齐鲁证券有限公司作为第三人的股东身份的通知、关于同意山东省齐鲁证券经纪有限公司增资扩股、更名的批复，上述证据显示：证监会于2004年同意山东省齐鲁证券经纪有限公司将名称变更为齐鲁证券有限公司，于2006年核准齐鲁证券有限公司作为第三人的股东。
2、第三人工商信息打印件，显示第三人的成立时间为1995年6月5日。
3、证监会网站针对齐鲁证券有限公司业务经营所作出的相关批复的网页打印件，上述网页打印件均记载有“鲁证“标识。
4、以“齐鲁证券有限公司“为词条搜索的网页打印件，该证据显示，在对齐鲁证券有限公司进行介绍的网页上记载有“鲁证期货”、“齐鲁证券”等标识。
5、2013年至2015年第三人举办、参与研讨会、论坛等活动照片，2012年至2015年中国期货业协会网站公布的期货公司分类评价结果、2012年至2015年中国期货业协会网站上关于第三人开展公益活动、参与慈善活动的相关通知、报道、图片、公告等。
6、第931799号“鲁证指数”商标档案，该证据显示：“鲁证指数”商标于1995年3月1日由山东企业产权交易所提出注册申请，于1997年1月14日被核准注册，核定使用在第36类证券交易行情、证券经纪等服务上，注册人对“指数”放弃专用权，注册人地址位于山东省济南市，该商标专用期限截止至2007年1月13日。因商标所有人未在规定的期限内申请续展，目前该商标处于无效状态。
7、证监会“关于同意山东省齐鲁证券经纪有限公司筹建的批复”，该证据显示：证监会于2001年同意筹建山东省齐鲁证券经纪有限公司，并同意山东企业产权交易所改组为一家证券营业部后并入山东省齐鲁证券经纪有限公司。
8、被异议商标的注册申请书，该证据显示被异议商标的申请人为林涛，住址为山东省济南市。
9、山东省高级人民法院第（2013）鲁民三终字第285号民事裁定书，该证据显示，原告作为上诉人不服山东市济南市中级人民法院第（2013）济民三初字第357号驳回起诉民事裁定书，向山东省高级人民法院提起上诉，山东省高级人民法院驳回上诉，维持原裁定。
10、林涛申请注册的商标的网页打印件及部分商标的商标档案，该证据显示，林涛作为申请人申请注册了“中超”、“巴克莱”、“淮海村镇”、“淮海农商”等34个商标，指定使用的类别涵盖第36类、25类、19类、28类、30类、41类、42类、43类、35类、14类、29类、12类等类别。
本案审理过程中，原、被告均表示本案所争议的法律条文为《商标法》第四条、第三十二条。
以上事实，有被诉裁定、被异议商标的商标档案、原告在复审程序中提交的证据、第三人在复审及诉讼程序中提交的证据以及当事人陈述等证据在案佐证。
本院认为：
一、关于本案的法律适用
《最高人民法院关于商标法修改决定施行后商标案件管辖和法律适用问题的解释》第六条规定：对于在商标法修改决定施行前当事人就尚未核准注册的商标申请复审，商标评审委员会于决定施行后作出复审决定或者裁定，当事人提起行政诉讼的，人民法院审查时适用修改后的商标法。对于在商标法修改决定施行前受理的商标复审申请，商标评审委员会于决定实施后作出不予核准注册决定，当事人提起行政诉讼的，人民法院审查相关诉权和主体资格问题时，适用修改前的商标法。本案被诉裁定为商标异议复审裁定，第三人提起复审的时间为2012年9月13日，在商标法修改决定施行前，被诉裁定作出时间为2015年2月25日，在商标法修改决定施行后，因此，本案有关异议与复审主体资格的问题应适用修改前商标法，其他程序与实体问题应适用修改后商标法。
二、关于被异议商标是否违反《商标法》第三十二条“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定。
《商标法》第三十二条规定，申请商标注册不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。结合本案原、被告的诉辩主张及第三人陈述，本院作如下分析：
1、原告主张鲁证期货公司及齐鲁证券有限公司在被异议商标申请注册之前没有使用“鲁证“商标，第三人向商标评审委员会提供的山东省齐鲁证券经纪有限公司与证监会等部门之间的往来文件、批复等系内部文件，不能视为对“鲁证”商标的使用，对此，本院认为，《商标法》第四十八条规定：本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。从第三人在复审程序及诉讼程序提供的证据可知，齐鲁证券有限公司将“鲁证”标识使用在其向证监会、山东省威海市委组织部、证监会济南政管办、山东证监局、青岛证监局、证监会青岛监管局等部门之间的往来文件中，这些往来文件不仅在上述部门之间流转，而且在证监会的网站上予以公布，相关公众通过网络渠道可以知晓，且由于上述文件数量多、时间跨度长；此外，通过网络搜索齐鲁证券有限公司可以看到“鲁证期货”、“齐鲁证券”等标识，上述内容属于提高公司知名度的公司介绍及宣传，相关公众通过上述内容可以将“鲁证”标识与齐鲁证券有限公司形成唯一对应关系，据此可以判定齐鲁证券有限公司对“鲁证”标识的使用构成商标意义上的使用。
2、原告在本案中主张齐鲁证券有限公司与第三人系各自独立的主体，齐鲁证券有限公司对“鲁证”标识的使用不能视为第三人的使用。对此，本院认为，涉及本案主体资格的问题应适用修改前的《商标法》。修改前《商标法》第三十条规定，对初步审定的商标，自公告之日起三个月内，任何人均可以提出异议。依据上述规定，本案第三人针对被异议商标存在“以不正当手段抢先注册齐鲁证券有限公司已经使用并有一定影响的商标”的情况而提起商标异议，符合上述法律规定。故对于原告的该项主张，本院不予支持。
3、原告在本案中主张齐鲁证券有限公司对“鲁证”商标的使用不具有一定市场影响，对此，本院认为，《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第18条第二款规定：“在中国境内实际使用并为一定范围的相关公众所知晓的商标，即应认定属于已经使用并有一定影响的商标。有证据证明在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传等，可以认定其有一定影响。”齐鲁证券有限公司使用“鲁证”标识的时间自2001年开始，至被异议商标申请时止，时间跨度长达七年之久。鉴于证券投资等领域的相关公众主要为投资群体，该群体对领域内的从事证券业务的经营主体敏感性较强，据此可以判断“鲁证”商标已经为一定范围内的相关公众所知晓。故对于原告的该项主张，本院不予支持。
4、原告在本案中主张齐鲁证券有限公司对“鲁证”商标的使用与在先的“鲁证指数”商标相冲突，是对他人注册商标专用权的侵犯，该违法在先使用行为不能被认定为《商标法》第三十二条规定的使用行为。对此，本院认为，“鲁证指数”商标的原权利人为山东企业产权交易所，后山东企业产权交易所并入山东省齐鲁证券经纪有限公司，山东省齐鲁证券经纪有限公司后更名为齐鲁证券有限公司，故齐鲁证券有限公司据此享有“鲁证指数”商标的相关权利，齐鲁证券有限公司使用“鲁证指数”商标的显著识别部分“鲁证”标识并无不妥，对于原告的该项主张，本院不予支持。
三、关于原告注册被异议商标是否具有恶意，是否违反《商标法》第四条的问题。
《商标法》第四条规定，自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中，对其商品或服务需要取得商标专用权的，应当向商标局申请商标注册。从该条规定的精神来看，民事主体申请注册商标，应该有使用的真实意图，以满足自己的商标使用需求为目的，其申请注册商标的行为应具有合理性或正当性。本案中，1、原告主张其一直在使用“鲁证”商标，其在金融投资行业有很大的知名度，“鲁证”的服务品牌涉及企业网站、报纸、期刊、行业论坛等，但原告仅仅提供了其公司的注册证，并未提供任何商标使用证据支持其上述主张；2、原告系在香港成立的公司，其在中国境内从事被异议商标指定使用的保险、证券等服务应当取得相关监管机构的审批，但原告并未提供其具有在上述类别上使用被异议商标的资质证明；3、原告在明知其不享有被异议商标权利的情况下仍然通过诉讼向第三人主张高额赔偿，其申请注册被异议商标的目的难谓正当；4、被异议商标原申请人林涛除申请注册了被异议商标以外，还注册了“中超”、“巴克莱”、“淮海村镇”、“淮海农商”等34个商标，指定使用的类别涵盖第36类、25类、19类、28类、30类、41类、42类、43类、35类、14类、29类、12类等众多类别，系典型的无合理理由大量注册囤积其他商标的行为。综合以上事实，本院认为，林涛与齐鲁证券有限公司地处同一区域，其在第36类服务上申请注册被异议商标之前理应对同一区域同行业或相关行业有所了解，其应当知晓“鲁证”商标系他人在先使用的商标，在此情况下，其仍在证券等服务上申请注册被异议商标，该行为显属恶意，结合林涛还大量注册囤积多个他人拥有的知名商标的行为，本院据此判定，林涛申请注册被异议商标系不以使用为目的。尽管被异议商标已经转让至原告名下，但原告亦不具有在保险、证券等服务上从事经营活动的资质，且未提供任何使用被异议商标的证据，结合林涛系原告股东及董事这一事实，以及原告在不具有被异议商标权利的情况下仍然向第三人索要高额赔偿的事实，本院认定，原告申请注册被异议商标亦不以使用为目的，其注册行为不具有正当性及合理性，违反了《商标法》第四条。
综上，被异议商标与第三人使用的“鲁证”商标所使用的服务类似，两商标相近，且在被异议商标申请注册前，第三人使用的“鲁证”商标已在相关公众中具有一定的影响力，因此，被告关于被异议商标的申请注册违反了《商标法》第四条、第三十二条“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”规定的认定并无不当，本院予以支持。被告同时认定原告申请注册被异议商标的行为构成了《商标法》第四十四条第一款规定的“以不正当手段”注册商标的情形，因《商标法》第四十四条第一款系针对已注册的商标，被告在被诉裁定中直接适用该条款不妥，本院予以纠正，
综上所述，被诉裁定认定事实清楚，审查程序合法，虽然适用法律部分有误，但不影响被诉决定结论的正确性。原告的诉讼理由不能成立，对其诉讼请求本院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，本院判决如下：
驳回原告鲁证创业投资有限公司的诉讼请求。
案件受理费人民币一百元，由原告鲁证创业投资有限公司负担（已交纳）。
如不服本判决，原告鲁证创业投资有限公司可在本判决书送达之日起三十日内，被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会可在本判决书送达之日起十五日内，第三人鲁证期货股份有限公司可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状及副本，并交纳上诉案件受理费人民币一百元，上诉于中华人民共和国北京市高级人民法院。
审 判 长 江建中
审 判 员 兰国红
人民陪审员 梁 京
二〇一五年十二月二十八日
法官 助理 朱 江
书 记 员 雷 洋