中华人民共和国上海知识产权法院
民 事 判 决 书
（2016）沪73民初583号
原告：上海瑞斯凯赛医疗器械有限公司，住所地中华人民共和国上海市浦东新区。
法定代表人：李运，总经理。
委托诉讼代理人：陈海刚，上海淳佑律师事务所律师。
被告：RICKYZHI-
TENGMA(中文名马致腾)，男，1969年1月11日出生，美国国籍(护照号XXXXXXXXX)，住中华人民共和国上海市广中西路***号***室。
被告：翔亮贸易(上海)有限公司，住所地中华人民共和国上海市。
法定代表人：DOREENDAI-YINGLEE，执行董事。
上列两被告共同委托诉讼代理人：魏峰，上海瀛泰律师事务所律师。
原告上海瑞斯凯赛医疗器械有限公司与被告RICKYZHI-
TENGMA、被告翔亮贸易(上海)有限公司(以下简称翔亮公司)专利权权属纠纷一案，本院于2016年8月9日立案，依法适用普通程序组成合议庭，于2017年2月15日、24日两次公开开庭，原告委托诉讼代理人陈海刚、两被告委托诉讼代理人魏峰到庭参加诉讼，被告马致腾参加第一次庭审、证人姜某某、林某某出庭作证。本案现已审理终结。
原告向本院提出诉讼请求：1、确认被告马致腾以原告名义转让专利号为XXXXXXXXXXXX.7、XXXXXXXXXXXX.X、XXXXXXXXXXXX.X、XXXXXXXXXXXX.9等四项专利权至被告翔亮贸易(上海)有限公司名下的行为无效，2、判令被告翔亮公司将涉案4项专利权过户至原告名下。本案诉讼费用由两被告承担。事实与理由：被告马致腾系原告的股东之一，占原告33%股份。原告成立后，累计投入500万人民币用于专利和技术开发，先后获得三项实用新型专利和一项发明专利。2011年后，被告马致腾作为股东实际控制原告的公章，在未通知其他股东、更未召开董事会形成决议，擅自利用自己控制原告公章的便利，将原告名下的四个专利转移登记到被告翔亮公司名下。被告马致腾以被告翔亮公司的名义继续从事相关生产经营。2015年底，原告其它董事会成员发现此情形后，多次与被告马致腾进行协商，并于2016年6月13日召开董事会会议，形成决议要求被告马致腾在决议做出之日起5日内将涉案四个专利权转回到原告名下，被告马致腾在决议上签字确认。之后，原告以及其他股东要求被告马致腾履行决议内容，被告马致腾却以各种理由推脱。原告无奈之下诉诸本院，恳请本院依法裁判。
被告辩称：不同意原告诉讼请求。1、涉案4项专利实际发明人为SSIG,LLC，一家美国伊利诺州的公司(以下简称SSIG)，被告翔亮公司是其全资子公司。原告系马致腾与姜某某、林某某合作的平台公司，其投资款并未用于涉案专利开发。SSIG为了避免在美国遭到诉讼索赔，并希望利用原告这个平台在中国国内使用，而以原告名义申请涉案专利，因此，涉案4项专利权转回SSIG在中国的全资子公司被告翔亮公司是合理的。2、原告章程未规定对知识产权的处理属于重大事项，林某某有权代表原告作出涉案4项专利权的转让决定，即便属于重大事项，也已经2/3以上董事会成员同意，涉案4项专利权转让行为合法。3、原告的董事会无权对被告翔亮公司名下的专利做出转回的决议，因此原告有关将涉案4项专利权从被告翔亮公司转回到原告名下的决议不发生效力。4、涉案董事会决议第2项规定，自2016年7月1日起，原告的经营费用均由股东上海携泓投资管理有限公司负责，但原告的原股东上海汇洋机械制造有限公司、现股东上海携泓投资管理有限公司的实际控制人均系姜某某，姜某某债务缠身，系多家法院的被执行人，已被列入失信被执行人名单。马致腾拒绝与逃避法院执行的失信人合作，故不同意将涉案专利转回原告名下。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对各方提交全部证据的真实性，本院均予以认可。经审理查明：
原告成立于2010年7月23日，是乐清市洋德机电有限公司、上海汇洋机械制造有限公司以及被告马致腾共同设立的中外合资企业，其中乐清市洋德机电有限公司占34%股份，上海汇洋机械制造有限公司占33%股份，马致腾占33%股份。2016年4月29日，上海汇洋机械制造有限公司将其持有的原告33%股权全部转让给上海携泓投资管理有限公司，其余两位股东自原告成立至今未发生变化。原告公司章程第十一条规定，合资公司董事会设立董事3名，由合资三方以书面各委派1名组成；第十二条规定，董事会是公司的最高权力机构，议决合资公司重大事宜。原告公司的3名董事为姜某某、林某某、马致腾，其中姜某某为上海汇洋机械制造有限公司委派的董事，在上海汇洋机械制造有限公司将其持有的原告股份转让给上海携泓投资管理有限公司后，姜某某继续作为上海携泓投资管理有限公司委派的董事。林某某为乐清市洋德机电有限公司委派的董事。
涉案4项专利的专利号分别为：ZLXXXXXXXXXXXX.7、ZLXXXXXXXXXXXX.X、ZLXXXXXXXXXXXX.X、ZLXXXXXXXXXXXX.9，其中专利号为ZLXXXXXXXXXXXX.7的发明名称为“泵”，申请日为2011年12月22日，PCT申请进入中国国家阶段日为2013年8月2日，PCT申请的申请数据为PCT/CN2011/084449，授权公告日为2016年6月8日；专利号为ZLXXXXXXXXXXXX.X的实用新型名称为“安全阀”，申请日为2011年12月31日，授权公告日为2012年8月22日；专利号为ZLXXXXXXXXXXXX.X实用新型名称为“风罩”，申请日2011年12月31日，授权公告日为2012年8月29日；专利号为ZLXXXXXXXXXXXX.9实用新型名称为“压缩机的气缸结构”，申请日为2012年9月29日，授权公告日为2013年5月15日。在涉案专利申请权变更之前，专利申请人均为原告。截止目前，涉案4项专利均已授权，且处于有效状态。
被告翔亮公司成立于2009年12月10日，股东为SSIG，是一家美国公司。马致腾在美国以SSIG对外开展泵的销售活动，2011年8月31日，SSIG收到来自竞争对手GardnerDenver公司的律师函，指控SSIG和被告翔亮公司制造并销售侵害其专利权的泵，指定SSIG的收件人为马致腾。此后，马致腾以SSIG总裁的名义为SSIG聘请美国专利律师应对侵权指控，并与林某某一起改进涉嫌侵犯他人专利权的泵，形成了自己的一套技术方案，且在美国、中国分别申请专利。2011年10月15日，马致腾收到其美国专利律师发出的电子邮件，声称SSIG在美国的专利申请基本完成，基本无侵犯GardnerDenver公司相关专利权的风险。2011年12月15日，马致腾收到美国专利律师的电子邮件，告知就涉案的技术，已在美国获得外国专利申请许可证，并可以在中国进行PCT专利申请，并向马致腾聘请的上海光华专利事务所提交了全套专利文本。涉案美国专利商标局签发的外国申请许可证显示，许可号为546.996，专利名称为泵。2011年12月21日，上海光华专利事务所发送涉案专利中国申请文件要求马致腾确认。2011年12月16日，林某某签署一份英文版本的专利转让协议，以许可证号为546.996的泵发明专利在美国专利商标局第一申请人的身份，将该发明专利在世界范围内的权利均转让给SSIG。2012年1月18日，林某某再次签署一份英文版本的专利转让协议，对于2011年12月22日PCT申请的申请数据号为PCT/CN2011/084449、名称为泵的专利，即涉案发明专利，声称拥有完整的权利、所有权及权益，并将其全部转让给SSIG。
2015年3月11日，上海光华专利事务所以电子邮件形式向被告马致腾提交了涉案4项专利申请权3,200元转让费申请，马致腾批准了该费用并抄送林某某。2015年3月13日，上海光华专利律师事务所向中国国家知识产权局提交《著录项目变更申报书》、原告与被告翔亮公司共同盖章的《转让证明》、《专利代理委托书》，申请将涉案4项专利的申请人从原告变更为被告翔亮公司。2015年3月26日，中国国家知识产权局出具《手续合格通知书》并公告。在涉案泵发明专利授权期间，2015年6月19日，林某某赴上海光华专利律师事务所参加过专利答复审查意见的讨论。2015年6月21日，马致腾向上海光华专利律师事务所律师发送电子邮件答复中国国家知识产权局审查意见并抄送林某某。2015年7月13日，林某某通过电子邮件向上海光华专利事务所陈述其专利答辩意见。
2016年6月13日，原告形成董事会一致决议：1、将原告经营场地回归到原告注册地，公司异地经营转移的与原告有关的文本资料、经营证照一并转回；2、自2016年7月1日起，原告公司经营的所有费用由股东上海携泓投资管理有限公司负责，产品销售由马致腾负责，产品技术质量由林某某负责；3、将涉案4项专利权在5个工作日内无条件、合法地转回到原告名下。就该决议，姜某某、林某某、马致腾三位均签字确认。
2016年12月2日，查询最高人民法院失信被执行人名单信息，有若干条有关上海汇洋机械制造有限公司、姜某某的查询结果。
2013年12月6日、2016年1月6日、2016年3月15日，分别进行了原告保险柜内物品清点、因员工离职而进行工作交接、公章移交给被告马致腾等清点移交工作。2015年3月涉案4项专利权从原告名下转移到被告翔亮公司名下期间，姜某某所代表的股东停止了对原告的投资，且姜某某失去了联络，原告公章须经过林某某和马致腾的同意方可使用。
以上事实由双方提交的原告公司章程、2016年6月13日董事会决议、涉案专利申请书及公告、被告翔亮公司设立的批准证书、(2017)沪卢证经字第431号公证书、林某某签署的两份专利权转让书、物品交接清单、企业公示信息及被执行人查询信息以及庭审笔录为证。
本院认为，本案实质上为姜某某、林某某、马致腾三方以各自代表的经济实体在中国进行合资过程中产生的纠纷，其中姜某某方负责提供资金，林某某方负责生产，马致腾方负责销售，各方之间通过原告公司章程约定了利润分配比例，涉案4项中国专利包括1项发明和3项实用新型，马致腾和林某某为涉案发明专利技术的发明人，原告以涉案专利技术制造专利产品并销售。林某某于2011年12月16日、2012年1月18日分别签署的两份英文版本的专利转让协议是真实的，在林某某和SSIG之间具有法律效力，林某某辩称其在不了解该等文件英文原意的情况下签署，意思表示不真实，本院不予采纳。该两份英文转让协议的内容是针对涉案泵发明获得美国专利商标局签发的许可号为546.996的在美国以外国家和地区申请专利的权益以及在中国国家知识产权局进行PCT申请的申请数据号为PCT/CN2011/084449项下林某某的所有权益，对原告不具约束力，且仅涉及涉案4项专利中的泵发明专利，不涉及其他3项实用新型专利。被告马致腾亲自办理了以原告名义申请涉案4项专利的手续，明确原告为涉案4项专利的申请人，即自认原告为涉案4项专利在授权之后成为专利权人。被告辩称原告仅为名义申请人，涉案4项专利权属于SSIG所有，这既无各方之间的明确约定，又与三方之间以涉案专利技术制造、销售专利产品并分配利润的合资内容不符，本院不予采纳。被告辩称，涉案4项专利权的转让不属于应由董事会决议的重大事项，且征得了林某某和马致腾的同意，转让行为合法。本院认为，被告翔亮公司为被告马致腾代表的SSIG在中国设立的全资子公司，与被告马致腾利益一致，且被告翔亮公司取得涉案4项专利权并未支付任何转让对价，我国公司法第一百四十八条规定，董事、高级管理人员不得违反公司章程的规定或者未经股东会、股东大会的同意，与本公司订立合同或者进行交易。被告马致腾实施的将涉案4项专利权无偿转让给其代表的SSIG在中国设立的被告翔亮公司，未经原告股东会或者董事会的同意，违反了我国公司法第一百四十八条规定，其行为应属无效。被告辩称，因姜某某方无能力继续对原告继续投资，被告翔亮公司被迫自行投资制造、销售涉案专利产品，因此取得涉案4项专利权合法。本院认为，各方之间的合资纠纷并非本案审理范围，在原告尚未清算或者另行约定由被告马致腾先行取回合资资产中的无形资产的情况下，被告马致腾自行转移合资项目下的涉案4项专利权，损害了林某某方以及姜某某方所代表的股东利益，其行为不具备正当性，被告翔亮公司取得涉案4项专利权并非善意第三人，涉案4项专利权应由被告负责变更登记至原告，恢复原状。被告马致腾辩称其无法代表SSIG、无法代表被告翔亮公司作出转回涉案4项专利权的意思表示，本院不予采纳。
综上，依照《中华人民共和国公司法》第一百四十八条第(四)项、《中华人民共和国专利法》第十条第三款、《中华人民共和国合同法》第五十二条第(三)项的规定，判决如下：
一、原告上海瑞斯凯赛医疗器械有限公司转让专利号为ZLXXXXXXXXXXXX.7泵、ZLXXXXXXXXXXXX.X安全阀、ZLXXXXXXXXXXXX.X风罩、ZLXXXXXXXXXXXX.9压缩机的气缸结构等四项专利权至被告翔亮贸易(上海)有限公司名下的转让行为无效；
二、被告翔亮贸易(上海)有限公司在本判决生效之日起三十日内办理专利号为ZLXXXXXXXXXXXX.7泵的发明专利权变更登记至原告上海瑞斯凯赛医疗器械有限公司名下的手续；
三、被告翔亮贸易(上海)有限公司在本判决生效之日起三十日内办理专利号为ZLXXXXXXXXXXXX.X安全阀的实用新型专利权变更登记至原告上海瑞斯凯赛医疗器械有限公司名下的手续；
四、被告翔亮贸易(上海)有限公司在本判决生效之日起三十日内办理专利号为ZLXXXXXXXXXXXX.X风罩的实用新型专利权变更登记至原告上海瑞斯凯赛医疗器械有限公司名下的手续；
五、被告翔亮贸易(上海)有限公司在本判决生效之日起三十日内办理专利号为ZLXXXXXXXXXXXX.9压缩机的气缸结构的实用新型专利权变更登记至原告上海瑞斯凯赛医疗器械有限公司名下的手续。
本案案件受理费3,200元，财产保全费30元，由被告RICKYZHI-TENGMA(中文名马致腾)、被告翔亮贸易(上海)有限公司负担。
如不服本判决，原告上海瑞斯凯赛医疗器械有限公司、被告翔亮贸易(上海)有限公司可在判决书送达之日起十五日内，被告RICKYZHI-
TENGMA(中文名马致腾)可在判决书送达之日起三十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于上海市高级人民法院。
审 判 长 商建刚
人民陪审员 张艳培
人民陪审员 胡正军
二〇一七年四月二十六日
书 记 员 钱 琼
附：相关法律条文
一、《中华人民共和国公司法》
第一百四十八条董事、高级管理人员不得有下列行为：
……
（四）违反公司章程的规定或者未经股东会、股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；
……
二、《中华人民共和国专利法》
第十条……
转让专利申请权或者专利权的，当事人应当订立书面合同，并向国务院专利行政部门登记，由国务院专利行政部门予以公告。专利申请权或者专利权的转让自登记之日起生效。
三、《中华人民共和国合同法》
第五十二条有下列情形之一的，合同无效：
……
（三）以合法形式掩盖非法目的；
……