上海知识产权法院
民 事 判 决 书
（2015）沪知民终字第57号
上诉人（原审原告）江苏通力达贸易有限公司。
法定代表人刘飘英。
委托代理人陶国南，上海申浩律师事务所律师。
被上诉人（原审被告）南通吉祥实业有限公司。
法定代表人刘世仁。
委托代理人宋小红，上海市中天阳律师事务所律师。
委托代理人黄唯吉，上海市中天阳律师事务所律师。
上诉人江苏通力达贸易有限公司（以下简称“江苏通力达公司”）为与被上诉人南通吉祥实业有限公司（以下简称“南通吉祥公司”）侵害商标权纠纷一案，不服上海市浦东新区人民法院（2014）浦民三（知）初字第737号民事判决，向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年5月18日公开开庭进行了审理，上诉人江苏通力达公司的委托代理人陶国南、被上诉人南通吉祥公司的委托代理人宋小红、黄唯吉到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
江苏通力达贸易有限公司在原审中诉称，江苏通力达公司系成立于2010年，以金属材料、建材等产品购销为经营范围的贸易公司。2013年4月13日，江苏通力达公司经张家港爱力星进出口有限公司依法转让取得注册号为XXXXXXX的“NUDO”注册商标专用权。该商标注册商品类别为第六类，核准使用的商品为未加工或半加工普通金属；金属建筑材料、铝塑板等商品，注册有效期限自2011年7月28日至2021年7月27日止。该注册商标经长期使用与宣传，在本行业具有一定的知名度，产品销售网络覆盖全国各地，销售量和市场占有率逐年稳定上升。2014年5月26日，南通吉祥公司未经许可在向上海海关报关出口至美国的铝塑复合板上使用了与江苏通力达公司注册商标近似的“NUDO”商标，严重侵犯了江苏通力达公司的注册商标专用权，故江苏通力达公司起诉至法院要求判令：1、南通吉祥公司立即停止生产和销售侵犯原告“NUDO”注册商标专用权的商品并销毁侵权商品；2、南通吉祥公司赔偿江苏通力达公司经济损失人民币（以下币种相同）20万元，其中包括江苏通力达公司为维权所付出的律师费3.5万元以及因向海关申请扣押南通吉祥公司货物而支付的10万元保证金的利息（该利息自2014年5月28日起计算至本案一审判决之日止，按中国人民银行同期存款利率计算）。
南通吉祥实业有限公司在原审中辩称：首先，南通吉祥公司生产的被诉侵权商品是接受美国NUDO公司授权委托而定牌加工交付的定作物，且加工的产品全部出口至美国，并不在国内进行销售，不会对国内公众产生混淆，故江苏通力达公司不存在任何损失。其次，美国NUDO公司授权南通吉祥公司使用的“NUDO”商标是该公司早在1996年即在美国合法注册的商标，核准使用的商品为第40类，与江苏通力达公司的注册商标亦不属于同种商品类别。再次，该商标系被原与美国NUDO公司有业务来往的张家港爱力星进出口有限公司在国内抢注后转让给江苏通力达公司的。因此，南通吉祥公司的定牌加工行为不构成商标侵权行为，请求法院驳回江苏通力达公司的全部诉讼请求。
原审法院经审理查明：1996年11月19日，注册于美国伊利诺州斯普林菲尔德市泰勒路XXX号的案外人NUDOPRODUCTS，INC.（以下简称“美国NUDO公司”）经美国专利商标局核准注册了“NUDO”文字商标，注册号为2，017，144号，核定使用的商品为第40类的定制室内外镶板，注册有效期自1996年11月19日经续展后至2016年11月19日止。2006年1月31日，该公司经美国专利商标局核准又注册了“POLY-
METAL”文字商标，注册号为3，052，232号，核定使用的商品为第6类的金属家装建筑材料，即室内镶板和室外镶板，不发光和非机械金属标志牌，以及第12类的栏板货厢式挂车部件，即铝制和高密度聚乙烯货物栏板，注册有效期自2006年1月31日至2016年1月31日止。
2011年7月28日，案外人张家港爱力星进出口有限公司经我国国家工商行政管理总局商标局核准注册了“NUDO”文字商标，注册号为第XXXXXXX号，核定使用商品为第6类中的未加工或半加工普通金属；钢管；金属建筑材料；金属轨道；钢丝；非电气金属电缆接头；金属垫圈；铝塑板；五金器具；金属容器，注册有效期自2011年7月28日至2021年7月27日止。2012年9月25日，该注册商标的注册人名称变更为张家港爱力星材料有限公司。2013年4月13日，该注册商标被依法转让给江苏通力达公司。
2013年1月18日，美国NUDO公司与南通吉祥公司签订《战略联盟倡议》1份，双方约定由美国NUDO公司授权被告使用其上述商标在中国制造产品并出口至美国，并在美国销售产品。该倡议书的有效期自2013年1月18日至2014年12月3日止。
2014年5月22日，南通吉祥公司将其生产的一批价值为131，812.70美元的铝塑复合板向上海外港海关报关出口至美国洛杉矶市。南通吉祥公司根据美国NUDO公司的要求，在该批铝塑复合板的包装膜上印有“NUDO”、“PolyMetal”等商标，以及美国NUDO公司的官方网址“www.nudo.com”。
2014年5月26日，由于江苏通力达公司已向我国国家海关总署就其“NUDO”注册商标进行了知识产权保护备案，上海海关据此向江苏通力达公司发送《确认知识产权侵权状况通知书》，要求江苏通力达公司在收到通知后三日内确认南通吉祥公司上述出口货物是否构成商标侵权并决定是否请求海关扣留货物。同年5月28日，江苏通力达公司向上海海关确认该货物侵犯其注册商标专用权，要求扣留该批货物并交纳保证金10万元。同年7月18日，上海海关以涉嫌侵犯江苏通力达公司的“NUDO”注册商标为由将南通吉祥公司上述报关出口的铝塑复合板予以扣留，并向江苏通力达公司发送沪关知字（2014）第111号《扣留侵权嫌疑货物通知书》。南通吉祥公司在向上海海关提交了美国NUDO公司在美国的商标注册证及授权南通吉祥公司使用商标的OEM声明书等材料后，上海海关于2014年8月29日向江苏通力达公司、南通吉祥公司发送《侵权嫌疑货物知识产权状况认定通知书》，该通知书中明确经该海关调查，不能认定被扣留的南通吉祥公司货物侵犯了江苏通力达公司的“NUDO”注册商标专用权，若自扣留侵权嫌疑货物之日起50个工作日内未收到人民法院协助执行通知的，将放行该些货物。虽然江苏通力达公司于2014年8月6日向原审法院提起本案诉讼，但由于江苏通力达公司未向原审法院提出财产保全申请，故上海海关于2014年9月30日解除了对南通吉祥公司上述货物的扣留。
原审法院另查明，江苏通力达公司为本案纠纷聘请律师而支付了律师费3.5万元。
原审法院认为，根据江苏通力达公司、南通吉祥公司的诉辩称意见，本案的争议焦点在于：一、江苏通力达公司是否享有涉案商标专用权；二、南通吉祥公司实施的被诉侵权行为性质是否属于涉外定牌加工行为；三、南通吉祥公司的行为是否构成商标侵权行为。原审法院对上述争议焦点评判如下：
一、关于江苏通力达公司是否享有涉案商标专用权
原审法院认为，根据《中华人民共和国商标法》第二条的规定：“国务院工商行政管理部门商标局主管全国商标注册和管理的工作。国务院工商行政管理部门设立商标评审委员会，负责处理商标争议事宜。”该法第三条还规定：“经商标局核准注册的商标为注册商标，商标注册人享有商标专用权，受法律保护。”江苏通力达公司的“NUDO”商标经我国商标局依法核准注册，该商标的原始注册人为张家港爱力星进出口有限公司，后经该公司转让，江苏通力达公司作为受让人，依法取得该注册商标的专用权，而且现该注册商标尚处于注册有效期内，应受到法律保护。关于南通吉祥公司辩称江苏通力达公司的注册商标抢注了美国NUDO公司的“NUDO”商标，原审法院认为，南通吉祥公司提出的该争议事项属于相关商标行政管理部门的职权范围，人民法院无权处理该项争议，南通吉祥公司可另行向有关行政管理部门申请处理。
二、关于南通吉祥公司实施的被诉侵权行为性质是否属于涉外定牌加工行为
原审法院认为，涉外定牌加工是国际加工贸易中的一种方式，是指境内加工方按照境外定作方要求将特定商标贴附于商品上，并将商品全部出口销售到境外的出口加工贸易方式。本案中，南通吉祥公司根据美国NUDO公司的委托加工生产铝塑复合板产品，并经美国NUDO公司的商标许可，在该些产品上使用该公司在美国注册的“NUDO”和“POLY-
METAL”商标。南通吉祥公司按约将其加工生产的上述产品全部销售往美国。由此可见，南通吉祥公司的行为性质应为涉外定牌加工行为。故江苏通力达公司关于南通吉祥公司的行为不属于涉外定牌加工行为的诉称意见，原审法院不予采纳。
三、南通吉祥公司的上述行为是否构成商标侵权行为
原审法院认为，商标，是一种用于商品上或者服务中的特定标识，消费者通过这种标识，识别或者确认该商品、服务的生产经营者和服务提供者。识别商品来源的功能是商标的基本功能和首要功能。只有当商品进入流通领域后，消费者才能凭借商标来区分不同商品的提供者，从而发挥商标的识别功能。由此可见，没有发挥商标识别功能、不能产生区分商品或服务来源的使用行为，并不构成商标性使用行为，亦就不应成为商标法规制的对象。因此，虽然被诉侵权商标与江苏通力达公司的注册商标构成近似，但判断本案南通吉祥公司的行为是否构成商标侵权的前提在于南通吉祥公司贴附授权商标的行为是否属于商标法意义上的商标使用行为，是否在中国境内发挥了商标的识别功能。
在本案中，南通吉祥公司接受美国NUDO公司的委托生产被诉侵权产品，并依据美国NUDO公司的授权在产品上标注该公司的商标，且所有产品均出口至美国，在中国境内并不进入市场流通领域，相关消费者在中国境内不可能接触到该产品，故不存在相关公众对被诉侵权产品与江苏通力达公司的产品产生混淆或误认的可能性。因此，被诉侵权产品上的商标在中国境内并不能实际发挥识别商品来源的功能，江苏通力达公司注册商标的识别功能亦不会因被诉侵权产品而受到破坏。也就是说，江苏通力达公司在国内的商品市场及其在国内享有的商标权利不会因此受到任何实质性的损害。因此，南通吉祥公司的行为不构成商标法意义上的商标使用行为，也就不构成对江苏通力达公司注册商标专用权的侵犯。
综上所述，原审法院依照《中华人民共和国商标法》第二条、第三条第一款、第五十七条第（二）项之规定，作出判决：驳回江苏通力达公司的全部诉讼请求。案件受理费4，300元，由江苏通力达公司负担。
原审判决后，江苏通力达公司不服判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决，依法改判支持江苏通力达公司在原审的诉讼请求。
上诉人江苏通力达贸易有限公司上诉称：1.南通吉祥公司没有取得美国NUDO公司就NUDO商标的授权，即便其获得授权，美国NUDO公司获得注册的NUDO商标为第40类的服务商标，不能用在被诉侵权的第6类商品上。由于涉外定牌加工中境外委托方必须是商标权利人，而美国NUDO公司并非商标权利人，因此，本案所涉生产行为并非涉外定牌加工行为。2.被诉侵权商品上使用的“NUDO”商标与江苏通力达公司的注册商标是相同的，而非原审法院认定的近似，在相同商品上使用相同商标的行为就是商标侵权行为。商标的识别功能不仅体现在消费流通环节，同样体现在商品的生产、进出口环节，原审法院认为被诉侵权产品未在中国进入流通领域，所贴附的商标未发挥识别商品来源功能而作出不侵权判定，将《商标法》对商标的保护范围狭窄化。由于南通吉祥公司未经江苏通力达公司的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，侵害了江苏通力达公司的商标专用权，请求本院撤销原审判决，依法改判支持江苏通力达公司在原审中的诉讼请求。
被上诉人南通吉祥实业有限公司辩称，被诉侵权的商品是受美国NUDO公司授权委托、按照美国NUDO公司的要求而定牌加工的产品，且全部出口到美国，并不在中国境内销售。因此，南通吉祥公司没有侵害江苏通力达公司的商标专用权。由于原审判决认定事实清楚、适用法律正确，请求驳回江苏通力达公司的上诉请求，维持原审判决。
本院经审理查明，原审法院认定事实属实，本院予以确认。
另查明，2014年6月23日，美国NUDO公司采购经理RichardE.High给南通吉祥公司发送的电子邮件载明：…南通吉祥公司已经得到美国NUDO公司的授权，在中国制造产品，并在这些产品上使用NUDO商标，并将产品出口给美国NUDO公司，以供在美国销售。这些产品不在中国销售，仅在美国销售。…美国NUDO公司对NUDO商标的商标权是基于其多年使用该商标。此外，美国NUDO公司拥有其NUDO商标在美国注册商标权，注册号为：2，017，144。
本院认为，综合当事人的诉辩主张和本院查明的事实，本案的争议焦点一为南通吉祥公司被诉侵权行为的性质是否为涉外定牌加工行为；争议焦点二为南通吉祥公司在被诉侵权商品上使用“NUDO”标识是否侵害了江苏通力达公司的注册商标专用权。
一、关于南通吉祥公司被诉侵权行为的性质是否为涉外定牌加工行为
江苏通力达公司认为，美国NUDO公司在第6类商品上并不享有“NUDO”商标的专用权，而涉外定牌加工中境外委托方必须是商标的权利人，因此，本案所涉被诉侵权行为并非涉外定牌加工行为。南通吉祥公司认为，被诉侵权的产品是受美国NUDO公司授权委托、按照美国NUDO公司的要求而定牌加工的产品，且全部出口到美国，并不在中国境内销售，因此，被诉侵权行为的性质属于涉外定牌加工。
本院认为，涉外定牌加工行为是指境内加工方按照境外定作方要求将特定商标贴附于加工产品，并将产品全部出口销售到境外的出口加工贸易方式。判断是否为涉外定牌加工行为须考量：定牌加工生产的产品是否全部交付境外委托方，不在中国境内销售；所贴附的商标是否具有合法授权。本案中，南通吉祥公司提交的证据证实，其是接受美国NUDO公司委托、按照美国NUDO公司的要求生产涉案被诉侵权产品的。所生产的产品均在美国销售，并不在中国地区销售。美国NUDO公司依法享有“NUDO”商标的注册商标专用权，并将“NUDO”商标授权给南通吉祥公司使用。虽然美国NUDO公司享有的“NUDO”注册商标为第40类的服务商标，但其核定使用范围为定制室内外镶板。《类似商品和服务区分表》就第40类商标的注释：“按分类的要求，只有在为他人进行处理或加工的情况下，商标才视为服务商标。根据分类同一要求，在某人将经过处理或加工的物质或物品进行交易的各种情况下，商标都被视为商品商标。”因此，美国NUDO公司有权将其享有的“NUDO”注册商标作为其镶板产品的商品商标使用。由于南通吉祥公司是基于美国NUDO公司的商标授权和加工委托，生产被诉侵权产品，并将加工生产的产品全部销往美国，因此，南通吉祥公司生产标注有“NUDO”商标的铝塑复合板产品的行为性质为涉外定牌加工。对于江苏通力达公司提出的南通吉祥公司的行为不属于涉外定牌加工行为的上诉意见，本院不予采纳。
二、南通吉祥公司在被诉侵权商品上使用“NUDO”标识是否侵害了江苏通力达公司的注册商标专用权
江苏通力达公司认为，被诉侵权商品上使用的“NUDO”商标与江苏通力达公司的注册商标是相同的，南通吉祥公司在同种商品上使用了与其注册商标相同的商标，构成商标侵权。
本院认为，根据《中华人民共和国商标法》第五十七条第（二）项之规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的行为，属于侵犯注册商标专用权的行为。但适用上述条款的前提是对标识的使用属于商标使用，如果对标识的使用并不属于商标使用，即便在相同商品上使用了相同标识，也不落入该条保护范围。根据《中华人民共和国商标法》第四十八条之规定，本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。可见，商品标识只有能够起到识别商品来源的作用时，才为商标使用行为。本案被诉侵权产品均在美国市场销售，在中国境内并不进入市场流通领域，因此，所贴附的“NUDO”标识，在中国境内并不具有识别商品来源的作用，故南通吉祥公司贴附“NUDO”标识的行为不属于商标使用行为，其没有侵害江苏通力达公司的注册商标专用权。
综上，原审法院认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。上诉人的上诉请求及其理由缺乏事实和法律依据，应予驳回。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项、第一百七十五条之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费人民币4，300元，由上诉人江苏通力达贸易有限公司负担。
本判决为终审判决。
审判长 寿仲良
审判员 吴盈喆
审判员 杨 韡
二〇一五年七月十五日
书记员 蔡 宇
附：相关法律条文
《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：
（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；
……。
第一百七十五条第二审人民法院的判决、裁定，是终审的判决、裁定。