广东省高级人民法院
民 事 判 决 书
（2013）粤高法民三终字第252号
上诉人（原审被告）：何维斌。
委托代理人：田春雷，北京盈科（上海）律师事务所律师。
被上诉人（原审原告）：广东万和新电气股份有限公司。住所地：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路**号。
法定代表人：卢础其，董事长。
委托代理人：何伟琪，广东海顺律师事务所律师。
委托代理人：梁少珊，广东海顺律师事务所律师。
第三人：上海多环油烟净化设备有限公司。住所地：上海市沪宜公路****号。
法定代表人：何维斌，总经理。
委托代理人：田春雷，北京盈科（上海）律师事务所律师。
上诉人何维斌因与被上诉人广东万和新电气股份有限公司（以下简称万和新公司）、第三人上海多环油烟净化设备有限公司（以下简称多环公司）实用新型专利实施许可合同纠纷一案，不服广东省佛山市中级人民法院（2011）佛中法知民初字第450号判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。
原审法院经审理查明：万和新公司和何维斌于2010年11月10日签订协议，何维斌作为甲方，将自己的专利号为ZL200620038722.7、ZL200420090383.8、ZL200520046567.9、ZL200620046835.1和ZL200820157307.2共五项专利权普通许可给万和新公司实施。授权使用期限为所涉专利的专利权剩余有效期。许可费及支付方式约定：⑴在协议签订生效之日起7个工作日内，乙方向甲方一次性支付第一年五项专利许可总费人民币39万元；第二年即2011年元月1日至2011年12月31日，五项专利许可总费为人民币100万元，分肆个季度支付，每季度末以前支付人民币25万元。支付方式以转账方式汇入专利权人指定的账号。⑵第三年即从2012年元月1日起以后至许可专利的有效年份按乙方油烟机（含乙方现生产销售的CXW-200-X07ACXW-200-X06DCXW-200-J07ACXW-200-J07D和在本许可专利权利要求覆盖范围内油烟机）实际生产量每台伍拾元向甲方交付许可费。结算付款为按季度结算（每季度完结后的15天内付款至甲方指定账号），每季度乙方将生产量报送甲方，甲方可指派人员到乙方生产厂（或OEM厂）监督验数，甲方所指派人员有权到乙方（或OEM厂）生产车间验数并有权查看乙方出库、销售等账目，乙方应完全配合，“如有实证明”（合同文本原文）乙方向甲方不报或少报生产量或阻拦甲方指派人员查数则视为乙方违约。双方在协议中还特别约定了：如果任何一方违约则向对方支付违约金为当年专利许可费的15%。双方在协议中约定了合同纠纷由万和新公司所在地有管辖权的人民法院管辖。双方同意甲方何维斌仅可以将协议涉及的专利权转让给多环公司，多环公司受让专利权后成为协议甲方，承接甲方在协议中的权利义务。协议于2010年11月10日双方签字、盖章后生效。许可协议签订后，万和新公司依约支付了第一年许可费39万元给何维斌。
2010年12月27日，国家知识产权局准予将ZL200520046567.9号专利的权利人自11月30日由何维斌变更为多环公司。
另查明，国家知识产权局的官方网站显示专利号为ZL200420090383.8的专利权于2010年12月1日公告，自2009年10月23日始因未缴年费终止。经查，该专利即为本案协议涉及的名称为“一种鼓风式双风道油烟净化机”的专利权。该专利的专利登记簿副本显示，年费缴纳至2009年9月22日，专利终止日期是2009年9月23日，终止原因是未按照期限缴纳或缴足年费和滞纳金。
另查明，多环公司在受让何维斌的专利权后，曾于2011年诉至上海市第二中级人民法院，请求法院判决万和新公司支付2011年第一季度和第二季度的五项实用新型专利许可费以及迟延履行违约金。该院作出（2011）沪二中民五（知）初字第81号民事判决，判决万和新公司支付除被公告无效的ZL200420090383.8号专利权之外的四项专利在2011年第一季度和第二季度普通实施许可使用费合计40万元；上海市高级人民法院作出（2012）沪高民三（知）终字第11号民事判决，维持原判。多环公司于2012年诉至上海市第二中级人民法院，请求法院判决万和新公司支付2011年第三季度的五项实用新型专利许可费以及迟延履行违约金。该院作出（2012）沪二中民五（知）初字第2号民事判决，判决万和新公司支付除被公告无效的ZL200420090383.8号专利权之外的四项专利在2011年第三季度的普通实施许可使用费20万元。上海市高级人民法院作出（2012）沪高民三（知）终字第64号民事判决，维持原判。多环公司于2012年诉至上海市第二中级人民法院，请求法院判决万和新公司支付2011年第四季度的五项实用新型专利许可费以及迟延履行违约金。该院作出（2012）沪二中民五（知）初字第41号民事判决，判决万和新公司支付除被公告无效的ZL200420090383.8号专利权之外的四项专利在2011年第四季度的普通实施许可使用费20万元。
2011年11月3日，万和新公司以何维斌为被告、以多环公司为第三人，以何维斌在明知其专利早已失效、终止的情况下，以欺诈手段与万和新公司签订专利许可协议并收取许可费，严重违反诚信原则，损害了万和新公司的合法权益和消费者利益为由，向广东省佛山市中级人民法院起诉，请求法院：（一）撤销万和新公司和何维斌双方在2010年11月10日签订的《专利普通实施许可协议》；（二）判令何维斌退回已收取的万和新公司的专利许可费39万元；（三）判令何维斌向万和新公司支付违约金12万元；（四）由何维斌承担本案的诉讼费用；（五）判令何维斌在《人民日报》主版公开向万和新公司及消费者赔礼道歉。在原审诉讼中，经法院行使释明权后，万和新公司将诉讼请求变更为：（一）判令何维斌退回已收取万和新公司的专利许可费39万元；（二）判令何维斌向万和新公司支付违约金12万元；（三）由何维斌承担本案的诉讼费用；（四）判令何维斌在《人民日报》主版公开向万和新公司及消费者赔礼道歉。
原审法院经审理认为：本案属于实用新型专利实施许可合同纠纷。对本案争议的主要问题，综合当事人的诉辩和已查明的事实，作以下认定：
关于原审法院应否审理本案的问题。上海市第二中级人民法院，上海市高级人民法院所审理的是何维斌许可实施的专利在2011年度第一季度、第二季度、第三季度、第四季度的使用费，万和新公司在本案主张的是返还协议签订时支付的第一年的费用39万元，两者的具体请求不同，原审法院可以受理本案。
万和新公司和何维斌于2010年11月10日签订的《专利普通实施许可协议》的效力问题。《专利普通实施许可协议》是万和新公司要求就何维斌拥有的“侧吸式单电机双风轮吸排油烟净化机”等五项专利权的专利实施许可等事宜达成的协议。其他四项包括因何维斌未按照期限缴纳年费而提前终止的专利号为ZL200420090383.8、名称为“一种鼓风式双风道油烟净化机”的专利权，以及“一种侧吸式双风道油烟净化机”、“一种用于酒店餐饮业及家庭厨房的卫生、防火型油烟净化机”和“一种网罩式双层结构的抽油烟机油烟分离器”。该协议没有违反法律、法规的强制性规定，是双方当事人的真实意思表示，合法有效。万和新公司认为因未缴年费而提前终止的ZL200420090383.8号专利技术是协议五项技术的核心，其无效导致整个协议目的无法实现。原审法院认为协议中并未约定将专利号为ZL200420090383.8、名称为“一种鼓风式双风道油烟净化机”的专利权设定为核心技术。且万和新公司并无进一步的证据证明被宣布无效的专利和其他四项专利之间不可分离，故原审法院不予采信专利号为ZL200420090383.8、名称为“一种鼓风式双风道油烟净化机”的专利为核心技术，该项专利的无效会导致协议整体无效的主张。该项专利的提前终止不影响协议中关于其他四项专利的条款的继续履行。
何维斌应否将已经收取的专利许可费39万元返还的问题。因2010年11月10日万和新公司和何维斌签订协议后，同年12月1日，中国国家知识产权局发布公告，通知ZL200420090383.8号专利因未缴年费于2009年10月23日终止。依据《中华人民共和国合同法》第三百五十一条规定：“让与人未按照约定转让技术的，应当返还部分或者全部使用费，并应当承担违约责任；……”因ZL200420090383.8号专利已终止，专利技术已进入公有领域，任何人均可使用，故何维斌就该技术要求万和新公司支付该项专利的许可费应予返还。因无明确证据证明协议中五项专利所占比重，原审法院按照五项专利比重相同的计算方法确认ZL200420090383.8号专利的许可费用为39万元／5=7.8万元，故何维斌应返还费用为7.8万元。万和新公司请求何维斌退回五项专利的全部实施许可费39万元，依据不足，原审法院不予支持。
关于何维斌是否存在违约行为的问题。《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十六条规定，专利实施许可合同让与人负有在合同有效期内维持专利权有效的义务，包括依法缴纳专利年费和积极应对他人提出宣告专利权无效的请求，但当事人另有约定的除外。本案中，何维斌作为实用新型专利实施许可合同让与人，负有按时缴纳专利年费的法定义务。而且，何维斌和万和新公司签订的协议的第1条约定：本专利的授权使用期限为本协议所涉专利的专利权剩余有效期。根据协议的整体目的，何维斌应按时交纳年费，维持包括ZL200420090383.8号专利在内的五项专利在法定期限内有效。但是何维斌并未尽到注意义务，导致ZL200420090383.8号专利在法定十年有效期届满前，因未及时交纳年费而提前终止，导致协议中关于ZL200420090383.8号专利的条款订立协议目的无法实现，因此何维斌对协议无法全部履行的结果存在一定的过错，存在违约行为。
关于何维斌存在违约行为所应承担法律责任的问题。根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条的规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。何维斌一方履行和万和新公司的协议义务不符合约定，应当承担相应的违约责任。协议第6条约定：双方承诺严格履行上述约定内容，甲方如有违反，同意支付给乙方违约金为当年专利许可费的百分之拾伍，乙方如有违反，同意支付给甲方违约金为当年专利许可费的15%。因何维斌违约导致提前终止的一项专利许可费是7.8万元，故何维斌应支付的违约费用为7.8万元×15%=1.17万元。
至于万和新公司要求何维斌在《人民日报》主版公开向万和新公司和消费者赔礼道歉于法无据，原审法院不予支持。
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第三百五十一条，《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十六条的规定，原审法院判决：一、何维斌应于判决发生法律效力之日起十日内，返还广东万和新电气股份有限公司专利号为ZL200420090383.8、名称为“一种鼓风式双风道油烟净化机”的专利权实施许可费人民币78000元；二、何维斌应于判决发生法律效力之日起十日内，支付广东万和新电气股份有限公司违约金人民币1.17万元；三、驳回广东万和新电气股份有限公司的其他诉讼请求。当事人如果未按判决指定期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费人民币8900元，由万和新公司负担7335元，何维斌负担1565元。
上诉人何维斌不服原审判决，向本院提起上诉，请求：（1）撤销原审判决第一项、第二项；（2）改判驳回万和新公司的全部诉讼请求；（3）本案一、二审诉讼费用由万和新公司负担。事实和理由如下：（1）何维斌无需返还专利实施许可费人民币7.8万元。双方在《专利普通实施许可协议》中约定的“第一年五项专利许可总费人民币叁拾玖万元”实际上为万和新公司赔偿2010年以前侵犯何维斌第200620038722.7号专利的赔偿费用，并未包含第200420090383.8号专利的使用费。依据专利法第47条的规定，宣告专利权无效的决定对已经履行的专利实施许可合同不具有溯及力，该条适用于本案第200420090383.8号专利被公告终止的情形。且该技术进入了公共领域之后，万和新公司仍有权使用。（2）何维斌无需支付1.17万元的违约金。由上海市第二中级人民法院判决的，上海市高级人民法院维持的在先生效判决已经认定双方均违反合同约定，应各自承担相应的违约责任，两相抵消，何维斌无需支付违约金。一审判决只认定了何维斌没有维持相关专利的有效性属于违约，但是并没有认定万和新公司未依约支付相应使用费属于违约行为。（3）一审法院适用法律错误。根据特别法优于普通法的法律适用原则，一审法院不适用《中华人民共和国专利法》，而选择适用《中华人民共和国合同法》第三百五十一条的规定判决返还许可费错误。
被上诉人万和新公司答辩称：（1）何维斌应返还专利实施许可费。根据双方签订的《专利普通实施许可协议》第5条的约定，该39万元是2010年的专利许可使用费，而非赔偿款。专利法第47条除规定被宣告无效的专利权视为自始即不存在外，还规定了专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。依照前款规定不返还专利侵权赔偿金、专利使用费、专利权转让费，明显违反公平原则的，应当全部或者部分返还。本案中万和新公司对已经无效的专利支付许可费属于显失公平，何维斌应退还许可费。（2）何维斌应支付违约金。本案审理的是2010年的许可费问题，在2010年，万和新公司完全依据《专利普通实施许可协议》的约定履行了支付39万元许可费的义务，没有违约行为，相反，何维斌未尽注意义务，导致第200420090383.8号专利在有效期届满前因未及时缴纳年费而提前中止而使双方之间的合同目的无法实现，何维斌存在违约行为，应承担相应的违约责任。本案的诉讼请求与上海各案的诉讼请求不一样，并不是重复诉讼，也不存在判决结果冲突的问题。（3）本案适用法律正确。无论是适用特别法《中华人民共和国专利法》还是适用《中华人民共和国合同法》，因何维斌存在违约行为，故承担相应责任是必然的。综上所述，请求驳回上诉，维持原判。本案诉讼费由何维斌承担。
本院经审理查明，原审法院查明的事实基本属实，本院予以确认。
另查明，（2012）沪高民三（知）终字第11、64号民事判决以及（2012）沪二中民五（知）初字第41号民事判决认定，双方在履行《专利普通实施许可协议》时，万和新公司迟延支付2011年专利实施许可费的行为和何维斌、多环公司未提供有效的第200420090383.8号专利的行为均属违约，且后者违约在先。万和新公司以何维斌、多环公司违约在先抗辩其迟延支付专利实施许可费的理由成立。
本院认为：本案为实用新型专利实施许可合同纠纷。根据当事人上诉及答辩的意见，二审诉讼争议焦点是：（1）何维斌应否向万和新公司承担返还专利实施许可费7.8万元以及支付违约金的责任；（2）本案与（2012）沪高民三（知）终字第11、64号民事判决以及（2012）沪二中民五（知）初字第41号民事判决是否属于重复诉讼。
一、关于是否重复诉讼问题。
上海市第二中级人民法院和上海市高级人民法院审理的是多环公司请求法院判令万和新公司向其支付何维斌许可实施的专利在2011年度第一季度、第二季度、第三季度、第四季度的许可费，以及由万和新公司承担延迟履行的违约责任。而本案万和新公司主张的是何维斌未能依约交付有效专利的违约责任以及返还协议签订时万和新公司向何维斌支付的被合约称为“第一年”的许可费。两者诉讼标的不同。何维斌关于上海市第二中级人民法院一审判决和上海市高级人民法院终审判决已经认定何维斌和万和新公司承担相应的违约责任，本案属重复诉讼的主张，缺乏事实依据，本院不予支持。
二、关于何维斌应否向万和新公司承担返还专利实施许可费7.8万元以及支付违约金责任的问题。
（一）关于本案合同的效力。《中华人民共和国合同法》第三百四十四条规定：“专利实施许可合同只在该专利权的存续期间内有效。专利权有效期限届满或者专利权被宣布无效的，专利权人不得就该专利与他人订立专利实施许可合同”。该款规定中的“专利实施许可合同只在该专利权的存续期间内有效”是指只有在专利权有效期限内或者专利权被宣布无效之前所签订的专利实施许可合同才能被认定为有效。而对于“专利权有效期限届满或者专利权被宣布无效的，专利权人不得就该专利与他人订立专利实施许可合同”的真实含义，应该结合《中华人民共和国专利法》的相关规定来予以确认。该法第四十七条第一、二款规定：“宣告无效的专利权视为自始即不存在。宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿”。将上述相关法规综合起来进行理解，可以看出虽然宣告无效的专利权视为自始即不存在，但是在专利权被宣告无效之前签订的专利实施许可合同仍然有效。可见，只有在专利权人明知其专利权有效期限届满或者专利权已经被宣布无效之后，仍然与他人订立专利实施许可合同的，才属于违反三百四十四条中“专利权人不得就该专利与他人订立专利实施许可合同”这一强制性规范的行为。根据《中华人民共和国合同法》第五十二条关于“违反法律、行政法规的强制性规定”的合同无效的规定，应当认定实施了这一行为的专利权人与他人订立的专利实施许可合同无效。另外，这里“专利权有效期届满”既指专利法所规定的发明专利权二十年期限，实用新型专利权和外观设计专利权十年期限届满的情形，也指专利权因没有按照规定缴纳年费而被国务院专利行政部门公告终止的情形。
关于因未缴纳年费而导致专利权被国务院专利行政部门公告终止时间的认定。《中华人民共和国专利法》第四十四条第一款规定：“有下列情形之一的，专利权在期限届满前终止：（一）没有按照规定缴纳年费的。……专利权在期限届满前终止的，由国务院专利行政部门登记和公告”。《中华人民共和国专利法实施细则》第九十八条规定：“授予专利权当年以后的年费应当在上一年度期满前缴纳。专利权人未缴纳或者未缴足的，国务院专利行政部门应当通知专利权人自应当缴纳年费期满之日起6个月内补缴，同时缴纳滞纳金……期满未缴纳的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止”；第六条第二款规定：“……当事人因其他正当理由延误专利法或者本细则规定的期限或者国务院专利行政部门指定的期限，导致其权利丧失的，可以自收到国务院专利行政部门的通知之日起2个月内向国务院专利行政部门请求恢复权利。”根据该等法律法规规定，国务院专利行政部门在6个月滞纳期结束之后通知专利权人“权利终止”，属于终止程序的启动，此时专利权人仍然享有恢复权利请求权。只有在国务院专利行政部门依照《中华人民共和国专利法》第四十四条的规定公告专利终止时，才属于权利不可恢复的终止。从本案事实来看，虽然专利权人何维斌从2009年9月23日开始未缴纳200420090383.8号专利的年费，但其此时仍享有6个月的滞纳期限，以及在滞纳期限届满后，收到国务院专利行政部门的通知之日起2个月的“权利恢复期”。在专利费滞纳期限和专利权利恢复期内，未经何维斌许可，任何人均不得实施该专利，何维斌对该专利仍然拥有专用权。在权利恢复期结束后，国务院专利行政部门在专利公报上正式公告本案专利权终止的，即国家知识产权局网站登载的“法律状态公告日”2010年12月1日，才属于本案200420090383.8号专利的不可恢复的终止日。由于本案专利实施许可合同签订日2010年11月10日，早于国务院专利行政部门终止本案专利的公告日2010年12月1日，在双方合同签订之日，本案专利权处于可以恢复状态，何维斌仍享有恢复本案专利权的权利以及仍然对该专利拥有专有权。此时何维斌与万和新公司签订专利实施许可合同，不属于《中华人民共和国合同法》第三百四十四条所规定的“专利权有效期届满”情形，不违反这一强制性规定，因此何维斌许可该项专利的行为与许可其他四项专利的行为一样，均属有效合同行为。
（二）关于何维斌的违约责任。《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十六条规定：“专利实施许可合同让与人负有在合同有效期内维持专利权有效的义务，包括依法缴纳专利年费和积极应对他人提出宣告专利权无效的请求，但当事人约定的除外”。本案中，何维斌作为实用新型专利实施许可合同让与人，负有按时缴纳专利年费的法定义务。在万和新公司已经依约履行支付2010年专利实施许可费义务的情况下，何维斌未能保证ZL200420090383.8号专利持续有效，何维斌的行为构成对该部分协议的违约。《中华人民共和国合同法》第三百四十二条规定：“技术转让合同包括专利权转让、专利申请权转让、技术秘密转让、专利实施许可合同。技术转让合同应当采用书面形式”。第三百五十一条规定：“让与人未按照约定转让技术的，应当返还部分或者全部使用费，并应当承担违约责任；实施专利或者使用技术秘密超越约定的范围的，违反约定擅自许可第三人实施该项专利或者使用该项技术秘密的，应当停止违约行为，承担违约责任；违反约定的保密义务的，应当承担违约责任”。上述法条中“转让技术”包含专利实施许可行为。“让与人”包含专利实施许可合同的许可人。本案何维斌未按照专利实施许可合同提供有效的ZL200420090383.8号专利，应当返还该部分使用费，并应当承担违约责任。原审法院在无证据证明每项专利各自许可使用费的情况下，按照五个专利许可使用费相同的原则，分别计算出每个专利各自的许可使用费，判决何维斌返还7.8万元并无不当。《中华人民共和国合同法》第一百一十四条规定：“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法”。双方当事人在本案专利实施许可合同中约定了支付违约金的违约责任承担方式，何维斌在构成部分违约的情况下，应当对部分违约承担支付相应违约金的责任。原审法院依照双方协议对于违约金的约定，判令何维斌支付违约金1.17万元亦无不当，本院予以维持。何维斌上诉主张合同约定的许可费实际上是万和新公司因侵犯其专利向其支付的赔偿费用，该主张因无足够证据予以证明，本院不予支持。
综上所述，上诉人何维斌的上诉请求与理由缺乏事实和法律依据，应予驳回。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
本案二审案件受理费2042元，由上诉人何维斌负担。何维斌已向本院预交二审案件受理费8900元，由本院退回6858元。
本判决为终审判决。
审 判 长 张学军
代理审判员 肖少杨
代理审判员 欧阳昊
二〇一四年六月十八日
书 记 员 关燕玲