中华人民共和国北京市高级人民法院
行 政 判 决 书
（2014）高行（知）终字第2395号
上诉人（原审原告）G·D·西尔有限公司，住所地美利坚合众国纽约州纽约市第42街东235号。
法定代表人J·迈克尔·迪克森，总法律顾问。
委托代理人邵伟，北京市永新智财律师事务所律师。
委托代理人过晓东，男，永新专利商标代理有限公司专利代理人。
被上诉人（原审被告）中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会，住所地中华人民共和国北京市海淀区北四环西路9号银谷大厦10-12层。
法定代表人葛树，副主任。
委托代理人王冬。
委托代理人刘亚。
原审第三人北京普禄德医药科技有限公司，住所地中华人民共和国北京市北京经济技术开发区科创十四街99号33幢D601室。
法定代表人王志岩，董事长。
委托代理人曹津燕，女，1965年9月18日出生，北京瑞恒信达知识产权代理事务所专利代理人。
委托代理人候淑红，女，1981年8月16日出生，北京瑞恒信达知识产权代理事务所专利代理人。
上诉人G.D.西尔有限公司（简称西尔公司）因发明专利无效行政纠纷一案不服中华人民共和国北京市第一中级人民法院（简称北京市第一中级人民法院）（2014）一中知行初字第1856号行政判决，向本院提起上诉。本院2014年7月24日受理本案后，依法组成合议庭，并于2014年10月9日公开开庭进行了审理。上诉人西尔公司的委托代理人邵伟、过晓东，被上诉人中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）的委托代理人王冬、刘亚，原审第三人北京普禄德医药科技有限公司（简称普禄德公司）的委托代理人曹津燕、侯淑红到庭参加了本案诉讼。本案现已审理终结。
北京市第一中级人民法院查明：本案涉及优先权日为1998年11月30日，申请日为1999年11月30日，授权公告日为2004年6月23日，专利号为99802185.7号、名称为“塞内昔布组合物”的发明专利（简称本专利）。专利权人原为G.D.西尔公司，2012年9月7日经核准变更为本案上诉人西尔公司。本专利授权公告的权利要求书共二十四项权利要求，其中权利要求1-4、19-22分别为：
“1、一种药物组合物，包括一个或多个分离的固体形式的可口服释放的剂量单位，每个剂量单位包含10mg到1000mg的塞内昔布颗粒与一种或多种可药用赋形剂的致密混合物，所述塞内昔布粒度的分布使得所述颗粒最大范围的D90低于200μm。
2、权利要求1的组合物，其中所述颗粒最大范围的D90低于100μm。
3、权利要求2的组合物，其中所述颗粒最大范围的D90低于40μm。
4、权利要求3的组合物，其中所述颗粒最大范围的D90低于25μm。
19、权利要求15的组合物，其中(a)中所述稀释剂包括乳糖；(b)中所述崩解剂包含交联的羧甲基纤维素钠；和(c)中所述粘合剂包含聚乙烯吡咯烷酮。
20、权利要求19的组合物，其中进一步包括包含十二烷基硫酸钠的湿润剂。
21、权利要求19的组合物，其中进一步包含硬脂酸镁的润滑剂。
22、权利要求19的组合物，其中进一步包括包含十二烷基硫酸钠的湿润剂和包括包含硬脂酸镁的润滑剂。”
本专利说明书中记载有“本发明组合物的塞内昔布颗粒大小分布是其最大范围颗粒的D90小于约200μm，优选小于约100μm，更优选小于约75μm，甚至更优选小于约40μm，并且最优选小于约25μm。按照本发明的实施方案，塞内昔布颗粒径的减少通常改善塞内昔布的生物利用度”。
针对本专利，普禄德公司于2012年6月6日向专利复审委员会提出了无效宣告请求，并同时提交了九份证据，其中证据1为A.Karim等人，SC-58635（celecoxib）：Ahighlyselectiveinhibitorofcyclooxygenase-2disp-
ositionkineticsinmanandidentificationofitsmajorCYP450isozymeinits×××，1997AAPSAnnualmeetingcontributedPapersabstracts，abstractno．3469，复印件共5页，相关部分的译文2页。该证据公开了以胶囊形式存在的塞内昔布剂量单位，即300mg的塞内昔布胶囊。
证据2为奚念朱主编《药剂学》第三版，人民卫生出版社出版，1995年1月第3版第18次印刷，封面页、书名页、版权页、说明页、第16、23、237、259、261、437页，复印件共10页。该证据公开了对于难溶性药物而言减小粒径是增加药物溶解度、提高药物的吸收的有效措施，并公开了对某些具体药物的粒径与吸收之间关系的研究。
专利复审委员会于2012年12月21日举行了口头审理，在口头审理过程中明确了普禄德公司提起本案无效请求的范围和理由，包括本专利权利要求4相对于证据1和证据2的结合不具备创造性这一无效理由。
2013年6月17日，专利复审委员会作出第20750号无效宣告请求审查决定（简称第20750号决定）。该决定认为：
证据1公开的技术方案与本专利权利要求1的技术方案相比，二者的区别特征在于：（1）证据1没有公开塞内昔布颗粒与药用赋形剂形成致密混合物；（2）证据1没有公开塞内昔布粒度分布的D90范围。对于区别特征（1），在制备包含活性成分和赋形剂的药物组合物过程中，将活性成分与赋形剂通过制剂手段形成诸如颗粒的致密混合物以形成剂量单位或便于后续制剂操作是本领域的常规技术手段，其对于本领域技术人员来说是显而易见的；对于区别特征（2），根据本专利说明书记载，该区别特征所实际解决的技术问题是减小塞内昔布的粒径以提高其生物利用度。但是证据2已经启示难溶性药物可以通过降低粒径来增加药物溶解度，提高药物的吸收。而且权利要求1未限定塞内昔布粒径的下限，所表示的含义即是可以尽可能地降低塞内昔布的粒径，这与证据2的启示一致。因此，虽然证据2没有公开塞内昔布的粒径分布，但是本领域技术人员根据证据2所给出的技术启示，有动机根据证据1的教导在制备包含活性成分和赋形剂的药物组合物过程中，通过常规技术降低塞内昔布的粒径来增加药物溶解度，提高其吸收，其中并不存在技术上的困难。因此，权利要求1的技术方案相对于证据1和证据2来说是显而易见的，不具备创造性。
权利要求2-4的附加技术特征对塞内昔布的粒度分布做了进一步限定，基于评述权利要求1的理由，权利要求2-4也不具备创造性。
权利要求5-12的附加技术特征进一步限定了组合物相对于塞内昔布口服释放溶液的生物利用度，但是该相对生物利用度仅是评价组合物的吸收程度，其对请求保护的组合物的限定并没有体现出对药物组合物的组成、含量和/或结构等特征产生了何种影响，因此在其引用的权利要求不具备创造性的情况下，权利要求5-12也不具备创造性。
权利要求13对剂型作了进一步的限定，权利要求14进一步限定了赋形剂，然而上述附加技术特征涉及的胶囊己经在证据1中公开，对于证据1没有提到的“片剂、丸剂、锭剂、香囊或香锭”以及赋形剂“稀释剂、崩解剂、粘合剂、湿润剂和润滑剂”均是本领域技术人员的常规选择，因此在其引用权利要求不具备创造性的基础上，权利要求13-14不具备创造性。
至于权利要求15-22，其附加技术特征已分别被证据7所公开，辅料的用量也能够根据证据7所公开的用量进行选择，在其引用的权利要求不具备创造性的情况下，权利要求15-22也不具备创造性。
对于权利要求23和权利要求24，证据1已经公开了包含塞内昔布的药物组合物可用于制备适合用环加氧酶-2抑制剂治疗的内科疾病的治疗和/或预防的药物的用途，并且本领域技术人员在证据1教导了塞内昔布可用作抗炎剂的基础上，容易想到将其用于治疗常见炎症；也容易想到将其用于治疗由于炎症所导致的疼痛。因此在权利要求1-22的组合物不具备创造性的情况下，权利要求23和权利要求24也不具备创造性。
据此，专利复审委员会认为本专利不具备1993年实施的《中华人民共和国专利法》（简称1993年《专利法》）第二十二条第三款的规定，决定宣告本专利无效。
西尔公司不服第20750号决定，向北京市第一中级人民法院提起诉讼。
原审诉讼中，西尔公司提交了在无效程序中各方当事人向专利复审委员会提交的如下证据：
1、MiloGibaldi，《×××andClininclPharmacokinetics》（1991年第四版），封面页、书名页、第52页，复印件共3页，相关部分译文3页，用以证明粒径的减小并不一定必然导致生物利用度的提高；
2、中华人民共和国卫生部药典委员会编，《中华人民共和国药典》（1995年版），书名页、版权页、凡例页、第XV页、附录6、附录11，复印件共6页，用以证明可药用的颗粒的最大尺寸为2000μm；
3、JULIANH.FINCHER，“ParticleSizeofDrugsandItsRelationshiptoAbsorptionandActivity”，JournalofPharmaceuticalSciences，第57卷第11期，1968年，封面页、1825页-1835页，复印件共12页，相关部分中文译文1页，用以证明粒径降低可能导致毒性效应，因此不必然导致有效生物利用度的提高。
原审庭审中，西尔公司明确表示在本专利权利要求1不具备创造性的情况下，对权利要求2-18、23-24不具备创造性不持异议，放弃关于专利复审委员会在无效决定中仅泛泛地得出权利要求2-24都不具备创造性的结论，而没有逐一评价各个权利要求的技术特征，属于违反法定程序这一诉讼主张。西尔公司另主张，专利复审委员会在无效审查过程中引入权利要求1相对于证据1和证据2的结合不具备创造性以及证据1和证据2结合常规技术手段评价权利要求1创造性的无效理由，违反了请求原则，属程序违法。
北京市第一中级人民法院认为：
一、本案的法律适用问题
2008年12月27日修改的《中华人民共和国专利法》（简称2009年《专利法》）已于2009年10月1日起施行，本专利申请时间处于1993年《专利法》施行期间，而本案审理时间处于2009年专利法施行期间，根据《中华人民共和国立法法》第八十四条的规定，本案应适用1993年《专利法》进行审理。
二、第20750号决定的程序是否合法
西尔公司主张专利复审委员会在审查过程中引入权利要求1相对于证据1和证据2的结合不具备创造性以及证据1和证据2结合常规技术手段评价权利要求1创造性的无效理由，违反了请求原则，属程序违法。在无效审查阶段，专利复审委员会已经明确告知了西尔公司关于本案的无效范围和理由，其中包括本专利权利要求4相对于证据1和证据2的结合是否具备创造性这一无效理由，而权利要求4是权利要求3的从属权利要求，权利要求3是权利要求2的从属权利要求，权利要求2是权利要求1的从属权利要求，由权利要求2-4的记载可以看出，权利要求2-4仅仅是在权利要求1的基础上进一步降低了颗粒最大范围的D90，而在审查权利要求4相对于证据1和证据2的结合是否具备创造性时，不可避免地要对权利要求1相对于证据1和证据2的结合是否具备创造性作出评价，因此，专利复审委员会在第20750号决定中对权利要求1相对于证据1和证据2是否具备创造性进行审查并无不当。此外，在具体评述中所称的“常规技术”仅仅是专利复审委员会在对针对无效请求人提出的无效理由是否成立进行审查时的内心确认及技术性判断，相当于认定公知常识，其并未引入新的证据，也未超出无效请求人的无效范围和理由。综上，西尔公司关于第20750号决定违反请求原则，属程序违法的诉讼主张缺乏事实及法律依据，对此不予支持。
三、本专利是否具备创造性
1993年《专利法》第二十二条第三款规定，创造性，是指同申请日以前的已有技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步。
证据1公开了300mg的塞内昔布胶囊剂型这一技术方案，而该证据中涉及的有关药物的药代动力学的实验内容与本专利的发明内容并无直接关联，因此可以作为现有技术评价本专利的创造性。将证据1公开的技术方案与本专利权利要求1的技术方案相比，二者的区别特征在于，（1）证据1没有公开塞内昔布胶囊中含有药用赋形剂并形成致密混合物；（2）证据1没有公开塞内昔布粒度分布指标D90及其范围。对于区别特征（1），在制备药物如胶囊剂型的过程中添加赋形剂是常规技术手段，同时在制备包含活性成分和赋形剂的药物组合物过程中，获得两者的致密混合物是常规要求，本领域技术人员能够通过常规的技术手段来达到；对于区别特征（2），根据本专利说明书记载，该区别特征所实际解决的技术问题是通过减小塞内昔布的粒径以提高其生物利用度。证据2第237页及第437页公开了对于难溶性药物而言减小粒径是增加药物溶解度、提高药物的吸收的有效措施，并公开了对某些具体药物的粒径与吸收之间关系的研究。因此证据2已经给出了对于难溶性药物可以通过降低粒径来增加药物溶解度，提高药物的吸收的技术启示。而塞内昔布本身具有难溶性的特点，本领域技术人员根据证据2的启示容易想到通过减小塞内昔布的粒径以提高其生物利用度。虽然，证据2没有公开塞内昔布的粒度分布，也没有公开采用粒度分布指标D90及其范围。但是在上述证据2给出的技术启示的基础上，本领域技术人员在通过减少塞内昔布的粒径以提高其生物利用度时，容易通过常规实验进行验证分析，根据所要达到的效果而易于想到选择常规的粒度分布指标如D90，并确定其范围。因此，本专利权利要求1的技术方案相对于证据1和证据2来说是显而易见的，不具备1993年《专利法》第二十二条第三款规定的创造性。
鉴于西尔公司明确表示在本专利权利要求1不具备创造性的情况下，对权利要求2-18、23-24不具备创造性不持异议，因此，本专利权利要求2-18、23-24亦不具备1993年《专利法》第二十二条第三款规定的创造性。
本专利权利要求19是权利要求15的从属权利要求，对稀释剂、崩解剂和粘合剂的种类进行了限定，权利要求20-22是权利要求19的从属权利要求，进一步限定了权利要求19的组合物中包括的特定润湿剂和/或特定的润滑剂，但稀释剂、崩解剂、粘合剂、润滑剂是片剂、胶囊剂中的常规辅料，本领域技术人员可以根据具体情况进行选择，无须付出创造性劳动。虽然本专利说明书中给了相关的制备例，但并没有表明添加上述辅料获得了预料不到的技术效果，因而不能为上述权利要求的技术方案带来创造性。因此，在所引用的权利要求不具备创造性的情况下，权利要求19-22也不具备创造性，不符合1993年《专利法》第二十二条第三款规定的创造性。
综上，北京市第一中级人民法院依照修改前的《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（一）项之规定，判决：维持专利复审委员会作出的第20750号决定。
西尔公司不服原审判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决和专利复审委员会第20750号决定。其主要上诉理由是：1、第20750号决定违反法定程序。无效请求人普禄德公司在提出无效申请时，并未主张本专利权利要求1不具有创造性的理由，专利复审委员会对此进行审理并作出决定的行为违反了请求原则和听证原则。专利复审委员会第20750号决定和原审判决在对本专利权利要求1的创造性进行评价时，依据的是“证据1+证据2+常规技术手段（针对赋形剂）+常规技术（针对‘低于’）”的组合方式，而该组合方式，无效请求人从未请求过，也没有告知西尔公司上述常规手段的存在和组合方式，西尔公司没有对此发表意见，因此不属于审查范围，据此进行的审查及其结论违反请求原则和听证原则。基于同样的理由，专利复审委员会在评价权利要求13的创造性问题上也违反了请求原则和听证原则。无效请求人以证据1译文第1-2页的全部内容作为一项现有技术使用，专利复审委员会对此进行裁剪，仅使用其中的个别文字，改变了证据1的内容，未事先告知西尔公司，也没有给西尔公司答辩的机会，违反了请求原则和听证原则。2、证据1的内容违反自然规律，不具备作为技术方案的资格，不能作为现有技术使用。证据1的内容是，受试者先接受SC58635胶囊并经过15天的清洗期后，又接受[14C]SC-58635悬浮液，经测试，受试者血液中的主要药物是先接受的SC-58635而不是[14C]SC-58635，明显违反自然规律，因此其内容不能作为技术文件使用，专利复审委员会和原审法院对此认定错误。3、对本专利创造性评价错误。本专利权利要求1有如下技术特征：（1）固体形式的可口服释放的剂量单位；（2）100-1000mg的塞内昔布；（3）组合物中存在赋形剂；（4）塞内昔布颗粒与赋形剂形成“致密”的混合物；（5）D90；（6）低于200μm。“致密”是为了解决自聚集特性而导致塞内昔布组合物生物利用度降低的问题。“D90”是一种粒径大小分布参数，体现了颗粒的均匀度，可显著提高生物利用度。“低于200μm”是一种粒径尺寸，在该尺寸之下具有良好的生物利用度。证据1和证据2的结合并没有披露权利要求1的全部技术特征，至少没有披露（4）、（5）、（6）三个特征，因此不能得出权利要求1不具有创造性的结论。具体来说，第一，对区别技术特征的技术问题确定有误。专利复审委员会和原审法院将权利要求1与证据1的区别技术特征所确定的问题为“通过减小塞内昔布的粒径以提高期生物利用度”的结论是错误的。证据2没有任何关于塞内昔布化合物的技术启示，也没有披露塞内昔布化合物与生物利用度的关系，因此证据2没有与证据1结合的启示，考虑到本专利的技术效果，权利要求1是具有创造性的。第二，专利复审委员会和原审法院对“低于”的理解是错误的。本专利说明书和权利要求书虽然公开了200μm、100μm、40μm、37μm、30μm、25μm等数值，但并没有主张粒径越小越好，因此专利复审委员会和原审法院认定本专利要求粒径越小越好是错误的。第三、将赋形剂和200μm的特征认定为常规技术手段也是错误的。在制药行业，任何一种选择都面临巨大的临床实验成本，因此是否具有赋形剂并非一种普通的技术选择。证据2的附录11中关于粒度的要求与本专利关于粒径特征的限定差异极大，本领域技术人员在证据2的启示之下并不能得到200μm这一数值。在权利要求1具有创造性的前提下，权利要求2-24也具有创造性。3、关于权利要求19-22的创造性。证据7公开的仅仅是乳糖、羧甲基纤维素钠、聚乙烯吡咯烷酮、十二烷基硫酸钠、硬脂酸镁在现有技术中的各自应用，并没有给出上述辅料与塞内昔布相互结合使用的启示，也没有说明如何结合及其技术效果，因此将塞内昔布与上述赋形剂结合并非显而易见，本专利说明书表明，塞内昔布与上述赋形剂的结合，取得了意想不到的技术效果，具有创造性。
专利复审委员会和普禄德公司服从原审判决。
本院经审理查明，原审法院查明事实属实，且有本专利授权公告文本，证据1、证据2等对比文件，专利复审委员会第20750号决定以及当事人陈述等证据在案佐证，本院对此予以确认。
另查，2012年6月6日案外人肖刚也对本专利提出了无效宣告请求，其无效理由包括本专利权利要求1相对于证据1和证据2的结合不具有创造性。2012年12月21日，专利复审委员会作出第20787号无效宣告请求审查决定（简称第20787号决定），以本专利权利要求1相对于证据1和证据2的结合不具有创造性等理由，宣告本专利全部无效。西尔公司不服，向北京市第一中级人民法院提起诉讼。2014年4月17日，北京市第一中级人民法院作出（2014）一中知行初字第1855号行政判决，维持了专利复审委员会第20787号决定。西尔公司不服向本院提起上诉，本院已于日前作出（2014）高行（知）终字第2388号行政判决，驳回了西尔公司的上诉，维持了北京市第一中级人民法院作出的（2014）一中知行初字第1855号行政判决。上述判决已发生法律效力。
上述事实，有专利复审委员会第20787号决定，北京市第一中级人民法院（2014）一中知行初字第1855号行政判决和本院（2014）高行（知）终字第2388号行政判决在案作证。
本院认为:根据已经查明的事实，普禄德公司在无效程序中仅提出本专利权利要求4不具备创造性的理由，并未提出过本专利权利要求1不具备创造性的理由，即使权利要求4是权利要求1的从属权利要求，专利复审委员会在无效请求人没有提出的情况下也无权对权利要求1是否具备创造性进行审查并作出认定。西尔公司关于专利复审委员会的上述做法违反请求原则和听证原则的上诉理由成立，其相应上诉请求本院予以支持。但是，鉴于案外人肖刚已经另案提出了宣告本专利无效的申请，专利复审委员会也已经作出了宣告本专利无效的决定并被本院生效判决所维持，专利复审委员会在本案的审查基础已不存在，因此即使本院支持西尔公司的诉讼请求，专利复审委员会也无需再对本专利重新作出无效请求审查决定。
综上，依照修改前的《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第（三）项之规定，判决如下：
一、撤销中华人民共和国北京市第一中级人民法院（2014）一中知行初字第1856号行政判决；
二、撤销中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会20750号无效宣告请求审查决定书。
一、二审案件受理费各人民币一百元，均由中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会负担（于本判决生效之日起七日内交纳）。
本判决为终审判决。
审 判 长 谢甄珂
代理审判员 钟 鸣
代理审判员 刘 辉
二〇一五年六月十七日
书 记 员 刘 妍