中华人民共和国最高人民法院
行 政 裁 定 书
（2015）知行字第216号
再审申请人（一审原告、二审上诉人）：任文林。
委托代理人：刘俊士，北京剑云律师事务所律师。
被申请人（一审被告、二审被上诉人）：国家知识产权局专利复审委员会。住所地：北京市海淀区北四环西路*号银谷大厦*****层。
法定代表人：葛树，该委员会副主任。
委托代理人：鹿士杰，该委员会审查员。
委托代理人：朱茜，该委员会审查员。
再审申请人任文林因与被申请人国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委员会）发明专利申请驳回复审行政纠纷一案，不服北京市高级人民法院（2015）高行（知）终字第658号行政判决，向本院申请再审。本院依法组成合议庭对本案进行了审查。本案现已审查终结。
任文林申请再审称，第61143号复审请求审查决定书（以下简称被诉决定）以及一、二审判决在事实认定和法律适用上均存在错误。（一）本专利申请没有违反《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）第二十六条第四款的规定，被诉决定将专利法第二十六条第四款的判断规则错误适用于专利法第三十三条的判断。（二）《专利审查指南》关于“如果权利要求中限定的功能是以说明书实施例中记载的特定方式完成的，并且所属技术领域的技术人员不能明了此功能还可以采用说明书中未提到的其他替代方式来完成，则不得采用功能性限定”之规则，与上位法律发生冲突，属于应当废止的规定，在具体案件中不应当予以适用。（三）本专利申请没有违反专利法第三十三条的规定。1.被诉决定没有发现自动锁闭机构包括方舌擒纵机构或小舌擒纵机构或斜舌擒纵机构，自动锁闭机构、触发锁舌这些技术特征存在在说明书中找不到依据即得不到说明书支持的问题，等于默认了本专利申请是符合专利法第二十六条第四款的规定。2.由于被诉决定中没有提到也没有发现本专利申请存在实质意义上违反专利法第三十三条的情形，已经进入司法程序的本案在实体审理上不需要涉及这个问题。（四）本专利申请在相关争议问题上也不存在修改超范围的问题。1.权利要求中的功能性限定技术特征“自动锁闭机构”与“触发锁舌”的下位具体实施例使用“包括”表达，与功能性限定技术特征“自动锁闭机构”与“触发锁舌”对于下位具体实施例不再使用“包括”式表达，均以说明书为依据，说明书中都有相应的内容介绍，符合专利法第二十六条第四款的规定，应当得到法律支持。2.“包括”作为权利要求中的开放式限定词语应当解释为还可以含有该权利要求中没有述及的结构组成部分或方法步骤或者表示组合物中并不排除权利要求中未指出的组分。因此，在一个功能性限定技术特征之后，本专利的申请人以列举方式举例该功能性限定技术特征的某些具体实施例，并不等于只是将该功能性限定技术特征限定于该已经列举的具体实施例，而是还包括该已经列举的具体实施例的所有具有该功能的其他尚未列举的实施例。本申请权利要求在功能性限定词语之后加“包括”，就相当于将两个分别处于上位与下位的权利要求写在一起成为一个权利要求。《专利审查指南》已经明确认可对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式。对于未知的实施例与本专利，就是从属专利与基本专利之间的关系。综上，请求本院依法撤销被诉决定和一、二审判决；责令专利复审委员会重新审查。
专利复审委员会提交意见认为，1.专利法第二十六条第四款并不是判断修改超范围的依据。2.在母案说明书记载的锁舌工作的三种形式，即三种自动锁闭机构或触发锁舌，分别为方舌擒纵机构、小舌擒纵机构和斜舌擒纵机构，也就是原申请文件中记载的锁闭装置仅仅包括自动锁闭机构或触发锁舌并自动锁闭机构或触发锁舌为方舌擒纵机构、小舌擒纵机构或斜舌擒纵机构的闭锁装置，而不包括不具有自动锁闭机构或触发锁舌的锁闭装置，或者具有自动锁闭机构或触发锁舌，但自动锁闭机构或触发锁舌为除了这三种形式以外的其他形式的锁闭装置。而2013年9月25日修改的权利要求1的技术方案2-5、7虽然限定了锁闭装置具有自动锁闭机构，但没有具体限定自动锁闭机构的具体形式，因此，这五个技术方案包括了自动锁闭机构为除了上述三种形式以外的其他形式的技术方案，而这些技术方案没有记载在原说明书和权利要求书中，也不能由原说明书和权利要求书直接毫无疑义地确定，因此，这种修改超出了原说明书和权利要求书的范围。修改后的权利要求1的技术方案6虽然限定了锁闭装置具有触发锁舌，然而并没有限定触发锁舌的具体形式，因此这个技术方案包括了触发锁舌为除了上述三种形式以外的其他形式的技术方案，而这些技术方案并没有记载在原说明书和权利要求书中，也不能由原说明书和权利要求书直接毫无疑义地确定，因此，这种修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围。被诉决定以及一、二审判决认定事实清楚、审查程序合法，请求本院依法驳回任文林的再审申请。
本院认为，综合任文林的申请再审理由，本案争议焦点问题为：（一）被诉决定是否适用法律错误；（二）本申请修改后的权利要求是否违反专利法第三十三条的规定。
关于问题（一）。经审查，本申请经实质审查，国家知识产权局审查部门认为本申请权利要求1-3的修改不符合2000年修正的专利法第三十三条的规定，驳回了本申请，任文林对上述驳回决定不服，向专利复审委员会提出复审请求，并同时修改了权利要求。专利复审委员会依法受理了该复审请求后，指出复审时提交的权利要求书中的权利要求1、3-5的修改超出了原说明书和权利要求书的范围，不符合专利法第三十三条的规定。任文林于2013年9月25日提交了意见陈述书，并修改了权利要求书，认为修改后的权利要求书消除了缺陷，并陈述了理由。本院认为，在实质审查阶段，审查员指出修改超范围的缺陷后，专利权人可以通过修改权利要求缩小保护范围，并获得专利权的授予，专利权人有通过修改申请文本或陈述意见从而获得授权的救济机会。作为申请人对驳回决定不服而启动的复审程序，既是救济程序也是专利审批程序的延续，一般仅针对驳回决定所依据的理由和证据进行审查，尤其是当申请人在提起复审请求时，同时修改了权利要求的情况。针对本案，专利复审委员会首先需要审查修改后的权利要求是否克服了驳回决定所指出的违反专利法第三十三条规定的问题，以防止专利申请人将其在申请日未公开的发明创造通过修改纳入申请文件而不正当地获得先申请利益。被诉决定针对任文林于2013年9月25日提交的权利要求第1-5项作为审查文本，针对驳回决定的理由审查修改是否符合专利法第三十三条的规定，于法有据。在实质审查阶段，没有涉及本申请是否符合专利法第二十六条第四款的问题，在复审程序中更没有依职权对该条款进行审查。任文林主张被诉决定已经默认权利要求符合专利法第二十六条第四款的规定，无事实和法律依据。被诉决定适用专利法第三十三条判断修改后的权利要求是否超出原说明书和权利要求书记载的范围，并无不当。
关于问题（二）。根据专利法第三十三条的规定，专利申请人可以对专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不能超出原说明书和权利要求书记载的范围。本案中，修改后的权利要求技术方案还包括了除“三种自动锁闭机构”以外的其他自动锁闭机构的锁闭装置。
任文林以本申请中的相应技术特征采用了功能性限定、上位概念、开放式权利要求的撰写方式等为理由，主张从本申请列举的三个实施例可以合理概括得到其修改后的技术方案。经审查，本申请原说明书记载了锁舌工作方法的三种形式，即三种自动锁闭机构或触发锁舌，分别为方舌擒纵机构、小舌擒纵机构和斜舌擒纵机构，而不包括不具有自动锁闭机构或触发锁舌的锁闭装置，或者具有自动锁闭机构或触发锁舌但自动锁闭机构或触发锁舌为除了这三种形式以外的其它形式的锁闭装置。修改后的权利要求中限定的自动锁闭机构或触发锁舌的锁闭装置是以原说明书实施例中记载的特定方式完成的。尽管本申请原说明书公开的每一种形式的自动锁闭机构都有不同技术特征的变化，但是这种技术特征的变化仅仅是某些常用的部件的相互替换，其替换后的自动锁闭结构仍然属于“三种自动锁闭机构”的某一种，并没有公开其他不同于这三种自动锁闭机构的情形。权利要求中记载的自动锁闭机构并不能理解为涵盖了所有能够实现自动锁闭功能的实施方式，或者属于上位概念，即便采用了所谓包括这种开放式权利要求的撰写方式，也不意味着将其他未进行限定的技术特征也予以了公开。原说明书仅给出了有限的实施方案，而专利权人修改后的权利要求记载的“自动锁闭机构”的方案范围宽泛且不确定，导致专利申请人修改权利要求书后要求保护的范围，较之其原申请文本公开的实施方案明显不相符，违背了先申请原则。本专利申请原说明书和权利要求书并没有公开三种形式之外的自动锁闭机构或者触发锁舌的锁闭装置，任文林修改后的技术方案并没有记载在原说明书和权利要求书中，也不能由原说明书和权利要求书直接毫无疑义地确定，被诉决定以及一、二审法院关于该修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围的认定正确。任文林关于未违反专利法第三十三条的理由，本院不予支持。
综上，任文林的再审申请不符合《中华人民共和国行政诉讼法》第九十一条第三项、第四项规定的情形。依照《最高人民法院关于执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》第七十四条的规定，裁定如下：
驳回任文林的再审申请。
审 判 长 周 翔
审 判 员 钱小红
代理审判员 罗 霞
二〇一五年十月十九日
书 记 员 张 博