青海省高级人民法院
民 事 判 决 书
（2013）青民三终字第3号
上诉人（原审被告）：王云，住西宁市。
委托代理人：朱林，青海辉湟律师事务所律师。
委托代理人：刘婷婷，青海辉湟律师事务所律师。
被上诉人（原审原告）：沈南英，住西宁市。
委托代理人：张衍光，江苏通运律师事务所律师。
委托代理人：王希成，青海恩泽律师事务所律师。
原审原告沈南英与原审被告王云专利权转让合同纠纷一案，本院于2012年7月7日发回西宁市中级人民法院重审。沈南英诉求：1、判令解除双方于2005年2月16日签订的《专利权转让合同》；2、判令被告返还全部技术资料；3、判令被告承担违约金300万元。西宁市中级人民法院于2012年12月27日作出（2012）宁民三初字第41号民事判决。沈南英与王云均不服，提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭。因沈南英与国家知识产权局、第三人王云行政诉讼案件尚在北京市第一中级人民法院审理中，沈南英诉求解除双方于2005年2月16日签订的《专利权转让合同》，须以该行政案件的审理结果为依据，依沈南英申请于2013年4月7日裁定本案中止诉讼。2013年10月8日沈南英申请撤回上诉并要求恢复审理，本院予以准许。本院于2013年11月22日对本案公开开庭进行了审理。上诉人王云的委托代理人朱林、刘婷婷，被上诉人沈南英及委托代理人张衍光到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
一审法院审理查明，2005年2月16日转让方沈南英与受让方王云签订一份《专利权转让合同》，合同主要内容为：“鉴于转让方沈南英将拥有中国冬虫夏草真菌的发酵生产方法的专利权转让给受让人王云，特签订本合同。第一条有关名词和术语的解释：1.4专利实施许可合同：特指在本合同签订前，转让方已许可他人实施本合同项下冬虫夏草真菌的发酵生产方法专利的相关合同；在本合同中具体指转让方与杭州中美华东制药有限公司、山东烟台瑞东科技发展有限公司、浙江赐富医药有限公司三家企业签署的技术实施许可合同；第二条转让方向受让方交付资料的内容：2.1转让方申请本合同项下的专利技术时向国家知识产权局递交的全部专利申请文件（见本合同附件1），包括请求书、说明书、权利要求书、附图、摘要及摘要附图、意见陈述书以及著录事项变更、权利丧失后恢复权利的审批决定，代理委托书等；2.2国家知识产权局向转让方授予本合同项下专利权的所有文件（见本合同附件2），包括受理通知书、中间文件、授权决定、专利证书及副本等；2.3转让方已许可他人实施的全部专利实施许可合同书、补充合同、合同书附件（与实施该专利有关的技术、工艺等文件。见本合同附件3）。第三条交付资料的时间、地点及方式：3.1本合同签订后，转让方收到受让方支付给转让方的首批转让对价后五日内，转让方向受让方交付本合同第二条所述的全部资料。第四条已签署的专利实施许可合同的相关约定：4.1本合同生效后，转让方已与三家（杭州中美华东制药有限公司、山东烟台瑞东科技发展有限公司、浙江赐福医药有限公司）签订的专利实施许可合同项下的相关权利与义务仍由转让方享有并承担。受让方不得干涉转让方与三家的有关合同。在情况允许下，转让方负有积极与上述被许可方解除许可合同或变更成一般许可或缩短（小）许可地域范围和期限的义务。第五条转让对价及支付方式：5.1本合同项下专利权的转让对价为515万元，不含税。其中，500万元采用分期付款方式由受让方向转让方支付。剩余15万元待新公司成立后，由受让方为转让方代垫出资到新公司，最终转让方持有新公司15%的股权；5.2500万元专利权转让对价的支付方式为分期付款，即本合同签署后十日内，受让方向转让方先期支付100万元转让对价；待该专利技术投产生产出产品后十五日内，受让方向转让方支付100万元转让对价；其余转让对价300万元分三年付清（2006年12月到2009年12月止），由受让方于本合同签订后的每一年最后一个月内向转让方支付100元，直至转让对价支付完毕。第十一条违约责任：11.1受让方无正当理由，逾期向转让方支付本合同约定的现金转让对价的，每逾期一天应按当期未支付款项的千分之一向转让方支付违约金；受让方拒付转让对价的，转让方有权解除合同并要求受让方返还全部资料，协助转让方恢复变更的专利权，并要求受让方向转让方支付违约金100万元；11.4除受让方将本合同专利权转让给新公司外，受让方未经转让方许可，向第三方进行专利权转让，视为受让方违约，受让方应向转让方支付违约金200万元；11.8转让方不履行合同，迟延办理专利权的转让手续，应向受让方支付500万元转让对价的千分之一的违约金，并赔偿给受让方造成的损失；逾期两个月不办理专利权转让手续的，受让方有权解除合同，转让方应当返还转让对价，并支付200万元的违约金，此外还应赔偿给受让方造成的损失；11.12本合同签订后，如转让方将本合同项下专利技术再许可任何第三人实施、使用或将专利技术转让给任何第三方的，受让方有权解除合同，并要求转让方退还受让方已支付的全部转让对价，同时转让方应向受让方支付100万元的违约金。如因此造成受让方损失的还应赔偿受让方的全部损失；11.13如转让方及其亲属向外泄漏与本专利合同项下相关的技术秘密，视为转让方违约，转让方同意以其持有新公司15%的股权无偿转让给受让方的方式承担违约责任，并返还500万元的转让对价；11.14如转让方及其亲属未经受让方及新公司同意，而与任何第三方（不包括本合同第四条所包含三家）合作进行本合同项下后续研发的，视为违约，转让方同意以其持有新公司15%的股权无偿转让给受让方的方式承担违约责任，并返还500万元的转让对价。第十六条其它事项：16.1本合同签订后双方应依约履行各自义务并尽快办理专利权转让手续，转让方应协助受让方向国家专利行政部门进行登记，由国家专利行政部门予以公告。”合同签订后，王云按约定将首笔转让款100万元支付给沈南英，沈南英也将冬虫夏草真菌的发酵生产方法的相关资料交付给王云。王云所属企业利用该专利技术于2006年生产出“圣傲冬虫夏草菌丝软胶囊”产品。2007年王云给沈南英支付转让款50万元。合同履行中因沈南英与山东烟台瑞东科技发展有限公司于2001年7月14日签订《技术转让合同》，约定沈南英将该专利权以排他许可方式许可该公司实施，合同期限为10年，自2001年6月7日起至2011年6月6日止。该合同约定的许可期限未届满，为避免沈南英在履行该合同期间出现违约行为，沈南英和王云口头约定暂不办理专利权转让登记过户手续，王云就此也未给沈南英支付剩余专利转让款。2011年6月24日，王云将中国冬虫夏草真菌发酵生产方法的专利权变更到自己名下。
王云取得涉案专利权后与党永诚达成协议，将中国冬虫夏草真菌发酵生产方法的专利权转让给党永诚。国家知识产权局于2012年4月26日下发了专利权变更手续合格通知书，8月8日办理了该专利权变更登记手续。
一审法院认为，王云与沈南英于2005年2月16日签订的《专利权转让合同》合法有效，双方应按约全面履行合同。按合同约定待该专利技术投产生产出产品后十五日内，受让方（王云）向转让方（沈南英）支付100万元的转让对价，庭审中王云对其所属企业已按沈南英转让的专利技术于2006年生产出“圣傲冬虫夏草菌丝软胶囊”产品的事实不持异议，应认定双方约定给付100万元转让对价的条件成就，王云应在该产品生产后十五日内支付100万转让对价。另合同还约定其余转让对价300万元在2006年12月到2009年12月期间分三次付清，至今王云并未按合同约定支付全部转让款，王云的行为违反了合同约定，构成违约，应当承担违约责任。双方在合同中就沈南英与山东烟台瑞东科技发展有限公司签订《专利权转让合同》的处理作了约定，并由此口头约定暂不办理专利权变更登记手续，因双方在合同未约定专利权登记过户的期限，也未约定专利权登记过户是支付转让款的条件，王云也未提交其与沈南英口头约定暂不办理该专利权转让登记过户手续后对原约定的付款条件及期限作了变更的相关证据，故王云所持沈南英隐瞒将该专利权独占许可他人实施的事实，导致该专利权未能及时登记过户到自己名下，故其不付剩余转让款的行为是对专利权未能办理过户的合理抗辩的理由与事实不符，不予采信；按合同约定“受让方拒付转让对价的，转让方有权解除合同并要求受让方返还全部资料，协助转让方恢复变更的专利权，并要求受让方向转让方支付违约金100万元”，王云未按约定支付全部转让款，其行为违反了合同约定，构成违约，应承担支付100万元违约金的责任。庭审中王云未提交其将专利再次转让时经沈南英许可的相关证据，王云未经沈南英许可将专利权转让给党永诚的行为违反了双方关于“受让方将本合同专利权转让给新公司外，受让方未经转让方许可，向第三方进行专利权转让，视为受让方违约，受让方应向转让方支付违约金200万元”的约定，王云应依约承担支付200万元违约金的违约责任。现诉争专利已办理变更登记，专利所有权人不是王云，审理中就此事实向沈南英释明后，其表示对请求解除合同，返还专利资料的诉讼请求不予变更，因该诉讼请求依据的事实经国家知识产权局行政行为确认，故本案中对沈南英的该两项诉讼请求予以驳回。据此，西宁市中级人民法院依据《中华人民共和国合同法》第六十条、一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十条、一百二十八条之规定，判决：一、王云于本判决书生效后三十日内支付沈南英违约金300万元；二、驳回沈南英的其它诉讼请求。
王云上诉称，第一、上诉人王云不应承担100万元违约金。《专利权转让合同》第16.1条明确约定，被上诉人沈南英与上诉人王云在《专利权转让合同》签订后尽快办理专利权转让手续。合同签订后上诉人王云已依据合同约定支付了100万元转让价款，可就在王云依据合同第16.1条要求沈南英办理变更手续时，沈南英才提出自己隐瞒了与山东烟台瑞东科技发展有限公司签订的《技术转让合同》中对专利权转让有明确的限制性条款规定，如被上诉人在《技术转让合同》履行期限内将该专利权转让，则该专利权由山东烟台瑞东科技发展有限公司直接获得该专利权的事实。因此专利权不仅不能依《专利权转让合同》的约定办理过户手续，反而一拖就拖了六年之久。本案《专利权转让合同》是双务合同，上诉人王云对沈南英违约行为行使当然的抗辩权。第二、上诉人王云不应承担200万元违约金。就合同中关于上诉人不经被上诉人的同意转让该专利权的行为应承担违约责任的约定来看，是违反公平原则的。该条是对上诉人王云获得专利权后重要权能做了限制，这也就意味着上诉人王云在行使专利处分权时必须要经过被上诉人同意，这样的约定已经将上诉人王云购买专利权后权能的实现大大降低，这对上诉人王云来说是非常不公平的限制性条款，明显违背了公平正义原则。请求二审法院撤销原审判决，依法驳回被上诉人请求承担违约金的诉讼请求。
被上诉人沈南英以原判认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确为由进行了答辩，请求二审法院驳回上诉，维持原判。
本院二审查明事实与一审判决认定事实一致，应予确认。另对王云与沈南英履行《专利权转让合同》义务，即王云支付沈南英现金150万元，沈南英依约成为青海珠峰药业有限公司的股东，持有15%（15万元）股权，其余350万元现金转让价至今未付事实认可，本院也一并予以确认。鉴于沈南英在本案中未主张350万元价款支付诉求，应由其另行解决。
王云与沈南英在本案形成的争议焦点为：王云履行专利权转让合同的行为是否构成违约，应否承担300万元违约金。
庭审中，上诉人王云提供沈南英的行政起诉书、北京市第一中级人民法院（2013）一中行初字第12号行政判决书各一份，证明沈南英不想履行“双方应依约履行各自义务并尽快办理专利权转让手续”的合同义务，王云不应支付100万元违约金。并认为《专利权转让合同》第11.4条限制了权利人王云的权利，该条约定应为无效条款，且该条约定违约金200万元过高，请求法院予以降低。被上诉人沈南英质证认为，行政起诉书和北京市第一中级人民法院行政判决证明不了上诉人王云的主张。北京市高级人民法院（2013）高行终字第1285号行政判决对事实部分进行了重新认定，没有任何沈南英不履行合同义务的相关内容。双方在签订《专利权转让合同》时对权利进行限制，上诉人王云知道。如果合同显失公平，行使合同撤销权的除斥期间为一年，但王云并未行使该权利；一审诉讼中上诉人王云未诉求法院降低违约金，二审法院不应支持。综合双方上述质证意见，对本案违约责任做如下认定。
（一）关于不履行合同义务的违约责任问题。王云与沈南英签订的《专利权转让合同》第五条5.1、5.2项约定“本合同项下专利权的转让对价为515万元，不含税。其中，500万元采用分期付款方式由受让方向转让方支付。剩余15万元待新公司成立后，由受让方为转让方代垫出资到新公司，最终转让方持有新公司15%的股权；500万元专利权转让对价的支付方式为分期付款，即本合同签署后十日内，受让方向转让方先期支付100万元转让对价；待该专利技术投产生产出产品后十五日内，受让方向转让方支付100万元转让对价；其余转让对价300万元分三年付清（2006年12月到2009年12月止），由受让方于本合同签订后的每一年最后一个月内向转让方支付100元，直至转让对价支付完毕。”双方在《专利权转让合同》十一条11.1项中约定“受让方无正当理由，逾期向转让方支付本合同约定的现金转让对价的，每逾期一天应按当期未支付款项的千分之一向转让方支付违约金；受让方拒付转让对价的，转让方有权解除合同并要求受让方返还全部资料，协助转让方恢复变更的专利权，并要求受让方向转让方支付违约金100万元”。根据双方当事人的上述约定，王云依约支付了100万元转让对价，并将沈南英登记为青海珠峰药业有限公司股东，持有15%股权；庭审中王云对青海珠峰药业有限公司已按沈南英出让的专利技术于2006年生产出“圣傲冬虫夏草菌丝软胶囊”产品的事实不持异议，应认定双方约定“该专利技术投产生产出产品”的付款条件成就，王云应在该产品生产后十五日内支付剩余转让价款，但王云除支付50万元外，自2007年至今未依合同约定期限支付剩余350万元转让价款，其行为违反了合同约定，已构成违约，应当承担违约责任。关于沈南英主张支付100万元违约金问题，考虑到本案合同已部分履行，且因沈南英与山东烟台瑞东科技发展有限公司订立合同中有独家许可实施的约定，双方口头约定暂不办理本案专利权变更登记手续事实，应本着公平原则，确定王云应承担50万元违约金责任。
王云关于沈南英隐瞒将该专利权独占许可他人实施，导致该专利权未能及时登记过户到自己名下，其不付剩余转让款未构成违约的上诉理由。经查，双方签订的《专利权转让合同》第四条4.1项约定：“本合同生效后，转让方已与三家（杭州中美华东制药有限公司、山东烟台瑞东科技发展有限公司、浙江赐福医药有限公司）签订的专利实施许可合同项下的相关权利与义务仍由转让方享有并承担。受让方不得干涉转让方与三家的有关合同”。2001年7月14日，山东烟台瑞东科技发展有限公司为甲方与乙方沈南英签订了《补充合同三》，约定该合同为“独家许可实施”，合同期自2001年6月起至2011年6月6日，如沈南英违约，该专利所有权归甲方所有。王云与沈南英签订的《专利权转让合同》中亦明确约定移交的资料中包括沈南英与山东烟台瑞东科技发展有限公司签订的《技术转让合同》及《补充合同三》等文件。当王云认为沈南英与山东烟台瑞东科技发展有限公司的合同未到期的情况下，坚持办理专利权登记变更手续，可能发生其所受让的专利权归山东烟台瑞东科技发展有限公司所有的风险，王云便选择了延缓办理，与沈南英口头约定暂不办理专利权变更登记手续。双方未约定专利权登记过户的期限，也未约定专利权登记过户是支付转让款的条件。王云关于其与沈南英口头约定暂缓办理该专利权登记过户手续，已对原约定付款条件及期限作了变更的上诉理由，无相关证据予以证明。
（二）关于合同约定200万元违约金问题。涉案专利权是沈南英的智力发明成果，其转让意愿应当得到尊重。双方《专利权转让合同》第十一条11.4项约定“除受让方将本合同专利权转让给新公司外，受让方未经转让方许可，向第三方进行专利权转让，视为受让方违约，受让方应向转让方支付违约金200万元”。该项约定中的“新公司”是指青海珠峰药业有限公司，沈南英是合同约定的该公司股东之一。该条款从其内容看，属于当事人的特别约定，双方均应受此约定约束。但王云自2006年取得专利权后，未征得沈南英许可，擅自将该专利权转让给第三人党永诚，其行为违反合同约定，构成违约，应依约承担违约金200万元。王云上诉认为该条款限制了受让人的处分权利，主张该条款无效理由不当。沈南英出让专利权，其专利转让对价以享有新公司相应股权份额及支付约定价款构成，双方共同经营新公司的意思表示应当得到尊重。在订立涉案专利权转让合同时，该条款也构成了合同成立并得以履行的条件之一，王云承诺并自愿接受约定条款约束，且该约定不违反相关法律法规规定，其主张该条款无效缺乏法律依据。即使该条款显失公平，上诉人王云也应在合同签订后的一年之内行使撤销权。关于该项违约金是否过高问题，上诉人王云在一审诉讼中未诉求降低违约金，在二审庭审时又请求降低违约金，其权利行使不当，二审不予采纳。
综上，本院认为，上诉人王云与被上诉人沈南英签订的《专利权转让合同》是双方当事人真实意思表示，合法有效，应受法律保护。上诉人王云在履行部分合同义务后，对350万元支付义务未予履行，且违反合同特别约定，向第三人转让涉案专利权，应承担违约责任。上诉人王云关于合同约定限制了受让人的处分权利，致特别约定无效的理由不能成立，本院不予采纳。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，但未考虑合同已部分履行的实际，全额支持违约金不当，应予纠正。上诉人王云的上诉请求部分有理，本院应予支持。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（二）项之规定，判决如下：
一、维持西宁市中级人民法院（2012）宁民三初字第41号民事判决第二项，即驳回沈南英的其他诉讼请求；
二、变更西宁市中级人民法院（2012）宁民三初字第41号民事判决第一项为：王云于本判决送达之次日起三十日内支付沈南英违约金250万元。
一审案件受理费按照一审判决收取，二审案件受理费30825元、财产保全费5000元，由王云负担30665元、沈南英负担5160元。
本判决为终审判决。
审判长 马贵成
审判员 李晓云
审判员 王 芳
二〇一四年二月二十日
书记员 扎西措