中华人民共和国
北京知识产权法院
行 政 判 决 书
（2015）京知行初字第5524号
原告东映动画株式会社，住所地日本国东京都中野区4丁目10番1号。
法定代表人高木胜裕，董事长兼总经理。
委托代理人ＸＸ，中国专利代理（香港）有限公司商标代理人。
委托代理人李婷，中国专利代理（香港）有限公司商标代理人。
被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会，住所地中华人民共和国北京市西城区茶马南街1号。
法定代表人赵刚，主任。
委托代理人杨丰璟，中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会审查员。
第三人福建省晋江市时兴鞋服有限公司，住所地中华人民共和国福建省晋江市陈埭镇湖中工业区。
法定代表人张清泰，总经理。
原告东映动画株式会社（简称东映动画会社）因商标无效宣告请求行政纠纷一案，不服被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）于2015年5月28日作出的商评字[2015]第38789号《关于第5221764号”聖闘士星矢SHENGDOUSHIXINGSHI及图”商标无效宣告请求裁定书》（简称被诉裁定）向本院提起行政诉讼。本院于2015年10月21日受理后，依法组成合议庭，通知利害关系人福建省晋江市时兴鞋服有限公司（简称福建时兴鞋服公司）作为本案第三人参加诉讼，并于2016年11月22日公开开庭进行了审理。原告东映动画会社的委托代理人ＸＸ、李婷，被告商标评审委员会的委托代理人杨丰璟到庭参加了诉讼，第三人福建时兴鞋服公司经本院依法传唤无正当理由未到庭参加诉讼，本院依法缺席审判。本案现已审理终结。
被诉裁定系商标评审委员会针对东映动画会社就第5221764号”聖闘士星矢SHENGDOUSHIXINGSHI及图”商标（简称争议商标，见附图）提出的无效宣告请求作出的。该裁定认为：
本案主要涉及以下焦点问题：一、争议商标的注册申请是否违反修改前《中华人民共和国商标法》（简称《商标法》）第三十一条的规定。”聖闘士星矢”作为影视作品标题，不是著作权法保护的客体，”聖闘士星矢”亦不构成著作权法所指的文字作品。东映动画会社称其对”聖闘士星矢”设计图标享有著作权，但该图标独创性不强，难谓作品，且其提交的证据或大多形成于争议商标申请注册日之后，或为未经公证认证的域外证据，不足以证明东映动画会社为该设计图标的著作权人，故东映动画会社的此项主张商标评审委员会不予支持。修改前《商标法》第三十一条关于”不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定是对于未注册商标的保护，且保护范围限定在与在先商标使用的商品相同或类似的商品上。东映动画会社未提交”聖闘士星矢”商标在争议商标指定使用的游泳衣等商品上的在先使用的证据。据此，东映动画会社关于争议商标的注册违反修改前《商标法》第三十一条上述规定的主张不能成立。二、争议商标的注册申请是否违反修改前《商标法》第十条第一款第（八）项和第四十四条第一款的规定。修改前《商标法》第十条第一款第（八）项所述之”社会主义道德风尚”，指的是人们共同生活及其行为的准则、规范以及在一定时期内社会上流行的良好风气和习惯，”其他不良影响”系指商标的文字、图形或者其他构成要素可能对我国社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响。在案证据不能证明争议商标的注册申请可能有损社会主义良好的道德风尚或产生其他不良影响，对东映动画会社的该主张商标评审委员会不予支持。修改前《商标法》第四十四条第一款”以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的”是指争议商标注册人在申请注册商标时，采取了向行政主管机关虚构或者隐瞒事实真相、提交伪造的申请书件或者其他证明文件，以骗取商标注册的行为，或基于不正当竞争、牟取非法利益的目的，恶意进行注册的行为。基于不正当竞争恶意注册的行为指除《商标法》第十三条、第十五条、第三十二条等条款规定之外的其他违反诚实信用原则恶意注册的情形。东映动画会社在本案所述事实和理由不属于该条款规定禁止的内容，其该项主张不能成立。依照《商标法》第四十五条第二款和第四十六条的规定，商标评审委员会裁定如下：争议商标予以维持。
东映动画会社不服被诉决定，向本院提起诉讼，东映动画会社认为：一、”聖闘士星矢”设计图标是独立完成的，具有一定的独创性，属于受著作权法保护的美术作品，东映动画会社为该美术作品的著作权人。第三人福建时兴鞋服有限公司将”聖闘士星矢”设计图标注册为商标，侵犯了东映动画会社的在先著作权，依据2001年《商标法》第三十一条的规定，应当予以宣告无效。被诉裁定认定”聖闘士星矢”设计图标独创性不强，不构成作品，属于认定事实错误。二、圣斗士星矢动画片于1992年在中国大陆放映后，迅速取得了较高的知名度。第三人福建时兴鞋服公司将”聖闘士星矢”设计图标及多个人物形象注册了二十个商标。北京知识产权法院（2015）京知行初字第6058号案件，与本案情况完全符合，在该案中北京知识产权法院即认定将与同一动漫相关的多个商标进行注册的行为属于扰乱商标注册秩序、不正当占用公共资源谋取不正当利益的行为，属于2001年《商标法》第四十一条第一款规定的以其他不正当手段取得注册，应当宣告无效。请求法院判令：一、撤销被诉裁定；二、判决商标评审委员会重新作出关于第5221764号”聖闘士星矢SHENGDOUSHIXINGSHI及图”商标无效宣告请求裁定书。
被告商标评审委员会辩称：一、关于是否侵犯在先著作权的问题。”聖闘士星矢”图标作为漫画的标题，独创性不强，难以构成作品，不属于受著作权法保护的客体。东映动画会社提交的证据也不足以证明东映动画会社为该设计图标的著作权人。二、关于是否属于以其他不正当手段取得注册的问题。东映动画会社提供的关于圣斗士星矢动画片放映和知名度的证据，证明力较弱，不能证明争议商标注册前，圣斗士星矢动画片在中国大陆进行过播放，难以认定圣斗士星矢图标有较高的知名度。在此情况下，不能认定福建时兴鞋服公司将圣斗士星矢名称图标和人物形象注册申请为商标的行为属于以不正当的手段占用公共资源，谋取不正当利益的行为。被诉裁定认定正确，请求法院予以维持。
第三人福建时兴鞋服公司未提交答辩意见。
本院经审理查明：
争议商标为第5221764号”聖闘士星矢SHENGDOUSHIXINGSHI及图”商标（商标图样附后），由福建时兴鞋服公司于2006年3月20日向中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）提出注册申请，核定使用商品为第25类：游泳衣；跑鞋（带金属钉）；手套（服装）；领带；皮带（服饰用）。商标权专用期限自2009年10月14日至2019年10月13日。
东映动画会社于2014年5月5日对争议商标提出无效宣告请求。其主要理由为：一、东映动画会社是日本五大电影公司之一，自1948年创设以来，一直致力于动画片的制作和传播，东映动画会社是21世纪动画电影领域的最知名的公司之一，”圣斗士星矢”与东映动画会社的动画片已经形成了唯一对应的关联关系；二、争议商标与东映动画会社在先享有著作权的动画片《圣斗士星矢》片头题目的设计文字和图形相同，其汉语拼音也是对片头题目的描述和说明，故争议商标是对动画片《圣斗士星矢》片头题目的复制和抄袭，违反了《商标法》第三十一条关于保护在先权利的规定和第四十一条第二款的规定，应不予核准注册；三、动画片《圣斗士星矢》是东映动画会社的知名作品中的一部经典之作，在中国享有极高的知名度，争议商标完全是对东映动画会社在先使用并享有一定影响的商标的复制和抄袭，违反《商标法》第三十一条的规定，应不予核准注册；四、争议商标的使用和注册会导致相关公众对商品来源产生混淆误认，扰乱社会经济秩序，造成不良社会影响，属于以不正当手段进行注册的行为，根据《商标法》第十条第一款第八项和第四十一条第一款的规定，应当予以撤销。综上，请求宣告争议商标无效。
东映动画会社向商标评审委员会提交了以下主要证据：
1、东映动画会社的主体资格证明及其中文摘译，维基百科关于东映动画会社的介绍，百度百科关于东映动画会社的介绍，东映动画会社官网部分介绍及其中文摘译，以证明东映动画会社作为在先权利人和利害关系人有权对争议商标提出无效宣告申请。
2、维基百科关于”聖闘士星矢”的介绍，百度百科关于”聖闘士星矢”的介绍，以证明在争议商标申请日前，《聖闘士星矢》动漫作品在我国有极高的知名度。
3、1988年至1989年株式会社集英社在《周刊少年Jump特别篇》刊登的《聖闘士星矢》介绍部分页面，中国少年儿童出版社授权出版《聖闘士星矢》授权书，《聖闘士星矢》在中国大陆地区的授权版本说明，中国少年儿童出版社介绍，以证明在争议商标申请日前，《聖闘士星矢》的设计图标就已经在日本和我国公开发表，且争议商标与集英社在《周刊少年Jump特别篇》上刊登的《聖闘士星矢》图标几乎完全相同。
4、2002年东映动画会社发行的《聖闘士星矢》粤语版VCD，《聖闘士星矢》在中国大陆地区授权播出的版本介绍，2002年辽宁文化艺术出版社出版的《圣斗士星矢》北欧篇VCD光盘图片和包装封面，以证明在争议商标申请日前，《聖闘士星矢》动画片就在我国广泛发行并具有较高知名度，且争议商标与粤语版VCD封面设计图标几乎完全相同。
5、2009年吉林文化艺术音像出版社出版的《聖闘士星矢》完整国语版DVD包装及原版DVD光盘，2009年吉林文化艺术音像出版社出版的《聖闘士星矢》完整国语版DVD首帧和片头截图，以证明争议商标与国语版DVD封面和片头题目设计图标几乎完全相同。
6、东映动画会社出具的设计”圣斗士星矢”汉字图标的声明公证认证及其中文翻译，以证明东映动画会社自2010年起设计”圣斗士星矢”简体汉字图标，并用于中国大陆地区发行的动漫作品上，且该图标的设计风格沿袭了日文图标的设计风格。
7、国家图书馆出具的有关”聖闘士星矢”的检索报告，我国各大期刊杂志对于《聖闘士星矢》的报道，以证明在争议商标申请日前，我国期刊和杂志就对《聖闘士星矢》动漫作品进行了广泛的报道和评价，该作品在中国享有极高的知名度。
8、东映动画会社版权业务介绍及其中文摘译，东映动画会社宣传手册，以证明争议商标申请日前，带有《聖闘士星矢》人物角色的商品，如玩具、文具、衣服等衍生产品就在我国热销，福建时兴鞋服公司在《聖闘士星矢》动漫作品具有相当高的知名度的情况下，仍将争议商标进行注册，具有明显的恶意。
在诉讼阶段，原告向本院提交了如下证据：
1、东映动画会社出具的”聖闘士星矢”设计图标创作《声明》公证认证原件及中文翻译，以证明东映动画会社对”聖闘士星矢”设计图标享有在先著作权。
2、1988年7月13日在日本发行的原版《周刊少年Jump特别篇》一书的复印件，1988年7月13日在日本发行的原版《周刊少年Jump特别篇》的封面页、书脊页及封底的公证认证原件及中文翻译，以证明东映动画会社对”聖闘士星矢”设计图标享有在先著作权。
3、株式会社集英社与东映动画会社于1986年10月1日签署的关于《聖闘士星矢》的《原作使用协议书》公证认证原件及中文翻译，以证明东映动画会社对《聖闘士星矢》享有在日本国内的放映、发行、销售、颁布的权利和进行海外销售或有线播放的权利。
4、株式会社集英社与东映动画会社于1986年10月1日签署的《聖闘士星矢》《关于商品化权的协议书》公证认证原件及中文翻译，以证明东映动画会社享有《聖闘士星矢》的版权和商品化权。
5、株式会社集英社与东映动画会社于2010年11月1日补充签署的《关于用于电视播放的动画电影《聖闘士星矢》被国外二次使用的协议书》公证认证原件及中文翻译，以证明东映动画会社享有包括商品化权在内的电视播放权等权利。
6、第三人申请注册的商标清单，以证明第三人具有抢注《聖闘士星矢》系列商标的一贯恶意。
以上事实，有争议商标档案、被诉裁定、注册商标无效宣告申请书、当事人在复审阶段和诉讼阶段提交的证据及当事人陈述在案佐证。
本院认为，东映动画会社于2014年5月5日针对争议商标”聖闘士星矢SHENGDOUSHIXINGSHI及图”提出无效宣告请求，商标评审委员会于2015年5月28日作出被诉裁定，即涉案争议商标申请的受理时间和被诉裁定的作出时间均处于2014年《商标法》施行期间，故本案审查相关程序问题应适用2014年《商标法》。但是，由于争议商标”聖闘士星矢SHENGDOUSHIXINGSHI及图”于2009年10月14日被核准注册，处于2001年《商标法》施行期间。故根据法不溯及既往原则，涉及争议商标审查的实体问题应适用2001年《商标法》。因此，被诉决定法律适用正确。根据当事人的诉辩主张，本案涉及如下焦点问题，具体阐述如下：
一、关于2001年《商标法》第三十一条规定的”申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的适用
2001年《商标法》第三十一条前半段规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利。该条规定中的在先权利包括著作权。与本案相结合，具体包括”聖闘士星矢”设计图标是否构成美术作品；东映动画会社是否具有以该条主张宣告争议商标无效的主体资格两个方面。
争议商标”聖闘士星矢”图标是由经过艺术化处理的日文汉字”聖闘士星矢”5个文字构成，整体造型呈梯形形状，上部较短，下部较宽，且梯形造型外围各有凹凸，呈现不规则的梯形。同时，沿日文汉字的外围，随着文字的凹凸还勾勒了外轮廓线。”聖闘士星矢”中的”星”字上半部的”日”字头中间的一横被一颗五角星替代，有种星光引路的意境，充满了能量。”聖闘士星矢”图标的整体设计，体现作者个人选择、取舍和安排，使之区别于公有领域的表达，满足了构成美术作品的创造性要求。完全符合我国《著作权法实施条例》第四条第（八）项关于美术作品概念的定义，即绘画、书法、雕塑等以线条、色彩或者其他方式构成的有审美意义的平面或者立体的造型艺术作品。被诉决定认为”聖闘士星矢”设计图标独创性不强，难谓作品之认定错误，本院予以纠正。
《中华人民共和国著作权法》（简称《著作权法》）第二条的规定，外国人、无国籍人的作品根据其作者所属国或者经常居住地国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约享有的著作权，受本法保护。由于我国和日本均为《伯尔尼公约》的缔约国，因此东映动画会社对”聖闘士星矢”设计图标的著作权应受我国著作权法保护。依据我国《著作权法》第十一条的规定，如无相反证明，在作品上署名的公民、法人或者其他组织为作者。最高人民法院《关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第七条第二款进一步具体规定，在作品或者制品上署名的自然人、法人或者其他组织视为著作权、与著作权有关权益的权利人，但有相反证据的除外。由于著作权具有作品完成即自动产生的特性，故对著作权权属的审查，一般以作品上的署名为初步证据，除非有相反证据予以推翻。根据东映动画会社提交的证据显示，”聖闘士星矢”设计图标最早见于1988年7月13日在日本发行的《周刊少年JUMP特别篇》，署名为株式会社集英社、车田正美、东映动画株式会社，在无其他相反证据的情况下，可以证明东映动画会社为”聖闘士星矢”设计图标的著作权人之一。1986年10月1日株式会社集英社与东映动画会社就车田正美的著作《聖闘士星矢》的原作使用签署的《原作使用协议书》也可以佐证东映动画会社是通过受让获得了”聖闘士星矢”设计图标的著作权。
2001年《商标法》第三十一条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利。福建时兴鞋服公司申请注册的”聖闘士星矢SHENGDOUSHIXINGSHI及图”,文字部分与东映动画会社享有在先著作权的”聖闘士星矢”设计图标主体构成完全相同，虽然在文字底部增加了拼音标注的SHENGDOUSHIXINGSHI，但是，这样不影响对侵害东映动画会社在先著作权的认定。因此，东映动画会社作为在先权利人依据2001年《商标法》第三十一条规定主张争议商标无效符合法律规定的主体资格要求。
由于争议商标侵犯了东映动画会社的在先著作权，被诉决定认定错误，本院予以纠正。
二、关于2001年《商标法》第四十一条第一款规定的”以其他不正当手段取得注册”的适用
争议商标作为图形商标，损害了他人美术作品著作权，同时，现有证据表明圣斗士星矢作为漫画作品，自九十年代开始在中国大陆推广和播放，可以认定具有了较高的知名度。因此，争议商标包含的为文字”圣斗士星矢”本身也是他人具有较高知名度的漫画作品的名称。将他人具有较高知名度的漫画作品名称作为商标进行注册，是否违反2001年《商标法》第四十一条第一款，也是本案不可回避的问题。2001年《商标法》第四十一条第一款规定，已经注册的商标，违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局撤销该注册商标；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》（法发〔2010〕12号）第十九条对”以其他不正当手段取得注册”的含义作出了进一步解释，认为人民法院在审理涉及撤销注册商标的行政案件时，审查判断争议商标是否属于以其他不正当手段取得注册，要考虑其是否属于欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的手段。现原告东映动画会社基于已经生效的北京知识产权法院（2015）京知行初字第6058号”黑子的篮球”商标无效宣告行政判决（简称在先生效判决）主张福建时兴鞋服公司将漫画”圣斗士星矢”的名称及大量人物形象注册为商标的行为属于扰乱商标注册秩序，损害公共利益的行为。本院认为，2001年《商标法》第四十一条调整的是商标撤销事由中的绝对事由。商标注册仅仅损害特定民事权益，一般不属于该条款调整范围，但是商标注册行为不仅损害特定民事权益，同时亦损害商标注册秩序和社会公共利益的情况下，才具备适用本条款的条件。在先生效判决阐明的法律适用规则是：”如果允许随意将他人创作的有一定知名度的动漫作品名称以及涉及的角色名称等作为商标予以注册，就会滋长借助他人投入、攀附他人优势地位而获利的行为，有违诚实信用原则，属于谋取不正当利益。特别是当该作品名称及角色名称尚不能构成法定的在先权利时，就不可能存在在先权利人或者利害关系人来阻止这种商标注册行为，这种不正当的行为就不能得到有效制止。将该行为作为以其他方式谋取不正当利益予以规制，填补了对利益关系人的保护空白。”该判决将注册他人创作的具有较高知名度的作品名称，纳入最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》（法发〔2010〕12号）第十九条规定中的谋取不正当利益的情形进行规制，是因为在制定法对于作品名称构成何种权利未进行明确规定的情况下，不宜在行政确权案件裁判中，以司法的方式扩大权利范围或者在制定法外创设权益。同时，在在先生效判决中，开平市尚蓝体育公司大量注册了其他一百余个与动漫作品”黑子的篮球”相关联的商标，又没有证据足以证明其将注册的商标予以实际使用，故其注册争议商标的行为扰乱了商标注册秩序。因此，认定”黑子的篮球”注册为商标违反了2001年《商标法》第四十一条予以宣告无效。但是，在在先生效判决之后，最高法院于2017年1月10日新颁布，自2017年3月1日起施行的《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（法释〔2017〕2号）第二十二条规定，对于著作权保护期限内的作品，如果作品名称、作品中的角色名称等具有较高知名度，将其作为商标使用在相关商品上容易导致相关公众误认为其经过权利人的许可或者与权利人存在特定联系，当事人以此主张构成在先权益的，人民法院予以支持。司法解释明确了行政确权程序中，可以将具有较高知名度的作品名称以及作品中的角色名称认定为在先权益。由于2001年《商标法》第四十一条第一款主要调整商标无效的绝对事由，在司法解释已经可以作为认定在先权益法律渊源的情况下，对于将他人具有较高知名度的漫画作品的名称作为商标进行注册，可以依据2001年《商标法》三十一条进行调整，无需再援用2001年《商标法》第四十一条第一款关于绝对事由的规定进行调整。因此，对于东映动画株式会社主张争议商标注册侵犯社会公共利益的理由，本院不予支持。同时，现有证据显示福建时兴鞋服公司在第25类服装、鞋、帽商品上注册了11个与《圣斗士星矢》名称及角色形象相关的商标，从注册的商品类别种类的数量以及注册标识的数量看，尚难以认定构成扰乱商标注册秩序。因此，对于原告主张的争议商标违反2001年《商标法》第四十一条第一款规定的主张本院不予支持。
综上，东映动画会社诉讼请求所依据的事实和理由部分成立，本院予以支持。商标评审委员会作出的被诉裁定认定事实不清，适用法律错误，本院予以撤销。据此，依照2001年《中华人民共和国商标法》第三十一条，《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，判决如下：
一、撤销中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会商评字[2015]第38789号《关于第5221764号”聖闘士星矢SHENGDOUSHIXINGSHI及图”商标无效宣告请求裁定书》；
二、中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会就东映动画株式会社关于第5221764号”聖闘士星矢SHENGDOUSHIXINGSHI及图商标无效宣告请求重新作出裁定。
案件受理费人民币一百元，由中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会负担。
如不服本判决，原告东映动画株式会社可于本判决书送达之日起三十日内，被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会和第三人福建省晋江市时兴鞋服有限公司可于本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状并按对方当事人人数提交副本，同时交纳上诉案件受理费人民币一百元，上诉于中华人民共和国北京市高级人民法院。
审 判 长 张晓霞
人民陪审员 白志昀
人民陪审员 李新平
二〇一七年三月二十九日
法官 助理 高瞳辉
书 记 员 任 燕