中华人民共和国北京市高级人民法院
行 政 判 决 书
（2015）高行（知）终字第623号
上诉人（原审被告）中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会，住所地中华人民共和国北京市西城区茶马南街1号。
法定代表人何训班，主任。
委托代理人张娜娜，中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会审查员。
上诉人（原审第三人）马宏，住中华人民共和国山东省济南市。
委托代理人付晓东，北京姿虹律师事务所律师。
被上诉人（原审原告）美国特许设备有限公司（英文名U.S.FRANCHISESYSTEMS，INC.），住所地美利坚合众国新泽西州帕西培尼森林大道**号。
法定代表人苏珊·L·克兰，副总裁、法律和助理秘书。
委托代理人孙焱，霍金路伟（上海）知识产权代理有限公司商标代理人。
委托代理人鄢锐，霍金路伟（上海）知识产权代理有限公司商标代理人。
上诉人中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）、上诉人马宏因商标申请异议复审行政纠纷一案，不服中华人民共和国北京市第一中级人民法院（简称北京市第一中级人民法院）（2014）一中知行初字第3534号行政判决，向本院提起上诉。本院于2015年1月27日受理后，依法组成合议庭公开审理了本案。2014年3月5日，上诉人商标评审委员会的委托代理人张娜娜，上诉人马宏的委托代理人付晓东，被上诉人美国特许设备有限公司（简称特许设备公司）的委托代理人孙焱、鄢锐到庭接受了本院询问。本案现已审理终结。
北京市第一中级人民法院经审理查明：
被异议商标为第4988998号“HAWTHORNSUITES”商标，由马宏于2005年11月8日向中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）申请注册，经商标局初步审定并公告，指定使用在第43类的住所（旅馆、供膳寄宿处）、餐厅等服务上。在被异议商标法定异议期内，特许设备公司向商标局提出异议申请，商标局经审查作出（2011）商标异字第44519号裁定，对被异议商标予以核准注册。
特许设备公司不服该裁定，于法定期限内向商标评审委员会提出异议复审申请，其主要理由为：被异议商标是对特许设备公司商标的抄袭和复制，并构成“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”，属于违反诚实信用原则的恶意抢注行为，同时构成不正当竞争。被异议商标与特许设备公司商标完全相同，无法起到区分服务来源的显著性作用，使用在指定服务上易产生误认，造成不良影响。综上，特许设备公司依据2001年10月27日修正的《中华人民共和国商标法》（简称《商标法》）第九条、第十条第一款第（七）、（八）项、第十三条、第三十一条、第四十一条等规定，请求商标评审委员会对被异议商标不予核准注册。在商标异议复审程序中，特许设备公司为证明其在先使用的“HAWTHORNSUITES”商标的知名度，提交了相关证据，主要包括：特许设备公司及其集团公司的网站简介、有关“HAWTHORNSUITES”酒店品牌的介绍等，其显示该酒店在美国、阿联酋、尼日利亚等国家有多家分店，其隶属于酒店行业巨头温德姆酒店集团。
2013年10月9日，商标评审委员会经审查作出商评字（2013）第75900号《关于第4988998号“HAWTHORNSUITES”商标异议复审裁定书》（简称被诉裁定）。商标评审委员会在被诉裁定中认定：1、《商标法》第三十一条所保护的一般为未注册商标，保护的“在先权利”一般指除商标权以外的其他权利。特许设备公司提交的证据不足以证明被异议商标的注册申请侵犯了其除商标权以外的其他权利，亦不足以证明特许设备公司在被异议商标申请注册之前已在与被异议商标指定使用商品或类似商品上使用与被异议商标相同或相近的商标并达到一定影响的程度，故被异议商标的注册未违反《商标法》第三十一条规定。2、特许设备公司在本案提交的证据材料不足以认定在被异议商标注册申请日前其商标已达到驰名程度。3、被异议商标文字本身不属于夸大宣传并带有欺骗性的标志，也未对我国政治、经济、文化等社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响，故未违反《商标法》第十条第一款第（七）、（八）项之规定，亦无证据表明被异议商标的注册属于《商标法》第四十一条第一款所禁止的情形。《商标法》第四十一条第一款其他规定及第二款均属于程序性条款，不再单独评述。综上，特许设备公司所提异议复审理由不成立，商标评审委员会依据《商标法》第三十三条、第三十四条规定，裁定：被异议商标予以核准注册。
特许设备公司不服商标评审委员会作出的被诉裁定并提起诉讼，请求撤销该裁定。特许设备公司在诉讼中补充提交了（2014）京长安内经证字第4312号公证书（简称第4312号公证书）以证明马宏注册被异议商标的恶意。该公证书显示，霍金路伟（上海）知识产权代理有限公司北京分公司委派班勇新、杨旭明与马宏、年燕军就本案的被异议商标进行了相关交谈，并进行了录音、录像，其有如下主要录音记录：“你可以看一下，它在美国，高档的一个四星酒店是239家，你可以查一下。”“班先生：就这个品牌？”“年燕军：就这个品牌，你可以查一下去，HAWTHORNSUITES。”“班先生：它除了在美国有200多家那个四星级酒店以外，在其他，欧洲……”“年燕军：澳大利亚。”“年燕军：那个我给你说的是200万人民币。”“班先生：当时找杭州那个人，他开200万人民币，那你这样的话，你就暗示，你就说你这个高于200万人民币了？”“马宏：就这个意思。你要觉得还有商量，你的底线是多少，你就再考虑一下，行吗？”“班先生：你们的意思底线就是200万了？是不是，不是就不是……”“年燕军：……你还在说，让我再确认一下，就是我老婆确认了，我确认没用，最后她确认，你不是说嘛，我是很诚心诚意的把我老婆带来，对不对，你呢？”在一审勘验程序中，商标评审委员会确认第4312号公证书视频里的马宏、年燕军的照片与该二人的身份证照片一致，且录音与录音记录中的记载一致。另查，特许设备公司在其异议复审申请书中未主张被异议商标的注册违反《商标法》第四条规定。
北京市第一中级人民法院认为，被异议商标的注册违反了《商标法》第三十一条有关“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定。鉴于特许设备公司在异议复审程序中并未明确提及被异议商标的注册违反了《商标法》第四条规定的理由，故其有关被异议商标的注册违反《商标法》第四条规定并非被诉裁定的审查范畴，故不予评述。被异议商标的注册未违反《商标法》第十条第一款第（八）项规定，亦未违反《商标法》第四十一条第一款的规定。综上所述，商标评审委员会作出的被诉裁定部分事实认定错误，适用法律错误，依法应予撤销。北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（二）项第1目、第2目之规定，判决：一、撤销中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的商评字（2013）第75900号关于第4988998号“HAWTHORNSUITES”商标异议复审裁定；二、中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会就美国特许设备有限公司针对第4988998号“HAWTHORNSUITES”商标提出的异议复审申请重新作出异议复审裁定。
商标评审委员会与马宏均不服原审判决向本院提出上诉，请求撤销原审判决并维持被诉裁定。商标评审委员会与马宏的主要上诉理由是：被异议商标的注册未违反《商标法》第三十一条有关“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定，原审法院不应当采信第4312号公证书。
特许设备公司服从原审判决。
本院经审理查明，原审法院查明事实清楚，证据采信得当，且有被异议商标档案、被诉裁定、商标局所作异议裁定、第4312号公证书及当事人陈述、笔录等证据在案佐证，证据充分，本院对原审法院查明的事实予以确认。此外，在二审诉讼中各方当事人均认可，自1986年“HAWTHORNSUITES”品牌在美国创立以来，该品牌虽已在多个国家和地区使用，但特许设备公司至今未在中国在酒店、旅馆行业中实际使用“HAWTHORNSUITES”品牌。该事实有笔录及当事人陈述等证据在案佐证。
本院认为：
根据《中华人民共和国立法法》第八十四条规定：“法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章不溯及既往，但为了更好地保护公民、法人和其他组织的权利和利益而作的特别规定除外。”本案商标评审委员会于2013年10月9日依据2001年10月修订的《商标法》作出被诉裁定，而2013年8月修订的《商标法》自2014年5月1日起施行。因此，本案应适用2001年10月修订的《商标法》进行审理。
《商标法》第三十一条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”诉争商标构成“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的前提是，诉争商标系他人在中国境内已经实际使用的商标，即只有在中国境内实际使用并为一定范围的相关公众所知晓的商标，才能构成“已经使用并有一定影响的商标”。有证据证明在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传等的，可以认定其有一定影响。如果申请人明知或者应知他人已经使用并有一定影响的商标而予以抢注，即可认定其采用了不正当手段，但对于已经使用并有一定影响的商标，不宜在不相类似商品上给予保护。还必须强调的是，《商标法》第三十一条规定申请商标注册“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”，其中的“不正当”是指手段的不正当，而不是指“意图”的不正当。本案中，各方当事人均未提交有效证据证明在被异议商标申请注册日前，特许设备公司在中国境内实际使用了“HAWTHORNSUITES”品牌，且特许设备公司的委托代理人在接受本院询问时也认可，特许设备公司至今未在中国境内实际使用“HAWTHORNSUITES”品牌。因此，即便第4312号公证书能够证明马宏申请注册被异议商标具有某种不当意图，但由于被异议商标并不是特许设备公司在中国境内已经使用且具有一定影响的商标，故原审法院认定特许设备公司的“HAWTHORNSUITES”在被异议商标申请日前已经使用并具有一定影响，被异议商标的注册申请违反《商标法》第三十一条有关“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定缺乏事实和法律依据，本院依法予以纠正。商标评审委员会与马宏有关被异议商标的注册未违反《商标法》第三十一条有关“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”规定的上诉理由成立，其上诉请求本院予以支持。
综上，商标评审委员会与马宏的上诉主张具有事实和法律依据，其上诉请求本院予以支持。原审判决适用法律不当，判决结果错误，依法予以改判。依据《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第（二）项、《最高人民法院关于执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》第七十条之规定，判决如下：
一、撤销中华人民共和国北京市第一中级人民法院（2014）一中知行初字第3534号行政判决书；
二、维持中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会于2013年10月9日作出的商评字（2013）第75900号《关于第4988998号“HAWTHORNSUITES”商标异议复审裁定书》。
一审案件受理费人民币一百元，由美国特许设备有限公司负担（已交纳）；二审案件受理费人民币一百元，由美国特许设备有限公司负担（于本判决生效后七日内交纳）。
本判决为终审判决。
审 判 长 刘晓军
代理审判员 赵 岩
代理审判员 王志宇
二〇一五年四月二日
书 记 员 张见秋