福建省高级人民法院
民 事 判 决 书
（2014）闽民终字第230号
上诉人（原审被告）李善斌，男，汉族，1970年1月6日出生。
委托代理人林凤文，福建理争律师事务所律师。
被上诉人（原审原告）深圳市其昌铝业有限公司，住所地广东省深圳市福田区。
法定代表人李梅，总经理。
被上诉人（原审原告）北京其昌嘉品商贸有限责任公司，住所地北京市朝阳区。
法定代表人李莉，总经理。
两被上诉人共同委托代理人崔吉林、赵紫含，广东晟典律师事务所律师。
上诉人李善斌与被上诉人深圳市其昌铝业有限公司（以下简称深圳其昌公司）、北京其昌嘉品商贸有限责任公司（以下简称北京其昌公司）侵害商标权纠纷一案，不服福州市中级人民法院（2012）榕民初字第384号民事判决，向本院提起上诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。李善斌的委托代理人林凤文，深圳其昌公司、北京其昌公司的共同委托代理人崔吉林到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原审法院查明：
2005年8月7日，经商标局核准，原告深圳其昌公司取得第3746592号“”文字的注册商标专用权，专用权期限至2015年8月6日，核定使用商品第6类：金属门；建筑用金属附件；金属固定百叶窗；技术屋顶材料、金属建筑材料；金属窗；金属门装置；建筑用金属框架；金属建筑结构；金属建筑物（商品截止）。2002年3月14日，经商标局核准，原告深圳其昌公司取得第1729544号“”文字图形的注册商标专用权，专用权期限经核准续展至2022年3月13日，核定使用商品第6类：金属门、建筑用金属附件、金属百叶窗、外门金属遮帘、金属台阶（梯子）、金属搁栅、金属护壁板、金属建筑材料、金属窗、窗用金属附件。2003年6月14日，经商标局核准，原告深圳其昌公司取得第3112123号“”文字图形的注册商标专用权，专用权期限至2013年6月13日，核定使用商品第6类：金属门、金属建筑材料、金属窗、金属门装置、窗用金属附件、家具用金属附件、五金器具、金属锁、金属标志牌（商品截止）。2012年1月20日，深圳其昌公司与北京其昌公司签订《注册商标转让合同》，将前述三个商标转让给北京其昌公司，双方同时约定：本合同生效之日起，北京其昌公司有权使用受让商标、有权制止他人侵犯商标的行为，有权向知识产权行政主管机构申请保护，有权向法院提起维权诉讼（如在立案时，该商标转让仍未办妥时，双方共同起诉）。2012年2月20日，北京其昌公司向商标局申请办理上述三个商标的转让，商标局于2012年3月8日受理了北京其昌公司的申请。在本案诉讼过程中，原、被告均未提交证明商标局已核准三个注册商标转让的证据。
2010年11月22日，原告深圳其昌公司（甲方）与被告李善斌（乙方）签订《其昌门窗经销合同》，双方约定：“甲方授权乙方经营销售由甲方提供带有‘’商标标注的系列产品”（第1.2.1条）、“甲方授权乙方为甲方产品指定区域的经销商，其授权经营期限为一年，时间从2010年11月22日至2011年12月31日”（第三条）、“凡是乙方在甲方授权范围外，无论是授权的内容、授权的区域还是授权期限，使用甲方的商标、商号或销售甲方的产品，均认为是侵犯甲方知识产权的行为，乙方应按法律规定承担相应的责任，最低应向甲方支付不少于人民币伍拾万元的违约金”（第6.1.4条）。
2012年5月9日，原告深圳其昌公司向福建省福州市闽江公证处申请对李善斌经营的商铺使用原告商标标识的情况进行公证，在该处公证员的监督下，深圳其昌公司的委托代理人对商铺使用“”、“其昌门窗”等标识的情况进行了拍照。5月11日，闽江公证处做出（2012）闽证内字第01118号《公证书》，证明深圳其昌公司的委托代理人拍摄的照片与实际情况相符。深圳其昌公司支付公证费900元。深圳其昌公司随后向该院申请责令李善斌诉前停止侵害注册商标专用权，后因李善斌自行在其店招上去除了“”标识，并收回带有上述标识的宣传手册等，原告深圳其昌公司遂撤回了申请。
2012年6月21日，深圳其昌公司再次向闽江公证处申请对李善斌经营的商铺使用原告商标标识的情况进行证据保全，在该处公证员的监督下，深圳其昌公司的委托代理人对现场情况进行了拍照，闽江公证处于2012年6月27日做出（2012）闽证内字第01487号《公证书》，证明所拍照片与实际情况相符。经公证的照片显示：李善斌在其经营的商铺上使用了横排排列与竖排排列的“柏翠科其昌”标识，五个文字字体相同，大小相等，未突出使用“其昌”二字。
另查一：在本案诉讼过程中，李善斌向该院提交了“柏翠科其昌”文字商标《注册受理通知书》的复印件，申请注册类别为第6类、第35类、第37类，申请人分别为东莞柏翠科门窗家具有限公司、马余康，但没有提交《注册受理通知书》的原件。两原告质证认为该证据与被告无关。
另查二：2012年3月，李善斌向深圳市福田区人民法院提起诉讼，要求深圳其昌公司向其返还履约保证金20万元，深圳市福田区人民法院立案后，案号为（2012）深福法民一初字第1459号。深圳其昌公司随后提起反诉，请求法院判令李善斌向其支付扣除合同履约保证金之外的违约金人民币10万元，并确认深圳其昌公司扣除李善斌20万元履约保证金的行为合法有效。2012年11月8日，深圳市福田区人民法院判决驳回李善斌的诉讼请求，酌定李善斌应向深圳其昌公司支付违约金20万元整，并确认深圳其昌公司扣除李善斌20万元履约保证金的行为合法有效。该案宣判后，被告李善斌向深圳市中级人民法院提起上诉，并认为原告北京其昌公司、深圳其昌公司的起诉为重复诉讼，本案的审理应以深圳市中级人民法院的终审判决结果为依据，向该院申请中止本案的诉讼。经审查，该院于2012年12月25日裁定中止本案诉讼。2013年6月13日，深圳市中级人民法院终审判决驳回上诉，维持原判。两原告随后向该院申请恢复本案的审理。
原审法院认为：
本案讼争的商标均处于注册有效期内，注册商标专用权人的合法权益受法律保护，任何未经商标权人许可，在商业领域使用注册商标的行为均构成对专用权人合法权益的侵害。根据原、被告双方的诉辩意见及该院查明的事实，该院认为本案争议焦点如下：一、两原告主体是否适格；二、本案是否属于重复诉讼；三、被告李善斌使用的“柏翠科其昌”标识是否侵犯原告的商标权。
关于争议焦点之一。本案双方争议的主体问题主要在于，两原告之间签订了《注册商标转让合同》，由深圳其昌公司将本案讼争商标转让给北京其昌公司后，两者是否均有权向被告主张商标权益。该院已查明两原告约定：“本合同生效之日起，北京其昌公司有权使用受让商标、有权制止他人侵犯商标的行为，有权向知识产权行政主管机构申请保护，有权向法院提起维权诉讼（如在立案时，该商标转让仍未办妥时，双方共同起诉）。”根据该约定，北京其昌公司在合同生效后就可以开始行使商标权利，并以自己的名义提起商标侵权诉讼。但在商标局核准注册商标转让之前，深圳其昌公司仍为注册商标的名义所有人，故双方约定针对侵权行为由双方共同起诉，此种约定系双方对自己权利的自由处分，亦不违反法律规定，应为有效约定。在本案诉讼过程中，没有证据表明商标局已核准了两原告之间的商标转让，因而深圳其昌公司仍为名义商标权人、北京其昌公司为经商标权人授权的商标使用人，与本案的被诉行为之间均存在利害关系，均为适格原告。
关于争议焦点之二。我国民事诉讼法禁止重复诉讼，是“一事不再理”原则的体现，即针对相同主体之间的相同争议，不能进行法律上的两次处理。识别是否为重复诉讼的标准主要依据诉讼主体是否重叠、诉争事实是否重叠、诉讼请求是否重叠等。
首先，就诉讼主体来看，本案原告之一深圳其昌公司为（2012）深福法民一初字第1459号案件（以下简称第1459号案件）中的反诉原告，在两个诉讼中的身份均为本案讼争商标的专用权人，因而，可以认定两个诉讼中存在主体重叠。
其次，从讼争事实来看，原告深圳其昌公司在第1459号案件中系主张李善斌违反双方《其昌门窗经销商合同》第6.1.4条的约定，在合同终止后仍在使用原告的注册商标；本案的讼争事实是李善斌在合同终止后未停止使用原告的有关商标，涉嫌侵害原告的商标权。两原告主张李善斌在自行拆除侵权标识后又恢复使用，为二次侵权，对此，该院认为，2012年5月原告深圳其昌公司向该院申请诉前责令李善斌停止使用“其昌”、“chase”等商标，后因李善斌自行拆除了有关标识，申请的事实基础不复存在，原告深圳其昌公司遂撤回了申请。在此过程中李善斌并未明确承诺今后不再使用原告的商标，即不能确认李善斌自行拆除有关标识的行为系其停止涉嫌侵权行为的意思表示，原告提交的证据证明李善斌在拆除标识不久之后又使用了含有“其昌”文字的“柏翠科其昌”标识，前、后行为时间间隔短暂，可以认定李善斌并无停止使用“其昌”标识的意思，即李善斌在合同终止后，没有停止使用原告享有注册商标专用权的“其昌”标识，这一事实与原告在第1459号案件中反诉主张的事实重叠。
再次，从原告在两个案件中的诉讼请求来看，亦有部分重叠之处。就合同第6.1.4条的约定而言，违反该约定产生的法律后果构成违约责任与侵权责任的竞合，根据我国《合同法》第一百二十条的规定，当事人可择提起违约之诉，或提起侵权之诉，当事人做出选择之后，其余的诉权自然消灭，否则即违反了“一事不再理”原则。原告深圳其昌公司在第1459号案件的反诉中对被告李善斌的违反合同约定，继续使用原告商标的行为已经主张了违约金，在本案中又主张侵权损害赔偿，其诉讼请求是重叠的，被告李善斌针对两原告侵权损害赔偿主张的抗辩有理，该院予以采纳。但是，对于被告是否应当停止使用讼争标识，以及是否应当赔偿两原告为此支付的合理费用，在1459号案件中原告深圳其昌公司并未请求法院处理，在本案中请求处理不构成重复起诉。违约金是当事人在订立合同时对违约损失进行合理预见之后做出的约定，两原告为制止侵权产生的费用是原告为实现权利救济所支出的费用，该笔费用通常并不包含在当事人订立合同时合理预见的范围内，除非合同当事人对此做出了特别约定，否则合同当事人对于违约金的约定不能涵盖为制止侵权支出的合理费用。
基于以上分析，对于两原告提出的停止侵权、赔偿合理费用的诉讼请求，该院将进行实体审理，对于两原告提出的判令被告赔偿经济损失的诉讼请求该院不予审理。
关于争议焦点之三。两原告认为，深圳其昌公司、北京其昌公司先后合法拥有第3746592号“其昌”文字、第1729544号“chase”字母组合的注册商标专用权，被告在双方的《其昌门窗经销商合同》到期终止之后，在其门店招牌上使用与原告注册商标相同的标识，超出了授权期限，所经营的产品种类与前述两个商标核定使用的商品相同，足以导致消费者误认为被告与原告深圳其昌公司之间仍存在特定关系，违反了我国《反不正当竞争法》第五条第（一）项关于“经营者不得采用下列不正当手段从事市场交易，损害竞争对手：假冒他人的注册商标”之规定，已构成对原告注册商标专用权的侵害。被告认为，其未突出使用“其昌”文字，且“其昌”并非具有高知名度的商标，因而不构成对原告注册商标专用权的侵犯。对此，该院认为，本案中原告提交的（2012）闽证内字第01487号《公证书》显示，被告在其店招上将原使用的与原告注册商标相同的标识更换为“柏翠科其昌”，被告使用的“柏翠科其昌”标识未突出“其昌”商标，因而不构成《商标法》第五十二条所述的侵犯注册商标专用权的行为。
但是，原告深圳其昌公司与被告李善斌此前签订有销售代理、商标许可使用合同，在合同履行期间，李善斌系以原告代理商的名义从事经营活动，对外营业中统一使用原告的“chase”、“其昌”等商标，显然知晓“其昌”是原告的注册商标，在双方之间的代理关系终止后，为防止误导消费者，在经营行为中应当尽可能地避让原告的注册商标，其虽然在“其昌”文字前加入了“柏翠科”文字，但对于曾与其发生过交易关系的消费者而言，其文字构成的显著部分仍在于“其昌”，足以使之前的消费者误认为被告李善斌与原告深圳其昌公司之间仍存在特定联系；被告无正当理由使用“其昌”文字，其主观上亦明显具有利用原告商誉，搭乘便车的故意，已构成对原告的不正当竞争行为，应承担相应的法律责任。
综上所述，该院认为，经营者在市场交易行为中，应当遵循诚实信用的原则，遵守公认的商业道德，不能通过不正当的手段利用他人的商业标识为自己谋取利益。被告李善斌在与原告深圳其昌公司的销售代理合同终止后，未遵循权利避让原则，其使用“其昌”等原告享有权利的商业标识的行为客观上损害了原告的合法权益，应承担停止侵权、赔偿损失等责任。对于原告因被告侵权造成的损失，已由原告深圳其昌公司在另案中主张，本案中不再予以审理。关于原告深圳其昌公司为制止侵权行为而提起侵权之诉支出的费用，有证据证明的包括公证费1800元、差旅费8128元、律师费25000元，其中律师费用该院酌情支持10000元，以上费用合计19928元。原告未举证证明被告仍有使用“chase”商标、及在宣传册或产品外包装上使用原告注册商标的事实，对于该部分诉请该院不予支持。
据此，依照《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条、第五条第（一）项、《中华人民共和国侵权责任法》第十五条之规定，判决：一、被告李善斌自判决生效之日起立即停止使用含有“其昌”文字的门店招牌；二、被告李善斌自判决生效之日起五日内赔偿原告深圳市其昌铝业有限公司支出的合理费用人民币19，928元；三、驳回原告深圳市其昌铝业有限公司、北京其昌嘉品商贸有限责任公司的其他诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案一审案件受理费人民币3999元，由原告深圳市其昌铝业有限公司、北京其昌嘉品商贸有限责任公司共同负担999元，被告李善斌负担3000元。
原审法院宣判后，李善斌不服，向本院提起上诉。
李善斌上诉请求：1、撤销原审判决，改判驳回被上诉人一审诉讼请求或者发回重审；2、本案一、二审诉讼费用由被上诉人承担。
其主要理由是：
一、一审认定事实错误，上诉人不构成对被上诉人的不正当竞争行为。首先，上诉人有证据证明产品有合法来源，即来源于东莞柏翠科门窗家具公司，且该公司已经先后申请注册了“柏翠科”“柏翠科其昌”等一系列商标标识，上诉人在门面宣传及广告上使用“柏翠科其昌”等是经合法授权并按规定的位置进行使用的，并非无正当理由使用“其昌”文字。按照《商标法》相关规定，不应承担赔偿责任。其次，上诉人并没有采用不正当手段从事市场交易，更没有损害竞争对手。虽然上诉人与深圳其昌公司之前有签订销售代理、商标许可使用合同，但合同期满后上诉人有权与其他公司进行代理合作，“柏翠科其昌”是东莞柏翠科门窗家具公司所注册申请的，原审也认定上诉人使用的“柏翠科其昌”标识未突出“其昌”商标，“其昌”商标也并非驰名商标，对一般消费者来说，不足以使之前的消费者误认为上诉人与被上诉人之间仍存在特定联系。最后，上诉人主观上亦不具有利用被上诉人商誉搭乘便车的故意。上诉人依法经工商管理部门核准注册了“台江区柏翠科其昌建材商行”作为店面的名称，且上诉人所代理的“柏翠科其昌”具有合法来源，真正构成不正当竞争行为的应该是注册“柏翠科其昌”商标的公司。
二、侵害商标权纠纷和不正当竞争纠纷是两个不同的法律关系，根据民事诉讼“不告不理”之原则，被上诉人未提起不正当竞争之诉，一审法院超越审理权限。很明显，被上诉人在一审起诉及庭审质证过程中，都是认为上诉人侵犯其注册商标专用权，并没有认为上诉人构成不正当竞争行为。一审法院的判决结论却是认为上诉人不构成侵犯被上诉人注册商标专用权，而是构成对被上诉人的不正当竞争行为，法律关系已明显变化。根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》，诉讼过程中，当事人主张的法律关系的性质或者民事行为的效力与人民法院根据案件事实作出的认定不一致的，人民法院应当告知当事人可以变更诉讼请求。因此，一审法院也剥夺了上诉人追加被告的权利。
三、一审法院对上诉人提交的国家工商行政管理总局《受理通知书》及上诉人与东莞柏翠科门窗家具公司的存款账户回单的证据不予采信是错误的。上述两份证据并非伪证，系真实存在。上诉人能向法庭详细说明该证据的来源。该证据完全体现上诉人主观上并不存在具有利用被上诉人商誉，搭乘便车的故意。
四、一审法院判决上诉人赔付被上诉人合理费用是错误的。首先，上诉人不构成不正当竞争行为。其次，上诉人与被上诉人深圳其昌公司签订的合同有关于违约金条款的约定，上诉人已向被上诉人支付足够的违约金。该违约金条款具有补偿性质，也是上诉人因侵权行为对被上诉人的赔偿约定。最后，即使上诉人存在侵权，侵权行为情节轻微，对被上诉人也未造成不良后果，一审判赔的合理费用过高。
深圳其昌公司及北京其昌公司共同答辩称：
一、本案上诉人对“其昌”文字的使用行为，不属于商标法规定的免责范围。上诉人在工商部门注册带有其昌文字的个体工商户名称从事与被上诉人同类的销售行为，构成商标侵权及不正当竞争。
二、被上诉人在原审起诉的事实和理由部分确有提到上诉人亦构成不正当竞争，被上诉人是认为上诉人一个行为同时构成商标侵权和不正当竞争。一审法院以不正当竞争法律关系处理纠纷并无不当。
三、上诉人在原审提交的证据2、3因为没有原件，所以被上诉人不予质证。对此，原审判决书已明确记载。
四、根据相关司法解释规定，为制止侵权所支付的相关合理费用应予以支持。被上诉人一审中主张的维权费用没有超过律师收费管理办法规定的范围，应予支持。
上诉人在二审中提供了两组证据，第一组是中国商标网的查询记录、国家商标局的《注册申请受理通知书》、《代理经营协议书》、销售合同及付款凭证，共同证明“PATRICK”、“柏翠科”及“柏翠科其昌”商标已经获得受理和被准予注册，商标权人为东莞柏翠科门窗家具公司，上诉人的使用有合法来源；第二组是海南省高级人民法院（2013）琼民三终字第106号判决书，证明被上诉人以相同事实和理由恶意起诉其他商家以求获得高额赔偿而被驳回其全部诉讼请求的事实。
被上诉人质证认为，上诉人提交的证据不属于二审新证据，不予质证。
对此，本院分析认为，上诉人二审提交的证据并不属于《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》所规定的新证据，本院不予采信。
本院经审理查明，原审认定的事实基本属实。
本院认为：
本案讼争的“其昌”文字商标系被上诉人合法享有，其相关权益应受法律保护。经审理查明，上诉人是在“其昌”商标注册之后向工商部门登记了“台江区柏翠科其昌建材商行”的个体工商户名称，该名称中含有“其昌”字号。上诉人在其经营的商铺门面上实际使用了“柏翠科其昌”的文字标识，由于上诉人没有在相关商品上突出使用“其昌”文字标识，不应认定构成商标侵权行为。但由于上诉人原系被上诉人的经销商，对“其昌”文字商标的情况是知悉的，其在与被上诉人的合作结束后仍将“其昌”文字登记为字号使用，且所经营的商品范围与“其昌”商标核准的使用范围相同，故应当认定上诉人主观上存在搭便车的故意，客观上易使一般消费者产生混淆误认，违反了公平竞争的市场秩序，其行为已构成不正当竞争。上诉人主张其使用“柏翠科其昌”文字标识系经过案外人东莞柏翠科门窗家具有限公司的合法授权，但从上诉人二审提供的证据来看，无法证明东莞柏翠科门窗家具有限公司申请注册的“柏翠科其昌”商标已经获得核准注册。如上述分析，由于上诉人知悉“其昌”商标相关情况，即使其与案外人东莞柏翠科门窗家具有限公司之间存在所谓的“授权”，主观上仍存在搭便车故意，故上诉人关于其使用“其昌”文字标识的行为具有合法来源的抗辩不能成立。
关于原审法院的判决是否超出被上诉人的诉讼请求的问题。被上诉人在原审的诉讼请求中虽然没有明确主张上诉人的行为构成不正当竞争，但本院认为，商标侵权行为亦属不正当竞争范围，且被上诉人在二审庭审中明确主张上诉人的行为同时构成商标侵权及不正当竞争，故原审法院在查明事实的基础上，以上诉人的实际使用行为虽未构成商标侵权，但仍应属于不正当竞争并作出相关判决并无不当。
关于原审判赔的合理费用是否具有合法依据的问题。上诉人与被上诉人在深圳福田区法院和深圳中院所进行的诉讼系合同违约之诉，该案相关的诉讼请求和依据的事实与本案亦有不同，应属两个不同的法律关系，不属于重复诉讼。如上述分析，由于上诉人的行为已经构成不正当竞争，被上诉人要求上诉人承担其为制止侵权所支付的相关合理费用于法有据。原审法院根据被上诉人所支付的相关公证费、差旅费、律师费的实际情况，酌定上诉人赔偿被上诉人合理费用19928元并无不当。
综上，上诉人李善斌上诉理由的事实和法律依据均不足，其上诉请求不予支持。原审认定事实清楚，适用法律正确。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
本案二审案件受理费人民币298.2元，由上诉人李善斌负担。
本判决为终审判决。
审 判 长 杨健民
审 判 员 张宏伟
代理审判员 蔡 伟
二〇一四年三月二十六日
书 记 员 曹慧敏