中华人民共和国
北京知识产权法院
行 政 判 决 书
（2015）京知行初字第4403号
原告麦克专利有限公司（MerckPatentGmbH），住所地德意志联邦共和国达姆斯塔特市富兰克林街250号。
法定代表人沃尔夫冈·洛泽特，总裁。
委托代理人权鲜知，北京隆安律师事务所律师。
委托代理人丁辰，北京隆安律师事务所律师。
被告中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会，住所地中华人民共和国北京市海淀区北四环西路9号银谷大厦10-12层。
法定代表人葛树，副主任。
委托代理人王潇，中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会审查员。
委托代理人周小祥，中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会审查员。
原告麦克专利有限公司（简称麦克公司）不服被告中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）作出的第86035号复审决定（简称被诉决定），在法定期限内向本院提起行政诉讼。本院于2015年7月23日受理后，依法组成合议庭。并于2016年11月23日公开开庭审理了本案。原告麦克公司的委托代理人权鲜枝、丁辰，被告专利复审委员会的委托代理人周小祥、王潇到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
被诉决定系被告专利复审委员会针对原告麦克公司就名称为“液晶显示装置及其制造方法”的第200710078868.3号的发明专利申请（简称涉案申请）提出的复审请求而作出，该决定中认定：
1．关于审查文本
被诉决定以麦克公司于2011年12月22日提交的权利要求第1-6项、于2007年2月16日提交的说明书第1-13页、说明书附图第1-8页、说明书摘要和摘要附图为审查基础。
2．关于创造性
（1）涉案申请权利要求1请求保护的技术方案与对比文件3公开的技术内容相比，其区别仅在于：权利要求1中还限定了聚合体构造物的表面平均粗糙度小于10nm，使得烧伤特性被抑制在没有实际应用上的问题的水平以下。
关于是否能从对比文件1中获得上述区别的技术启示，麦克公司于2015年2月3日提交的意见陈述书中认为，对比文件1并没有任何关于图像烧伤特性的记载，也没有任何关于抑制图像残留的记载，故没有公开或启示涉案申请权利要求1与对比文件3的区别技术特征“聚合体构造物的表面平均粗糙度小于10nm，使得烧伤特性被抑制在没有实际应用上的问题的水平以下”，且该区别技术特征在对比文件1中所起的作用与该区别技术特征在涉案申请中所起的作用不同，因而，对本领域技术人员来说，没有动机将对比文件1的技术应用到对比文件3。
对此，专利复审委员会经审查认为，对比文件1中虽然没有明确记载聚合体构造物的表面粗糙程度与烧伤特性之间的关系，但是对比文件1公开了通过降低表面粗糙度可以防止由于表面不平而导致的不必要的分散，且具体公开了将第二配向层的表面粗糙度设置为10nm-100nm之间，且优选为10nm－40nm的技术方案。
在进一步判断涉案申请权利要求1是否具备创造性之前，需要厘清烧伤特性产生的原因，从涉案申请说明书可知（参见涉案申请说明书第2页第21-24行），如果持续长时间显示相同图像，则会出现即使改变显示也会看到残留的前一图像的烧伤现象（荧光屏图像保留imagesticking）。由此可知，所谓烧伤特性，即液晶显示器在显示图像切换时，前一图像的图像残留现象。本领域技术人员均知晓，液晶显示器是通过对液晶分子施加电压，令液晶分子克服配向膜的配向力而发生偏转、扭曲而显示相应图像,具体为，在显示各图像前,通过配向层对液晶分子进行统一配向,使得各液晶分子统一垂直、倾斜或水平于配向层表面，显示图像时，通过对液晶分子施加电压，由于各液晶分子所受到的电场力可克服配向层对其施加的配向力，故各液晶分子会在主导其偏转、扭曲的电场力的作用下而偏转、扭曲以充当光阀，从而进一步与其他诸如导光处、滤色片、偏光器等光学元件配合而显示图像，显示完图像后，电场消失，各液晶分子会在主导其偏转、扭曲的配向膜的配向力作用下，重新恢复到初始状态，即各液晶分子将再次统一垂直、倾斜或水平于配向层表面，以便显示下一图像，以此不断循环。而上述过程中，当配向层的表面粗糙度较大时，由于表面粗糙度本身是不规则的凹凸，则其容易导致液晶分子的不必要的分散，也就是说对液晶分子的取向控制能力不强，由此，在显示图像切换时，无法令液晶分子迅速恢复成初始取向，由此导致了前一图像的图像残留。对于本领域技术人员来说，这是最基本的液晶显示工作原理和图像残留产生的原因，属于众所周知的事实。
对比文件1中通过将配向层的表面粗糙度设置为10nm-100nm，防止液晶分子由于粗糙度的影响造成的不必要的分散，也就是对液晶分子的取向控制能力能有所增强，由此，可以在显示图像切换时，相对快速地令液晶分子切换到初始取向，减轻图像残留，也即减轻了烧伤现象。因此，对比文件1给出了通过降低配向层的表面粗糙度抑制烧伤特性的技术启示，且具体公开了配向层表面粗糙度设置为10nm-100nm之间的技术方案，不仅如此，对比文件1中还给出了10nm－40nm是优选的技术方案，显然就对比文件1公开的数值范围来看，粗糙度越小，其对液晶分子取向控制能力越强，对图像残留，也即烧伤特性的抑制作用越好，给出了表面粗糙度大小与烧伤特性成正比的关系。进一步讲，涉案申请中也并未对现有技术中突破10nm这一界限而继续向下取值时，会产生何种技术上无法逾越的困难，进而于涉案申请技术方案中加以解决进行记载，且就如第2813号判决中所认定的那样，“本院认为涉案申请中对该数值范围的限定目的在于解决烧伤特性问题”，而不在于如何解决进一步降低表面粗糙度的问题，因此在对比文件1给出了通过选择配向层表面粗糙度数值范围而获得足够配向限制力，以及在数值范围内进一步向下选择较小的数值会更加有助于获得足够配向限制力的技术启示下，为了进一步获得减轻烧伤，避免图像残留的技术效果，本领域技术人员有动机在对比文件3的基础上结合对比文件1公开的上述内容，通过有限次实验而将表面粗糙度进一步选择为小于10nm，而小于10nm的表面粗糙度显然具有使得烧伤特性被抑制在没有应用上的问题的水平以下的技术效果，这种选择也是本领域技术人员容易想到并实现的。因此，专利复审委员会对麦克公司的前述意见不予支持。
综上，权利要求1相对于对比文件3和对比文件1的结合不具有突出的实质性特点和显著的进步，不具备创造性。
（2）权利要求2是对权利要求1的进一步限定，其附加技术特征为“在上述第一电极上形成有用于进行取向图形限制的缝隙”，而在液晶显示器的电极上形成规律的凸起或缝隙，以形成相应的取向图形，令液晶分子倾斜到期望方向，属于本领域常用技术手段。因此，当其引用的权利要求1不具备创造性时，该权利要求2也不具备创造性。
（3）权利要求3是对权利要求1或2的进一步限定，其附加技术特征为“上述聚合体构造物是通过光照射或者热处理聚合上述液晶中混入的单体而形成的”，对比文件3公开了（参见对比文件3说明书第0014-0015段）：第二取向层通过光照射或热处理聚合混入液晶中的聚合物前体而形成。由此可见，权利要求3的附加技术特征已经被对比文件3所公开。因此，在其引用的权利要求不具备创造性时，该权利要求3也不具备创造性。
（4）权利要求4请求保护一种液晶显示装置的制造方法，对比文件3公开了一种液晶显示元件及其制造方法，其中具体公开了（参见对比文件3说明书第0011-0030段以及附图1-5）：该液晶显示元件通过配向层和液晶层9相对配置设有第一电极2的第一基板1和设有第二电极7的第二基板8，其中，在第一基板和第二基板之间的液晶层混入取向规定方向的聚合物前体（相当于涉案申请权利要求4的前体），在施加电压的同时，进行可见光或紫外照射以使得单体聚合，形成规定的取向图形的聚合体构造物即第二配向层，并通过第二配向层对液晶分子进行取向控制。
由此可见，权利要求4请求保护的技术方案与对比文件3公开的内容相比，其区别仅在于：权利要求4中还限定了聚合体构造物的表面平均粗糙度小于10nm，使得烧伤特性被抑制在没有实际应用上的问题的水平以下。该区别与权利要求1相对于对比文件3的区别相同，基于与评述权利要求1同样的理由，权利要求4相对于对比文件3和对比文件1的结合不具有突出的实质性特点和显著的进步，不具备创造性。
（5）权利要求5和6是对权利要求4的进一步限定，其附加技术特征分别与权利要求2和3的附加技术特征对应。因此基于与评述权利要求2和3相同的理由，在其引用的权利要求不具备创造性时，该权利要求5、6也不具备创造性。
综上，涉案申请权利要求1-6均不具备创造性。基于上述理由，专利复审委员会作出被诉决定：维持国家知识产权局于2010年10月13日对涉案申请作出的驳回决定。
原告麦克公司诉称：一、专利复审委员会未举证证明“本领域技术人员对于烧伤特征与粗糙度之间的关系有所认知”，也未能证明对比文件1会带来区别技术特征的技术启示。因此，专利复审委员会以相同的理由和证据作出与第39025号决定相同的决定，违反了《专利审查指南》第四部分第一章8（2）中“因主要证据不足或者法律适用错误导致审查决定被撤销的，不得以相同的理由和证据作出与原决定相同的决定”的规定。二、被诉决定关于涉案申请权利要求1和4不具有创造性的认定错误。1、专利复审委员会确定对比文件3为涉案申请最接近的现有技术，但未确定涉案申请权利要求1和4所要求保护的技术方案相对于对比文件3实际解决的技术问题，亦未判断涉案申请权利要求1所要求保护的技术方案对本领域技术人员来说是否显而易见，因此，被诉决定存在严重的程序错误。2、基于涉案申请权利要求1和4与对比文件3的区别特征所能达到的技术效果是“使得烧伤特性被抑制在没有实际应用上的问题的水平以下”，因此，涉案申请权利要求1实际所要解决的技术问题在于，使用户不会注意到图像烧伤的现象，从而使得烧伤特性被抑制在没有实际应用上的问题的水平以下。根据审查指南的规定，接下来要判断现有技术是否给出将上述区别特征应用到最接近的现有技术以解决其存在的技术问题（即发明实际解决的技术问题）。对比文件1没有公开“表面平均粗糙度小于10nm”，也没有提及任何与“使得烧伤特性被抑制在没有实际应用上的问题的水平以下”相关的特征，即没有披露上述区别特征。即使本领域技术人员能够从对比文件1公开的内容作出将第二取向层的表面平均粗糙度设置为小于10nm的选择，由于对比文件1仅公开了“防止由于表面不平而导致的不必要分散而获得足够的取向限制力”的效果，所以，本领域技术人员仅能预料到该效果，并不能预料到“使得烧伤特性被抑制在没有实际应用上的问题的水平以下”这一意料不到的技术效果，更没有动机将对比文件1的技术应用于对比文件3，因此，涉案申请权利要求1和4的技术方案相对于本领域技术人员来说是非显而易见的，相对于对比文件3和1的结合具有创造性，引用权利要求1和4的从属权利要求，也具有创造性。
被告专利复审委员会辩称：被诉决定认定事实清楚、适用法律正确、审理程序合法，审查结论正确，麦克公司的诉讼理由不能成立。请求法院驳回麦克公司的诉讼请求，维持被诉决定。
本院经审理查明：
涉案申请系名称为“液晶显示装置及其制造方法”的第200710078868.3号的发明专利申请，申请日为2003年1月30日，优先权日为2002年2月4日和2002年3月19日，公开日为2008年4月23日，申请人原为夏普株式会社，后于2011年7月27日变更为夏普株式会社和麦克公司，又于2013年2月5日变更为麦克公司。涉案申请是申请号为03102100.X的发明专利申请的分案申请，分案提交日为2007年2月16日。
经实质审查，国家知识产权局原审查部门以涉案申请不符合2001年7月1日施行的《中华人民共和国专利法》（简称专利法）第二十二条第三款有关创造性的规定为由，于2010年10月13日驳回了涉案申请。驳回决定中引用了3篇对比文件，其中：
对比文件1为JP特开2001-100212A号日本专利文献，公开日期为2001年4月13日；该说明书第0001、0007、0041段载明的内容公开了一种液晶显示装置及其制造方法，其中第二配向层的表面平均粗糙度为100nm以下，最好是10-40nm。对比文件1还公开了通过降低表面粗糙度可以防止由于表面不平而导致的不必要的分散，且具体公开了将第二配向层的表面粗糙度设置为10nm-100nm之间的技术方案。
对比文件3为JP特开平6-347795A号日本专利文献，公开日期为1994年12月22日；该说明书第0011-0030段以及附图1-5载明的内容公开了一种液晶显示元件及其制造方法，其液晶显示元件通过配向层和液晶层9相对配置设有第一电极2的第一基板1和设有第二电极7的第二基板8，其中，在第一基板和第二基板之间的液晶层9混入取向规定方向的聚合物前体，在施加电压的同时，进行可见光或紫外线照射以使得单体聚合，形成规定的取向图形的聚合体构造物即第二配向层，并通过第二配向层对液晶分子进行取向控制。第二取向层通过光照射或热处理聚合混入液晶中的聚合物前体而形成。
麦克公司对上述驳回决定不服,于2011年1月28日向专利复审委员会提出了复审请求。专利复审委员会于2012年1月17日作出第39025号复审请求审查决定（简称第39025号决定）。该审查决定所针对的文本是：麦克公司于2007年2月16日提交的说明书第1-13页、说明书附图第1-8页、说明书摘要和摘要附图，以及于2011年12月22日提交的权利要求第1-6项。其中权利要求1-6如下：
“1.一种液晶显示装置，该装置通过取向膜和液晶层相对配置设有第一电极的第一基板和设有第二电极的第二基板，该装置特征在于，
上述液晶层通过光照射或者热处理聚合混入到液晶中的单体而形成使液晶分子取向为规定方向的聚合体构造物，
上述聚合体构造物的表面平均粗糙度小于10nm，使得烧伤特性被抑制在没有实际应用上的问题的水平以下。
2.根据权利要求1所述的液晶显示装置，其特征在于，在上述第一电极上形成有用于进行取向图形限制的缝隙。
3.根据权利要求1或2所述的液晶显示装置，其特征在于，上述聚合体构造物是通过光照射或者热处理聚合上述液晶中混入的单体而形成的。
4.一种液晶显示装置的制造方法，该液晶显示装置是通过取向膜及液晶层相对配置设有第一电极的第一基板和设有第二电极的第二基板而成的，该方法特征在于，
在将由混入了使液晶分子取向为规定方向的单体的液晶组成的上述液晶层夹在上述第一基板和第二基板之间的状态下，向上述基板间施加电压的同时，通过光照射或者热处理使上述单体聚合，形成规定的取向图形的聚合体构造物，通过上述聚合体构造物对液晶分子进行取向限制时，
将上述聚合体构造物的表面平均粗糙度控制为小于10nm，使得烧伤特性被抑制在没有实际应用上的问题的水平以下。
5.根据权利要求4所述的液晶显示装置的制造方法，其特征在于，在上述第一电极上形成有用于进行上述取向图形限制的缝隙。
6.根据权利要求4或5所述的液晶显示装置的制造方法，其特征在于，通过光照射或者热处理使上述单体聚合，形成上述聚合体构造物。”
涉案申请说明书第2页第21-24行载明：在通过用聚合体规定驱动时的液晶分子的取向方向的方法制造的MVA-
LCD中，如果持续长时间显示相同图像，则会出现即使改变显示也会看到残留的前一图像的烧伤现象（荧光屏图像保留imagesticking）。因此，出现显示质量降低的问题。
第39025号决定认为：涉案申请权利要求1或4与对比文件3公开的技术内容相比，其区别均在于，涉案申请权利要求1或4中还限定了聚合体构造物的表面平均粗糙度小于1Onm，使得烧伤特性被抑制在没有实际应用上的问题的水平以下，但上述区别是本领技术人员基于对比文件1公开内容的基础上可通过有限次实验而进一步选择得到的，故涉案申请权利要求1或4相对于对比文件3和对比文件1的结合不具有突出的实质性特点和显著的进步，不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性；从属权利要求2、5的附加技术特征在对比文件2中公开，权利要求3、6的附加技术特征在对比文件3中公开，因此，权利要求2、3、5、6也不具备创造性。
麦克公司对第39025号决定不服，在法定期限内向北京第一中级人民法院提起诉讼，北京市第一中级人民法院于2013年5月7日作出（2012）一中知行初字第2813号判决（简称第2813号判决），撤销第39025号决定。该判决中认为：由对比文件1可以看出，其对表面粗糙度进行限定的目的在于“防止由于表面不平而导致的不必要分散而获得足够的配向限制力”，涉案申请对表面平均度的数值范围的限定目的在于解决烧伤特性问题，除非现有证据可以证明本领域普通技术人员对于烧伤特性与表面粗糙度之间的关系有所认知，否则将无法当然认定本领域技术人员基于解决烧伤特性的考虑，容易在对比文件1的基础上想到将聚合物构造物的表面平均粗糙度限定为“小于10nm”。上述区别是否具有抑制烧伤特性的“客观效果”与是否具有技术启示并不具有必然联系，在本领域技术人员对于烧伤特性与粗糙度之间的关系并不具有认知的情况下，即便该区别确具有这一客观效果，也无法认定对比文件1会带来技术启示。
根据上述生效判决，专利复审委员会重新成立合议组进行审理，并于2014年12月23日向麦克公司发出复审通知书，指出：涉案申请权利要求1、4请求保护的技术方案与对比文件3公开的技术内容相比，其区别均在于：涉案申请权利要求1或4中还限定了聚合体构造物的表面平均粗糙度小于10nm，使得烧伤特性被抑制在没有实际应用上的问题的水平以下，但上述区别已在对比文件1中给出相应技术启示，故权利要求1或4相对于对比文件3、1的结合不具有突出的实质性特点和显著的进步，不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性；涉案申请权利要求2、3、5、6的附加技术特征或在对比文件2中公开，或在对比文件3中公开，故权利要求2、3、5、6也不具备创造性。
麦克公司于2015年2月3日提交了意见陈述书，未修改申请文件。麦克公司认为：对比文件1并没有任何关于图像烧伤特性的记载，也没有任何关于抑制图像残留的描述，故没有公开或启示本申请权利要求1与对比文件3的区别技术特征“聚合体构造物的表面平均粗糙度小于10nm，使得烧伤特性被抑制在没有实际应用上的问题的水平以下”，且该区别技术特征在对比文件1中所起的作用与该区别技术特征在涉案申请中所起的作用不同，因而，对本领域技术人员来说，没有动机将对比文件1的技术应用到对比文件3，因此，涉案申请权利要求1具备创造性。涉案申请权利要求4是与权利要求1的显示装置对应的方法权利要求，在权利要求1具备创造性时，权利要求4也具备创造性。相应地，从属权利要求2、3、5、6也具备创造性。
2015年4月2日，专利复审委员会作出被诉决定。
在行政诉讼庭审中，针对专利复审委员会有关对比文件1和3所公开的内容、涉案申请权利要求1和4与对比文件3的区别技术特征等相关认定，麦克公司不持异议。
上述事实，有经庭审质证的麦克公司于2011年12月22日提交的涉案申请权利要求1-6、于2007年2月16日提交的说明书第1-13页、说明书附图第1-8页、说明书摘要和摘要附图、被诉决定、第39025号决定、第2813号判决、当事人陈述等证据在案佐证。
本院认为：
创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步。若一项权利要求所限定的技术方案相对于现有技术所披露的技术内容存在区别技术特征，但另一现有技术已经给出了采用该区别技术特征解决相关技术问题的技术启示，或者该区别技术特征属于本领域惯用的技术手段，且该技术方案也并未因该区别技术特征的引入而取得预料不到的技术效果，则该技术方案不具备创造性。
本案中，涉案申请权利要求1或4分别与对比文件3相比其区别技术特征均在于：权利要求1或4中还限定了聚合体构造物的表面平均粗糙度小于10nm，使得烧伤特性被抑制在没有实际应用上的问题的水平以下。麦克公司对此不持异议，本院予以确认。
所谓烧伤特性，涉案申请说明书明确记载了“在通过用聚合体规定驱动时的液晶分子的取向方向的方法制造的MVA-
LCD中，如果持续长时间显示相同图像，则会出现即使改变显示也会看到残留的前一图像的烧伤现象（荧光屏图像保留imagesticking）。因此，出现显示质量降低的问题”。由此可见，涉案申请所述的“烧伤特性”即为液晶显示器所显示的图像切换时，前一图像的图像残留现象。
关于上述区别技术特征，对比文件1公开了通过降低聚合体构造物的表面粗糙度可以防止由于表面不平而导致的不必要的分散，但未明确记载聚合体构造物的表面粗糙度与烧伤特性之间的关系。专利复审委员会在被诉决定阐述了液晶显示工作原理和图像残留产生的原因来说明对比文件给出了通过降低配向层的表面粗糙度抑制烧伤特性的技术启示，但是未提供相应的公知常识证据。而在先已经发生法律效力的第2813号判决认定：由对比文件1可以看出，其对表面粗糙度进行限定的目的在于“防止由于表面不平而导致的不必要分散而获得足够的配向限制力”，涉案申请对表面平均度的数值范围的限定目的在于解决烧伤特性问题，除非现有证据可以证明本领域普通技术人员对于烧伤特性与表面粗糙度之间的关系有所认知，否则将无法当然认定本领域技术人员基于解决烧伤特性的考虑，容易在对比文件1的基础上想到将聚合物构造物的表面平均粗糙度限定为“小于10nm”。上述区别是否具有抑制烧伤特性的“客观效果”与是否具有技术启示并不具有必然联系，在本领域技术人员对于烧伤特性与粗糙度之间的关系并不具有认知的情况下，即便该区别确具有这一客观效果，也无法认定对比文件1会带来技术启示。在现有证据无法证明本领域普通技术人员对于烧伤特性与表面粗糙度之间的关系有所认知的情况下，根据第2813号判决的认定，被诉决定关于涉案申请权利要求1和4不具备创造性的认定，缺乏事实依据，本院应予纠正。在此基础上，被诉决定关于涉案申请从属权利要求2-3、5-6不具备创造性的认定，亦缺乏事实依据，本院应予纠正。
综上，被诉决定认定有误，本院予以纠正。麦克公司主张撤销被诉决定，本院予以支持。依据《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第一项之规定，本院判决如下：
一、撤销被告中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会作出的第86035号复审决定；
二、被告中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会就原告麦克专利有限公司提出的复审请求重新作出复审决定。
案件受理费人民币一百元，由被告中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会负担（于本判决生效之日起七日内交纳）。
如不服本判决，原告麦克专利有限公司可在本判决书送达之日起三十日内，被告中华人民共和国家知识产权局专利复审委员会可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，预交上诉案件受理费人民币一百元，上诉于中华人民共和国北京市高级人民法院。
审 判 长 彭文毅
审 判 员 刘炫孜
人民陪审员 刘敬文
二〇一八年五月二十三日
法官 助理 邱明东
书 记 员 王 帅