湖北省高级人民法院民 事 判 决 书（2016）鄂民终509号上诉人（原审原告）：林明恺，男，汉族，1975年3月27日出生，住浙江省瑞安市。委托诉讼代理人：阎斌，湖北得伟君尚律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：武汉市黄陂区武湖爱迪家具经营部，经营场所湖北省武汉市黄陂区武湖汉口北21号中国家具CBD国际品牌街26栋。经营者赵钰，女，汉族，1979年4月6日出生，住安徽省安庆市太湖县晋熙镇翰林苑*幢*单元***室。委托诉讼代理人：赵聚友，广东卓信（东莞）律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：武汉市汉口北华中傢俱之都投资有限公司，住所地：湖北省武汉市黄陂区武湖巨龙大道特1号。法定代表人：童晓华，该公司总经理。委托诉讼代理人：牛洁，该公司职员。上诉人林明恺因与被上诉人武汉市黄陂区武湖爱迪家具经营部（以下简称武湖爱迪）、被上诉人武汉市汉口北华中傢俱之都投资有限公司（以下简称汉口北公司）侵害商标权及不正当竞争纠纷一案，不服湖北省武汉市中级人民法院（2015）鄂武汉中知初字第02018号民事判决，向本院提起上诉。本院于2016年4月5日受理后，依法组成合议庭，开庭进行了审理。上诉人林明恺的委托诉讼代理人阎斌、被上诉人武湖爱迪的委托诉讼代理人赵聚友、被上诉人汉口北公司的委托诉讼代理人朱洁到庭参加诉讼。本案现已审理终结。林明恺上诉请求：1、撤销一审判决，依法改判；2、判令被上诉人承担本案全部诉讼费用。事实与理由：（一）上诉人对其注册商标已投入商业使用，被上诉人的行为影响了上诉人对商标的正常使用。一审判决认定案外人东莞富运傢俬有限公司（以下简称富运公司）在先使用商标并有一定影响力的证据不足。（二）即使存在一审判决认为的“注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标”的情况，在先使用人继续合法使用原来的商标也必须符合以下条件：1、在他人申请注册前在先使用某商标并有一定的影响；2、在原使用范围内使用；3、应商标权人的要求附加区别标识。如不符合以上三个条件，仍构成商标侵权。本案中被上诉人及案外人富运公司大肆扩张，明显超出原使用范围，也没有附加区别标识。上诉人曾致函给案外人富运公司，要求其停止侵权，但未得到任何答复。被上诉人使用的商标中“理想空间”属于显著性、识别性较强的部分，该部分与上诉人第3374814号商标显著性部分“理想空间”为相同文字，足以引起消费者混淆误认，两被上诉人的行为构成侵权。武湖爱迪辩称，1、“理想空间”标识是案外人富运公司在先使用且有一定影响力的标识。2、武湖爱迪是在案外人富运公司授权的情况下使用该标识，符合《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）的规定。武湖爱迪是案外人富运公司的直营店，其使用行为实际就是案外人富运公司的使用行为。3、因案外人富运公司长期宣传“理想空间”，消费者已经将“理想空间”与其产品联系在一起。上诉人怠于使用其商标，只是想通过抢注获得高额的转让费，且相关公众不会造成混淆和误认。4、上诉人没有实际使用“理想空间”商标。商标的生命在于使用，上诉人对《商标法》的理解错误。5、一审对于上诉人是否实际使用涉案商标认定有误，应分别对上诉人的两个商标进行判断。综上，请求二审法院驳回上诉，维持原判。汉口北公司辩称，坚持一审中的答辩意见，林明恺的诉讼请求与其无关。林明恺向一审法院起诉请求：1、判令武湖爱迪和汉口北公司停止侵权行为；2、武湖爱迪和汉口北公司在其经营场所为林明恺消除影响；3、武湖爱迪和汉口北公司连带赔偿林明恺经济损失及维权合理支出、律师代理费等共计50万元（人民币，下同）；4、由武湖爱迪和汉口北公司承担本案诉讼费用。一审经审理查明，2004年8月28日，经国家工商行政管理总局商标局（以下简称国家商标局）核准，案外人朱才龙注册了第3374814号“”商标，核定使用商品是第20类，包括屏风（家具）；办公家具；家具；椅子（座椅）等。2008年10月7日该商标经核准转让，受让人为林明恺。经续展，该商标注册有效期至2024年8月27日。2012年5月21日，经国家商标局核准，林明恺注册了第7724167号“理想空间”商标，核定使用商品是第20类，包括办公家具；家具；椅子（座椅）等，该商标注册有效期至2022年5月20日。2013年9月10日，林明恺与案外人上海千双奇贸易有限公司（以下简称千双奇公司）签订了《商标授权合同》，约定自2013年9月10日起至2014年12月31日，林明恺将其持有的商标注册证第3374814、7724167号商标授权千双奇公司生产销售“理想空间”牌家具类商品，授权生产的产品只能在电商渠道线上销售。唯品会公司出具证明函，证明该公司与千双奇公司合作，“分别于2014年3月28日至4月1日期间及2014年7月14日至7月17日期间”，在该公司“网站××上在线销售‘理想空间’家具产品”。2013年10月28日，国家工商行政管理总局商标评审委员会作出商评字[2013]第94383号《关于第3374814号“理想空间IDEALAREA及图”商标撤销复审决定书》，认定申请人林明恺“在2005年12月9日至2008年12月8日期间内对复审商标进行了商标法意义上的使用”。2015年7月16日，林明恺与案外人杭州富阳美策信息技术有限公司（以下简称美策公司）签订了《商标授权合同》，约定自2015年7月16日起至2017年7月31日，林明恺将其持有的商标注册号3374814、7724167授权美策公司生产销售“理想空间”牌家具类商品，授权生产的产品只能在电商渠道线上销售。合同还约定，美策公司需要向林明恺支付保底商标使用费15万元/每年及5万元的保证金。同月20日，林明恺个人银行账户上收到汇款20万元。上述两份《商标授权合同》均约定了商标被许可人需定期提供产品图片给林明恺，商标被许可人提供的“理想空间”家具商品应当符合法律法规及行业惯例的要求，使用的logo也应与商标证相同。2015年6月18日，林明恺的委托代理人阎斌向湖北省武汉市中星公证处提出申请，对其前往武汉市黄陂区汉口北大道21号中国家具CBD名店街“理想空间”商铺的现场拍照和购买物品的过程进行保全证据公证。同日下午，阎斌和公证员雷某、公证员助理黄璞来到武汉市黄陂区汉口北大道21号中国家具CBD名店街“理想空间”商铺。进入该商铺后，其工作人员递给了阎斌一本“理想空间”宣传册。随后，阎斌在该商铺购买矮柜一件，付款后取得“《中国银联签购单》持卡人存根”一张、“商品定购单”（上面加盖“武汉市黄陂区武湖爱迪家具经营部”的印章）—张及该商铺工作人员赠送的台历一本。在上述过程中，阎斌对该商铺的外部及内部现状进行了拍照，共拍得八张照片。上述购买及拍照工作完成后，回到公证处，在公证员的监督下，阎斌对所购矮柜进行拍照，共拍照一张；对宣传册（复印首页）、商品定购单、持卡人存根、台历（复印首页）进行复印，宣传册、商品定购单、持卡人存根、台历的原件由公证处封存后与所购家具一并交由阎斌保管。公证处出具（2015）鄂中星内证字第15000号公证书，并将宣传手册(首页)、商品定购单、持卡人存根、台历（首页）的复印件和9张照片作为公证书的附件。一审当庭勘验，上述宣传手册(首页)、台历（首页）、店面招牌、商品定购单、店内及店外广告宣传牌上均有“”标识。2014年1月1日，案外人富运公司授权武湖爱迪为其“I&D理想空間”品牌在湖北省武汉市的代理加盟商，授权期自2014年1月1日至2015年12月31日。同日，双方还签订了《区域特许经营合同》，由武湖爱迪代理销售“理想空间”品牌产品。一审另查明，广东省家具协会、中国家具协会分别书面证明案外人富运公司自2001年开始，在其生产的家具上使用“理想空间”等标识进行商业活动，并在2003年至2014年市场占有率、市场销售份额及市场知名度等指标在该省、全国家具行业同类生产企业中名列前茅。2002年至2015年，案外人富运公司参加了历届国际名家具（东莞）展览会，该展览会会刊上介绍的富运公司品牌名称为“理想空間”等，在全国多地以区域特许经营的方式开设有店面招牌上有“”标识的家具店，取得的大量荣誉中，有些直接是以“理想空间”作为品牌名称。在2002年12月1日的《东方日报》上有与“I&D”结合使用的“理想空間”宣传词。2006年5月31日，广州赢盛广告有限公司给案外人富运公司的《赢周刊广告阶段性结算函》中载明：2006年3月至6月期间，《赢周刊·赢生活》刊登案外人富运公司相关“I&D理想空間”的文章。案外人富运公司于2005年在凤凰卫视、2006年在中央电视台第三套节目、2011年TVC-HK白话版节目、2012年I&D香港亚视宣传片中分别对“I&D理想空間”品牌家具进行宣传。2004年9月，案外人富运公司生产的I&D牌漆木家具被评为广东省名牌产品；2014年4月，案外人富运公司的“I&D”注册商标被评为广东省著名商标，同年9月4日，商标驰字[2014]51号《国家工商总局商标局关于认定“I&D”商标为驰名商标的批复》中认定第20类家具商品上的“I&D”注册商标为驰名商标。林明恺为本案支付了律师费10000元，公证费4000元，取证费637元。一审法院认为，林明恺是第3374814号“”、第7724167号“理想空间”注册商标的商标权人，涉案商标均在注册有效期内，受法律保护。关于林明恺是否实际使用第3374814号“”、第7724167号“理想空间”注册商标的问题。判断商标是否实际使用，关键看该商标是否处于实际使用的状态，即是否表明商品的来源、是否为商业性使用、是否在核定类别上公开使用等。本案中，林明恺分别在2013年、2015年，授权案外人千双奇公司、美策公司使用其持有的第3374814号、第7724167号注册商标，用于生产销售“理想空间”牌家具类商品，且案外人千双奇公司生产的“理想空间”牌家具产品亦曾在××网站上在线销售。两份《商标授权合同》均约定被许可人使用上述两个注册商标的相关义务，表明了商标权人通过间接的方式对商标使用进行了不同程度的控制和监督，符合《商标法》第四十八条规定的商标使用的行为。据此，被许可人对涉案两个商标的使用应当视同林明恺的使用，即林明恺对涉案两个商标具有商标法意义上的使用行为。武湖爱迪抗辩林明恺没有实际使用涉案两个商标的主张，不予支持。关于案外人富运公司是否在先使用“理想空间”标识并具有一定影响力的问题。《商标法》（2001）第三十一条规定“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”，对于该条款的理解，应当是保护中国在先使用并具有一定影响的商标。是否在先使用并具有一定影响，是认定主张权利的注册商标是否构成以不正当手段抢注的基础和前提，也是主张权利的注册商标能否得到商标法实际保护的前提。根据本案查明的事实，第3374814号“”注册商标系2002年11月19日申请、2004年8月28日授权，2008年10月7日经核准转让给林明恺；第7724167号“理想空间”注册商标于2009年9月25日申请、2012年5月21日授权。而案外人富运公司至少在2001年开始就持续性地在其生产的家具、对外经营活动及广告宣传中使用与“I&D”结合的“理想空間”标识，并将“理想空间”作为该商品品牌名称，“理想空间”、“理想空間”已与案外人富运公司生产的家具产品密切相关和不可分割，并伴随着“I&D”注册商标的驰名度，“理想空间”成为其产品的代表和象征，在相关公众中具有明显区分作用，取得大量荣誉，在全国家具行业具有一定的知名度和影响力。因涉案第3374814号“”商标、第7724167号“理想空间”商标的注册时间均晚于案外人富运公司实际使用“理想空间”标识，可以推定“I&D”与“理想空間”结合的“”标识，是案外人富运公司自行创作的成果，主观上没有损害在后产生的“”、“理想空间”注册商标的恶意，从诚实信用原则和保护公民、法人的合法民事权益原则出发，应依法保护在先使用人享有继续使用的合法的民事权益。并且，《商标法》（2013）第五十九条第三款亦规定“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识”。因此，武湖爱迪通过与案外人富运公司签订《区域特许经营合同》的方式获得授权后，其在宣传手册、台历、店面招牌、商品定购单、店内及店外广告宣传牌使用的“I&D”与“理想空間”结合的“”标识没有侵犯林明恺的上述两个注册商标的专用权。对林明恺指控武湖爱迪在经营活动中使用“”标识侵犯其注册商标专用权，不予支持。并且，林明恺作为自然人，不是《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条第三款所规定的经营者，林明恺对武湖爱迪不正当竞争行为的指控，不予支持。本案中，林明恺不能证明汉口北公司与武湖爱迪的经营行为有关联，林明恺对汉口北公司的指控缺乏事实和法律依据，不予支持。综上所述，武湖爱迪在经营活动中使用“”标识，没有侵犯林明恺对涉案两个注册商标的专用权，亦不构成不正当竞争；汉口北公司与武湖爱迪的经营行为没有关联，根据《商标法》第四十八条、第五十九条第三款，《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条第三款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条的规定，判决：驳回林明恺的诉讼请求。案件受理费8800元，由林明恺负担。本院二审期间，当事人围绕上诉请求依法提交了证据。本院组织当事人进行了证据交换和质证。上诉人林明恺提交了三份证据，分别是四川省成都市中级人民法院（2015）成知民初字第661号民事判决、辽宁省沈阳市中级人民法院（2015）沈中民四初字第00246号民事判决以及北京市朝阳区人民法院（2014）朝民（知）初字第36666号民事判决书，以上三份证据拟共同证明其他人民法院已认定案外人富运公司构成侵权。两被上诉人质证认为，对三份证据的真实性没有异议，但不能达到上诉人的证明目的。本院认定如下：上诉人提交的上述三份证据与本案无关，本院不予采信。两被上诉人二审举证期限内没有证据提交。本案二审查明，一审法院查明的事实属实，本院依法予以确认。根据当事人的上诉理由、请求以及答辩意见，归纳本案二审的争议焦点为：1、案外人富运公司对“”标识及“理想空间”品牌名称是否享有在先使用权；2、两被上诉人使用“”标识及“理想空间”品牌名称的行为是否构成对上诉人注册商标专用权的侵害；3、如构成侵害，民事责任如何承担。针对上述焦点问题，本院评判如下：（一）关于案外人富运公司对“”标识及“理想空间”品牌名称是否享有在先使用权的问题。林明恺享有的第3374814号“”注册商标系2002年11月19日申请、2004年8月28日授权，2008年10月7日经核准转让给林明恺；第7724167号“理想空间”注册商标于2009年9月25日申请、2012年5月21日授权。而从本案查明的事实来看，富运公司至少在2001年开始就已在其生产的家具上使用与“I&D”结合的“理想空間”标识，并将“理想空间”作为该商品品牌名称，其时间明显早于林明恺第3374814号“”商标和第7724167号“理想空间”商标申请注册的时间。并且，通过《东方日报》、《赢周刊·赢生活》、凤凰卫视、中央三台、TVC节目、香港亚视宣传片等广告宣传，“I&D”与“理想空間”结合的“”标识及“理想空间”品牌已经在家具商品市场具有了相当的知名度，获得了大量荣誉，具有了一定影响。根据《商标法》第五十九条第三款的规定，商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。因此，富运公司对“”标识及“理想空间”品牌名称享有在先使用权。林明恺上诉称富运公司不具有在先使用权的理由不能成立，本院不予支持。（二）关于两被上诉人使用“”标识及“理想空间”品牌名称的行为是否构成对上诉人注册商标专用权侵害的问题。武湖爱迪称，因富运公司享有在先使用权，故其经过富运公司授权使用“”标识和“理想空间”品牌名称，其行为不构成侵权。本院认为，商标注册制度是我国《商标法》规定的基本制度。《商标法》第五十九条第三款虽然对在先使用的未注册商标的保护作出了规定，但同时也对在先使用人的权利进行了明确的限制，即在先使用人只能在原使用范围内继续使用，也就是说享有在先权利的主体应当是“在先使用人”本人及“在先已获授权许可”的被许可使用人。本案中，武湖爱迪与富运公司于2014年1月1日签订《区域特许经营合同》，获得富运公司代理“理想空间”品牌的授权许可，武湖爱迪获得授权的时间明显晚于涉案两个注册商标的申请日，不属于“在先使用人”本人或“在先已获授权许可”的被许可使用人范围。富运公司给武湖爱迪的授权许可，超出了原有使用范围。故武湖爱迪使用“”标识及“理想空间”品牌名称的行为不符合《商标法》第五十九条第三款的规定，其主张具有合法授权的理由不能成立。武湖爱迪未经注册商标专用权人林明恺许可，在经营场所的店面招牌、宣传手册、台历、商品定购单、店内及店外广告宣传牌上使用“”标识的行为，属于商业性使用，该标识与林明恺的两个注册商标构成相似，使用类别也相同，足以引起相关公众混淆和误认，故其行为构成对林明恺第3374814号“”注册商标和第7724167号“理想空间”注册商标专用权的侵害，武湖爱迪应承担相应的侵权责任。二审中，林明恺仍未能证明汉口北公司与武湖爱迪的经营行为有关联，故林明恺对汉口北公司的指控缺乏事实和法律依据，本院不予支持。（三）关于民事责任如何承担的问题。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十一条第一款规定，人民法院在审理侵犯注册商标专用权纠纷案件中，依据民法通则第一百三十四条、商标法第六十条的规定和案件具体情况，可以判决侵权人承担停止侵害、赔偿损失等民事责任。武湖爱迪应当停止在其经营场所的店面招牌、宣传手册、台历、商品定购单、店内及店外广告宣传牌上使用侵犯林明恺注册商标专用权的标识。根据《商标法》第六十三条第一款、第三款规定，侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予三百万元以下的赔偿。本案中，林明恺未提交证据证明其因被侵权而遭受的实际损失以及武湖爱迪因侵权所获利益，且林明恺也未主张武湖爱迪销售的商品构成侵权，仅主张武湖爱迪在经营场所的店面招牌、宣传手册、台历、商品定购单、店内及店外广告宣传牌上使用“”标识的行为构成侵权，故本案也不适宜参照林明恺与他人签订的商标许可使用合同确定赔偿数额。考虑到武湖爱迪侵权的主观过错、侵权行为的性质、期间、后果，以及林明恺注册商标的声誉等，本院酌情确定武湖爱迪赔偿林明恺经济损失及合理开支共计2万元。关于林明恺主张消除影响的诉讼请求，因林明恺没有举证证明其商誉受到损失的相关证据，本院对该诉讼请求不予支持。关于林明恺主张武湖爱迪的行为构成不正当竞争，本院认为，因对武湖爱迪的侵权行为已通过商标法给予林明恺法律保护，无需再依据《中华人民共和国反不正当竞争法》予以保护，故本院对林明恺的此项主张亦不予支持。综上所述，林明恺的上诉理由及请求部分成立，本院予以支持。一审判决虽认定事实清楚，但适用法律有误，致实体处理不当。依照《中华人民共和国商标法》第五十七条第一项、第二项，第五十九条第三款，第六十三条第一款、第三款，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十一条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（二）项之规定，判决如下：一、撤销湖北省武汉市中级人民法院（2015）鄂武汉中知初字第02018号民事判决；二、武汉市黄陂区武湖爱迪家具经营部于本判决生效之日起，立即停止在经营场所的店面招牌、宣传手册、台历、商品定购单、店内及店外广告宣传牌上使用侵犯林明恺享有的第3374814号“”注册商标和第7724167号“理想空间”注册商标专用权的标识；三、武汉市黄陂区武湖爱迪家具经营部于本判决生效之日起十日内，支付林明恺经济损失及合理开支2万元；四、驳回林明恺的其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行上述金钱给付义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一、二审案件受理费各8800元，由上诉人林明恺各负担2640元，由被上诉人武汉市黄陂区武湖爱迪家具经营部各负担6160元。本判决为终审判决。审判长  文利红审判员  陈 辉审判员  张 浩二〇一六年九月一日书记员  杨 羽