中华人民共和国
广东省东莞市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2017）粤19民终7430号
上诉人（原审原告）：迪赛尔有限公司（英文名为DIESELS.P.A.），住所地：意大利共和国维琴察省布雷冈泽工业大街4-6。
法定代表人：BoglioloAlessandro,该公司执行董事。
委托代理人：罗亚菲，广东敦和律师事务所律师。
委托代理人：何雅超，广东敦和律师事务所律师。
上诉人（原审被告）：东莞市五环龙制衣有限公司，住所地：中华人民共和国广东省东莞市中堂镇鹤田村。
法定代表人：马辉林，总经理。
委托代理人：麦荣福，广东盈隆律师事务所律师。
上诉人迪赛尔有限公司（以下简称：迪塞尔公司）与上诉人东莞市五环龙制衣有限公司（以下简称：五环龙公司）侵害商标权纠纷一案，迪赛尔公司、五环龙公司均不服广东省东莞市第一人民法院（2016）粤1971民初7918号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。
迪塞尔公司于2016年4月14日向原审法院提起诉讼，请求判令：一、五环龙公司立即停止侵犯迪塞尔公司第3640751号“”、第G679973号“”注册商标专用权的行为；二、五环龙公司赔偿为制止侵权行为支付的律师费、调查取证费等合理开支在内的经济损失共计人民币300000元；三、本案一审受理费由五环龙公司承担。
原审法院经审理查明，注册使用在第25类商品上的第3640751号“”、第G679973号“”商标的注册人为迪塞尔公司，其中第3640751号“”注册商标核定使用商品包括第25类的“服装、牛仔裤”等，注册有效期限自2009年10月7日至2019年10月6日；第G679973号“”注册商标核定使用商品包括第25类的“服装、鞋”等，注册有效期限自2007年9月15日至2017年9月15日。
迪塞尔公司在本案中主张五环龙公司的侵权行为包括：1.2015年5月27日，东莞市工商行政管理局在五环龙公司处查获了520条带有“Dieselcluthing”、“”等标识的牛仔裤；2.2015年2月2月，广东省黄埔出入境检验检疫局在广东中外运黄埔仓码码头一货柜里查获了140条同样带有“Dieselcluthing”、“”等标识的牛仔裤；3.2016年7月19日，东莞市工商行政管理局在五环龙公司处查获了513条带有“Dieselcluthing”等标识的牛仔裤。迪塞尔公司表示东莞市工商行政管理局已认定在2015年5月27日所查获的牛仔裤系侵犯迪塞尔公司商标权的产品，并对五环龙公司作出了相应的行政处罚，而五环龙公司在受罚后仍继续生产该侵权产品，并被东莞市工商行政管理局二次查处，可见五环龙公司主观恶意大且持续侵权；至于广东省黄埔出入境检验检疫局所查获的牛仔裤与东莞市工商行政管理局在五环龙公司处所查获的牛仔裤系同一款式，可推定该批产品系五环龙公司所生产。迪塞尔公司提交的照片显示，被控侵权的牛仔裤上标有“Dieselcluthing”、“”等标识。对于迪塞尔公司指控的上述行为，五环龙公司确认上述东莞市工商行政管理局所查获的牛仔裤系其生产，并对东莞市工商行政管理局第一次查处时所作出的行政处罚决定予以履行，但表示东莞市工商行政管理局第二次查处并未作出相关决定，不能以此认定五环龙公司侵权，而广东省黄埔出入境检验检疫局所查获的牛仔裤与其无关，再者，东莞市工商行政管理局所查获的牛仔裤均系受津巴布韦共和国的角石能量（私人）有限公司委托生产，并销往津巴布韦共和国，属于涉外贴牌加工，且角石能量（私人）有限公司在津巴布韦共和国有经合法注册的“DieselCluthing”等商标，故五环龙公司没有侵害迪塞尔公司的注册商标专用权。为此，五环龙公司提交了商标注册资料、授权证明书、订单等材料，拟证明其受角石能量（私人）有限公司委托生产涉案牛仔裤。五环龙公司提交的授权证明书、订单等境外材料并未办理相关公证认证，且五环龙公司并未提交“DieselCluthing”等商标在津巴布韦共和国经核准注册的证明证据，而受理通知书显示的商标申请注册日期为2016年9月27日。
原审法院另查明，迪塞尔公司系意大利共和国注册公司，BoglioloAlessandro为该公司的执行董事，公司法址位于意大利共和国维琴察省布雷冈泽工业大街4-6。五环龙公司系成立于2010年12月8日的有限责任公司（中外合资），法定代表人为马辉林，注册资本人民币6200000元，经营范围系生产和销售牛仔裤、服装。五环龙公司曾向国家工商行政管理总局商标局申请注册第10430106号“DIESELCLUTHING”商标，但被决定不予注册。
原审法院再查明，迪塞尔公司提交了相关票据，拟佐证本案支出的维权费用；以及提交了相关杂志、广告页面，拟证明其公司及商标在中国的知名度。
原审法院认为迪塞尔公司以五环龙公司侵害其注册商标专用权为由提起本案诉讼，故本案应为侵害商标权纠纷之诉。迪塞尔公司作为第3640751号“”、第G679973号“”商标的注册人，在该商标注册有效期限内，迪塞尔公司对该商标享有的专用权受我国法律保护，且对任何侵害该商标的行为有权提起诉讼。
根据本案已查明的事实可知，东莞市工商行政管理局在五环龙公司处两次查获的牛仔裤均系五环龙公司生产，该牛仔裤与迪塞尔公司第3640751号“”、第G679973号“”注册商标在第25类商品上核定注册使用的商品属于同一种商品。经比对，被控侵权牛仔裤上的“Dieselcluthing”标识中的“Diesel”文字与迪塞尔公司第3640751号“”注册商标对应英文字母相同，仅是大小写的区别，且“diesel”并非通用词汇，显著性强，“cluthing”与中文翻译为衣服的英文单词“clothing”近似，“Diesel”系该标识的主要识别部分，结合“”商标的知名度，被控侵权牛仔裤上的“Dieselcluthing”标识易使相关公众对该商品的来源产生误认或者认为其来源与迪塞尔公司注册商标的商品有特定的联系，故该标识与迪塞尔公司的第3640751号“”注册商标构成近似；被控侵权牛仔裤上的“”标识与迪塞尔公司的第G679973号“”注册商标构图、内容相似，该图案非规则图案，显著性强，易使相关公众对该商品的来源产生误认或者认为其来源与迪塞尔公司注册商标的商品有特定的联系，故该标识与迪塞尔公司的第G679973号“”注册商标构成近似。虽然五环龙公司抗辩称其生产被控侵权牛仔裤系受案外人角石能量（私人）有限公司的委托，并全部销往津巴布韦共和国，属于涉外定牌加工，但原审法院认为，五环龙公司提交的授权证明书、订单等境外证据未经相关公证认证，即使该证据真实，也并不能证明“Dieselcluthing”商标在津巴布韦共和国获得注册，且该申请注册也在本案涉案牛仔裤被查处之后，故五环龙公司关于生产涉案牛仔裤属于涉外定牌加工的主张，原审法院不予支持。五环龙公司生产被控侵权牛仔裤的行为已经构成对迪塞尔公司所享有的第3640751号“”、第G679973号“”的侵害。迪塞尔公司要求五环龙公司停止侵权、赔偿损失，合法有据，原审法院予以支持。对于广东省黄埔出入境检验检疫局所查获的牛仔裤，由于迪塞尔公司的证据并不足以证明该牛仔裤为五环龙公司生产，故对迪塞尔公司该项主张，原审法院不予支持。
关于赔偿数额，迪塞尔公司主张要求五环龙公司赔偿人民币300000元，但迪塞尔公司未提供证据证明其因涉案侵权行为所遭受的损失，也未举证证明五环龙公司的侵权获利。鉴于本案中迪塞尔公司因五环龙公司侵权行为所造成的损失和五环龙公司因此所得利益难以确定，根据《中华人民共和国商标法》第六十三条的规定，五环龙公司的侵权行为赔偿数额由法院在三百万元以下酌情确定。根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条、第十七条的规定，原审法院在判定赔偿数额时综合考虑以下因素：1、涉案注册商标的知名度；2、迪塞尔公司为本案支出费用的合理性；3、五环龙公司的主观过错程度、侵权行为的性质、持续期间、后果等。综合上述因素，原审法院酌情判定五环龙公司赔偿迪塞尔公司包括合理维权费用在内的经济损失共计人民币150000元。对于迪塞尔公司超出该部分的诉讼请求，原审法院不予支持。
综上所述，原审法院依照上述援引法律以及《中华人民共和国商标法》第五十七条第三项，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第十一条以及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第六十九条、第一百四十二条之规定，判决如下：一、东莞市五环龙制衣有限公司于判决生效之日起立即停止侵犯迪塞尔公司迪赛尔有限公司享有的第3640751号“”、第G679973号“”注册商标专用权的行为；二、东莞市五环龙制衣有限公司于判决生效之日起五日内赔偿迪赛尔有限公司包括合理维权费用在内的经济损失人民币150000元；三、驳回迪赛尔有限公司的其他诉讼请求。
上诉人迪塞尔公司不服原审判决，向本院提起上诉称：一、五环龙公司侵权事实清楚，证据确实充分，且存在重复侵权，侵权情节十分严重。原审判决认定的五环龙公司的侵权事实清楚，仅在2015年2月至2016年7月短短17个月内，迪塞尔公司的侵权次数就达3次之多。五环龙公司明知故犯，即使受到过相应的行政处罚，仍无法阻挡其侵犯迪塞尔公司商标专用权的违法行为。对此，原审法院在判决书中已经对其多次侵权的行为给予了充分地论证，对其严重的侵权情节也给予了充分地确认。二、五环龙公司故意侵害迪塞尔公司注册商标专用权的意图明显，主观恶性十分严重，应对其加重赔偿。五环龙公司作为制衣厂，专门从事牛仔裤等商品的制造、销售等经营活动，对迪塞尔公司的注册商标不仅未尽到避让义务，还向商标局申请注册“DIESELCLUTHING”商标，企图混淆消费者对商品来源的认识。2015年7月，国家商标局商标评审委员会已经在“（2015）商标异字第0000024192号”不予注册决定书中，明确认为五环龙公司申请注册的商标（“DIESELCLUTHING”）由于同迪塞尔公司所有的商标（如第3640751号“DIESEL”）存在相同的英文主体部分，构成了类似商品上的近似商标，如果并存则容易造成消费者的混淆误认，因此作出对五环龙公司的商标不予注册的决定。2016年12月，国家商标局商标评审委员会又在“商评字【2016】第0000114101号”不予注册复审决定书中，驳回五环龙公司的复审请求，再次确认对其“DIESELCLUTHING”商标的申请不予核准注册。因此，可以看出五环龙公司企图通过注册与迪塞尔公司及其相似的商标，让消费者进行混淆，以试图为其商标侵权行为披上合法的外衣。由此，不难看出五环龙公司对迪塞尔公司的侵权行为蓄谋已久，其侵权的主观恶性十分严重，应当依法对其进行加重赔偿，甚至适用惩罚性赔偿。三、五环龙公司持续且重复的侵权行为不仅对迪塞尔公司造成巨大损失，同时也加大了迪塞尔公司维权成本。迪赛尔有限公司在中国所注册的“DIESEL”、“”等商标具有较高的显著性并在世界范围内享有声誉，在中国投入了大量的广告宣传并积极使用上述商标，在牛仔裤等商品上具有较高的知名度。而五环龙公司的一系列侵权行为，导致消费者对产品来源的判断形成一定程度的混淆，破坏了迪塞尔公司注册商标的显著性和知名度，同时也对迪塞尔公司的品牌价值造成了很大损害。因此，迪塞尔公司为维护自身的合法权益，制止五环龙公司的侵权行为，投入了大量人力、物力和财力进行维权活动。四、五环龙公司向迪塞尔公司承担30万元损害赔偿责任的上诉请求合法合理，应当予以支持。五环龙公司不仅在国内销售还国外销售侵权商品，因五环龙公司侵权迪塞尔公司所受到的损失难以确定；五环龙公司所掌握的账簿、销售单据等证据材料迪塞尔公司无法获取，难以证明五环龙公司因侵权行为而获得的利益；迪塞尔公司根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第13条的解释，请求法院以《商标法》第63条第3款的计算方式确定赔偿数额，根据五环龙公司侵权行为的性质、持续侵权的事实，被侵权人为制止侵权人的侵权行为而支出的合理开支，结合被侵害商标的知名度，应支持迪塞尔公司请求五环龙公司赔偿30万元的主张。五、原审法院所认定的其他案件事实清楚，应予以维持。原审法院认定的案件事实清楚、证据确实充分，应当依法予以维持。综上，请求判令：1.撤销东莞市第一人民法院(2016)粤1971民初7918号判决的第二项，即判决五环龙公司于判决生效之日起五日内赔偿迪塞尔公司包括合理维权费用在内的经济损失人民币150000元；2.将(2016)粤1971民初7918号判决书的第二项内容变更：判决五环龙公司于判决生效之日起五日内赔偿迪塞尔公司经济损失人民币300000元；3.二审诉讼费由五环龙公司承担。
针对迪塞尔公司的上诉，五环龙公司答辩称：对方仅是代理律师个人取的迪塞尔公司的授权委托书，广东敦和律师事务所并未取得迪塞尔公司的授权委托。故其在本案中与广东敦和律师事务所提起的上诉主体不符。
上诉人五环龙公司不服原审判决，向本院提起上诉称：本案被控牛仔裤上的“Dieselcluthing”、与迪塞尔公司注册商标的“DIESEL”、“”不构成近似，不会造成消费者混淆或误认，原审法院认定五环龙公司使用标识与被上诉注册商标近似，与事实不符，属于认定事实错误。五环龙公司受托贴牌加工的商品标识“Dieselcluthing”、“”跟迪塞尔公司所持商标“DIESEL”、“”存在重大差别：1.五环龙公司受托贴牌加工的商品标识“Dieselcluthing”，是连着的14个英文字母，迪塞尔公司的注册商标“DIESEL”仅为6个大写字母，迪塞尔公司在原审中刻意将五环龙公司使用的Dieselcluthing割裂为Dieselcluthing，误导法院，原审法院仅将五环龙公司使用的标识中的前6字母Diesel与迪塞尔公司的注册商标DIESEL进行比对，而将剩余的cluthing忽略掉是错误的。2.迪塞尔公司注册商标中并不包含有clothing等字样，原审法院将五环龙公司商品使用标识中的cluthing与clothing进行比对无任何法律依据。同时与cluthing与中文翻译衣服clothing相近似为由认定构成近似无事实依据。3.五环龙公司受托贴牌加工的商品标识“”是两个英文字母“JD”，而迪塞尔公司所持商标“”是一个英文字母“D”，明显不同。4.本案中迪塞尔公司注册的商标商标“DIESEL”、“”并非驰名或著名商标，知名度不高。因此，五环龙公司受托贴牌加工的商品标识“Dieselcluthing”、“”跟迪塞尔公司所持商标“DIESEL”、“”整体比对不会造成混淆，不构成近似，更不构成商标侵权。二、五环龙公司是合法的经授权的涉外定牌加工行为，对被控侵权标识非商标法意义上的商标使用行为，且五环龙公司所生产的涉外定牌加工的商品全部出口至我国境外，不会构成我国境内相关消费者混淆。五环龙公司对委托方提供的商标亦尽到了合理的审查义务。根据案外人角石能量（私人）公司《授权证明书》可知，五环龙公司生产被控侵权牛仔裤系角石能量（私人）公司委托，并全部销往津巴布韦共和国，属于合法的经授权的涉外定牌加工。五环龙公司作为境内加工方，在商品上贴附商标的行为形式上虽由其实施，但实质上商标真正的使用者为境外委托方角石能量（私人）公司，商品进入流通领域后，消费者通过被控侵权商标不可能获悉商品的生产销售者是五环龙公司，五环龙公司获得的仅仅是向委托方提供加工服务的相关报酬。其次，被控侵权产品处于加工出口环节，并未真正进入流通领域，即尚未面对商品的消费者，且均将销往津巴布韦共和国，故被控侵权商标只在我国境外发挥商品来源的识别意义，并不在国内市场发挥识别功能。因此并非商标法意义上的商标使用行为。五环龙公司生产的商品全部出口至委托方角石能量（私人）公司所在国——津巴布韦共和国，并未进入我国流通领域，国内市场的相关公众无法接触到该商品，也就不存在发生混淆和误认的可能性，故不会损害我国注册商标权人的利益。另外，五环龙公司作为涉外定牌加工方，提供了委托方角石能量（私人）公司商标注册文书、授权证明书和委托加工合同等材料，可证明五环龙公司对委托方提供的商标尽到了合理的审查义务。三、五环龙公司不构成商标侵权行为，原审法院认定事实和适用法律错误。且原审法院在迪塞尔公司举证不能的情况下判决五环龙公司赔偿人民币150000元，于法无据。如前所述，被控侵权标识与迪塞尔公司所持商标有重大差别，不构成近似，且五环龙公司对被控侵权标识并非商标性使用，更不会造成相关消费者混淆，因此不构成商标侵权行为，原审法院认定事实和适用法律错误。另外，原审法院判决“五环龙公司赔偿迪塞尔公司包括合理维权费用在内的经济损失人民币150000元”，五环龙公司不予认可。原审法院已在判决书“本院认为”部分指出：“迪塞尔公司未提供证据证明其因涉案侵权行为所造成的损失，也未举证证明五环龙公司的侵权获利。”根据谁主张谁举证的原则，迪塞尔公司应当承担举证不能的责任，故五环龙公司无需赔偿所谓的“损失”。而原审法院在迪塞尔公司（原审原告）举证不能的情况下判决五环龙公司赔偿人民币150000元，于法无据。综上，请求判令：1.依法撤销东莞市第一人民法院（2016）粤1971民初7918号民事判决并改判驳回迪塞尔公司对五环龙公司的全部诉讼请求；2.迪塞尔公司承担本案一审和二审的全部诉讼费用。
针对五环龙公司的上诉，迪塞尔公司答辩称：五环龙公司的上诉理由不成立，请求法院驳回其上诉请求。原审法院对于五环龙公司的商标侵权行为，已经做出了正确的商标侵权认定。五环龙公司已经在国内申请了相关商标申请，其产品在目的国未取得商标注册，故不适用涉外品牌加工的认定。故五环龙公司的上诉理由不能成立，请求法院驳回五环龙公司的上诉请求。
二审期间，迪塞尔公司向本院提交了第21108939号注册商标详情页；第21108923号注册商标详情页；第21108694号注册商标详情页；恒勤国际知识产权代理有限公司请款单据及翻译件；香港汇丰银行汇入汇款通知书及翻译件；广东敦和律师事务所民事委托合同;若干合理维权费用的其他证明文件。拟证明五环龙公司在原审法院审理期间继续恶意注册与迪塞尔公司近似商标的事实以及迪塞尔公司的维权成本。
二审期间，五环龙公司未向本院提交新证据。
原审查明事实清楚，本院予以确认。
本院认为，本案为侵害商标权侵权纠纷，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十八条的规定，本院对上诉人上诉请求的有关事实和法律适用进行审查。本案争议焦点为：一、被控侵权商标是否构成侵权；二、原审判赔数额是否妥当。
首先，DIESEL与Dieselcluthing的区别在于多出的cluthing部分。在工商部门现场查获的产品中，Dieselcluthing中Diesel的最后一个字母l的字体与格式明显不同于Dieselcluthing中的其他字母，实际上起到了分隔Diesel与cluthing的作用，而cluthing本身与表示衣服功能的英文clothing相近，因此DIESEL与Dieselcluthing的显著部分均为DIESEL，二者并无实质区别，两标识构成近似；其次，“”为非规则图案，显著性强，与仅存在角度上的细微差别，两者构成近似；最后，五环龙公司并未举证证明Dieselcluthing在津巴布韦国获得注册，故不能证明其加工行为为涉外定牌加工。综上所述，原审法院认定五环龙公司侵害了迪塞尔公司的商标权并无不妥。至于赔偿数额，迪塞尔公司二审提交的证据大多为单方制作，原审法院已综合考虑本案案情支持合理部分，本院予以维持。
综上所述，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，处理结果正确，依法应予以维持。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项的规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
本案二审受理费5800元、3300元,分别由上诉人迪塞尔公司（已预交）、上诉人五环龙公司（已预交）负担。
本判决为终审判决。
（本页无正文）
审判长 蒋小美
审判员 陈娟娟
审判员 邹 越
二〇一七年十月十六日
书记员 叶栩婷