上海市浦东新区人民法院民 事 判 决 书（2017）沪0115民初6306号原告：上海美多美地板有限公司，住所地上海市浦东新区。法定代表人：仇耀宗，总经理。委托诉某代理人：陶枫，上海海汇律师事务所律师。委托诉某代理人：陈川，上海海汇律师事务所律师。被告：上海汇丽集团有限公司，住所地上海市浦东新区。法定代表人：程光，董事长。委托诉某代理人：周荆，上海市金茂律师事务所律师。委托诉某代理人：汉京琳，上海市金茂律师事务所律师。第三人：上海美多美木业有限公司，住所地上海市松江区大昆工业园区大昆公路XXX号XXX号楼。法定代表人：仇耀宗，总经理。委托诉某代理人：陶枫，上海海汇律师事务所律师。第三人：仇耀宗，男，1966年1月19日生，汉族，住上海市黄浦区学前街***弄***号***室。委托诉某代理人：徐军，上海宇钧律师事务所律师。原告上海美多美地板有限公司(以下简称美多美地板公司)与被告上海汇丽集团有限公司(以下简称汇丽公司)商标使用许可合同纠纷一案，本院于2017年1月11日立案后，应原告申请，依法追加上海美多美木业有限公司(以下简称美多美木业公司)与仇耀宗为本案第三人，并依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告美多美地板公司、第三人美多美木业公司的共同委托诉某代理人陶枫，被告汇丽公司的委托诉某代理人周荆，第三人仇耀宗的委托诉某代理人徐军到庭参加诉某。本案现已审理终结。原告美多美地板公司向本院提出诉某请求，请求判令：被告继续履行原、被告于2014年12月31日签订的《商标许可协议》及2015年4月30日签订的《商标许可协议之补充协议》；被告支付违约金人民币1,200万元。原告主张的主要事实和理由是：2014年12月31日，原、被告及第三人签订《商标许可协议》，被告将“汇丽”商标、“丽”图形及文字商标、“Huili”商标和“汇丽居家”商标独占许可原告使用五年。2015年4月30日，上述当事人再次签订《商标许可协议之补充协议》，降低了商标许可费用。2016年5月20日，原告与案外人上海奕恒网络科技有限公司(以下简称奕恒公司)�订《总代理及委托支付汇丽集团品牌费协议书》，原告授权奕恒公司为汇丽系列地板的全国总代理，并代原告向被告支付相关品牌使用费。同年10月，奕恒公司致函原告，称因案外人常州市凯天木业有限公司(以下简称凯天公司)提起针对原、被告及奕恒公司的诉某，导致奕恒公司账户被冻结，无法履行代理协议书中的付款义务。原告遂将上述事宜告知被告，并表示将暂停支付品牌使用费。同时亦要求奕恒公司继续履行付款义务。同年11月2日，被告突然向原告发出《终止通知书》，称因原告未按时履行支付商标许可使用费的义务，故根据协议约定，单方面解除涉案《商标许可协议》。原告遂复函对上述解除行为提出异议，要求双方协商解决，但被告不予理睬。原告认为，被告明知涉案协议项下的商标许可使用费系由奕恒公司代原告支付，仍单方面行使合同解除权。被告行为已违反了协议第15.7条、第17.4条的约定，故诉至法院，请求判令所请。被告汇丽公司辩称：原告、第三人美多美木业公司及案外人上海东铤地板有限公司(以下简称东铤公司)均为第三人仇耀宗实际控制的公司。在涉案《商标许可协议》订立前，仇耀宗曾以第三人美多美木业公司的名义与被告订立《商标许可协议》，使用涉案商标经营地板，并结欠被告商标许可使用费1,100万元。在订立涉案《商标许可协议》时，原告加入债务的清偿，将第三人美多美木业公司所欠的商标许可使用费与原告在涉案《商标许可协议》项下的商标许可使用费25,00万元合并计算后，分摊入每月应付费用由原告支付。对于未能清偿部分的债务，第三人美多美木业公司继续承担连带清偿责任。第三人仇耀宗对全部债务承担连带保证责任。协议签订后，原告即发生未能按时支付商标许可使用费的严重违约行为。经再次协商，原、被告再次订立《商标许可协议之补充协议》，协议中再次重申，原告一旦不能做到每月第一个工作日按时支付当月应付商标许可使用费的，被告即有权立即终止商标许可并通知相关各方。然而，原告自2015年8月开始又不能正常支付商标许可使用费，并于2016年10月明确停付商标使用费。因此，被告遂于2016年11月2日书面通知原告立即终止涉案《商标许可协议》。此外，原告尚有以下严重违约行为，严重损害被告的合法权益，涉案《商标许可协议》亦应解除：1、原告未经被告同意，擅自以“买断代理权”或擅自授予他人“上海地市总代理”“全国总代理”等方式将被告在涉案《商标许可协议》项下授予原告的商标许可进行拆分、转让，严重损害被告的利益，造成市场混乱的�面。2、原告财务状况早已严重恶化。原告通过奕恒公司向被告“代付”的商标许可使用费实际就是原告擅自将“汇丽强化复合地板及三氧化二铝面实木地板全国总代理”拆分授予该公司的代价；原告又将所谓“汇丽实木复合平扣地板的市场业务的代理权”拆分用于抵偿案外人江某某的债务。原告实际已无法正常履行涉案《商标许可协议》。综上所述，被告认为，原告在涉案《商标许可协议》项下已构成多重严重违约，被告已给予原告足够的时间和机会纠正违约行为，但由于原告的财务状况早已严重恶化，根本无法履行涉案《商标许可协议》。因此，被告根据涉案《商标许可协议》第15.1条、第17.2条、《商标许可协议之补充协议》第3条的规定，通知原告解除涉案《商标许可协议》，符合《合同法》第九十三条第二款的规定。原告起诉既无事实依据，也无�律依据，不应予以支持。第三人美多美木业公司、仇耀宗述称：原告陈述属实，同意原告诉请。原、被告围绕诉某请求依法提交了证据，本院组织原、被告进行了证据交换和质证。对原、被告无异议的事实主张及证据，本院经审查后予以确认并在卷佐证。本院据此确认如下事实：一、原、被告及第三人相关协议情况被告系第XXXXXXX号“汇丽”、第XXXXXXX号“丽”图形、第XXXXXXX号“Huili”、第XXXXXXXX号“huili汇丽居家”注册商标的权利人。2014年12月31日，原告(以下简称乙方)与被告(以下简称甲方)及第三人美多美木业公司(以下简称丙方)、第三人仇耀宗(以下简称丁方)签订《商标许可协议》，甲方将第XXXXXXX号、第XXXXXXX号、第XXXXXXX号、第XXXXXXXX号注册商标许可乙方使用，乙方所获授权为独占许可。许可期限为2015年1月1日至2019年12月31日止。许可费用包括乙方承接丙方积欠乙方的许可费1,100万元及未来五年许可费2,500万元，总计3,600万元。除非协议另有明确规定，否则乙方不得对许可商标进行任何分许可，并承诺其自身不应且促使其关联公司、股东、高级管理人员、雇员、代理商、经销商、批发商、OEM工厂、合作方不应以任何形式许可任何第三方使用许可商标。协议第10.2条约定，鉴于乙方需采取OEM方式生产许可产品，甲方同意乙方确定凯天公司、吴江市七都镇家得利地板厂(以下简称家得利厂)和江苏雷利木业有限公司(以下简称雷利公司)为其OEM工厂，同意OEM工厂在产品上以符合协议约定的方式使用许可商标。协议第10.4条约定，乙方承诺，除凯天公司、家得利厂、雷利公司外，若其再确定其他OEM工厂，应至少提前一个月书面通知甲方并取得甲方的书面同意。未经甲方书面同意，乙方不得与�述三家OEM工厂或其他任何第三方签订任何委托加工许可产品的协议。协议第15.1条约定，如甲方无法按约足额收到乙方应付许可费，视为乙方严重违约，甲方有权单方解除本协议。协议第15.3条约定，如在履行本协议期间，乙方、乙方专卖店、代理商、经销商、OEM工厂等违反本协议任何一项或多项约定或承诺的，包括但不限于延期付款等行为，甲方有权即刻单方解除本协议。协议第15.4条约定，无论乙方因何种原因导致甲方解除本协议的，甲方有权直接与乙方的专卖店、代理商、经销商、OEM工厂等另行订立合同关系。协议第15.7条约定，在乙方无任何违约、完全执行本协议的情况下，甲方不得无故解除本协议。若甲方无故解除，甲方应根据发生解除行为所在协议年度的不同，按相关标准赔偿乙方渠道建设费，其中2017年度的赔偿标准为1,200万元。协议第17.2条约定了甲方可以书面通知其他各方立即解除本协议的15种情形，其中(c)为乙方违反本协议10.4条的承诺，未经甲方事先书面同意擅自解除、变更或新签OEM工厂；(m)为乙方财务状况恶化、生产或销售状况出现严重下滑，经甲方书面通知后30天内，乙方未能给出令甲方满意的解决方案。协议第17.4条约定，如法院判决甲方无权终止本协议的，甲方同意按15.7条向乙方进行赔偿。2015年4月30日，上述协议四方当事人又签订了《商标许可协议之补充协议》，协议明确，鉴于乙方未能按《商标许可协议》及时支付应付的许可费，已构成违约。经友好协商，在原合同基础上变更合同条款部分内容。其中第1条约定，乙方应于每月第一个工作日按时支付当月应付许可费。协议第3条约定，乙方一旦不能做到上述1、2两条，甲方有权立即终止商标许可，并有权通知乙方相关各方，包括但不限于相�OEM工厂等。协议第5条约定，甲方同意对乙方商标许可费做以下调整：2015年5月1日至2018年4月30日期间，每月商标许可费调降至30万元/月；2018年5月1日至2019年12月31日期间，每月商标许可费调降至40万元/月。根据上述商标费标准，再加上乙方于2015年1月至4月已支付的160万元商标许可费，乙方在商标许可期间总计应支付商标许可费2,040万元。2016年5月5日，案外人戴某(奕恒公司法定代表人)向被告支付210万元并出具代付商标许可费通知，告知被告其自愿代原告支付2015年11月至2016年5月期间的商标许可费共计210万元。此后，戴某及案外人账户陆续代原告按月支付了2016年6月至同年10月的商标许可费共计150万元。2016年8月4日，原告、被告、东铤公司和第三人仇耀宗签订《关于终止合同及退货协议之再次补充协议》，协议约定，按照原、被告与仇耀宗签署的《商标许可协议》，原告应付被告2015年8月和9月商标许可费共计60万元。东铤公司自愿以退货协议和补充协议所涉退货款冲抵。仇耀宗承诺东铤公司于2016年9月30日前按照相关协议约定完成退货。若东铤公司退货不成，原告于2016年9月30日前支付60万元商标许可费给原告。若东铤公司未能在上述时间完成退货，视为东铤公司最终放弃退货。原告则需在2016年9月30日前补足应付被告2015年8月、9月的商标许可费共计60万元。若原告未能按时补足，被告将按《商标许可协议》相关条款立即与原告终止《商标许可协议》并追究相关违约责任。2016年10月31日，原告向被告发送《关于暂停支付相关品牌使用费的函》，告知被告，其曾多次发现OEM工厂凯天公司生产的产品质量不符合规定，且经相关机构检测前述产品存在多项不符合约定质量标准的指标。为此，其要求凯天公司暂停OEM产品的加工生产，并要求进行整改。但凯天公司却于2016年9月向法院提起针对原、被告及奕恒公司的诉某，诉某标的达1,050万元，并向法院申请冻结原告及奕恒公司的银行账户。原告认为，凯天公司为原、被告协议中指定的OEM厂商。原告因履行双方协议而导致被诉，该诉某已致原告经营严重受阻。被告应当予以充分理解和支持。为此，原告函告被告，在此期间将暂停向被告支付品牌使用费。况且针对被许可商标所遭受的被侵权行为，被告也未采取积极措施及必要协助，在相关侵权行为未消除前，原告将暂停向被告支付品牌使用费。同年11月2日，被告向原告、第三人及东铤公司发送《终止通知书》，表示在协议履行过程中，原告拖欠被告2015年8月、9月的商标许可费共计60万元。虽然根据与东铤公司签订的相关协议，由东铤公司以退货的货款代为支付拖欠的费用。但在东铤公司未能按约退货的情况下，原告也未能及时补足。且被告也未收到原告理应支付的2016年11月的商标许可费。故被告正式通知各方，自通知发送之日起，被告正式终止许可协议，收回对原告的全部商标许可。同年11月5日，原告回函表示，其在履行《商标许可协议》过程中并无违约行为，被告单方面终止该协议的行为实属不妥。被告应当与原告协商解决双方之间的争议。同年11月23日，被告与奕恒公司签订《“汇丽”系列注册商标过渡期临时使用许可协议》，被告临时许可奕恒公司在三个月期限内使用汇丽系列商标。协议中确定常州市森尼装饰材料有限公司(以下简称森尼公司)和常州市阳昊材料装饰厂为OEM工厂。二、原告与案外公司相关协议情况2014年12月31日，原告与上海衡昌建材有限公司(以下简称衡昌公司)签订《代理协议书》，衡昌公司买断上海区域5年期限内的汇丽8MM强化复合地板的销售代理权。衡昌公司每年支付60万元的代理费。2015年7月2日，原告与江某某签订《汇丽、汇丽居家巴厘风、金巴厘地板合作协议书》，原告授权江某某向原告授权制造商雷利公司直接付款提货。江某某再次销售时只能供应奕恒公司。授权期限为2015年7月2日至2019年12月31日。江某某每月向原告支付25万元，用于支付汇丽集团品牌授权费。2016年5月20日，原告与奕恒公司签订《总代理及委托支付汇丽集团品牌费协议书》，原告授权奕恒公司为汇丽强化复合地板及三氧化二铝面实木复合地板全国总代理并委托其代为支付汇丽集团品牌费，原告允许奕恒公司在其指定的OEM厂商取得被授权总代理的产品。协议中明确原告指定的OEM厂商为森尼公司、常州�阳昊装饰材料有限公司(以下简称阳昊公司)、上海善杰物流有限公司(以下简称善杰公司)。原告承诺，于森尼公司完成备库能确保供应市场之日起，终止凯天公司OEM加工被授权总代理产品的资格。同年6月30日，原告与江某某签订《业务抵债务协议书》，原告确认截止2016年6月30日共计欠江某某全部债务350万元，原告以汇丽实木复合平扣地板的市场业务代理权用于抵债偿还上述欠款。协议有效期为2016年7月1日至2019年12月31日止。同年7月24日，仇耀宗与江某某再次签订《业务抵债务协议书》，确认截止2016年7月25日共计欠江某某全部债务200万元，仇耀宗以汇丽实木复合锁扣地板的市场业务代理权用于抵债偿还。同年7月11日，国家建筑工程材料质量监督检验中心出具检验报告，认定凯天公司生产的汇丽810*133*12(mm)强化木地板不合格。同年9月，凯�公司向常州经济开发区人民法院提起诉某，要求解除其与原告签订的《委托加工合同》、原告与奕恒公司连带赔偿经济损失500万元等。后凯天公司撤回了该案诉某。常州经济开发区人民法院经凯天公司在该案中的申请于2016年10月13日出具裁定书,冻结原告及奕恒公司银行存款1,050万元，后于同年11月11日解除了上述保全措施。本院认为，原、被告及第三人签订的合同合法有效，合同当事人均应按约履行。本案争议焦点在于被告就涉案合同是否享有解除权。根据我国合同法的规定，当事人可以约定一方解除合同的条件。当约定的解除合同的条件成立时，解除权人可以解除合同。本案被告主张解除涉案合同的理由有三：一、原告至今未支付2015年8月和9月的商标许可费，且原告于2016年10月明确表示停止支付商标许可费。二、原告未经被告同意，擅自以“�断代理权”或擅自授予他人“全国总代理”等方式将被告在授予原告的商标使用许可进行拆分和转让。三、原告财务状况已严重恶化，无法正常履行涉案协议。关于被告主张的理由一，本院认为，在原、被告及第三人签订的多份协议中均明确，若原告未能按约付款，被告即享有单方合同解除权。其中，《商标许可协议》第15.1条明确，若原告未能按约足额支付商标许可费，被告即享有单方解除权；《商标许可协议之补充协议》第3条明确，原告未能于每月第一个工作日按时支付当月应付许可费的，被告有权立即终止商标许可；《关于终止合同及退货协议之再次补充协议》明确若原告未能按时补足欠付的商标许可费的，被告将按《商标许可协议》相关条款立即与原告终止该协议。因此，在上述协议中，原、被告均将原告逾期付款的行为作为被告行使单方解除�的条件，一旦条件成就，被告即有权行使合同解除权。根据本院查明的事实，在原、被告及第三人签订《商标许可协议》之后，原告就存在迟延支付商标许可费的情形。经协商，原、被告及第三人遂签订补充协议，降低了原告应付的商标许可费的金额。然而，上述协议签订后，原告仍欠付2015年8月和9月的商标许可费。并且亦未支付2015年11月起的商标许可费，直至案外人奕恒公司法定代表人戴某于2016年5月代为支付了2015年11月至2016年5月的商标许可费。此后，就原告欠付的2015年8月和9月的商标许可费，原告、被告、东铤公司及第三人仇耀宗再次签订协议，各方当事人同意以被告应支付给东铤公司的退货款予以冲抵。但协议明确，若2016年9月30日前东铤公司未完成退货的，原告应于该日前将上述欠付的商标许可费支付被告。否则被告有权终止与原告的《商标许可协议》。但上述协议签订后，东铤公司并未按约完成退货。则按协议约定，原告应于2016年9月30日前支付其欠付的商标许可费，但到期后，原告并未按约支付。故被告行使合同解除权的条件在原告逾期支付上述款项之日即已成就。此后，原告还于2016年10月31日向被告发函，以涉及凯天公司诉某为由暂停支付品牌使用费。但案外人诉某的行为并不能成为原告暂停支付商标许可费的法定事由。故就原告多次迟延支付商标许可费的行为，双方已签订多份协议予以协商解决。但上述协议签订后，原告仍然欠付两个月的商标许可费，并且暂停支付2016年11月之后的商标许可费。鉴于此，被告有权依据其与原告签订的协议约定，行使合同解除权。鉴于在被告主张的理由一已足以导致被告合同解除权的实现，对被告主张的其他理由，本院不再予以评判。据此，依照《中华人民共和国�同法》第六十条第一款、第九十三条第二款、第九十七条之规定，判决如下：驳回原告上海美多美地板有限公司的全部诉某请求。案件受理费143,800元，由原告上海美多美地板有限公司负担。如不服本判决，原、被告可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海知识产权法院。审判长  杜灵燕审判员  张 毅审判员  孙 闫二〇一七年十一月九日书记员  俞 丹附：相关法律条文一、《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。……第九十三条……当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成立时，解�权人可以解除合同。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。