上海市高级人民法院
民 事 判 决 书
（2015）沪高民三（知）终字第19号
上诉人（原审原告）上海气动成套公司三分厂。
法定代表人陆丕贤。
委托代理人陆丕文。
委托代理人ＸＸ平，上海聚隆律师事务所律师。
被上诉人（原审被告）吴登奎。
被上诉人（原审被告）陆丕贤。
上诉人上海气动成套公司三分厂（以下简称气动三分厂）因专利权权属纠纷一案，不服上海市第二中级人民法院（2014）沪二中民五（知）初字第197号民事判决，向本院提起上诉。本院于2015年3月26日受理后，依法组成合议庭，于同年5月19日公开开庭审理了本案。上诉人的委托代理人陆丕文、ＸＸ平，被上诉人吴登奎，被上诉人陆丕贤到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
一审中，气动三分厂诉称：被告吴登奎于2002年2月开始在原告处工作，担任总工程师，实行不定期上班制，月工资人民币3，000元（以下币种均为人民币），后增加为每月5，000元。2002年初，原告聘请包括被告吴登奎在内的多位专家开始研发陶瓷雨刮器产品，2005年初产品开始投放市场。期间原告投入了大量的精力、财力和物力。2005年初，被告吴登奎提出将该产品申请专利，原告委托被告吴登奎办理申请的全部手续，并支付了申请专利的费用。但2006年12月，名称为“陶瓷密封型机车气动刮水器”的实用新型专利（专利号ZLXXXXXXXXXXXX.9）（以下简称涉案专利）获得授权。原告发现该专利的专利权人为被告吴登奎和原告的法定代表人陆丕贤，并非原告。原告认为，上述专利的研发系执行原告的任务并利用了原告的物质技术条件，属于职务发明，专利权人应为原告。故请求判令名称为“陶瓷密封型机车气动刮水器”的实用新型专利权（专利号ZLXXXXXXXXXXXX.9）归原告所有。
被告吴登奎辩称：1.被告吴登奎与原告之间并不存在劳动关系，被告吴登奎并不是原告的员工，2002年到2012年被告吴登奎一直都在奉化市一家公司工作，其仅仅是为原告提供技术咨询服务；2.涉案专利是被告吴登奎独自研发，并没有利用原告的物质技术条件，并不属于职务发明；3.原告对于涉案专利申请、授权的情况是清楚的。因此，涉案专利应属于非职务发明，请求驳回原告的诉讼请求。
被告陆丕贤同意原告的诉讼请求。
原审法院经审理查明：2002年至2012年期间，被告吴登奎不定期到原告处从事技术服务工作。原告每年不定期向被告吴登奎支付3万元到6万元不等的费用。
2005年2月18日，原告聘任蔡兴良、何连源为工程师，聘书中记载“总工程师：吴登奎”。
2006年12月13日，名称为“陶瓷密封型机车气动刮水器”的实用新型专利（专利号ZLXXXXXXXXXXXX.9）获得国家知识产权局授权，设计人为吴登奎、蔡兴良、陆丕贤，专利权人为陆丕贤、吴登奎。
2006年、2007年、2008年、2010年、2012年、2013年，被告陆丕贤向国家知识产权局缴纳了涉案专利的专利费。一审庭审中，原告认为上述专利费实际是原告支付。
根据证人蔡兴良的证人证言，其从2000年3月被原告聘任为生产厂长，负责全厂的日常工作安排管理。2002年初接总经理陆丕贤指令，准备研发有关列车用气动后视镜、手拉阀、雨刮器，还专门成立了研发小组。组长由陆丕贤担任，副组长由蔡兴良担任，因厂里相关技术人员少，特聘请了已退休的老工程师吴登奎、江文艺、何连源、平永年、钱佳郎，并作了具体分工。陆丕贤负责协调安排工作，蔡兴良负责对雨刮器的样机的测绘分析、转化工作。吴登奎对图纸的审查、修改及老产品的技术改造工作（老产品改造一个也没有成功）。江文艺负责对雨刮器刷杆、刷片进行优化设计。何连源负责质量及雨刮器滑块与陶瓷分配体的磨配。平永年负责市场信息反馈及现场安装的协调。钱佳郎负责产品送检监管联系。黄圣杰作为技术员负责图纸的整理、完善全部技术资料（当时没有一个会电脑画图的）。
2014年3月24日，原告的生产厂长蔡兴良以原告的名义回复被告吴登奎的信函中记载：本厂刮雨器的开发过程，上海机务段史宗耀工程师讲，手拉阀没什么花头，有本事把刮雨器搞一下。老板分别约了您、平工、江工想搞这项工作。通过对老刮雨器的分解，论证由您老师牵头出方案，厂里配备人员抢时间进行试制，换向阀结构采用耐磨气动元件厂周工设计的滑板式原理引用过来。在整个试制过程中，大家都团结在一起，群策群力，平工牵头协调各方专家，老师您出方案设计，厂里组织力量抢时间生产。终于在2005年6月15日送上海机务段进行试装。效果很好随后逐步完善。
2014年3月26日，原审法院受理吴登奎起诉气动三分厂实用新型专利实施许可合同纠纷［案号（2014）沪二中民五（知）初字第72号］，在该案中，吴登奎依据其与气动三分厂签订的《产品开发技术协议书》，要求气动三分厂向其支付涉案专利的技术开发费用50余万元。
一审庭审中，原告确认涉案专利的发明人包括吴登奎、蔡兴良、何连源、平永年、钱佳郎、程快明、薛耀平、江茂生等。原告提交的项目主要参加人员名单记载：陆丕贤对成果创造性贡献为设备调试检测；吴登奎对成果创造性贡献为装置设计；蔡兴良对成果创造性贡献为产品工艺及制造。
原审法院认为，本案的争议焦点为：1.原告是否属于被告吴登奎的工作单位；2.涉案专利是否为职务发明；3.涉案专利权是否应当归原告所有。
原告认为，其不定期向被告吴登奎支付工资，被告吴登奎应为原告的员工。涉案专利是被告吴登奎执行本单位的任务且利用单位物质技术条件完成的职务发明，专利权应归原告所有。
被告吴登奎认为，2002年至2012年被告吴登奎在其他公司任职，其与原告之间并不存在劳动关系，仅为原告提供技术服务，并不需要到原告处上班。原告也不是按月向被告支付工资，而是每年一次性支付3万或5万的劳务费用。涉案专利是其利用业余时间独立完成，不属于职务发明。
被告陆丕贤认为，被告吴登奎不定期上班，一年最多十几次，但吴登奎的行为是完成公司工作的职务行为。
原审法院认为，《中华人民共和国专利法》（以下简称《专利法》）第六条第一款、第二款规定：“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或设计人；申请被批准后，该发明人或设计人为专利权人。”《中华人民共和国专利法实施细则》（以下简称《专利法实施细则》）第十二条规定：“专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指：（一）在本职工作中作出的发明创造；（二）履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；（三）退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的与其原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。专利法第六条所称的本单位包括临时工作单位；专利法第六条所称本单位的物质技术条件，是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。”《专利法实施细则》第十三条规定：“专利法所称发明人或者设计人，是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。在完成发明创造过程中，只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人，不是发明人或者设计人。”
本案中，涉案专利并不属于执行本单位任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的职务发明创造，涉案专利不应归原告所有。
首先，原告不属于专利法意义上被告吴登奎的“本单位”。专利法意义上的本单位虽然包括临时工作单位，但无论是正式工作单位，还是临时工作单位，员工与单位之间均具有一定的从属性，主要表现为员工应当遵守单位的各项规章制度，按时上下班，并接受单位的管理和监督，服从单位的工作指令。本案中，被告吴登奎虽然每年收取原告的报酬，但其并不需要到原告处上班，无需接受原告的监督、管理和支配。被告吴登奎只是利用自身掌握的专业技术知识为原告提供技术服务，其与原告之间的关系并不是单位与员工之间的劳动关系，而是一种技术咨询和服务关系。故原告并不属于被告吴登奎的工作单位。
其次，涉案专利并不属于职务发明创造。一方面，由于被告吴登奎不属于原告的员工，涉案专利并不是执行原告的工作任务完成的发明创造。另一方面，现有证据也无法证明涉案专利在发明创造过程中主要利用了原告的物质技术条件。专利法意义上的“主要利用本单位的物质技术条件”，是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料对完成发明创造技术方案的设计发挥了主要的或实质性的贡献，在技术方案完成后，仅仅为技术方案、技术成果提供验证和测试，并不属于专利法意义上主要利用本单位物质技术条件的情况。根据原告生产厂长蔡兴良的信函以及原告提交的《项目主要参加人员名单》等证据记载，涉案专利主要是由被告吴登奎进行方案设计，原告根据技术方案进行试制，并不属于专利法意义上的“主要利用本单位的物质技术条件”。
再次，原告对于涉案专利的申请、授权情况是知情的，涉案专利于2006年获得授权后，原告并没有提出异议，且为涉案专利缴纳过专利费。直到2014年，吴登奎起诉气动三分厂要求支付涉案专利的技术开发费用后，气动三分厂才对涉案专利的权属提出异议，并向原审法院起诉。
综上所述，被告吴登奎不属于原告的员工，涉案专利不属于职务发明创造，在原告与被告吴登奎、陆丕贤之间没有对涉案专利的权属进行特别约定的情况下，专利权不应归原告所有。原告的诉讼请求于法无据，原审法院不予支持。依据《中华人民共和国专利法》第六条第一款、第二款，《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条、第十三条之规定，判决：驳回原告气动三分厂的诉讼请求。本案一审案件受理费人民币800元，由原告气动三分厂负担。
判决后，气动三分厂不服，向本院提起上诉，请求撤销一审判决，改判支持上诉人的一审诉讼请求。其主要上诉理由为：（一）被上诉人吴登奎是上诉人的员工。2002年初起，上诉人聘请被上诉人吴登奎担任总工程师的目的即是为了参与涉案专利产品的发明制造，十余年来从未间断过发放工资。吴登奎正是具有总工程师的身份才有权聘请其他工程师，也正是具有总工程师的特殊身份才不需要天天按时上班，原审法院对这一事实避而不谈。被上诉人吴登奎关于其2001年至2012年期间工作单位的陈述前后矛盾，显然是为了规避其与上诉人之间存在聘用关系。（二）涉案专利属于职务发明。涉案专利产品的发明创造系由上诉人组织的多名工程师共同完成，被上诉人吴登奎在涉案专利发明创造过程中所作贡献仅为“装置设计”。涉案专利产品的研发试制过程历经多年，期间经过无数次的试制和改进，整体设计、试制过程均在上诉人工厂完成，所耗人力、物力、财力均由上诉人承担。
被上诉人吴登奎答辩称：（一）吴登奎并未被聘为上诉人的总工程师，仅是利用业余时间在上诉人处提供技术服务工作。吴登奎没有陈述过一直在奉化市一家公司工作，原审法院判决书中关于“2002年到2012年被告吴登奎一直都在奉化市一家公司工作”系笔误。（二）涉案专利是吴登奎一人研发的，没有使用上诉人一张图纸。上诉人所称的“装置设计”就是涉案发明。因此，一审判决认定事实清楚，请求驳回上诉，维持原判。
被上诉人陆丕贤答辩称：2002年由上诉人原厂长聘用吴登奎担任总工程师，且每年向其发放工资。涉案专利是上诉人自己研发的，与吴登奎无关，研发费用亦由上诉人承担。涉案专利的申请是吴登奎提出的，当时陆丕贤对专利的情况不清楚，在听了吴登奎关于专利权人是集体还是个人都一样的回答后，将吴登奎写入了专利权人中。
二审中，上诉人气动三分厂向本院提交以下新的证据材料：吴登奎写给上诉人员工何连源的信件、上海市杨浦区人民法院（2012）杨民三（知）初字第53号民事调解书，该两份证据材料欲证明吴登奎是上诉人的员工。
针对上诉人提交的上述证据材料，被上诉人吴登奎质证认为：对上诉人提交的两份证据材料的真实性予以认可，但是该两份证据不能证明吴登奎是上诉人的员工，且民事调解书只能证明吴登奎在上海四通气动成套制造公司（以下简称四通公司）工作，该证据与本案无关。
被上诉人陆丕贤质证认为：对上诉人提交的两份证据材料的真实性予以认可，且可以证明吴登奎系上诉人的员工。
根据上诉人提交的上述证据材料以及两被上诉人的质证意见，本院认为，吴登奎写给上诉人员工的信件内容不能证明吴登奎系上诉人员工的事实主张；民事调解书所涉的系吴登奎与案外人四通公司之间的技术委托开发合同纠纷，与本案缺乏关联性，亦不能证明吴登奎系上诉人员工的事实主张。故对上诉人提交的上述证据材料，本院均不予采纳。
被上诉人吴登奎向本院提交以下新的证据材料：1、上海市杨浦区人民法院（2012）杨民三（知）初字第53号民事调解书及民事诉状，欲证明吴登奎是四通公司的员工，不是上诉人的员工；2、涉案专利产品的获奖证书两份，欲证明涉案专利的发明人是吴登奎。
针对被上诉人吴登奎提交的上述证据材料，上诉人气动三分厂质证认为：对民事诉状的真实性不予确认，对民事调解书的真实性予以认可，但只能证明吴登奎与四通公司是合作关系；对两份获奖证书的真实性予以认可，但获奖证书可以证明涉案专利是职务发明，涉案专利权利人是上诉人。
被上诉人陆丕贤质证认为：关于民事调解书以及民事诉状，同意上诉人的质证意见；对获奖证书的真实性以及该产品系涉案专利产品予以认可，但获奖证书可以证明涉案专利是职务发明。
根据被上诉人吴登奎提交的上述证据材料以及上诉人、被上诉人陆丕贤的质证意见，本院认为，民事调解书及民事诉状所涉的系吴登奎与案外人四通公司之间的技术委托开发合同纠纷，与本案缺乏关联性；两份获奖证书在本案一审期间已经存在，而吴登奎未在一审中提交，而且涉案专利证书等在案证据已经可以证明吴登奎系涉案专利设计人之一，二审中亦无必要采纳上述获奖证书。故本院对被上诉人吴登奎提交的上述证据材料亦不予采纳。
被上诉人陆丕贤未向本院提交新的证据材料。
二审中，上诉人气动三分厂向本院申请调查取证，申请调取上海市杨浦区人民法院（2012）杨民三（知）初字第53号案件的庭审笔录及相关证据，用以证明被上诉人吴登奎在该案审理时自认其是上诉人的员工。
本院认为，上海市杨浦区人民法院（2012）杨民三（知）初字第53号案件系吴登奎与案外人四通公司之间的技术委托开发合同纠纷，与本案缺乏关联性，故本院对上诉人调查取证的申请不予准许。
经审理查明，原审法院查明的事实属实。
本院认为，根据《专利法》第六条的规定，“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或设计人；申请被批准后，该发明人或设计人为专利权人。”
上诉人上诉称，被上诉人吴登奎是上诉人的员工。对此，本院认为，本案中，被上诉人吴登奎于2002年至2012年期间不定期至上诉人处提供技术服务工作，上诉人每年不定期向吴登奎支付相应报酬。从上述情况看，吴登奎并不需要到上诉人处上班，也不需要接受上诉人的监督、管理和支配。被上诉人吴登奎仅仅是利用自身掌握的专业技术知识为上诉人提供技术服务，其与上诉人之间的关系并非单位与员工之间的劳动关系，而是技术咨询和服务关系。原审法院认定上诉人并不属于吴登奎的工作单位，并无不当。故上诉人的这一上诉理由不能成立，本院不予支持。
上诉人上诉称，涉案专利属于职务发明创造。对此，本院认为，首先，吴登奎并不是上诉人的员工，故涉案专利不属于执行上诉人的任务完成的发明创造。其次，专利法意义上的“主要利用本单位的物质技术条件”是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等对发明创造的研究、开发、完成发挥了主要或实质性的贡献。而在发明创造的技术方案完成之后，为技术方案提供验证、测试，或者根据技术方案试制产品，均不属于专利法意义上的“主要利用本单位的物质技术条件”的情况。本案中，上诉人生产厂长蔡兴良的信函以及上诉人提交的《项目主要参加人员名单》等证据可以证明，涉案专利主要是由吴登奎进行方案设计，上诉人系根据技术方案进行产品试制。而上诉人根据技术方案进行的产品试制并不属于专利法意义上的“主要利用本单位的物质技术条件”的情况。故涉案专利亦不属于主要是利用上诉人的物质技术条件所完成的发明创造。综上，涉案专利不属于职务发明创造。更何况，在涉案专利于2006年获得授权后，上诉人并未提出异议，且为涉案专利缴纳过年费，这说明上诉人非但清楚涉案专利的申请、授权情况，而且在2014年吴登奎起诉要求上诉人支付涉案专利的技术开发费用之前，上诉人对涉案专利的权利归属亦是认可的。故上诉人的这一上诉理由亦不能成立，本院不予支持。
综上所述，上诉人气动三分厂的上诉请求与理由缺乏事实和法律依据，应予驳回。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
本案二审案件受理费人民币800元，由上诉人上海气动成套公司三分厂负担。
本判决为终审判决。
审 判 长 马剑峰
代理审判员 陶 冶
代理审判员 徐卓斌
二〇一五年六月十七日
书 记 员 刘 伟
附：相关法律条文
《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：
（一）原判决认定事实清楚，适用法律正确的，判决驳回上诉，维持原判决；
……