北京知识产权法院
行 政 判 决 书
（2016）京73行初510号
原告湖南圣湘生物科技有限公司，住所地湖南省长沙高新技术产业开发区麓松路680号。
法定代表人戴立忠，董事长。
委托代理人欧颖，长沙七合源专利代理事务所专利代理人。
委托代理人吴婷，长沙七合源专利代理事务所专利代理人。
被告国家知识产权局专利复审委员会，住所地北京市海淀区北四环西路9号银谷大厦10-12层。
法定代表人葛树，副主任。
委托代理人孙薇，国家知识产权局专利复审委员会审查员。
委托代理人刘新蕾，国家知识产权局专利复审委员会审查员。
原告湖南圣湘生物科技有限公司（简称圣湘公司）因发明专利申请驳回复审行政纠纷一案，不服被告国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）于2015年10月27日作出的第99887号复审请求审查决定（简称被诉决定），在法定期限内向本院提起行政诉讼。本院于2016年2月5日受理后，依法组成合议庭，于2016年8月26日公开开庭进行了审理。原告圣湘公司的委托代理人欧颖，被告专利复审委员会的委托代理人孙薇、刘新蕾到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
被诉决定系专利复审委员会针对圣湘公司不服国家知识产权局对其第201310009076.6号“淋球菌NG检测试剂盒”发明专利申请（简称本申请）作出的驳回决定所提出的复审请求而作出的，该决定认定：
一、审查文本的认定
圣湘公司在2015年7月13日答复复审通知书时提交了权利要求书全文替换页。被诉决定依据的审查文本是：申请日2013年1月10日提交的说明书摘要、摘要附图、说明书第1-6页（第1-53段）、说明书附图第1页、说明书核苷酸和氨基酸序列表第1页，以及2015年7月13日提交的权利要求第1-3项。
二、关于《中华人民共和国专利法》（简称专利法）第二十二条第三款
本申请权利要求1请求保护一种淋球菌NG检测试剂盒。对比文件1公开了一种淋病奈瑟菌荧光定量PCR检测试剂盒。权利要求1和对比文件1的区别技术特征在于：1、权利要求1所述试剂盒中包括核酸释放剂，所述核酸释放剂包含莎梵婷0.01～0.5mM/L，氯化钾20～300mM/L，十二烷基磺酸钠0.01～2%和乙醇0.05～1%；2、PCR反应液中还包含探针并具体限定了探针序列，具体引物序列也与对比文件1不同；3、试剂盒中还包含内标、检测内标的引物和探针，并具体限定了上述序列。基于上述区别技术特征可以确定，权利要求1相对于对比文件1实际解决的技术问题在于：提供一种具有核酸释放剂和不同引物配合具体探针、内标、内标引物及探针组合构成的淋球菌NG检测试剂盒。
对于区别技术特征1，对比文件2公开了涉及一种乙型肝炎病毒荧光定量PCR检测试剂盒,公开了权利要求1的核酸释放剂，并且对比文件2还公开了本试剂盒对HBV-
DNA的提取方法进行优化，选择核酸释放的方法。由于NG-
DNA的试剂盒在提取核酸过程中通常同样存在加热煮沸提取从而影响灵敏度的步骤，因此，这些技术特征在对比文件2中所起的作用与在本申请中为解决其实际要解决的技术问题所起的作用相同，可见，对比文件2给出了将上述区别技术特征用于对比文件1的技术方案以解决其技术问题的启示，这种启示会使所属领域技术人员在面对所述技术问题时，有动机对对比文件1所述的技术方案进行改进，将对比文件2的技术内容结合到对比文件1中。
对于区别技术特征2，虽然对比文件1公开的自身淬灭引物和下游引物是来自于其SEQNO:3中的第149-168位和第211-192位的反向互补序列（参见说明书第5页“二、引物的设计合成”），权利要求1的上游引物序列和探针序列分别为SEQNO:3的第341-358位和364-390位序列和下游引物序列为其421-403位的反向互补序列，在引物、探针序列上存在差别，但是，首先，荧光定量PCR通常都会涉及探针，可以获得阴阳性结果和样本浓度的定值结果，这属于本领域的常规技术手段，无需对比文件1给出需要将自身淬灭引物更换成探针的启示；其次，对比文件1已经公开针对该基因（SEQIDNO:3）设计引物进行荧光定量PCR检测淋球菌NG存在，而针对同样的来源基因选择其他保守区段、利用软件设计获得多组引物和探针序列，并且通过本领域的常规实验手段，可以筛选出其它能够解决同样的技术问题的灵敏度高的、特异性好的、适宜的引物和探针组合，这是本领域的普遍需求和常规操作方法，本申请的引物序列和探针组合仅仅是诸多组合中的一种，是本领域技术人员根据需要可以进行的常规选择，并且，在说明书中，实施例给出的实验效果涉及试剂盒的实验与常见性病病原体HPV、HSV-2、CT、UU等均无交叉反应，使用本申请中试剂盒检测企业工作参考品的阴阳性符合率为100%，其Ct值的变异系数<10%，浓度变异系数<50%，该试剂盒的检测线性范围为400～4.00E+10copies/ml，检测下限即灵敏度为400copies/ml，在本领域技术人员可预料范围内，即本申请并未获得预料不到的技术效果。
对于区别技术特征3，对比文件3公开了乙型肝炎病毒荧光定量PCR检测试剂盒中还包括内标（阳性内对照）。对比文件3中设定内标的目的是为荧光定量PCR实验设置阳性对照，监控假阴性，使得测定准确，且内标的上述作用具有普适性即通常不会受所检测样品不同的影响。因此，本领域技术人员有动机将其应用于对比文件1的技术方案中，并且使用常规技术手段即可具体设计、筛选出内标序列、检测内标的引物序列和探针序列。
因此，在对比文件1的基础上结合对比文件2、3和常规技术手段得出权利要求1请求保护的技术方案对本领域技术人员来说是显而易见的，权利要求1请求保护的技术方案不具备突出的实质性特点和显著的进步，不符合专利法第二十二条第三款的规定。
权利要求2引用权利要求1并进一步限定试剂盒中还包括酶混合液及PCR反应液中还包含dUTP。对比文件1公开了试剂盒中包含TaqDNA聚合酶、dNTPs（参见说明书第4页最后1段-第5页第1段）。本领域技术人员熟知尿嘧啶DNA糖基化酶（UNG酶）能选择性断裂单链和双链DNA中U碱基的糖苷键，降解PCR扩增产物。即，使用dUTP与尿嘧啶DNA糖基化酶（UNG酶）可以起到预防PCR扩增产物污染的作用。此外，对酶浓度的调整属于本领域的常规技术手段。因此，当其引用的权利要求1不具备创造性时，权利要求2也不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。
权利要求3引用权利要求1或2，进一步限定试剂盒中还包括NG阳性对照、NG阴性对照和NG定量参考品。对比文件1相应公开了试剂盒中包含阳性对照品、阴性对照品、标准阳性模板（参见权利要求1），而阳性模板进行梯度稀释后，实施荧光定量PCR所得标准曲线，与NG定量参考品作用相当。因此，当其引用的权利要求1或2不具备创造性时，权利要求3也不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。
三、对圣湘公司相关意见的评述
1、对设计出的引物、探针筛选，对检测体系进行优化然后样本验证，从而最终筛选出理想引物探针的方法是常用和熟知的技术，如何进行技术设计，在操作过程中会遇到的问题，如何解决这些问题，如何确定反应条件、调整技术参数等是经常和普遍要处理的问题，并且都是可以按照常规构思和常规实验手段来完成，尽管需要一定的工作量，但并不需要经过创造性思维活动才能完成，且虽然存在不确定因素，但都在本领域技术人员的预期和可控范围之内。参与验证的样本量大、放弃的其它备选引物探针序列的数量多并不能必然说明技术方案具备创造性；2、在先专利并未公开核酸释放剂在NG释放和检测中的应用仅能说明本申请相对于现有技术具备新颖性，并且对比文件2公开了核酸释放剂使检测灵敏度有很大提高，本领域技术人员公知通过对具体引物探针的选择可以提高检测灵敏度，因此核酸释放剂和靶核苷酸的引物探针序列等结合的条件共同带来试剂盒的最终检测结果优异是在预料之中的；3、商业成功仅作为专利创造性判断中的辅助因素，而且商业成功的审查认定从两个方面严格进行：一是商业成功的表现，即审查技术方案是否真正取得了商业上的成功，二是商业成功的原因，即分析导致商业成功的直接原因，然而单纯的产品销售并不能代表已经取得商业上的成功；4、专利法第一条规定，制定专利法的目的是“为了保护专利权人的合法权益，鼓励发明创造，推动发明创造的应用，提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展”，而实现上述目的的前提和基础之一是衡量、审查某发明专利申请是否达到专利授权实质要件（新颖性、创造性、实用性），并不是技术方案已经限定到一个较小范围就必然可以获得授权；5、对于对比文件1的引物探针和本申请引物探针在灵敏度方面的实验效果，虽然圣湘公司提供了对比实验，并认为针对对比文件1的引物、本申请的引物和探针，在待测样本浓度为400copies/ml，其它条件均完全一致的情况下，结果显示，本申请的扩增曲线挺拔、检出率高（20/20），而对比文件1的扩增曲线杂乱、检出率低（13/20）。但是，首先，这并不一定能说明本申请的引物探针就获得了较好的效果，因为荧光定量PCR中不同引物、探针需在其对应的最佳实验反应条件下可发挥较好效果，而通常引物、探针不同其最佳实验条件也不同，根据原始记载，对比文件1的反应条件是：95℃预变性2分钟，95℃15秒、60℃30秒并收集荧光信号，40个循环（参见对比文件1说明书第8页“重复性实验”），而本申请的反应条件是：UNG酶反应50℃2-4分钟，Taq酶活化94℃1-5分钟，变性94℃5-25秒、退火、延伸、荧光采集57℃30-40秒（45个循环，参见本申请表1）。然而，对比实验并未给出具体反应条件是什么，因此无法确定对比文件1中的引物是否在其优选或最佳反应条件下发挥其作用，从而无法确定本申请的引物探针是否确实在检测灵敏度方面效果优于对比文件1的引物；其次，本申请的引物探针和对比文件1的引物在特异性、精密度方面结果相近，并且仅从现有的灵敏度数据来看，针对浓度为400copies/ml的待测样本，虽然使用对比文件1的引物的检出率相比本申请的引物探针的检出率而言要低，但也有65%的检出率（13/20），本申请的检出率虽然相对高，但提高幅度也在本领域技术人员预料范围之内。
综上，专利复审委员会作出被诉决定，维持国家知识产权局于2014年8月5日对本申请作出的驳回决定。
原告圣湘公司诉称：一、本申请的引物探针组合并非本领域技术人员根据需要可以进行的常规选择，因为本申请与现有技术最显著的区别在于引物探针序列的筛选。对比文件1公开选取的上游引物序列和下游引物序列，具体选自SEQIDNO:3第149位至211位核苷酸中，而本发明提供的上下游引物及探针序列可视为选自SEQIDNO:3第341位至421位核苷酸中，二者相差100多个碱基，故现有技术中并未给出将区别特征2应用到对比文件1中的启示。二、本申请与对比文件1相比带来了预料不到的技术效果，本领域在2005年（即对比文件1的申请日）时灵敏度只能达到100000copies/ml,而本申请提供的检测灵敏度为400cpoies/ml。三、被诉决定关于对比实验的意见评述未给圣湘公司听证机会，程序不合法。综上，被诉决定事实认定错误，适用法律不当，程序违法，应当予以纠正，故请求法院撤销被诉决定，判令被告重新作出复审请求审查决定。
被告专利复审委员会辩称：一、本领域针对同一模板可利用软件设计出多组引物和探针序列，筛选需要一定工作量，存在不确定因素，但在无相反证据存在下，通常认为在技术人员的可控范围内。二、检测灵敏度存在较大差异不能必然说明获得了预料不到的技术效果。三、提高检测灵敏度、特异性是临床监测领域的普遍需求，本领域技术人员有动机从引物和探针中选择更优组合。四、原告所称违反听证原则的内容系针对原告答复复审通知书时新提交的对比实验，用以再次告知复审通知书已告知的结论，符合相关规定。因此被诉决定认定事实清楚，适用法律、法规正确，审理程序合法，审查结论正确，故请求法院驳回原告的诉讼请求。
本院经审理查明：
本案涉及申请号为201310009076.6，名称为“淋球菌NG检测试剂盒”的发明专利申请。申请人为圣湘公司（2015年5月13日由湖南圣维尔医学检验所有限公司变更而来）。本申请的申请日为2013年1月10日，公开日为2013年4月24日。
经实质审查，国家知识产权局原审查部门于2014年8月5日以权利要求1-6不符合专利法第二十二条第三款为由驳回了本申请。
驳回决定所引用的对比文件1是公开日为2005年10月12日，公开号为CN1680596A的发明专利申请，公开了一种淋病奈瑟菌荧光定量PCR检测试剂盒，包含标准阳性模板、阳性对照品、阴性对照品、TaqDNA聚合酶、荧光聚合酶链式反应液、DNA提取液，荧光聚合酶链式反应液中含有自身淬灭引物和下游引物。对比文件2是公开日为2011年9月7日，公开号为CN102174660A的发明专利申请，涉及一种乙型肝炎病毒荧光定量PCR检测试剂盒，该试剂包括核酸释放剂：莎梵婷（surfactin）0.01-0.5mmol/L，氯化钾50-200mM/L，十二烷基磺酸钠0.01-2g/100mL和乙醇0.05-1mL/100mL。对比文件3是公开日为2010年5月5日公开号为CN101701267A的发明专利申请，公开了乙型肝炎病毒荧光定量PCR检测试剂盒中还包括内标（阳性内对照），并包含检测其的引物和探针，内标探针序列。
圣湘公司对驳回决定不服,于2014年11月20日向专利复审委员会提出了复审请求，未修改申请文件。经形式审查合格，专利复审委员会于2014年12月15日依法受理了该复审请求，并将其转送至原审查部门进行前置审查。原审查部门在前置审查意见中坚持原驳回决定。
随后，专利复审委员会成立合议组对本案进行审理，并于2015年5月27日向圣湘公司发出复审通知书，指出对比文件1公开了一种淋病奈瑟菌荧光定量PCR检测试剂盒，权利要求1和对比文件1的区别技术特征在于：1、权利要求1试剂盒中包括核酸释放剂，2、权利要求1的PCR反应液中还包含探针并具体限定了探针序列，具体引物序列也与对比文件1不同。对于区别技术特征1，对比文件2公开了权利要求1的核酸释放剂，且所起的作用与在本申请中为解决其实际要解决的技术问题所起的作用相同，所属领域技术人员有动机将对比文件2的技术内容结合到对比文件1中；对于区别技术特征2，本领域公知荧光定量PCR通常都会涉及探针，针对同样的靶基因可以利用软件设计获得多组其它引物和探针序列，可以筛选出其它能够解决同样的技术问题的灵敏度高、特异性好的适宜的引物和探针组合，且技术效果可以预料，因此权利要求1不具备创造性；权利要求6与对比文件1的区别技术特征在于上述区别技术特征2，基于上述相同的理由，权利要求6也不具备创造性；对比文件3公开了乙型肝炎病毒荧光定量PCR检测试剂盒中还包括内标、并包含检测其的引物和探针，设定内标的作用是为实验设置阳性对照，监控假阴性，使得测定准确，本领域技术人员有动机将其应用于对比文件1的技术方案中，因此权利要求2-3不具备创造性；对比文件1公开了试剂盒中包含TaqDNA聚合酶、dNTPs，本领域熟知使用dUTP与尿嘧啶DNA糖基化酶（UNG酶）可以起到预防PCR扩增产物污染的作用且对酶浓度的调整属于本领域的常规技术手段，因此权利要求4不具备创造性；权利要求5的附加技术特征已经被对比文件1公开，因此权利要求5不具备创造性。
圣湘公司于2015年7月13日提交了意见陈述书，同时提交了权利要求书全文替换页（共1页3项）和本申请的对比实验。修改后的权利要求如下：
“1、一种淋球菌NG检测试剂盒，所述试剂盒中包括核酸释放剂和PCR反应液，所述核酸释放剂包含莎梵婷0.01～0.5mmol/L，氯化钾20～300mmol/L，十二烷基磺酸钠0.01～2％和乙醇0.05～1％；所述PCR反应液中包含用于靶多核苷酸扩增的上游引物、下游引物和用于靶多核苷酸检测的探针，且用于靶多核苷酸的上游引物和下游引物的序列分别为：5’-×××-3’和5’-CCCGGCAGTTACGCATGAG-3’，用于靶多核苷酸的探针序列为5’-×××-3’；所述试剂盒中还包括内标，所述内标序列为5’-×××-3’；所述PCR反应液中还包括用于内标检测的上游引物、下游引物和探针；且内标的上游引物序列为5’-×××-3’，内标的下游引物序列为5’-×××-3’，内标探针的序列为5’-×××-3’。
2、根据权利要求1所述的检测试剂盒，其特征在于，所述试剂盒中还包括酶混合液，所述酶混合液中包含Taq酶和0.5～2U/μl的UNG酶，同时在所述PCR反应液中还包含dUTP。
3、根据权利要求1或2所述的检测试剂盒，其特征在于，所述试剂盒中还包括NG阳性对照、NG阴性对照和NG定量参考品。”
诉讼过程中，圣湘公司向本院提交了专利复审委员会作出的第100694号复审请求审查决定书（简称第100694号决定书），用以说明类似情况下复审委员会认定发明取得了预料不到的技术效果。
庭审中，圣湘公司认可对比文件1为最接近的现有技术及被诉决定对于区别特征1、3的评述，对被诉决定关于权利要求2、3的评述不持异议。
上述事实，有复审决定针对的本申请文本、对比文件1、对比文件2、对比文件3、第100694号决定书及当事人陈述等证据在案佐证。
本院认为：
根据双方当事人的主张，本案的焦点问题为被告复审委员会作出被诉决定是否违反听证原则及被诉决定认定本申请不具有专利法第二十二条第三款规定的创造性是否正确的问题。
一、关于被告复审委员会作出被诉决定是否违反听证原则
听证原则是指在作出审查决定之前，应当给予审查决定对其不利的当事人针对审查决定所依据的理由、证据和认定的事实陈述意见的机会，即审查决定对其不利的当事人已经通过通知书、转送文件或者口头审理被告知过审查决定所依据的理由、证据和认定的事实，并且具有陈述意见的机会。本案中，对于创造性判断中有关预料不到的技术效果这一因素，被告复审委员会在复审通知书中已经指出本申请的技术效果可以预料，原告圣湘公司在被告复审委员会作出复审通知书后提交了意见陈述和对比实验，该对比实验用以说明在其他条件一致的情况下，本申请的扩增曲线检出率高而对比文件的扩增曲线检出率低，被诉决定对此进行的评述系对本申请灵敏度的提升是本领域技术人员可以预料的这一结论进行的说明，但并未就有关预料不到的技术效果这一因素提出新的理由。因此，被告复审委员会作出被诉决定未违反听证原则。
二、关于被诉决定认定本申请不具有专利法第二十二条第三款规定的创造性是否正确
专利法第二十二条第三款规定：“创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步。”
原告圣湘公司对被诉决定认定的本申请权利要求1与对比文件1的三个区别特征及被诉决定对区别特征1、3的评述无异议，本院对被诉决定的相关认定予以确认。双方当事人关于本申请是否具有创造性的争议主要在于现有技术中是否给出了将区别特征2应用到对比文件1的启示以及本申请是否获得了预料不到的技术效果。
（一）现有技术中是否给出了将区别特征2应用到对比文件1的启示
在判断是否具有技术启示时，应当判断现有技术在整体上是否使本领域技术人员在面对所要解决的技术问题时有动机改进最接近的现有技术并获得要求保护的发明。虽然对比文件1与本申请选择的引物序列和探针不同，但本领域技术人员知晓一种病原体基因存在多种引物和探针，针对同一模板可利用软件设计出多组引物和探针序列。在临床检测领域，提高检测的灵敏度和特异性是普遍的要求。在利用软件进行引物和探针的设计后，本领域技术人员有动机为了提高检测的灵敏度和特异性，使用常规的实验手段对引物和探针进行进一步筛选。由于实验手段常规，故本领域技术人员无须付出创造性劳动即可获得本申请权利要求1的技术方案。至于筛选过程中技术人员的经验，不属于创造性劳动的范畴。因此，对引物序列和探针的选择为本领域的常规选择，被诉决定对于技术启示的认定并无不当。
（二）本申请是否获得了预料不到的技术效果
发明是否具有预料不到的技术效果是判断发明是否具有创造性时需要考虑的辅助判断因素。在判断发明是否具有预料不到的技术效果时，应当考虑发明同现有技术相比是否具有新的性能或“量”的变化超出人们预期的想象。根据本申请说明书的记载，其灵敏度相较于对比文件1确有一定提升。但是，首先，最优的引物和探针因实验条件的不同而不同，并不存在绝对最优选择。其次，对比文件1申请日为2005年1月21日，本申请的申请日为2013年1月10日，实验仪器的改进、实验条件的提升等对于提高灵敏度有一定影响；酶的选择、DNA复制条件等因素对于灵敏度亦有影响。再次，即便按照本申请说明书记载的技术效果，由于筛选适宜探针及引物组合的目的即为提高灵敏度，在改变探针及引物组合的情况下，达到这一技术效果也并未超出本领域技术人员可预期的范围。因此，本申请并未获得预料不到的技术效果。发明创造是否具有预料不到的技术效果应当进行个案判断，第100694号决定书中涉及的技术方案、实验条件等与本申请完全不同，不能作为认定本申请是否具有预料不到的技术效果的依据。
综上，本申请权利要求1不具有突出的实质性特点和显著的进步，不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。
鉴于原告圣湘公司对被诉决定关于权利要求2、3的评述无异议，故本院确认在权利要求1不具备创造性的情况下，权利要求2、3亦不具有创造性。
综上所述，被告专利复审委员会作出的被诉决定证据充分，适用法律、法规正确，审理程序合法，审查结论正确。原告圣湘公司的诉讼理由不能成立，本院不予支持。依据《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，本院判决如下：
驳回原告湖南圣湘生物科技有限公司的诉讼请求。
案件受理费一百元，由原告湖南圣湘生物科技有限公司负担（已交纳）。
如不服本判决，各方当事人可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状及副本，并预交上诉案件受理费一百元，上诉于北京市高级人民法院。
审 判 长 崔 宁
审 判 员 刘义军
人民陪审员 黄雄辉
二〇一六年十月三十一日
法官 助理 范晓玉
书 记 员 陈 璐