浙江省温州市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2017）浙03民终2445号
上诉人（原审被告）：苍南县钱库宝赠宝鞋垫厂，住所地浙江省苍南县钱库镇河西岸村***号。
经营者：陈仁宝，男，1956年12月8日出生，住广东省中山市。
委托诉讼代理人：陈焕付，浙江瓯鼎律师事务所律师。
被上诉人（原审原告）：温州市神箭日用品有限公司，住所地浙江省苍南县龙港镇凤江村张明58-1、58-2、58-3号，统一社会信用代码91330327L064162537。
法定代表人：刘日算，该公司总经理。
委托诉讼代理人：ＸＸ宝，浙江纳祺律师事务所律师。
上诉人苍南县钱库宝赠宝鞋垫厂（以下简称宝赠宝鞋垫厂）因与被上诉人温州市神箭日用品有限公司（以下简称神箭公司）侵害商标权纠纷一案，不服浙江省瑞安市人民法院（2016）浙0381民初11896号民事判决，于2017年5月11日向本院提起上诉。本院于2017年5月22日立案受理后，依法组成合议庭。经过阅卷和询问当事人，合议庭决定不开庭审理。本案现已审理终结。
宝赠宝鞋垫厂上诉称：1.“足净”二字结合鞋垫这一特定商品，直接体现商品的功能、用途，根据《中华人民共和国商标法》第五十九条第一项的规定，被上诉人无权禁止他人正当使用。2.上诉人对鞋垫包装享有外观设计专利权，也有自己合法注册的商标，并且在被诉侵权商品醒目位置提醒消费者认准“宝赠宝”商标，没有侵犯被上诉人涉案商标权。3.一审判决“宝赠宝鞋垫厂立即停止对涉案商标的侵权行为”，该判决所称的“停止侵权行为”内容不明确；4.一审判决上诉人赔偿被上诉人18000元，没有依据。请求撤销原判，发回重审或依法改判。
神箭公司辩称：1.上诉人在被上诉人涉案商标核定使用的鞋垫产品上使用与被上诉人注册商标近似的“足净”文字标识，已构成商标侵权。“足净”系臆造词，并不直接体现鞋垫商品的功能、用途，经过被上诉人长期使用，已具有显著性，上诉人无权在商品包装上突出使用。2.涉案商标注册在先，上诉人主张的外观设计专利申请在后，在后的权利不能否定在先的权利。外观设计专利权仅保护具有美感的工业设计，而上诉人在被诉侵权产品上使用“足净”二字已构成商标性使用。综上，一审判决认定侵权事实正确，适用法律准确。
神箭公司向一审法院提出诉讼请求：1.判令宝赠宝鞋垫厂立即停止商标侵权行为，即停止制造、销售、许诺销售侵犯原告商标注册号为第4334690号的商品，并立即销毁；2、判令被告在《温州都市报》除中缝以外的版面上刊登声明，消除影响；3、判令被告赔偿原告经济损失共计10万元（包括本案诉讼费、代理费及与本案有关的合理调查费）。
一审法院认定：注册号第4334690号“”商标原注册人瑞安市维尔美鞋垫有限公司，核定使用商品第25类，包括鞋垫、鞋、袜、手套（服饰）等，注册有效期限自2008年8月14日至2018年8月13日。2011年2月6日，该注册商标转让给刘日算。2013年11月27日，刘日算与神箭公司就该注册商标签订独占使用许可合同，主要约定：许可使用权性质为独占性使用许可；许可地域范围为中华人民共和国行政区域内；许可使用期限自2013年11月27日起至2018年11月26日止等。2016年3月9日，国家工商行政管理总局商标局对刘日算许可神箭公司使用该注册商标予以备案，备案许可期限至2018年8月13日。
2013年10月16日，国家知识产权局向专利权人陈仁宝颁发外观设计专利证书，主要载明：外观设计名称：鞋垫包装袋（足净）；专利号：ＺＬ20133026××××.0；专利申请日：2013年6月20日；最能表明本外观设计设计要点的图片或照片：主视图；本外观设计为薄形产品，省略其他视图。
2016年5月19日，苍南县市场监督管理局在宝赠宝鞋垫厂住所地苍南县××西岸村××号现场共查获宝赠宝鞋垫厂生产的标注“足净”的鞋垫成品（即鞋垫包装盒内含有鞋垫）2500双、鞋垫包装盒22000只。同日，苍南县市场监督管理局作出实施行政强制措施决定书，扣押了上述产品。庭审中，宝赠宝鞋垫厂自认已销售鞋垫成品500双；神箭公司、宝赠宝鞋垫厂双方对鞋垫成品价格每双2元、鞋垫包装盒价格大约每只0.18元予以认可。
一审法院认为，注册商标专用权受侵害时，独占使用许可合同的被许可人可以向人民法院提起诉讼。本案神箭公司属适格的权利主体和诉讼主体。本案争议的焦点在于宝赠宝鞋垫厂是否构成侵权。具体评判如下：1.宝赠宝鞋垫厂是否侵害商标专用权。我国商标法第五十九条第一款规定“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”由此可知，行为人不侵权的必要条件至少包含：一是该注册商标须“直接”表示商品的功能、用途等特点；二是须“正当使用”。参考《现代汉语词典》（2016年9月第7版，商务印书馆出版）、《古代汉语词典》（2014年3月第2版，商务印书馆出版），并结合日常生活经验，“足净”并非固有词组，而属臆造用词，其既可以联想为“脚干净”，也可以联想为“使脚保持干净”，或有其他解读等。在鞋垫这一特定商品下，虽然该用词能够在一定程度上暗示该商品的功能、用途特点，但不属于该法条规定的“直接表示”的情形。相反，宝赠宝鞋垫厂提供的《公证书》所附网页显示：神箭公司在使用涉案商标并宣传其鞋垫时，对鞋垫功能、用途的描述多为：不起皮、不伤脚；除臭、抗菌、舒适；透气、排汗等等，而并非使用“足净”一词来说明或描述鞋垫的功能、用途。宝赠宝鞋垫厂提供的证据尚不足以证明“足净”直接表示了产品的功能、用途。其次，宝赠宝鞋垫厂的行为不成立正当使用。经比对，本案神箭公司注册商标由汉字、拼音（字母）、图形组合而成，其中拼音“ZUJNG”由图形脚丫分成两部分，使得组合要素中“足净”二字较为显著，具有较强的识别功能，构成商标的主要部分。宝赠宝鞋垫厂生产的鞋垫包装盒中上部位置使用的“足净”图形与位于包装盒上部位置的“宝赠宝”商标及最上部置顶边缘的“认准商标谨防假冒”文字相比，“足净”所处位置及大小显然更容易被直接观察到。以相关公众的一般注意力为标准，在比对对象隔离的状态下分别进行比对时，两者构成近似。宝赠宝鞋垫厂在同种商品鞋垫上的该种使用方式，超出了说明或客观描述商品而正当使用的界限，容易造成相关公众对商品来源的混淆，不属正当使用。2.宝赠宝鞋垫厂享有的外观设计专利权，是否成为侵害商标专用权的免责事由。一审法院认为，外观设计专利权和商标专用权的取得和行使，均应遵循诚实信用原则，不得以不正当手段侵害他人的在先权利。《专利法》第二十三条第三款规定，授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。本案神箭公司主张权利的商标注册于2008年，宝赠宝鞋垫厂外观设计专利申请日为2013年6月20日，故宝赠宝鞋垫厂在行使外观设计专利权时的使用行为侵犯了神箭公司的在先合法权利，构成侵权。宝赠宝鞋垫厂抗辩需要先行对其享有的外观设计专利权宣告无效后再作侵权认定的主张，缺乏法律依据。2.宝赠宝鞋垫厂应承担责任的具体方式。综上，本案宝赠宝鞋垫厂侵权成立。神箭公司诉请要求宝赠宝鞋垫厂停止侵权行为的诉请，一审法院予以支持。至于神箭公司要求销毁所有侵权产品的诉请，鉴于被控侵权产品已由市场监管部门依法扣押，宜由行政机关依法处置。
关于神箭公司要求宝赠宝鞋垫厂在报纸刊登声明消除影响的诉请，由于神箭公司未提供证据证明宝赠宝鞋垫厂的侵权行为给其声誉造成了不良影响，故对该项诉讼请求，不予支持。
关于赔偿金额的确定。本案神箭公司虽提供了许可合同，载明每年许可使用费8万元，但该合同系商标注册人刘日算（同系神箭公司法定代表人）许可神箭公司独占使用的约定，且宝赠宝鞋垫厂对该费用的合理性提出质疑，一审法院认为该费用不具有可参考性。鉴于神箭公司在庭审中明确要求以法定赔偿方式确定赔偿金额，同时亦未能提供证据证实权利人的损失及侵权人获得的利益，故由一审法院综合考虑本案侵权行为的性质、期间、后果、商标的声誉等因素确定。其中宝赠宝鞋垫厂在产品包装上有标明其他注册商标、涉案物品价值较小等情节可以减轻宝赠宝鞋垫厂的侵权责任。据此，一审法院酌情确定宝赠宝鞋垫厂应赔偿神箭公司（包含制止侵权的合理费用）18000元。
一审法院判决如下：1.宝赠宝鞋垫厂于本判决生效后立即停止对注册号第4334690号“”商标的侵权行为；2.苍南县钱库宝赠宝鞋垫厂于本判决生效后十日内赔偿神箭公司（含制止侵权行为所支付的合理开支）18000元；3.驳回神箭公司的其他诉讼请求。本案受理费2300元，由宝赠宝鞋垫厂负担1357元，由神箭公司负担973元。
宝赠宝鞋垫厂在二审期间向本院提交国家工商行政管理总局商标评审委员会商标评审申请受理通知书一份，证明该局已经受理对第4334690号注册商标的无效宣告申请，并据此要求中止本案审理。本院认为，《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第三条规定，经商标局核准注册的商标为注册商标，商标注册人享有商标专用权，受法律保护。第4334690号商标由国家工商行政管理总局商标局核准注册，在未经法定程序宣告无效前，其注册商标专用权具有法律效力。商标评审委员会对涉案商标的无效宣告申请予以受理的程序行为，并不影响该注册商标专用权的法律效力。宝赠宝鞋垫厂以此主张本案中止审理，本院不予支持。
各方当事人对一审判决认定的事实没有异议，本院经审查，对上述事实予以确认。
本院认为：1.神箭公司获得独占许可的第4334690号注册商标，其核定使用商品包括第25类鞋垫，“”标识中“足净”二字，结合“ZUJING”拼音，是相关公众最容易注意到的文字，用在鞋垫产品上具有较高显著性。宝赠宝鞋垫厂也在其生产、销售的鞋垫上突出使用“足净”文字标识，其文字读音和含义与涉案商标相同，易使相关公众对被诉侵权商品的来源产生误认或者误认为其与“”注册商标的商品有特定的联系，二者构成近似。宝赠宝鞋垫厂未经神箭公司许可，在被诉侵权商品上使用与涉案注册商标近似的“足净”标识并销售，属于《商标法》第五十七条第二项、第三项规定的侵犯注册商标专用权行为。由于该厂使用“足净”标识客观上容易导致混淆，其在包装上是否使用其他注册商标，不影响侵权性质判定。一审判决认定宝赠宝鞋垫厂的行为构成商标侵权正确，但引用上述法条第七项错误，本院予以指正。2.“足净”二字系臆造词，其含义与鞋垫商品具有一定联系。但鞋垫的基础功能用途为填补脚掌与鞋床之间空位，避免脚在鞋内滑动，给脚更好的稳定和支撑，从而保护脚部，使脚更为舒适。根据神箭公司的广告宣传介绍，其鞋垫还包括“除臭、抗菌、透气、排汗”等多种功能。因此，“足净”二字的含义并不能直接表示鞋垫商品的功能、用途。宝赠宝鞋垫厂以《商标法》第五十九条第一款的规定，主张神箭公司无权禁止他人正当使用“足净”标识，理由不足，本院不予支持。3.根据《中华人民共和国专利法》第二条第四款的规定，外观设计是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。因此，外观设计专利权仅保护产品的“形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合”的设计本身，而不涉及设计中相关文字的内容。宝赠宝鞋垫厂获得专利权的“鞋垫包装袋（足净）”外观设计中，“足净”二字在市场领域具备识别商品来源的功能，客观上与神箭公司已经注册的商标构成近似，易使相关公众对商品来源产生混淆，则该商标性使用行为本身不受外观设计专利权保护，而应由商标相关法律规定调整。宝赠宝鞋垫厂以其获得专利权的外观设计中包含“足净”二字，主张不构成商标侵权，没有法律依据，本院不予支持。4.一审判决主文第一项判令“宝赠宝鞋垫厂于判决生效后立即停止对第4334690号注册商标的侵权行为”，结合该判决认定的事实，其所指的侵权行为可以明确为宝赠宝鞋垫厂生产、销售侵犯第4334690号注册商标专用权产品的行为。一审法院综合考虑该侵权行为的性质、后果等因素，判令宝赠宝鞋垫厂赔偿神箭公司经济损失及维权合理开支合计18000元，并无不当。
综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
本案二审案件受理费250元，由上诉人苍南县钱库宝赠宝鞋垫厂负担。
本判决为终审判决。
审判长 章禾舟
审判员 曹新新
审判员 蔡卓森
二〇一七年七月十三日
书记员 叶挺舟