上海市浦东新区人民法院
民 事 判 决 书
（2014）浦民三（知）初字第737号
原告江苏通力达贸易有限公司。
法定代表人刘飘英。
委托代理人陶国南，上海申浩律师事务所律师。
委托代理人陈永全，上海申浩律师事务所律师。
被告南通吉祥实业有限公司。
法定代表人刘世仁。
委托代理人宋小红，上海市中天阳律师事务所律师。
委托代理人黄唯吉，上海市中天阳律师事务所律师。
原告江苏通力达贸易有限公司（以下至判决主文前简称“江苏通力达公司”）与被告南通吉祥实业有限公司（以下至判决主文前简称“南通吉祥公司”）侵害商标权纠纷一案，本院于2014年8月6日立案受理后，依法适用普通程序，于同年9月17日组织双方进行证据交换，并于同年11月12日公开开庭进行了审理。原告江苏通力达公司的委托代理人陶国南、被告南通吉祥公司的委托代理人宋小红、黄唯吉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告江苏通力达公司诉称，其系成立于2010年、以金属材料、建材等产品购销为经营范围的贸易公司。2013年4月13日，原告经张家港爱力星进出口有限公司依法转让取得注册号为XXXXXXX的“NUDO”注册商标专用权。该商标注册商品类别为第六类，核准使用的商品为未加工或半加工普通金属；金属建筑材料、铝塑板等商品，注册有效期限自2011年7月28日至2021年7月27日止。该注册商标经长期使用与宣传，在本行业具有一定的知名度，产品销售网络覆盖全国各地，销售量和市场占有率逐年稳定上升。2014年5月26日，被告南通吉祥公司未经许可在向上海海关报关出口至美国的铝塑复合板上使用了与原告注册商标近似的“NUDO”商标，严重侵犯了原告的注册商标专用权，故原告起诉至法院要求判令：1、被告立即停止生产和销售侵犯原告“NUDO”注册商标专用权的商品并销毁侵权商品；2、被告赔偿原告经济损失人民币（以下币种相同）20万元，其中包括原告为维权所付出的律师费3.5万元以及因向海关申请扣押被告货物而支付的10万元保证金的利息（该利息自2014年5月28日起计算至本案一审判决之日止、按中国人民银行同期存款利率计算）。
被告南通吉祥公司辩称，首先，其生产的被诉侵权商品是接受美国NUDO公司授权委托而定牌加工交付的定作物，且加工的产品全部出口至美国，并不在国内进行销售，不会对国内公众产生混淆，故原告不存在任何损失。其次，美国NUDO公司授权被告使用的“NUDO”商标是该公司早在1996年即在美国合法注册的商标，核准使用的商品为第40类，与原告的注册商标亦不属于同种商品类别。再次，该商标系被原与美国NUDO公司有业务来往的张家港爱力星进出口有限公司在国内抢注后转让给原告的。因此，被告的定牌加工行为不构成商标侵权行为，请求法院驳回原告的全部诉讼请求。
经审理查明：
1996年11月19日，注册于美国伊利诺州斯普林菲尔德市泰勒路XXX号的案外人NUDOPRODUCTS，INC.（以下简称“美国NUDO公司”）经美国专利商标局核准注册了“NUDO”文字商标，注册号为2，017，144号，核定使用的商品为第40类的定制室内外镶板，注册有效期自1996年11月19日经续展后至2016年11月19日止。2006年1月31日，该公司经美国专利商标局核准又注册了“POLY-
METAL”文字商标，注册号为3，052，232号，核定使用的商品为第6类的金属家装建筑材料，即室内镶板和室外镶板，不发光和非机械金属标志牌，以及第12类的栏板货厢式挂车部件，即铝制和高密度聚乙烯货物栏板，注册有效期自2006年1月31日至2016年1月31日止。
2011年7月28日，案外人张家港爱力星进出口有限公司经我国国家工商行政管理总局商标局核准注册了“NUDO”文字商标，注册号为第XXXXXXX号，核定使用商品为第6类中的未加工或半加工普通金属；钢管；金属建筑材料；金属轨道；钢丝；非电气金属电缆接头；金属垫圈；铝塑板；五金器具；金属容器，注册有效期自2011年7月28日至2021年7月27日止。2012年9月25日，该注册商标的注册人名称变更为张家港爱力星材料有限公司。2013年4月13日，该注册商标被依法转让给原告江苏通力达公司。
2013年1月18日，美国NUDO公司与被告南通吉祥公司签订《战略联盟倡议》1份，双方约定由美国NUDO公司授权被告使用其上述商标在中国制造产品并出口至美国，并在美国销售产品。该倡议书的有效期自2013年1月18日至2014年12月3日止。
2014年5月22日，被告南通吉祥公司将其生产的一批价值为131，812.70美元的铝塑复合板向上海外港海关报关出口至美国洛杉矶市。被告根据美国NUDO公司的要求，在该批铝塑复合板的包装膜上印有“NUDO”、“PolyMetal”等商标，以及美国NUDO公司的官方网址“www.nudo.com”。
2014年5月26日，由于原告江苏通力达公司已向我国国家海关总署就其“NUDO”注册商标进行了知识产权保护备案，上海海关据此向原告发送《确认知识产权侵权状况通知书》，要求原告在收到通知后三日内确认被告南通吉祥公司上述出口货物是否构成商标侵权并决定是否请求海关扣留货物。同年5月28日，原告向上海海关确认该货物侵犯其注册商标专用权，要求扣留该批货物并交纳保证金10万元。同年7月18日，上海海关以涉嫌侵犯原告的“NUDO”注册商标为由将被告上述报关出口的铝塑复合板予以扣留，并向原告发送沪关知字（2014）第111号《扣留侵权嫌疑货物通知书》。被告在向上海海关提交了美国NUDO公司在美国的商标注册证及授权被告使用商标的OEM声明书等材料后，上海海关于2014年8月29日向原、被告发送《侵权嫌疑货物知识产权状况认定通知书》，该通知书中明确经该海关调查，不能认定被扣留的被告货物侵犯了原告的“NUDO”注册商标专用权，若自扣留侵权嫌疑货物之日起50个工作日内未收到人民法院协助执行通知的，将放行该些货物。虽然原告于2014年8月6日向本院提起本案诉讼，但由于原告未向本院提出财产保全申请，故上海海关于2014年9月30日解除了对被告上述货物的扣留。
另查明，原告为本案纠纷聘请律师而支付了律师费3.5万元。
以上事实，由原、被告的陈述，以及原告提供的“NUDO”商标注册证、上海海关出具的《确认知识产权侵权状况通知书》、《侵权嫌疑货物知识产权状况认定通知书》、保证金支付凭证、《法律服务委托合同》、律师费发票，被告提供的其与美国NUDO公司的《战略联盟倡议》、美国NUDO公司出具的OEM声明、美国NUDO公司的商标注册证及其公证认证材料、美国NUDO公司向被告发送的电子邮件及其公证书、涉案出口货物照片、上海海关出具的《解除扣留通知书》等经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认。原、被告提供的其他证据因与本案缺乏必要的关联性，本院均不采纳。
本院认为，根据原、被告的诉辩称意见，本案的争议焦点在于：一、原告是否享有涉案商标专用权；二、被告实施的被诉侵权行为性质是否属于涉外定牌加工行为；三、被告的行为是否构成商标侵权行为。本院对上述争议焦点评判如下：
一、关于原告江苏通力达公司是否享有涉案商标专用权
本院认为，根据《中华人民共和国商标法》第二条的规定：“国务院工商行政管理部门商标局主管全国商标注册和管理的工作。国务院工商行政管理部门设立商标评审委员会，负责处理商标争议事宜。”该法第三条还规定：“经商标局核准注册的商标为注册商标，商标注册人享有商标专用权，受法律保护。”原告的“NUDO”商标经我国商标局依法核准注册，该商标的原始注册人为张家港爱力星进出口有限公司，后经该公司转让，原告作为受让人，依法取得该注册商标的专用权，而且现该注册商标尚处于注册有效期内，应受到法律保护。被告南通吉祥公司辩称原告的注册商标抢注了美国NUDO公司的“NUDO”商标，本院认为，被告提出的该争议事项属于相关商标行政管理部门的职权范围，人民法院无权处理该项争议，被告可另行向有关行政管理部门申请处理。
二、关于被告南通吉祥公司实施的被诉侵权行为性质是否属于涉外定牌加工行为
本院认为，涉外定牌加工是国际加工贸易中的一种方式，是指境内加工方按照境外定作方要求将特定商标贴附于商品上，并将商品全部出口销售到境外的出口加工贸易方式。本案中，被告根据美国NUDO公司的委托加工生产铝塑复合板产品，并经美国NUDO公司的商标许可，在该些产品上使用该公司在美国注册的“NUDO”和“POLY-
METAL”商标。被告按约将其加工生产的上述产品全部销售往美国。由此可见，被告的行为性质应为涉外定牌加工行为。故原告关于被告的行为不属于涉外定牌加工行为的诉称意见，本院不予采纳。
三、被告的上述行为是否构成商标侵权行为
本院认为，商标，是一种用于商品上或者服务中的特定标识，消费者通过这种标识，识别或者确认该商品、服务的生产经营者和服务提供者。识别商品来源的功能是商标的基本功能和首要功能。只有当商品进入流通领域后，消费者才能凭借商标来区分不同商品的提供者，从而发挥商标的识别功能。由此可见，没有发挥商标识别功能、不能产生区分商品或服务来源的使用行为，并不构成商标性使用行为，亦就不应成为商标法规制的对象。因此，虽然被诉侵权商标与原告的注册商标构成近似，但判断本案被告的行为是否构成商标侵权的前提在于被告贴附授权商标的行为是否属于商标法意义上的商标使用行为，是否在中国境内发挥了商标的识别功能。
在本案中，被告南通吉祥公司接受美国NUDO公司的委托生产被诉侵权产品，并依据美国NUDO公司的授权在产品上标注该公司的商标，且所有产品均出口至美国，在中国境内并不进入市场流通领域，相关消费者在中国境内不可能接触到该产品，故不存在相关公众对被诉侵权产品与原告的产品产生混淆或误认的可能性。因此，被诉侵权产品上的商标在中国境内并不能实际发挥识别商品来源的功能，原告注册商标的识别功能亦不会因被诉侵权产品而受到破坏。也就是说，原告在国内的商品市场及其在国内享有的商标权利不会因此受到任何实质性的损害。因此，被告的行为不构成商标法意义上的商标使用行为，也就不构成对原告注册商标专用权的侵犯。
综上所述，依照《中华人民共和国商标法》第二条、第三条第一款、第五十七条第一款第（二）项之规定，判决如下：
驳回原告江苏通力达贸易有限公司的全部诉讼请求。
案件受理费4，300元，由原告江苏通力达贸易有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海知识产权法院。
审 判 长 孙 黎
代理审判员 朱 俊
人民陪审员 周志勇
二〇一五年一月二十一日
书 记 员 乐 赟
附：相关法律条文
《中华人民共和国商标法》
第二条国务院工商行政管理部门商标局主管全国商标注册和管理的工作。
国务院工商行政管理部门设立商标评审委员会，负责处理商标争议事宜。
第三条经商标局核准注册的商标为注册商标，包括商品商标、服务商标和集体商标、证明商标；商标注册人享有商标专用权，受法律保护。
……
第五十七条有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：
……
（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；
……