中华人民共和国
北京知识产权法院
行 政 判 决 书
（2015）京知行初字第5098号
原告大众汽车股份公司，住所地德意志联邦共和国沃尔夫斯堡D-38436。
法定代表人弗洛里安*弗赖贝格，公司顾问。
法定代表人马丁*米勒-科尔夫，商务律师。
委托代理人胡刚，男，中国国际贸易促进委员会专利商标事务所商标代理人。
委托代理人李瑞丽，女，中国国际贸易促进委员会专利商标事务所商标代理人。
被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会，住所地中华人民共和国北京市西城区茶马南街1号。
法定代表人何训班，主任。
委托代理人汪冬平，中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会审查员。
第三人五原县永旺工贸有限责任公司，住所地中华人民共和国内蒙古自治区五原县隆兴昌镇胜利办事处和诣家园A2附楼1号门市。
原告大众汽车股份公司（简称大众公司）不服被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）于2015年6月4日作出的商评字[2015]第40019号关于第9923074号“咏威及图”商标无效宣告请求裁定书（简称被诉裁定），在法定期限内向本院提起行政诉讼。本院于2015年9月11日受理本案后，依法组成合议庭，并通知五原县永旺工贸有限责任公司(简称永旺公司)作为第三人参加本案诉讼，于2016年5月9日公开开庭审理了本案。原告大众公司的委托代理人胡刚及被告商标评审委员会的委托代理人汪冬平到庭参加了诉讼。第三人永旺公司经本院传票传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，依法不影响本案审理。本案现已审理终结。
被诉裁定系商标评审委员会针对大众公司就第9923074号“咏威及图”商标（简称诉争商标）提出的撤销注册申请而作出的。商标评审委员会在该裁定中认为：驰名商标认定采取按需认定原则。诉争商标由“咏威”文字和图形组成，其“咏威”文字为诉争商标的主要认读部分，大众公司请求认定驰名的国际注册第708041号“VW及图”商标（简称引证商标一）和第205770号“VW及图”商标（简称引证商标二）与诉争商标的图形部分在构图、整体视觉等方面存在一定的区别，且诉争商标核定使用的第19类耐火砖等商品与引证商标一、二核定使用的第12类车辆等商品在功能、用途、消费对象、销售渠道等方面区别明显。因此，诉争商标注册使用在第19类耐火砖等商品上不会误导公众，损害大众公司的合法权益，未构成对大众公司引证商标的复制、摹仿。大众公司认为诉争商标的注册违反2001年实施的《中华人民共和国商标法》（简称2001年《商标法》）第十三条第二款规定的理由不能成立。因此，依据2014年实施的《中华人民共和国商标法》（简称2014年《商标法》）第四十五条第二款和四十六条的规定，决定诉争商标予以维持。
原告大众公司诉称：一、大众公司明确主张请求认定引证商标一、二为驰名商标，被告并未对此进行审查，没有认定请求保护的商标是否达到驰名状态。二、大众公司的在先引证商标在诉争商标申请日之前确已构成驰名商标。三、诉争商标标识本身与在先商标标识高度近似，是对在先商标的复制、摹仿。四、诉争商标指定使用的商品“耐火纤维”与大众公司生产的和请求认定驰名商标所指向的商品具有使用上的关联性，会造成跨类混淆；诉争商标在其他指定使用商品上的获准注册会淡化驰名商标的显著性，致使驰名商标注册人的利益受到损害。综上，诉争商标的注册违反2001年《商标法》第十三条第二款的规定，被诉裁定认定事实不清，适用法律错误，故请求人民法院撤销被诉裁定，判令被告重新作出决定。
被告商标评审委员辩称：被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，审理程序合法，应予以维持，故请求人民法院驳回原告的诉讼请求。
本院经审理查明：
诉争商标为第9923074号“咏威及图”商标，于2011年9月2日提出注册申请，于2012年12月21日被国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）核准注册，核定使用在第19类“防火水泥涂料、防火用水泥涂盖层、非金属耐火建筑材料、耐火纤维、耐火砖、瓦”商品上，注册人为永旺公司，专用期限至2022年12月20日。
引证商标一为国际注册第708041号“VW及图”商标，于1998年1月2日在德国首次申请，于1998年7月1日完成基础注册，于1998年7月2日被商标局核准注册，核定使用在第12类“车辆，陆、空、海用运载器及它们的部件，包括汽车及其部件，陆地车辆用的发动机”商品上。
引证商标二为第205770号“VW及图”商标，于1983年7月20日提出注册申请，于1984年3月15日被商标局核准注册，核定使用在第12类“车辆及其组成部件和备件”商品上，注册人为大众公司。经续展，其专用期限至2024年3月15日。
针对诉争商标，大众公司于2013年10月29日提出撤销注册申请。其主要理由是：一、大众公司在先注册的“VW”商标在中国经过长期广泛的使用和宣传，已经具有较高的知名度和影响力，为名符其实驰名商标，大众公司请求认定引证商标一、二为使用在第12类车辆及其组成部件和备件、汽车及其部件商品上的驰名商标；二、诉争商标是对大众公司驰名商标的抄袭、摹仿，诉争商标的注册和使用易误导公众，致使原告的利益受到损害。综上，请求依据2001年《商标法》第十三条第二款、第十四条的规定，撤销诉争商标的注册。
同时，大众公司提交了以下主要证据：1、大众公司的企业介绍；2、大众公司的商标注册信息和许可合同；3、引证商标持续使用的证据；4、大众公司2005年-2010年的会计报表和审计报告；5、大众公司的相关经济指标和企业规模证据；6、权威机构对大众公司产品和品牌的排名；7、大众公司的销售网络及捐款赞助证据；8、大众公司及其产品的广告宣传；9、大众公司及其产品的公众知晓程度；10、大众公司及其产品获得的荣誉；11、行政裁定、判决和处罚维权记录；12、引证商标在其他国家或地区被认定为驰名的裁定。
永旺公司未发表答辩意见。
2015年6月4日，商标评审委员会作出被诉决定。
在本案诉讼过程中，大众公司提交了商评字[2016]11959号无效宣告请求裁定书，用以说明引证商标一、二在其他类似案件中被认定为驰名商标;最高人民法院（2015）知行初字第112号行政判决书,用以说明只有在商标显著性不强、商品跨度过大的情况下才无需对商标是否构成驰名的问题先作出认定；本院（2015）京知行初字第1159号行政判决书，用以说明在驰名商标的司法保护实践中可以同时适用“跨类混淆”和“淡化”。对于合议庭询问的北京市高级人民法院（2011）高行终字第630号行政判决，大众公司同意该判决中关于“只有在对在先注册的商标是否驰名作出判断的前提下，才能确定2001年《商标法》第十三条第二款有无适用的可能与必要”的认定。
商标评审委员会认为[2016]11959号无效宣告请求裁定与本案没有关联性；针对（2015）知行初字第112号行政判决和（2011）高行终字第630号行政判决，认为该问题存在争议，因此两种认定方法在实践中都存在；对于（2015）京知行初字第1159号行政判决，认为“淡化”不是我国商标法通用的理论。
上述事实，有商标档案、撤销注册申请书、大众公司向商标评审委员会提交的证据材料及当事人陈述等证据在案佐证。
本院认为：
一、关于本案的法律适用问题
2014年《商标法》已于2014年5月1日施行。鉴于本案诉争商标的核准注册时间处于2001年《商标法》施行期间，而被诉决定的作出时间以及本案的审理时间处于2014年《商标法》施行期间，故本案涉及2001年《商标法》与2014年《商标法》的法律适用问题。
鉴于本案诉争商标为2014年《商标法》修改决定施行前已经核准注册的商标，且本案诉争申请的受理时间早于2014年《商标法》修改决定施行时间，而被诉决定的作出时间晚于2014年《商标法》修改决定施行时间，故依据《最高人民法院关于商标法修改决定施行后商标案件管辖和法律适用问题的解释》第七条的规定，本案程序问题的审理应适用2014年《商标法》，而本案实体问题的审理应适用2001年《商标法》。
二、关于诉争商标的注册是否构成2001年《商标法》第十三条第二款规定之情形
（一）驰名商标保护要件的适用顺序
2001年《商标法》第十三条第二款规定:“就不相同或者不相类似的商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。”
商标审查和司法实践中，对于该条款所规定的要件的适用顺序存在争议。一种意见认为，应首先对商标是否达到驰名的状态作出判断，再考虑是否系复制、摹仿或翻译及因误导公众而损害商标注册人的利益。另一种意见认为，如果复制、摹仿或翻译及因误导公众而损害商标注册人的利益等要件不成立，则无需对商标是否达到驰名状态进行审查和认定。
在吉百利英国有限公司与商标评审委员会、长沙高盛科技发展有限公司商标异议复审纠纷案中，商标评审委员会认为，诉争商标指定商品与引证商标核定商品相差甚远，诉争商标在其指定商品上的注册使用不致误导公众与引证商标构成混淆。当事人请求认定引证商标为驰名商标并扩大保护的主张因诉争商标不具备2001年《商标法》第十三条第二款规定的其他要件而不成立，对引证商标是否驰名不再予以审查。北京市第一中级人民法院认为，引证商标是否构成驰名、其驰名程度如何，是判断诉争商标的注册是否属于误导公众，从而损害引证商标所有人利益的重要考量因素。商标评审委员会未围绕引证商标是否构成驰名进行评审，也未说明具体理由，其认定结论事实不清。北京市高级人民法院认为，诉争商标是否系复制、摹仿或翻译，以及是否因误导公众而损害驰名商标注册人的利益，均为适用2001年《商标法》第十三条第二款所必须满足的条件之一，但其适用的前提，是在诉争商标申请注册日之前，他人已在中国注册的商标已达驰名程度，成为已在中国注册的驰名商标。只有在对在先注册的商标是否驰名作出判断的前提下，才能确定2001年《商标法》第十三条第二款有无适用的可能与必要。[1:参见北京市高级人民法院（2011）高行终字第630号行政判决书。]
在巨化集团公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会、胡金云商标异议复审行政纠纷案中，最高人民法院指出，人民法院审理涉及驰名商标保护的商标授权确权行政案件，亦应遵循驰名商标的按需认定原则。如果诉争商标并未构成对引证商标的复制、摹仿或者翻译，或者诉争商标获准注册并不会导致误导公众并可能损害引证商标权利人利益的结果，即无需对引证商标是否构成驰名的问题作出审查和认定。最高人民法院在该案中同时说明，本案涉及的商品类似性或关联关系的判断问题具有较强的个案性。[2:参见最高人民法院（2015）知行字第112号行政判决书。]
对该问题的主要争议在于驰名商标的按需认定原则和保护范围要与驰名程度相适应之间的冲突。《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第二条第一款规定了驰名商标按需认定的原则，即当事人以商标驰名作为事实根据，人民法院根据案件具体情况，认为确有必要的，对所涉商标是否驰名作出认定。驰名商标的认定遵循按需认定的原则是为了防止当事人单纯地获取驰名商标的司法认定，不正当地追求法律保护以外的其他意义，在商标确权的过程中也应遵循这一原则。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第11条规定:“对于已经在中国注册的驰名商标，在不相类似商品上确定其保护范围时，要注意与其驰名程度相适应。对于社会公众广为知晓的已经在中国注册的驰名商标，在不相类似商品上确定其保护范围时，要给予与其驰名程度相适应的较宽范围的保护。”即驰名商标在不相同或不相类似的商品上依法获得跨类保护的范围不是统一和固定的，而与其驰名程度密切相关。因此，在商标确权过程中，要在遵循按需认定原则的前提下，对商标驰名的程度进行审查。
具体而言，2001年《商标法》第十三条第二款规定了驰名商标跨类保护的条件，其中每一个条件均为必要不充分条件，缺少任何一个条件都可以否定该条的适用。但是，由于商标的驰名程度会影响其他条件的认定，故在不能确定地否定其他条件时，应当首先对商标是否达到驰名状态进行判断。《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十条规定:“原告请求禁止被告在不相类似商品上使用与原告驰名的注册商标相同或者近似的商标或者企业名称的，人民法院应当根据案件具体情况，综合考虑以下因素后作出裁判：（一）该驰名商标的显著程度；（二）该驰名商标在使用被诉商标或者企业名称的商品的相关公众中的知晓程度；（三）使用驰名商标的商品与使用被诉商标或者企业名称的商品之间的关联程度；（四）其他相关因素。”可见，在确定驰名商标跨类保护的范围时，相关公众的知晓程度只是需要考虑的因素之一，如果从商品的关联程度等因素出发，可以确定商标达不到获得保护所需要的范围，则可以不对商标是否达到驰名状态进行认定。如果商标有可能达到获得保护所需要的范围，还需要审查相关公众的知晓程度加以确认，则应当首先对商标是否达到驰名状态进行认定，再根据上述各因素确定驰名商标的跨类保护范围。
综上，判断是否构成2001年《商标法》第十三条第二款之情形，原则上应首先确定请求保护的商标是否达到驰名状态，如果诉争商标明显未构成对引证商标的复制、摹仿或翻译，或者从商品的关联程度等因素可以确认诉争商标获准注册的结果不会导致误导公众并可能损害引证商标权利人利益的结果，则无需对引证商标是否构成驰名作出审查和认定。上述两判决结论虽有差异，但均系根据上述原则结合具体案件情况得出的结论，本院亦依据这一原则进行审查。
本案中，被告商标评审委员会基于其认为诉争商标不构成对引证商标的摹仿、复制或翻译，不会误导公众而损害商标注册人的利益，进而认为不需要对商标是否达到驰名状态进行判断，其审查逻辑本身并无错误。但仍需对其认定诉争商标不构成对引证商标的摹仿、复制或翻译，不会误导公众而损害商标注册人的利益是否正确进行判断，进而判断其适用法律是否正确。
（二）诉争商标是否符合2001年《商标法》第十三条第二款适用的条件
本案中，引证商标核定使用的商品为车辆等商品，相关公众范围较广，涵盖了诉争商标的大部分相关公众，在诉争商标核定的商品上复制、摹仿、翻译该类商品上的驰名商标，有可能误导公众而损害商标注册人的利益，而诉争商标的图形部分与引证商标的图形构成相近似。因此，本案不属于对驰名状态进行审查的例外情形，应首先对引证商标是否达到驰名状态进行判断。
2001年《商标法》第十四条规定:“认定驰名商标应当考虑下列因素：（一）相关公众对该商标的知晓程度；（二）该商标使用的持续时间；（三）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；（四）该商标作为驰名商标受保护的记录；（五）该商标驰名的其他因素。”本案中，大众公司提交的会计报表、品牌排名、广告宣传、获得的荣誉、维权记录等证据可以证明，大众公司长期将引证商标用于其生产的汽车商品上。大众公司的系列产品在同行业排名以及同类产品中位居前列，销售区域广、销售数量多，涉及金额高，获得了诸多荣誉。同时，大众公司还投入了大量资金，通过多种形式，在全国范围内对标有引证商标的产品进行了持续、广泛的宣传。综上，大众公司提交的证据可以证明两引证商标在诉争商标申请注册前已经为相关公众所广泛知晓，构成使用在汽车等商品上的驰名商标。本院对大众公司的引证商标构成驰名商标的事实予以确认。
判断是否构成对驰名商标的摹仿、复制或翻译，与判断商标近似的标准并不相同。驰名商标由于其知名度高，显著性强，对其提供的保护强于普通商标。本案中，虽然诉争商标由汉字“咏威”及图形构成，按照中国相关公众的认读习惯，汉字部分为其显著部分。但其图形部分与大众公司构成驰名的引证商标在图形构成上基本相同，仅字母比例和虚实部分不同，构成对驰名商标的摹仿。
《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第九条第二款规定:“足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系，而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉，或者不正当利用驰名商标的市场声誉的，属于2001年《商标法》第十三条第二款规定的‘误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害’的情形。”本案中，尽管诉争商标核定使用的“防火水泥涂料”等商品与引证商标赖以驰名的“汽车”等商品有所差异，但由于汽车已成为出行的必需品之一，其相关公众的范围较广。引证商标通过大众公司的使用和宣传，已成为社会公众广为知晓的已注册驰名商标，应给予较宽范围的保护。诉争商标的相关公众在看到与大众公司的驰名商标近似的标识时会与大众公司核定使用在汽车商品上的驰名商标建立联系。诉争商标的注册利用驰名商标的市场声誉，无偿占用原告大众公司因付出努力和大量投资而换来的知名度的利益成果，冲淡相关公众对引证商标与大众公司提供的商品之间的固有联系，从而减弱驰名商标的显著性，进而损害原告作为驰名商标权利人的利益。因此，诉争商标的注册申请违反了2001年《商标法》第十三条第二款的规定，被告对此认定错误，本院予以纠正。
综上，原告大众公司的诉讼请求于法有据，本院予以支持。被告商标评审委员会作出的被诉裁定认定事实，适用法律均有错误，应予撤销。据此，依据《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第（一）、（二）项之规定，本院判决如下：
一、撤销被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的商评字[2015]第40019号关于第9923074号“咏威及图”商标无效宣告请求裁定；
二、被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会针对第9923074号“咏威及图”商标重新作出商标无效宣告请求裁定。
案件人民币受理费一百元，由被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会负担（于本判决生效之日起七日内交纳）。
如不服本判决，大众汽车股份公司可于本判决书送达之日起三十日内，中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会、五原县永旺工贸有限责任公司可于本判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状及副本，并预交上诉案件受理费人民币一百元，上诉于中华人民共和国北京市高级人民法院。
审 判 长 崔 宁
人民陪审员 李黎东
人民陪审员 窦玉莲
二〇一六年五月二十四日
书 记 员 陈 璐