广州知识产权法院
民 事 裁 定 书
（2016）粤73民终497号
上诉人（原审原告）：广州奥泰科通信科技有限公司，住所地广东省广州市天河区。
法定代表人：钟镇州。
委托诉讼代理人：刘小芹，广东汇俊律师事务所律师。
被上诉人（原审被告）：李国强，男，1972年7月1日出生，汉族，住广东省深圳市宝安区。
委托诉讼代理人：赵蔚，广东瀚宇律师事务所律师。
上诉人广州奥泰科通信科技有限公司（以下简称奥泰科公司）因与被上诉人李国强确认不侵害商标权纠纷一案，不服广东省广州市天河区人民法院（2015）穗天法知民初字第645号民事裁定，向本院提起上诉。
2015年4月2日，奥泰科公司以李国强为被告，向一审法院起诉称：2006年5月9日，彭玉娟委托域名注册商北京万网志成科技有限公司注册域名www.uotek.com，有效期至2020年5月9日，2006年6月14日，彭玉娟申请注册了奥泰科商标，并取得了商标注册证，2010年1月28日，原告向彭玉娟购买uotek.com的永久使用权，并支付一次性转让费63000元，2010年3月23日，奥泰科公司与彭玉娟签订奥泰科商标独占性使用许可合同，使用期限为2010年3月23日至2017年12月31日止，奥泰科公司建设uotek.com网站，并大力宣传推广，花去费用11400元，注册费用1984元。2013年6月26日，投诉人李国强向亚洲域名争议解决中心北京秘书处以奥泰科公司名下的“uotek.com”与投诉人李国强在先注册并使用的注册商标“uotek”具有足以导致混淆的近似性为由，请求将该域名转移给投诉人李国强所有，案号：CN－1300677。然而，奥泰科公司并未取得争议解决中心北京秘书处的有效通知，奥泰科公司在7月30日，也就是争议解决中心指定的答辩期限最后一天的下班时间才收到争议解决中心寄来的《投诉书》和适用规则的指引（没有规则条文），奥泰科公司凭指引打开的网站是全英文且无法打开指定的规则条文，争议解决中心的程序严重违法，侵害了奥泰科公司在本次争议中应享有的程序权利，2013年8月26日，争议解决中心的行政专家组裁决，争议域名“uotek.com”转移给投诉人李国强。9月份，争议解决中心的行政专家组裁决，争议域名“uotek.com”转移给投诉人李国强，给奥泰科公司造成巨大的经济损失。综上所述，奥泰科公司从彭玉娟购买而来的域名，是经合法取得的域名，不应当认定为侵犯李国强的注册商标专用权。为维护自身合法权益，奥泰科公司诉至一审法院，请求判令：1.确认不侵犯UTEK加地球仪图形的注册商标专用权，并将域名www.uotek.com判决给奥泰科公司；2.李国强承担奥泰科公司的律师费10000元、公证费用2000元。
李国强一审时辩称：一、奥泰科公司诉讼请求是请求“确认不侵犯UTEK加地球仪图形的注册商标专用权”，但该案中奥泰科公司无权提出确认不侵权之诉，应依法驳回奥泰科公司的全部诉讼请求。参照《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条的规定，即以被警告人或者利害关系人受到侵权警告，而权利人在合理期限内不撤回警告也不提起诉讼为起诉或受理条件。而在该案中，李国强从未向奥泰科公司或其利害关系人发出过侵权警告，奥泰科公司也未因此利益受到可能的损害。李国强根据《统一域名争议解决政策、规则、补充规则》向亚洲域名争议解决中心提交了域名争议投诉书，是合法的域名争议解决方式，不属于向奥泰科公司发出侵权警告的情形，因此奥泰科公司提起的请求和诉讼不符合确认不侵权诉讼的受理范围，不具备法定的起诉条件。二、奥泰科公司注册（受让）“www.uotek.com”域名属于侵犯李国强注册商标专用权的行为。1.李国强2005年8月28日获得注册第3763779号“UOTEK”商标，获得注册使用的商品有“连接器（数据处理设备）、计算机周边设备”等。随后李国强相继在中国香港（第301530404号）、美国（第4076250号）注册商标，产品的保护范围都包含了宇泰公司现在一直在销售的“接口转换器、连接器、串口服务器等”。2.奥泰科公司注册的域名“www.uotek.com”的显著部分为“UOTEK”与李国强在先注册商标权在英文字母构成、读音和含义上非常近似甚至接近相同，因此一般消费者的认知水平加上李国强商标的设计及其商标的使用时长认知和认可度综合分析，奥泰科公司注册的域名与李国强在先合法注册商标构成相同及足以导致消费者混淆的近似性。3.奥泰科公司法定代表人钟镇州曾于2005年至2007年间就职于李国强为法定代表人的宇泰公司，在离职后于2008年至2013年间一直与李国强及宇泰公司建立了常年的商业合作关系，对争议域名的注册或受让具有恶意。在相关任职期间，钟镇州参与了宇泰公司的网络会员及授牌荣誉等公开知晓李国强在先合法商标和域名的活动，奥泰科公司是事先知晓李国强在先合法商标“UOTEK”，充分说明奥泰科公司及法定代表人是明知李国强及公司在先合法拥有和广泛使用商标“UOTEK”，还抢注（受让）与李国强商标完全相同的域名，恶意十分明显。争议域名“UOTEK.COM”所指向的网站首页“关于我们”的公司介绍中宣称其是奥泰科[UOTEK]通信科技有限公司，其宣传方式直接或隐性地足以让消费者误认为宇泰公司的名牌是奥泰科[UOTEK]与李国强在先合法取得的注册商标专用权“UOTEK”之间有某种关联性，且奥泰科公司没有任何关于“UOTEK”的权益，而且奥泰科公司在百度百科中直接宣传其经营品牌：“奥泰科&UOTEK;&AU-
TECH;”，造成混淆。同时争议域名网站和其在百度百科中宣传其销售的产品含有“接口转换器、USB转换器”与李国强及公司在先合法注册第3763779号“UOTEK”商标核准的商品“连接器、计算机周边设备”和李国强域名“www.szutek.com”所指向的网站产品以及宇泰公司实际生产销售的产品完全相同。三、李国强对奥泰科公司所提供的证据四中的“域名转让书、收条”的真实性及合法性不予确认。四、李国强对奥泰科公司提供的证据六“发票、损益表和工资表、公证费用、腾讯SOSO搜索推广服务标准合同等”的真实性、合法性、关联性均不予确认。另补充：奥泰科公司违背案件事实作虚假陈述，其在诉状中称未得到亚洲域名争议解决中心北京秘书处的有效通知，并称在7月30日指定答辩期最后一天下班时间才收到投诉书和适用规则指南，而事实上及奥泰科公司提交的证据上均予以证实，其在2013年7月10日就已收到解决中心秘书处通过邮件发送给奥泰科公司的邮件。奥泰科公司在7月30日已作出答辩，可以证明奥泰科公司在诉状中的事实完全是虚假陈述。
一审法院经审理查明：2005年8月28日，李国强经国家工商行政管理总局商标局核准，注册了第3763779号商标，核定使用在第9类计算机、连接器（数据处理设备）、计算机周边设备等商品上，注册有效期限自2005年8月28日至2015年8月27日止。
奥泰科公司于2009年8月20日成立，经营范围为通信产品、电子产品的研发、计算机软硬件及周边产品等。奥泰科公司提交的ICANN顶级国际域名证书显示，域名uotek.com已由奥泰科公司于2006年5月9日注册并由其持有，域名所属注册机构为北京万网志成科技有限公司，域名到期日期为2020年5月10日。奥泰科公司使用该域名推广其产品。
2013年6月26日，李国强向亚洲域名争议解决中心北京秘书处提交了投诉书，亚洲域名争议解决中心北京秘书处随后向奥泰科公司送达投诉通知，告知奥泰科公司被投诉的事实，7月30日，奥泰科公司向该处提交答辩，8月26日，亚洲域名争议解决中心北京秘书处专家组裁决李国强以奥泰科公司注册争议域名“uotek.com”而提起的投诉成立，争议域名“uotek.com”转移给李国强，理由是：争议域名中的可识别部分“uotek”与李国强第3763779号商标混淆性近似；争议域名注册时，奥泰科公司以及“奥泰科”商标尚未获得注册，在此情形下，注册和使用与李国强享有在先权利的商标具有混淆性相似的争议域名“uotek.com”是没有权利基础的，奥泰科公司也没有提供对“奥泰科”商标享有权利的证据，因此奥泰科公司对争议域名不具有权利或合法权益；作为奥泰科公司的法定代表人及股东的钟镇州曾是李国强公司的员工，且以奥泰科公司之名义与李国强及公司建立商业合作关系，奥泰科公司是知晓并了解李国强第3763779号商标的，争议域名的注册并非偶然，奥泰科公司恶意十分明显。该裁决已发生效力，争议域名“uotek.com”转移至李国强名下。
奥泰科公司另提交了“奥泰科”商标的注册申请受理通知书以及其与案外人彭玉娟签订的《域名转让书》以及《收条》，上述证据载明彭玉娟于2006年5月10日在万网注册的UOTEK.COM域名及万网会员账号、管理权限一起转让给奥泰科公司，并一次性向奥泰科公司收取域名转让费63000元，奥泰科公司拥有永久使用权。域名“uotek.com”曾用于推广奥泰科公司及其产品。
李国强为案外人宇泰公司的法定代表人，宇泰公司的经营范围包括接口转换器、连接器、串口服务器等，李国强为证明其主张提交了2005年至2007年宇泰公司为钟镇州等人购买的人寿保险合同、钟镇州在职期间代表宇泰公司与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司签订的阿里巴巴中国网站服务订单、钟镇州离职后与宇泰公司开展业务合作签订的《合作协议书》《送货单》《对帐单》传真件等。
奥泰科公司为证明其推广争议域名，提交了其与第三方签订的推广合同及相应发票。奥泰科公司为证明其经营费用，提交了相关的房租发票以及电费表、工资表等。
一审另查明，奥泰科公司在收到亚洲域名争议解决中心北京秘书处送达的投诉书之后，并未向李国强发出书面催告或提起诉讼，裁决公布之日起十个工作日内亦未提起民事诉讼。奥泰科公司曾以确认不侵害商标权纠纷之诉起诉李国强，广东省广州市中级人民法院于2013年11月29日立案并受理该案，案号为（2013）穗中法知民初字第837号，后该案被移送至广东省深圳市宝安区人民法院，案号为（2015）深宝法知民初字第55号，该案因奥泰科公司逾期未缴纳诉讼费用按自动撤回起诉处理。
奥泰科公司在该案中主张的合理费用包括律师费1万元、公证费2000元，并提交了律师费及公证费的发票。
一审法院认为：基于本案奥泰科公司的诉请和诉因，该案为确认不侵害商标权纠纷。确认不侵害商标权纠纷之诉是制约权利人滥用权利的补救性诉讼，目的是排除利害关系人受是否侵犯他人商标专用权这一不确定状态的干扰。确认不侵权诉讼的成立条件是，权利人向他人发出侵权的警告，被警告人或者利害关系人书面催告权利人行使诉权，权利人收到该书面催告后，在合理期限内既未撤回警告也未提起诉讼，此时，被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵权诉讼的，人民法院应当受理。该案中，李国强向亚洲域名争议解决中心北京秘书处提交了投诉书，主张奥泰科公司注册使用的域名侵犯了李国强的注册商标专用权，亚洲域名争议解决中心秘书处随后向奥泰科公司送达了该投诉通知，应视为李国强向奥泰科公司发出了侵犯商标权的警告。但在此之后，奥泰科公司并未提供证据证明其书面催告李国强行使诉权。因此，奥泰科公司不具备提起确认不侵害商标权之诉的条件，其起诉应予以驳回。
综上所述，一审法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，第一百一十九条、第一百五十四条第一款第（三）项，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条的规定，裁定驳回奥泰科公司的起诉。
奥泰科公司不服一审裁定，向本院提起上诉，请求撤销广东省广州市天河区人民法院（2015）穗天法知民初字第645号民事裁定书，改判支持上诉人一审全部诉请，主要理由为：涉案争议域名已转移。李国强在提出商标侵权投诉的同时，亚洲域名争议解决中心的裁定以及后来发生的域名转移行为，由于不侵犯商标专用权的法律问题而引发域名所有权的问题，奥泰科公司的域名所有权已受到侵害，确认不侵犯商标专用权和域名所有权是本案两个主要法律关系。司法实践中，类似的诉讼单独或合并以确认不侵权和域名所有权的案由立案，奥泰科公司诉请的第一项，包含确认不侵犯UTEK加地球仪图形注册商标专用权，并将域名www.uotec.com判决给奥泰科公司的两项诉请，足见奥泰科公司域名所有权被侵犯的事实。因此，当奥泰科公司自身权益受到侵害的时候，无需向李国强发出书面的告知函通知其行使诉权。故一审法院裁定驳回奥泰科公司的起诉没有事实何法律依据。
一审法院查明的事实清楚，本院予以确认。本院经审查认为，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条规定的确认不侵权之诉为消极确认之诉，是指被警告人或利害关系人收到侵权警告后，书面催告权利人限期行使诉权，但权利人自收到书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，不撤回警告也不提起诉讼，被警告人或者利害关系人为消除自身权利因遭受侵权警告而处于不稳定状态，及为消除被警告的疑虑，而向人民法院提起的请求确认其行为不侵犯警告人权利的诉讼。奥泰科公司诉请的第一项为“请求人民法院确认不侵犯UTEK加地球仪图形的注册商标专用权，并将域名www.uotek.com判决给奥泰科公司”，该诉请包括两部分：一、请求确认不侵权；二、请求返还争议域名。关于请求确认不侵权的诉请，李国强于2005年8月28日取得第3763779号商标专用权，奥泰科公司于2006年5月9日取得uotec.com域名的权利（自案外人彭玉娟处受让），李国强于2013年6月26日以第3763779号商标专用权人身份向亚洲域名争议解决中心北京秘书处投诉uotec.com域名的权利人奥泰科公司。自该中心于2013年8月26日裁决“投诉人以被投诉人注册争议域名‘uotec.com’而提起的投诉成立，争议域名‘uotec.com’转移给投诉人李国强”，且依裁决规则将争议域名强制转移给李国强之后，李国强同时成为涉案争议域名的权利人和争议商标的权利人。在涉案争议域名权利人和争议商标权利人同为李国强的情况下，奥泰科公司无权再就争议域名提起确认不侵权之诉。关于返还争议域名的诉请，虽然该请求属于法院受理范围，但依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二十一条第二款“对法人或者其他组织提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖”的规定，因被告李国强的住所地为深圳市宝安区，一审法院与本案无法定管辖连接，无权受理本案。奥泰科公司可就该部分诉请向有管辖权的法院另行起诉维权。
综上所述，一审裁定认定事实清楚，虽然说理角度有误，适用法律错误，但裁定结果正确，应予维持。本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项、第一百七十五条之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原裁定。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 黄惠环
审 判 员 朱文彬
审 判 员 赵盛和
二〇一六年十二月九日
法官助理 刘传飞
书 记 员 冯荟竹