中华人民共和国
浙江省宁波市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2010）浙甬知初字第323号
原告：FitnessBrandsInc。
法定代表人：DavidBrodess。
委托代理人：钱倞譞。
委托代理人：吴俊。
被告：宁波奇胜运动器材有限公司。
法定代表人：陆立青。
委托代理人：林建军。
委托代理人：朱黎光。
原告FitnessBrandsInc.（白兰氏健身公司）为与被告宁波奇胜运动器材有限公司侵害外观设计专利权纠纷一案，于2010年6月3日向本院起诉，本院于同日受理后，依法组成合议庭进行审理。根据原告的申请，于2010年6月23日作出（2010）浙甬知初字第323-1号证据保全裁定，并依法对被告生产的被控侵权产品进行了证据保全。本案于2010年8月19日、2012年3月12日、2012年7月24日进行证据交换并公开开庭审理，原告的委托代理人钱倞譞、吴俊，被告的委托代理人朱黎光到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告白兰氏健身公司诉称：2009年9月2日，鲁森平取得了专利号为ZL20083021××××.7的外观设计专利权，之后，原告与鲁森平签订独占许可协议，享有排他的销售、制造涉案专利产品的权利。由于涉案专利产品设计新颖，功能多样而深受消费者追捧。但被告通过其网站、广交会及其他方式公开销售涉案专利产品，侵害了原告的专利独占许可权。请求判令被告：一、立即停止制造、销售、使用并销毁全部库存的与ZL20083021××××.7号专利产品相同或相近似的产品，并销毁生产模具等专用工具；二、赔偿原告经济损失100万元人民币；三、在全国性报刊上刊登道歉公告；四、承担本案全部诉讼费用，并向原告支付因调查、制止侵权行为所花费的合理费用。
被告宁波奇胜运动器材有限公司辩称：一、根据独占许可协议，原告只享有营销权，不享有诉权；二、专利权是一种财产权，原告请求被告道歉没有法律依据，无论被告是否构成侵权，均不应该承担道歉的法律责任；三、被告在涉案专利申请日即2008年10月16日之前，已经制造出被控侵权产品，并且做好规模化生产的准备，依法享有先用权。请求驳回原告的诉讼请求。
原告为证明其诉称理由，提交了以下证据：1.涉案专利证书，拟证明涉案专利真实有效；2.《许可合同》及其备案证明，拟证明涉案专利的权属及其经济价值；3.上海市东方公证处出具的（2009）沪东证经字第14722号《公证书》（以下简称第14722号《公证书》）及刻录公证过程的光盘、第106届广交会知识产权和贸易纠纷投诉接待站出具的《受理回执》，拟证明被告通过网络及广交会等方式销售被控侵权产品；4.中华人民共和国知识产权局专利复审委员会（以下简称复审委）第16290号《无效宣告请求审查决定》（以下简称第16290号《决定》），拟证明复审委驳回被告对涉案专利的无效宣告申请，维持涉案专利权有效。
经庭审质证，被告对上述证据发表如下意见：对证据的真实性没有异议。但认为《许可合同》表明原告并没有诉权，并且合同约定的金额过高；因被告享有先用权，第14722号《公证书》载明的销售不构成侵权；《受理回执》也仅指涉嫌侵权，并未作出侵权认定。总之，原告证据不能证明其待证事实。
被告为证明其辩称理由，即其在涉案专利申请日之前，已经制造出被控侵权产品，并且做好规模化生产的准备，提交了以下证据：1.被控侵权产品的制造图纸（CAD制图复印件）；2.有关被控侵权产品在设计、制造、外协加工、试验、定价、销售各个环节的电子邮件；3.生产被控侵权产品模具的相关证据（包括泡沫模具协议、塑胶模具加工合同、送货单、入库单、发票、付款凭证）；4.被告购买制造被控侵权产品所需材料的发票；5.被控侵权产品图片、生产线图片和实物；6.记载制造被控侵权产品的会议、生产计划、产品测试及其它事项的电子文档，上述证据拟证明被告在涉案专利申请日前已经制造了被控侵权产品；7.原告CEOMichaelCasey参与被控侵权产品试验的照片及其签名，拟证明原告对被告在涉案专利申请日之前已经制造被控侵权产品一事知情；8.被控产品对外出口的相关证据（包括被告与颐高火山灰公司签订出口635台被控侵权产品的合同、出口报关单、外汇核销单、电子邮件），拟证明被控侵权产品在涉案专利申请日前已经制造、出口并且一直延续到申请日之后；9.宁波市永欣公证处（2010）浙甬永证民字第2160号《公证书》（以下简称第2160号《公证书》），该《公证书》对证人颐高火山灰公司的负责人蔡某证言进行了证据保全，拟证明被告在涉案专利申请日之前已经向原告发送了20台样品，签订了635台的制造合同；10.慈溪市公证处（2010）慈证民字第1502号《公证书》（以下简称第1502号《公证书》），被告通过谷歌搜索到MichaelCasey和原告的有关情况，拟证明原告公司确有MichaelCasey其人；11.慈溪市公证处（2010）慈证民字第1503号《公证书》（以下简称第1503号《公证书》），被告通过谷歌搜索“美国进口商数据库”，与原告有关的网页显示了被告通过海运，向原告发货600台产品，拟证明原被告曾经在被控侵权产品合作实验成功后，进行了600台被控侵权产品的交易；12.被告向原告出口600台被控侵权产品的提单、出境货物通关单、出口收汇核销单、海关出口报关单、装箱单各一套，拟印证第1503《公证书》中网页内容的真实性。
经庭审质证，原告对被告上述证据发表如下意见：对证据1的真实性有异议，认为用AUTOCAD软件绘制的图纸，应当提供电子文档的原件。即使能够提供原件，因计算机输入的时间可以人为修改，图纸的形成时间也无法证实。而且现有图纸也不能证明是涉案专利产品的设计图纸。对证据2的真实性有异议，认为证据2仅为电子邮件的打印件，不符合电子邮件的形式要件，并且邮件内容本身也与本案无关。认可证据3中发票和入库单的真实性，但对证据3其余证据的真实性均有异议，并且认为证据3中所有证据均与本案无关。对证据4的真实性没有异议，但认为与本案无关。对证据5-8中电子证据的真实性有异议，认为不符合电子证据的形式要件。证据9为证人蔡某的证言，因蔡某本人未出庭接受双方当事人质询，其证言不能作为证据。对证据10和证据11，认为通过第三方的代理服务器可以搜索到第1502、1503号《公证书》上链接的网站，因而无法判断第1502、1503号《公证书》中搜索内容的真实性。对证据12的真实性有异议，部分证据未提供原件，这些证据同时也不具备合法性、关联性。同时，原告陈述其公司为电视购物的供应商，未设公司网站。
被告同时申请证人颐高火山灰公司的外贸采购员傅某和被告公司的外贸业务员倪某出庭作证，傅某陈述，其在颐高火山灰公司负责“健腿机”（也称AB-
CIRCLE、AB360）的采购、跟单工作，被告公司在2008年10月14日前已经绘制了AB360的图纸，并对产品做了动态测试，具备规模化生产的条件，原告也通过颐高火山灰公司在该日向被告下达了订单。原告CEOMichaelCasey参与了跟单过程，并在奥运会期间与被告公司人员合影。证人倪某陈述，其作为被告公司的外贸业务员，负责ABCIRCLE项目的具体落实，被告证据电子邮件中的“小倪、倪某、小娜”均为其本人。
原告对上述证人证言发表如下质证意见：被告对证人傅某的发问具有导向性，并且被告代理人与证人傅中某庭前多次沟通，颐高火山灰公司与被告也有利害关系，故证人傅某的证言不应被采信。证人倪某为被告公司的工作人员，不应作为证人，其证言内容也与本案缺乏关联性，同样也不应被采信。
本案在审理过程中，根据原告申请，本院依法作出证据保全裁定，从被告处保全了被控侵权产品。经庭审比对，原告认为被控侵权产品的外观与涉案专利公告图相同，被告认为相近似。
审理过程中，被告陈述其提供的电子证据原来存储于旧服务器中，因服务器更换，这些电子证据搬迁至新服务器。申请电子邮件的收发当事人傅某和倪某出庭作证，正是为了弥补电子证据形式要件的缺陷。
本院认为：被告对原告证据的真实性没有异议，本院对此予以认定。原告证据3中的第14722号《公证书》载明被告在其网站上销售“健腿机／ABCIRCLE”，《受理回执》载明，鲁森平向第106届广交会知识产权和贸易纠纷投诉接待站投诉被告侵权的产品为“ABCircle”；虽然本院证据保全的被控侵权产品外包装上印刷的产品名称为“ECIRCLE”，但原告指认该产品为侵权产品，并认为其外观与涉案专利公告图相同，被告也认为该产品与涉案专利公告图相近似。所以本院认定“ECIRCLE”、“ABCIRCLE”与“健腿机”均为同一种产品。
被告提供的证据10、11即第1502、1503号《公证书》载明，2010年10月12日被告工作人员使用公证处的电脑进行证据保全，该工作人员在谷歌搜索栏中输入“MichaelCasey＊fitnessbrandsInc”，获得MichaelCasey与FitnessbrandsInc的相关信息，这些信息表明MichaelCasey为FitnessbrandsInc的CEO，相关网页上传了MichaelCasey的正面照片，同时还公开了FitnessbrandsInc及MichaelCasey在“TV”网站上的邮箱。在谷歌搜索栏中输入“fitnessbrandsInc”，获得FitnessbrandsInc的相关信息，其中在“www.importgenius.com／importers／fitness-
brands.html”网页上，有一栏为原告的贸易联系图，该图以箭头标注了原告与被告的贸易关系。另一栏的“ExampleShipmentNo.1”中则上传了一份提单，该提单上记载的收货人为原告，装运港和卸货港分别为宁波港和洛杉矶，数量为600台，重量为9300KG，这些信息与被告提供的证据12中的提单、海关出口报关单上的记载一致；提单上记载的托运人为被告，与被告证据12中的海关出口报关单上的记载一致；到港时间2009年1月30日与被告证据12中提单上记载的2009年1月18日装船能够相互印证。此外“www.fitnessbrands.tv／Product.html”网页上显示了“ABCIRCLEPRO”广告宣传的图片，而被告证据12中的单据上记载的货物也为“ABCIRCLEPRO”。本院认为，1502、1503号《公证书》中通过谷歌搜索到的信息来源于“电视购物网站”和“美国进口商数据库网站”，该两网站为独立于原被告的第三方网站，现有证据并无证明网站上的数据被篡改，又兼原告本身为电视购物供应商，且未设公司网站，故本院认定第1502、1503号《公证书》中的相关信息为原告提供。因原告贸易联系图上标注了原被告之间的贸易关系，“ExampleShipment”中的提单内容与被告证据12相关证据一致或对应，原告进行宣传的产品与被告证据12中单证上记载的货物一致。尽管被告未能提供证据12的原件，但1502、1503号《公证书》中搜索的信息印证了被告证据12的真实性，故本院对被告证据10、11、12的真实性予以认定。
同时，本院注意到，原告提供的主体证明文件表明MichaelCasey为其“President”，与1502、1503号《公证书》搜索信息一致，故本院认定MichaelCasey为原告总裁。被告证据7中有一张照片拍摄的是“APPROVE8／05／08”，MichaelCaseyFBI”的手书字迹，尽管被告不能提供笔迹原件，但本院根据原被告之间存在贸易合作，MichaelCasey为原告总裁，原告否认其公司与MichaelCasey关系却未提供证据这些因素，认定上述内容为MichaelCasey本人笔迹，并且MichaelCasey对被告的生产过程予以准许。
被告作为一家健身器材等设备的制造加工企业，通过生产制造来实现其与原告之间的合作，而生产制造必须有相应的图纸或模具。关于图纸问题，本院认为，被告提供的证据1为“健腿机QSAB-360”零部件明细图的图纸复印件，这些图纸上均有“设计”、“审核”、“工艺”等项的中文手书签名，落款时间自2008年4月25日至2008年10月13日，并且部分图纸上标注了一项为“刻有宋体阳体字FBIQS”的技术要求。尽管被告未能提供图纸原件，但鉴于图纸技术要求中的“FBI”为原告公司简称，MichaelCasey准许被告生产，并且被告已经制造出产品，图纸也能够与本院保全的被控侵权产品相互对应。同时被告对电子证据的形式缺陷也作了合理解释，故本院对被告证据1图纸的真实性予以认定。这些图纸能够证明被告从2008年4月25日起开始设计图纸，至2008年10月13日完成全部设计。
至此，本院认定被告证据1、10、11以及证据7中MichaelCasey笔迹的真实性，这些证据已经能够证明被告从2008年4月起，以近半年时间研制被控侵权产品，原告总裁MichaelCasey参与该过程，并就有关程序下达准许的指令，至2008年10月13日，被告已经完成被控侵权产品的全部设计图纸。由此，本院认定至2008年10月16日涉案专利申请日前，被告已经做好制造被控侵权产品的必要准备。被告其他证据的待证事实与前述证据相同，故本院对被告其他证据不作赘述。
根据以上证据，本院对本案事实认定如下：2008年10月16日，鲁森平向中华人民共和国知识产权局申请了名称为“健身器”的外观设计专利，2009年9月2日，涉案专利被授权公告，专利号为：ZL20083021××××.7。2009年10月25日，原告与鲁森平签订了一份《许可合同》，许可原告取得涉案专利产品的独占营销权。2010年1月20日，原告和鲁森平就《许可合同》向国家知识产权局申请备案。
被告于2004年2月成立，其经营范围包括健身器材、汽车配件等设备的制造、加工。自2008年4月起，被告以近半年时间，研制被控侵权产品。期间原告总裁MichaelCasey参与研制过程，并下达有关许可指令。至2008年10月16日涉案专利申请日前，被告已经做好制造被控侵权产品的必要准备。2009年1月，被告向原告出口600台被控侵权产品。
原告以被告在广交会、公司网站及以其他方式销售被控侵权产品为由起诉。本院通过证据保全，查扣了少许被控侵权产品，经比对，被控侵权产品落入涉案外观设计专利的保护范围。
本案诉讼过程中，被告就涉案专利权向复审委提起无效宣告请求，复审委于2011年3月16日作出决定，维持涉案专利权有效。
本院认为：本案系涉外侵害外观设计专利权纠纷，根据《最高人民法院关于审理专利权纠纷案件适用法律问题的若干规定》第五条之规定，本院作为侵权行为地及被告住所地的人民法院对本案享有管辖权。因被请求保护地在中华人民共和国，根据《中华人民共和国涉外民事法律关系适用法》第五十条之规定，本案应适用中华人民共和国的法律解决双方纠纷。
本院认为：本案的争议焦点在于原告是否享有诉权及被告对涉案专利是否享有先用权。关于原告诉权问题，从《许可合同》内容来看，原告已经取得涉案专利的独占实施权，故原告有权以自己名义起诉，被告关于原告不享有诉权的辩称不予采信。关于先用权问题，因被告在涉案专利申请日前，已经完成制造被控侵权产品的全部图纸，应当认定其已经做好制造被控侵权产品的必要准备。同时，被告根据其在涉案专利申请日之前已有的生产准备可以达到的规模制造被控侵权产品，应视为在原有范围内继续制造。故被告对涉案专利享有先用权，被告关于因其享有先用权而不构成侵权的抗辩成立。原告的诉讼请求于法无据，不予支持。依照《中华人民共和国专利法》第六十九条第（二）项，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十五条第二款第（一）项、第三款之规定，判决如下：
驳回原告FitnessBrandsInc.（白兰氏健身公司）的诉讼请求。
案件受理费13800元人民币，由原告FitnessBrandsInc.（白兰氏健身公司）负担。
如不服本判决，原告FitnessBrandsInc.（白兰氏健身公司）可在判决书送达之日起三十日内，被告宁波奇胜运动器材有限公司可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状一式四份，上诉于中华人民共和国浙江省高级人民法院［上诉案件受理费13800元人民币（具体金额由浙江省高级人民法院确定，多余部分以后退还），应在提交上诉状时预交，款汇浙江省高级人民法院，户名：浙江省财政厅非税收入结算分户，账号：39×××01，开户银行：农业银行西湖支行。上诉期满七日后仍未交纳的，按自动撤回上诉处理］。
审 判 长 张良宏
审 判 员 毛明强
审 判 员 毛坚儿
二〇一三年四月十一日
代书记员 陈 冲
适用法律：
一、《中华人民共和国专利法》第六十九条第（二）项
有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：
……
（二）在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经做好制造、使用的必要准备，并且的原有范围内继续制造、使用的；
二、《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十五条第二款第（一）项、
有下列情形之一的，人民法院应当认定属于专利法第六十九条第（二）项规定的作好制造、使用的必要准备：
（一）已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件；
……
第三款
专利法第六十九条第（二）项规定的原有范围，包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产规模或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。