中华人民共和国
上海市高级人民法院
民 事 判 决 书
（2013）沪高民三（知）终字第96号
上诉人（原审原告）诺基亚公司。
授权代表保罗莫林，该公司知识产权副总裁。
授权代表杨桑德斯卓，该公司专利许可董事。
委托代理人陈建民，北京罗杰律师事务所律师。
委托代理人吴振江，北京罗杰律师事务所律师。
被上诉人（原审被告）上海华勤通讯技术有限公司。
法定代表人邱文生。
委托代理人袁洋，上海大邦律师事务所律师。
委托代理人刘芳。
上诉人诺基亚公司因侵害发明专利权纠纷一案，不服上海市第一中级人民法院（2011）沪一中民五（知）初字第47号民事判决，向本院提起上诉。本院于2013年8月13日受理后，依法组成合议庭，于2013年11月14日公开开庭审理了本案。上诉人诺基亚公司的委托代理人陈建民、吴振江，被上诉人上海华勤通讯技术有限公司（以下简称华勤公司）的委托代理人袁洋、刘芳到庭参加了诉讼。上诉人委托的专家香港科技大学教授刘坚能以及被上诉人委托的专家中国科学院上海微系统与信息技术研究所研究员钱骅、被上诉人的高级工程师张文国作为双方当事人的专家辅助人参与了开庭审理。本案现已审理终结。
诺基亚公司在一审程序中诉称：诺基亚公司是ZLXXXXXXXXXXXX.4号专利的合法权利人。诺基亚公司向华勤公司购买的手机实施了涉案专利权利要求6-10所要求保护的技术方案。华勤公司未经诺基亚公司许可，擅自制造、许诺销售、销售被控侵权产品的行为已经构成对诺基亚公司上述专利的侵犯。故请求判令：1、确认华勤公司制造、许诺销售、销售L160A、V91、S300C、S520A和L18型号手机的行为侵犯了诺基亚公司的ZLXXXXXXXXXXXX.4号专利；2、华勤公司立即停止对诺基亚公司上述专利的一切侵权行为；3、华勤公司赔偿诺基亚公司经济损失共计人民币20，000，000元，包括诺基亚公司因本诉讼而发生的全部费用和成本，包括但不限于律师费、公证费、调查费、翻译费以及为制止华勤公司侵权行为所产生的其他合理支出。
华勤公司在一审程序中辩称：华勤公司从未制造、销售诺基亚公司指控的五个型号的手机，诺基亚公司指控的许诺销售行为也不存在；被控侵权手机的技术特征与诺基亚公司专利完全不相同，未落入诺基亚公司专利权利保护范围，且使用的是现有技术；诺基亚公司专利权利要求1、3、5、6、8、10都已被宣告无效，1和6是本案独立权利要求，是其他权利要求的基础，而涉案专利和现有技术的区别只是文字表述的不同，故涉案专利权并不稳定。
原审法院经审理查明：诺基亚公司系名称为“选择数据传送方法”发明专利（专利号为：ZLXXXXXXXXXXXX.4，以下简称涉案专利）的专利权人。涉案专利于2008年7月9日获得授权。2012年5月31日，中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委）针对华勤公司就涉案专利提出的无效宣告请求作出第18676号无效宣告请求审查决定书，宣告涉案专利权利要求1、3、5、6、8、10无效，权利要求4通过权利要求3引用权利要求1的技术方案、权利要求9通过权利要求8引用权利要求6的技术方案无效；维持权利要求2、7有效，权利要求4通过权利要求3引用权利要求2的技术方案、权利要求9通过权利要求8引用权利要求7的技术方案有效。
涉案专利权利要求1为：“一种用于在其中存在若干数据传送方法用于选择的电信系统中选择数据传送方法的方法，所述方法包括：基于从用户接收的输入，确定待传送的消息；检查涉及正在被输入或已经被输入的消息的至少一部分特性信息；以及选择在预定选择条件下与所述消息的特性信息相关联的数据传送方法，以便传送所述消息，其特征在于：所述特性信息是下列信息之一：信息类型，其指定所述消息中输入的和／或为所述消息选择的信息的格式；接收方的标识符；接收方标识符的类型。”
涉案专利权利要求2为：“如权利要求1所述的方法，其特征在于：将所述方法应用于终端设备中用于输入消息的消息编辑器；基于在所述消息编辑器中执行的所述数据传送方法的选择，将所述消息传送到支持所选择的数据传送方法的数据传送应用程序；以及根据所述数据传送应用程序所使用的数据传送协议，将所述消息传送到电信网络。”
涉案专利权利要求6为：“一种终端设备，被配置为基于从用户接收的输入来确定待传送的消息，所述终端设备还被配置为：检查涉及正在被输入或已经被输入的消息的至少一部分特性信息；以及所述终端设备被配置为：为了传送所述消息，选择在预定选择条件下与所述消息的特性信息相关联的数据传送方法，其特征在于：所述特性信息是下列信息之一：信息类型，其指定所述消息中输入的和／或为所述消息选择的信息的格式；接收方的标识符；接收方标识符的类型。”
涉案专利权利要求7为：“如权利要求6所述的终端设备，其特征在于：所述终端设备被配置为：将所述数据传送方法选择应用于用于输入消息的消息编辑器；所述终端设备被配置为：基于在所述消息编辑器中执行的所述数据传送方法的选择，将所述消息传送到支持所选择的数据传送方法的数据传送应用程序；以及所述终端设备被配置为：根据所述数据传送应用程序所使用的数据传送协议，将所述消息传送到电信网络。”
涉案专利说明书对背景技术和发明目的作了如下说明：“现有无线终端设备（如移动台）备有几种向电信网络或另一个终端设备传送消息的不同方式。许多终端设备支持例如，文本形式的短消息（短消息服务SMS）、多媒体消息（多媒体消息服务MMS）和电子邮件消息的传送。由于例如SMS和MMS消息允许传送不同类型的信息，所以为每种不同的消息类型配备了其自己的独特编辑器。当用户要传送消息时，他或她通常首先必须选择数据传送应用以用于传送该消息。在用户选择了数据传送应用之后，消息编辑器在用户界面打开，以允许用户利用例如该终端设备的小键盘输入消息”（说明书上标第1页第5至13行）。“但是对于不熟练的用户，并不总是明白要选择哪种编辑器来传送期望消息。例如，如果用户要传送修改的文本，他或她要选择MMS应用（和编辑器）而非SMS应用，因为修改的文本无法作为SMS消息传送。用户通常不清楚数据传送方法及其中所用的编辑器的这种特别特征和限制，这在传送消息时造成一些问题，使用户不满意”（说明书上标第1页第16至20行）。“因此，本发明目的在于提供一种方法和实现该方法的装置，以避免或至少缓解上述问题”（说明书上标第2页第1至2行）。
说明书上标第5页第15-18行内容为：“如图2所示，移动台MS包括存储器MEM、用户界面UI、用于安排I／O数据传送的I／O装置以及含有一个或多个处理器的中央处理单元CPU。各种应用APP可以通过在CPU中执行存储在存储器MEM中的计算机程序代码在所述移动台中实现”。说明书上标第6页第7-8行内容为：“还可以采用硬件解决方案或软硬件结合的解决方案来实施所述创新手段”。
说明书上标第6页第10-15行内容为：“在该方法中，步骤300包括激活消息确定操作。例如，可以启动消息编辑器ED，从而向用户呈示消息输入视图。基于已确定要传送哪一个消息，从用户接收301输入。用户可以通过例如输入字符和／或选择预先存储的一部分信息，通过例如选择存储在存储器MEM中的要附加到上述消息中的照片，这样将信息输入上述消息”。（对应下文中诺基亚公司所称说明书中对技术特征1所作的说明）
说明书上标第8页第4-5行内容为：“选择条件可以例如确定总是采用MMS服务来传送含有图像文件的消息”。第9页第14-22行内容为：“根据另一个实施例，选择条件确定要用于不同接收方的标识符的数据传送方法。例如，联系信息确定一种专用于联系的缺省数据传送方法。于是，当搜索联系信息以获取发送信息（地址或电话号码）时，同时检查该接收方信息是否已与一种缺省数据传送方法相关联。因此，据以选择数据传送方法，且已在选择条件下确定了的特性信息是例如特定的电话号码或IP地址。联系信息中所含的或分别存储的选择条件可以确定接收方是否可以接收例如MMS消息。本实施例因而允许预先确定总是用于向某个特定接收方或一组接收方传送消息的数据传送方法”。说明书上标第8页第25-26行、第9页第3-5行内容分别为：“可以例如步骤410基于电子邮件地址中所用的@字符或基于网络地址检测该类型”、“根据另一个实施例，接收方标识符类型是用户输入或选择的电话号码。于是，在步骤410，可以基于接收方输入的数字检测出该号码是电话号码，并选择411在选择条件下与该类型相关联的数据传送方法”。（对应下文中诺基亚公司所称说明书中对技术特征2所作的说明）
说明书上标第6页第23-24行内容为：“选择条件可以许多种不同方式（例如以存储器MEM中存储的搜索表的形式）实施。”说明书上标第9页第1行内容为：“当用户输入电子邮件地址时，可以选择电子邮件服务作为数据传送方法。”说明书上标第9页第14-22行、第9页第28行至第10页第1行内容分别为：“根据另一个实施例，选择条件确定要用于不同接收方的标识符的数据传送方法。例如，联系信息确定一种专用于联系的缺省数据传送方法。于是，当搜索联系信息以获取发送信息（地址或电话号码）时，同时检查该接收方信息是否已与一种缺省数据传送方法相关联。因此，据以选择数据传送方法，且已在选择条件下确定了的特性信息是例如特定的电话号码或IP地址。联系信息中所含的或分别存储的选择条件可以确定接收方是否可以接收例如MMS消息。本实施例因而允许预先确定总是用于向某个特定接收方或一组接收方传送消息的数据传送方法”、“例如，为含有图像文件的消息选择（303；401）MMS应用，而采用GPRS协议传送MMS消息”。（对应下文中诺基亚公司所称说明书中对技术特征3所作的说明）
说明书上标第7页第28行至第8页第1行、第8页第14-15行内容分别为：“消息因而可包括例如下列的一种或多种信息类型：文本、修改的文本、静止图片、视频图像、记录、日程表项”、“例如将JPEG格式的图片作为MMS消息传送，而将电子邮件应用用于GIF格式的图片”。第8页第23行、第25-26行、第9页第3-4行内容分别为：“根据实施例，接收方标识符类型是IP地址”、“可以例如步骤410基于电子邮件地址中所用的@字符或基于网络地址检测该类型”、“根据另一个实施例，接收方标识符类型是用户输入或选择的电话号码”。（对应下文中诺基亚公司所称说明书中对技术特征4所作的说明，其中上标第9页第14-22行不再重复摘录）
说明书上标第6页第9-10行、第9页第25-26行内容分别为：“图3说明根据实施例用于选择数据传送方法的方法，图中的方法具体应用于移动台MS；根据实施例应用于消息编辑器ED”，“图4a和图4b中所示的实施例可以应用于消息编辑器ED”。（对应下文中诺基亚公司所称说明书中对技术特征5所作的说明，其中图3、图4a、图4b仅为方法步骤的图示表达，并不涉及装置的结构，此处不再摘录）
说明书上标第5页第26行、第7页第21-24行内容分别为：“电子邮件应用利用分组交换GPRS服务”、“根据实施例，消息编辑器ED可以激活所选的数据传送应用和／或服务。例如，可以响应传送消息及其至少一个特性的需要而建立GPRS服务的PDP上下文或WAP连接”。（对应下文中诺基亚公司所称说明书中对技术特征6所作的说明，其中第9页第28行至第10页第1行此处不再重复摘录）
华勤公司成立于2005年8月29日，企业法人营业执照登记的经营范围为：通讯产品及相关软硬件的设计、研究开发、制造、销售，计算机软件的制作和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务，从事货物与技术的进出口业务。上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《上海华勤通讯技术有限公司主体长期信用评级报告》中公布的华勤公司2007至2009年净利润分别为0.48亿元、0.37亿元、0.90亿元，2010年前三个季度的净利润为1.12亿元。
2010年9月16日，案外人北京市翔鲲律师事务所的委托代理人周可枫在华勤公司住所地上海市张江高科技园区科苑路XXX号XXX幢与华勤公司单位员工程海日、王舒、张宁、王慧萍就购买手机事宜进行了洽谈。2010年10月14日，案外人王某某向案外人珠海华贝科技有限公司电汇了人民币18，257.5元。2010年10月21日，案外人北京市翔鲲律师事务所的委托代理人周可枫在华勤公司住所地上海市张江高科技园区科苑路XXX号XXX幢提取了包括本案被控侵权的L160A、V91、S300C、S520A和L18等五种型号在内的手机共计48部，同时取得王慧萍签名并加盖华勤通讯香港有限公司印章的收据一张（该收据记明的银行、帐户信息与案外人王某某电汇汇入行、账户信息相一致）。
诺基亚公司因本案以及在原审法院起诉华勤公司侵犯诺基亚公司其它专利权的相关诉讼，共支出律师费人民币1，356，087.88元，公证费人民币52，320元，交通住宿费人民币5，836元，翻译费人民币11，300元。
一审审理过程中，诺基亚公司主张依据涉案专利权利要求7确定保护范围，并认为：凡是属于权利要求7所述的移动站（MS），并且可以采用一个消息编辑器来接收用户的消息输入，并检查用户所输入的消息中包含的特性信息选择适当的数据传送方法，然后根据所选择的数据传送方法将消息传送到相关的数据传送应用程序，再根据该数据传送应用程序所使用的数据传送协议将消息发送给电信网络的移动通讯设备，都属于落入涉案专利权利要求7保护范围的产品。实现权利要求7中的技术特征所述的技术手段已在说明书中充分公开，故其虽涉及功能性词语，但并不是功能性技术特征。退一步而言，即使权利要求7的特征属于功能性技术特征，其相关实施方式在涉案专利说明书已有充分描述。手机作为一种现代产品，在包括肉眼易见的硬件部件（例如手机壳、键盘、芯片体）的同时，必须包括肉眼不易识别或无法识别的软件。而软件的集成方式具有多种选择，可以以软件代码的形式储存在存储器中供微处理器调用，也可以采用软件硬化的方法以固件的形式与主板芯片集成在一起（此时无疑也改变了硬件结构），当然也包括可以将实现权利要求7功能的相应装置做成一个独立的处理器装置。究竟采用什么样的方式实现软件的集成，本领域的技术人员自然会根据公知技术选择“性价比”最好的方式去实现。并且，涉案专利说明书在第6页第7-8行、说明书第5页第15-18行等处多次提及，实现发明目的是可以采用独立的硬件结构例如一个具有特定功能的独立芯片，也可以采用软件，也可以采用软件与硬件的结合，如现场可编程门阵列FPGA或处理器CPU。上述实现方式的任何一种都会改变手机产品的结构。
诺基亚公司主张，权利要求7的技术内容可划分为如下七部分：1，一种终端设备，被配置为基于从用户接收的输入来确定待传送的消息；2，所述终端设备还被配置为：检查涉及正在被输入或已经被输入的消息的至少一部分特性信息；3，所述终端设备被配置为：为了传送所述消息，选择在预定选择条件下与所述消息的特性信息相关联的数据传送方法；4，所述特性信息是下列信息之一：信息类型，其指定所述消息中输入的和／或为所述消息选择的信息的格式、接收方的标识符、接收方标识的类型；5，所述终端设备被配置为：将所述数据传送方法选择应用于用于输入消息的消息编辑器；6，所述终端设备被配置为：基于在所述消息编辑器中执行的所述数据传送方法的选择，将所述消息传送到支持所选择的数据传送方法的数据传送应用程序；7，所述终端设备被配置为：根据所述数据传送应用程序所使用的数据传送协议，将所述消息传送到电信网络。
诺基亚公司认为，针对技术特征1，专利说明书上标第6页第10-15行已充分说明这样一台终端设备应如何被配置，以使其从用户接收输入以便确定消息（步骤301）的实例；针对技术特征2，专利说明书上标第8页第4-5行公开了终端设备检查消息是否含有图像文件（即特性信息为信息类型）的实施例，第9页第14-22行公开了终端设备检查特定的号码或IP地址（即特性信息为接收方标识符）以选择数据传送方法的实施例，第8页第25-26行、第9页第3-5行公开了终端设备检查电子邮件@字符或电话号码（即特性信息为接收方标识符类型）的实施例；针对技术特征3，专利说明书上标第6页第23-24行公开了预定选择条件能以搜索表的形式存储在存储器MEM中，并且专利说明书上标第9页第1行公开了当用户输入电子邮件地址可以选择电子邮件服务作为数据传送方法的实施方式，专利说明书上标第9页第14-22行、第9页第28行至第10页第1行公开了当用户输入电话号码或消息含有图像文件的时候，可以选择MMS服务作为数据传送方法的实施方式；针对技术特征4，专利说明书上标第7页第28行至第8页第1行、第8页第14-15行公开了信息类型包括文本、修改的文本、静止图片、视频图像、记录、日程表项、JPEG格式的图片、GIF格式的图片等，第9页第14-22行公开了接收方的标识符可以为特定的电话号码，第8页第23行、第8页第25-26行、第9页第3-4行公开了接收方的标识符类型为电子邮件@字符、IP地址和电话号码的例子；针对技术特征5，专利说明书上标第6页第9-10行、第9页第25-26行、图3、图4a及图4b详细说明了将数据传送方法应用于消息编辑器的实例；针对技术特征6，专利说明书上标第5页第26行、第7页第21-24行、第9页第28行至第10页第1行详细说明了基于选择的数据传送方法，将消息传送到相关的数据传送应用程序的实例；针对技术特征7，专利说明书上标第9页第28行至第10页第1行详细说明了根据相关数据传送应用程序所使用的数据传送协议，将消息传送到电信网络的实例。
华勤公司认为：由涉案专利权利要求7的表述可见，其为产品权项，保护主题为终端设备，且采用了功能性限定特征表述终端设备具备的多种能力。但是，涉案专利的说明书中仅介绍了实现方案的流程、信令等，并未提供任何能实现上述功能性限定特征的产品结构方式。因此，基于涉案专利说明书不能确定涉案专利权利要求7中功能性限定的结构特征保护范围。
原审法院认为：在专利侵权诉讼中，人民法院判定被告是否实施原告的专利，需要进行技术特征的比对，如果被控侵权技术方案包含原告专利权利要求记载的全部技术特征，即可确定其落入原告专利权保护范围。当然，进行技术特征比对，首先要界定原告专利权的保护范围。根据《中华人民共和国专利法》（以下简称《专利法》）之规定，发明专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。同时，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称《专利司法解释》）第四条还规定，对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。
本案中，诺基亚公司据以主张权利的为涉案专利权利要求7，对照诺基亚公司专利权利要求1、2和说明书所陈述的发明目的可知，权利要求7要求保护的是一种能够实现或执行权利要求1及2所述方法的装置。分析权利要求7的文字结构可知，其撰写方式是在方法步骤特征前附加“被配置为”进行限定，在文义上应该将“被配置为”理解为使具备或达到其所限定的执行某一步骤的功能或效果。根据《专利司法解释》的规定，权利要求中以“被配置为”表述的技术特征均应结合说明书和附图描述的具体实施方式及其等同方式确定其内容。诺基亚公司所认为的专利说明书对权利要求所作说明或所提供实例，多数涉及的仍然是方法、步骤或者功能，而缺乏对装置本身的描述。并且进一步检查说明书全文，仍然不能发现关于装置本身如何“被配置为”的具体实施方式。因此，诺基亚公司专利权利要求的保护范围结合说明书仍然不能确定。
对专利权利要求进行解释，目的在于合理地界定专利权的保护范围，使专利权人获得的权利与其对现有技术所作贡献相一致。在这个过程中，既要给予专利权人恰当的保护以激励创新，又要防止权利保护范围界定过宽（甚至将不属于专利权人所作贡献的部分纳入保护范围）而阻碍创新。在本案中，诺基亚公司专利中的方法和实施该方法的装置在技术上虽然相互关联，但保护对象和范围应当是界限清晰，各不相同。而两者的权利要求的区别仅在于──涉及装置的权利要求系方法权利要求每一个步骤前加上“被配置为”而组成。对于这样撰写的权利要求，应当要求诺基亚公司进一步说明“被配置为”的具体实施方式，以明确诺基亚公司除了在方法上对现有技术作出了贡献之外，在装置上相对于对现有装置的技术贡献何在，否则就是给予一种纯功能限定的装置予以了保护。这既阻碍了在专利申请日之后技术的进一步创新，又会导致专利的保护范围囊括了专利申请日之前已经存在的所有实施方式，显然与界定专利保护范围的目的相违背。
诺基亚公司认为，“凡是属于权利要求7所述的移动站（MS），并且可以采用一个消息编辑器来接收用户的消息输入，并检查用户所输入的消息中包含的特性信息选择适当的数据传送方法，然后根据所选择的数据传送方法将消息传送到相关的数据传送应用程序，再根据该数据传送应用程序所使用的数据传送协议将消息发送给电信网络的移动通讯设备，都属于落入涉案专利权利要求7保护范围的产品”。这种主张实质上是认为只要具备其所述某种功能的手机，均落入其保护范围，而这与最高人民法院关于功能性技术特征保护范围如何确定的规定是相违背的。诺基亚公司认为，实现权利要求7中的技术特征所述的技术手段已在说明书中充分公开，故虽然涉及功能性词语，但并不是功能性技术特征；并且退一步而言，即使权利要求7上述特征属于功能性技术特征，其相关实施方式在涉案专利说明书中已经有非常充分的描述。但检查诺基亚公司所罗列的说明书中所公开的内容，并不能得出诺基亚公司所称“充分公开”、“充分描述”的结论，其主张与事实并不相符，原审法院不予采信。
诺基亚公司还认为，手机……必须包括肉眼不易识别或无法识别的软件，而软件的集成方式具有多种选择，……，究竟采用什么样的方式实现软件的集成，本领域的技术人员自然会根据公知技术选择“性价比”最好的方式去实现。原审法院认为，即便是通过软件（计算机程序）实现产品功能的增加或者改进，也应当公开具体的实施方式，以便于清楚地界定保护范围，并且，如果是属于涉及计算机程序的发明，也不能仅以功能或者效果来概括。同时，假如在专利申请之日，本领域技术人员已经可以根据公知技术来实现本案专利中所涉及的装置的技术方案，诺基亚公司对装置本身的创造性贡献何在就会产生疑问。因此，对诺基亚公司的前述主张亦难以采信。
综上所述，鉴于诺基亚公司专利权利要求7的保护范围不能确定，无需亦无法就华勤公司是否实施了诺基亚公司专利进行确定，自不应判定华勤公司构成侵权。
据此，依照《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第五十九条第一款，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第四条、第七条之规定，判决：驳回诺基亚公司全部诉讼请求。一审案件受理费人民币141，800元，由诺基亚公司负担。
判决后，诺基亚公司不服，向本院提起上诉，请求撤销一审判决，发回重审。其主要上诉理由为：（一）一审判决关于涉案专利权利要求7属于功能性技术特征的认定错误，涉案专利权利要求7的内容不应当被认定为功能性技术特征。涉案专利权利要求7可分解为7个技术特征，通过对该7个技术特征的分析理解可知，涉案专利采用一个消息编辑器根据用户输入的特征信息来选择传送方法，克服了已有技术提供不同的消息编辑器才能使用不同数据传输方法传送消息的弊端。权利要求7的文字描述并未超出本领域普通技术人员的通常理解范围，本领域普通技术人员能够明了每一个“被配置为”的技术特征是如何实现的，其结构是如何改进的，因此原审法院将涉案专利权利要求7确定为功能性技术特征不符合最高人民法院相关指导性意见的精神，是错误的。（二）一审判决关于涉案专利权利要求7的保护范围不能确定的认定错误，由前述7个技术特征所限定的权利要求7的保护范围是可以确定的。涉案专利权利要求7的内容从文字表述上看其内容是清楚的，本领域普通技术人员能够理解权利要求7中每一个“被配置为”的技术特征是如何实现的，其结构是如何改进的，说明书也给出了移动终端的基本结构以及改进方法的实施例。根据涉案专利说明书的描述，本领域普通技术人员可以清楚地知道，要实现权利要求7描述的“被配置为”的步骤，可以通过软件、硬件或软硬件结合的方式来实施。本领域普通技术人员应该知晓本领域相关公知常识和基本技术，在涉案专利说明书已经公开本发明每一个方法步骤所要实现的目标后，本领域普通技术人员不需要经过创造性劳动就可以实现说明书中的技术方案。因此，涉案专利权利要求7的保护范围是可以确定的。（三）一审判决对装置发明本身所谓的“贡献”的认定是错误的。一审判决认为“假如在专利申请之日，本领域技术人员已经可以根据公知技术来实现本案专利中所涉及的装置的技术方案，原告对装置本身的创造性贡献何在就会产生疑问”。原审法院的这一观点没有考虑到权利要求7已经无效审查并被认定具有创造性的事实，是错误的。（四）原审法院在适用《专利司法解释》第四条的时候，并未结合该司法解释第二条来适用，在适用法律的顺序上存在错误，属适用法律错误。原审法院未从本领域普通技术人员的角度来理解权利要求及说明书的内容，才得出涉案专利权利要求7的保护范围结合说明书仍然不能确定的错误结论。此外，在专利复审委的无效程序中，“权利要求书未得到说明书的支持”也是被上诉人对涉案专利提起无效的主要理由之一，专利复审委确认了涉案专利权利要求7的有效性，说明涉案专利权利要求7能够被说明书所公开的实施方式支持。原审法院不应无视相关行政决定中的相关认定，简单以无法确定权利要求保护范围来驳回诺基亚公司的诉讼请求。
被上诉人华勤公司当庭答辩称：（一）从采取的撰写方式、文意表达来看，涉案专利权利要求7属于功能性技术特征。上诉人在一审过程中，无论其主张还是提交的有关权利要求7保护范围如何理解、界定的书面意见，也认可权利要求7采用了功能性限定的表述方式。相关行政程序也认定该些特征为功能性限定特征。因此，一审判决关于涉案专利权利要求7的内容属于功能性技术特征的认定具有法律依据。（二）涉案专利权利要求2是方法权利要求，权利要求7是产品权利要求，权利要求7与权利要求2的区别在于“消息编辑器”，诺基亚公司将“消息编辑器”作为一个硬件来看待，但没有描述“消息编辑器”具体是什么。涉案专利说明书及附图没有公开“消息编辑器”的具体实施方式，通过阅读涉案专利权利要求书和说明书，无法理解“消息编辑器”如何被配置。故本案中无法确定涉案专利权利要求7的保护范围，一审判决正确。而且，被控侵权产品在发送短信和彩信时使用不同的消息编辑器，且用户需要手动选择使用何种编辑器，这与涉案专利要求保护使用一个消息编辑器发送不同消息的技术方案亦明显不同。（三）诺基亚公司没有说清楚其描述的终端与现有终端在硬件上的区别为何，事实上，诺基亚公司不愿意承认两者的区别实际上是软件的区别。（四）专利复审委、中华人民共和国北京市第一中级人民法院、中华人民共和国北京市高级人民法院维持了涉案专利权利要求7的有效性，其中一个理由是权利要求7符合《专利法》第二十六条第四款的要求，这是专利申请授权意义上的判断，并不能适用于侵权判定，本案一审判决认定涉案专利权利要求7保护范围不清楚，与行政程序的相关认定并不矛盾。
二审中，上诉人诺基亚公司向本院提供了以下新的证据材料：中华人民共和国北京市第一中级人民法院作出的（2012）一中行初字第3865号行政判决书、中华人民共和国北京市高级人民法院作出的（2013）高行终字第890号行政判决书，欲证明涉案专利的权利要求7的保护范围是清楚的。经质证，被上诉人对上述证据的真实性予以认可。本院认为，上述两份证据系人民法院依法作出的判决，已经发生法律效力，且与涉案专利相关，本院对其予以采纳。
被上诉人华勤公司未向本院提供新的证据材料。
二审中，双方当事人均向本院申请专家出庭就本案所涉技术问题做出解释和说明。本院经审查，对双方当事人的申请予以准许。上诉人诺基亚公司委托的专家为香港科技大学教授刘坚能。被上诉人华勤公司委托的专家为中国科学院上海微系统与信息技术研究所研究员钱骅以及被上诉人的高级工程师张文国。
庭审中，上诉人诺基亚公司对华勤公司员工张文国作为被上诉人专家辅助人出庭的资格提出质疑。对此，本院认为，我国民事诉讼法规定，当事人可以申请人民法院通知有专门知识的人出庭，就专业问题提出意见。根据上述规定，上述专家辅助人只要具备案件所涉的专门知识，就可以受托出庭就专业问题提出意见，法律并未禁止当事人的员工作为其专家辅助人出庭就专业问题提出意见。事实上，当事人公司的技术人员可能是最了解案件所涉专业技术问题的人，其当然可以出庭就专业问题进行说明和解释。而且，专家就专业问题提出的意见并不能作为案件裁判的直接依据。因此，华勤公司的员工张文国可以作为被上诉人的专家辅助人出庭进行说明，诺基亚公司对其出庭资格提出的质疑不能成立。
上诉人诺基亚公司委托的专家刘坚能作为上诉人的专家辅助人到庭，并作如下陈述：本领域技术人员应当具有如下专业知识和专业能力，能够理解移动终端设备的总体设计及其内部的软件和硬件结构、能够理解如何接收用户输入并根据已知的通信协议将其进行传送、能够根据所提供的算法编写程序用于控制终端设备的硬件执行特定的功能、能够根据提供的算法设计制造或适配终端设备的硬件使其能够实现新的功能。根据涉案专利权利要求7中记载的技术特征的含义，本领域技术人员在阅读权利要求7后，可以理解“被配置为”是如何实施的，结合说明书的描述，本领域技术人员可以理解权利要求7中的终端设备的具体实施方式。
被上诉人华勤公司委托的专家钱骅以及华勤公司员工张文国作为被上诉人的专家辅助人到庭，并作如下陈述：涉案专利的权利要求7所公布的内容仅仅能构成“想法”，而不能构成算法。本领域的技术人员根据涉案专利的权利要求7和说明书，不经过创造性的劳动，无法实现该技术方案。
经审理查明，一审判决书第8页第5行将专利复审委作出无效宣告请求审查决定书的日期误写为“2012年5月31日”，实际应为“2012年4月20日”；一审判决书第10页第13行“说明书上标第2页第1至2行”有误，实际应为“说明书上标第2页第2至3行”。对原审法院的上述错误表述，本院予以纠正。原审法院查明的其余事实属实。
另查明，涉案专利说明书上标第6页第2-8行记载：“根据实施例，移动台MS以集中方式使用消息编辑器ED，所述消息编辑器ED配置为选择要采用的数据传送应用，例如应用APP中的一个，以用于传送消息编辑器ED中生成的消息。计算机程序可以存储到任何可以从中下载到执行该程序的设备MS的存储器MEM中的存储装置中，……。还可以采用硬件解决方案或软硬件结合的解决方案来实施所述创新手段”。
说明书上标第7页第25-26行记载：“图4a说明根据实施例如何使用选择条件，所述选择条件确定要用于不同信息类型的数据传送方法”。
说明书上标第8页第16-17行记载：“图4b说明根据另一个实施例如何使用选择条件，所述选择条件确定要用于接收方标识符类型的数据传送方法”。
本院认为，本案的主要争议焦点为：1、涉案专利权利要求7是否包含功能性技术特征；2、根据涉案专利说明书及附图描述的实施方式，是否能够确定权利要求7的保护范围。
关于争议焦点1，本院认为，《专利法》第五十九条第一款规定，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。《专利司法解释》第二条规定，人民法院应当根据权利要求的记载，结合本领域普通技术人员阅读说明书及附图后对权利要求的理解，确定专利法第五十九条第一款规定的权利要求的内容。本案中，涉案专利权利要求7包含功能性技术特征，理由如下：第一，功能性技术特征，是指对于产品的结构、部件、组分或其之间的关系或者方法的步骤、条件或其之间的关系等，通过其在发明创造中所起的作用、功能或者效果进行限定的技术特征，但本领域普通技术人员通过阅读权利要求书、说明书和附图可以直接、明确地确定技术内容的技术特征除外。第二，根据涉案专利权利要求书及说明书的记载，涉案专利权利要求1及权利要求2要求保护的是一种在电信系统中选择数据传送方法的方法，而权利要求7要求保护的是一种能够实现或执行上述方法的终端设备。涉案专利权利要求7采取了在方法权利要求对应的每一个步骤特征前附加“被配置为”的撰写方式来表征其所限定的相关技术特征，而“被配置为”在文意上应当被理解为使该设备、部件能够实现或达到其所限定的执行某一步骤的功能或效果，因此，涉案专利权利要求7的技术特征均属于使用功能性词语限定的技术特征。第三，对于权利要求中使用功能性词语限定的技术特征，如果通过阅读权利要求书和说明书及附图，对该技术特征的理解，与本领域普通技术人员的通常理解一致，能够明了该技术特征所体现的功能或者效果是如何实现的，在这种情况下，按照通常理解确定该技术特征的内容即可，该技术特征不属于功能性技术特征，反之，则属于功能性技术特征。第四，虽然诺基亚公司认为，权利要求7的文字描述并未超出本领域普通技术人员的通常理解范围，本领域普通技术人员能够明了每一个“被配置为”的技术特征是如何实现的，其结构是如何改进的，但是，诺基亚公司同时主张涉案专利权利要求7中限定的“消息编辑器”是其与现有技术的主要区别所在。因此，诺基亚公司也认为，至少对于“消息编辑器”的理解，其与本领域普通技术人员的通常理解并不一致，也不存在能够实现该技术特征所体现的功能或者效果的惯常技术手段。综上，涉案专利权利要求7的技术特征5仅表述了该特征所要实现的功能，且本领域普通技术人员通过阅读权利要求书、说明书和附图亦不能直接、明确地确定该技术特征的技术内容。因此，涉案专利权利要求7中包含功能性技术特征。
关于争议焦点2，本院认为，《专利司法解释》第四条规定，对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。涉案专利说明书第6-9页分别记载了如下内容：“图3说明根据实施例用于选择数据传送方法的方法，图中的方法具体应用于移动台MS；根据实施例应用于消息编辑器ED”，“图4a说明根据实施例如何使用选择条件，所述选择条件确定要用于不同信息类型的数据传送方法”，“图4b说明根据另一个实施例如何使用选择条件，所述选择条件确定要用于接收方标识符类型的数据传送方法”，“图4a和图4b中所示的实施例可以应用于消息编辑器ED”。根据上述记载，并结合涉案专利说明书中的图3、图4a、图4b以及对应于相关附图所作的具体描述，可以明确涉案专利说明书结合图3、图4a、图4b所公开的实施例均是针对方法、步骤、功能所作的描述。涉案专利说明书仅简单陈述了上述方法步骤可以应用于移动台MS或者应用于消息编辑器ED，并说明可以通过软件、硬件或软硬件结合的解决方案来实施所述创新手段，但是说明书及附图中并没有关于如何将上述方法步骤应用至终端设备或消息编辑器的具体技术手段的描述。也就是说，说明书及附图中没有记载终端设备、消息编辑器“被配置为”实现相应功能的具体实施方式，故依据前述《专利司法解释》第四条的规定，不能确定涉案专利权利要求7中以“被配置为”所限定的技术特征5的内容，进而也无法确定涉案专利权利要求7的保护范围。
由于涉案专利权利要求7包含功能性技术特征，且结合涉案专利说明书及附图仍然不能确定权利要求7的保护范围，故无论被控侵权产品的技术方案如何，上诉人诺基亚公司的侵权指控均不能成立。
上诉人上诉称，一审判决关于涉案专利权利要求7属于功能性技术特征的认定错误，涉案专利权利要求7的内容不应当被认定为功能性技术特征。对此，本院认为，本院已在上文详细阐述，涉案专利权利要求7采取在方法权利要求对应的每一个步骤特征前附加“被配置为”的撰写方式来表述其所限定的技术特征，该些技术特征均属于使用功能性词语限定的技术特征。且本领域普通技术人员通过阅读涉案专利权利要求书、说明书和附图，并不能直接、明确地确定前述技术特征5的技术内容。故涉案专利权利要求7中包含有功能性技术特征。上诉人诺基亚公司的这一上诉理由不能成立，本院不予支持。
上诉人上诉称，一审判决关于涉案专利权利要求7的保护范围不能确定的认定错误，由前述7个技术特征所限定的权利要求7的保护范围是可以确定的。对此，本院认为，涉案专利权利要求2要求保护的方法和权利要求7要求保护的实施该方法的装置，在技术上具有关联性，但是两者的保护对象以及保护范围应当是不同的。在撰写方式上，涉案专利权利要求7的技术特征仅仅是在其所对应的方法权利要求的每一个步骤前加上“被配置为”而组成。然而，涉案专利说明书中披露的具体实施例又均是针对方法步骤所作的具体描述，而对于装置、消息编辑器如何“被配置为”并未描述具体的实施方式。诺基亚公司认为根据说明书的描述，本领域普通技术人员可以清楚地知道，要实现权利要求7描述的“被配置为”的步骤，可以通过软件、硬件或软硬件结合的方式来实施。但是，本院已在上文详细阐述，涉案专利说明书中并未记载实现权利要求7描述的装置、消息编辑器“被配置为”的步骤的具体实施方式，也不存在本领域普通技术人员所熟知的能够实现该技术特征所体现的功能或者效果的惯常技术手段，故依据《专利司法解释》第四条的规定，不能确定涉案专利权利要求7中技术特征5的技术内容，进而也无法确定涉案专利权利要求7的保护范围。因此，上诉人诺基亚公司的这一上诉理由不能成立，本院不予支持。
上诉人上诉称，一审判决对装置发明本身所谓的“贡献”的认定是错误的。对此，本院认为，涉案专利说明书中的具体实施例均是针对方法步骤等所作的具体描述，虽然说明书图2披露了移动台MS的具体装置结构，但图2亦未体现该移动台MS的结构与现有装置结构的区别所在。而涉案专利权利要求7要求保护的是一种终端设备。原审法院并未对涉案专利权利要求7的创造性进行评判，原审法院仅是认为涉案专利说明书应当进一步说明装置“被配置为”的具体实施方式，从而能够在说明书中体现权利要求7要求保护的装置相对于现有装置的技术贡献。故上诉人诺基亚公司的这一上诉理由不能成立，本院不予支持。
上诉人上诉称，原审法院在适用《专利司法解释》第四条的时候，并未结合该司法解释第二条来适用，在适用法律的顺序上存在错误，属适用法律错误。对此，本院认为，本院已在上文详细阐述了涉案专利权利要求7包含功能性技术特征，且结合涉案专利说明书和附图的描述不能确定权利要求7的保护范围。专利复审委的专利有效性审查程序，与人民法院的专利侵权民事诉讼程序，是两种不同的法律程序，两者解决的问题不同，所涉的证据材料亦不完全相同。专利复审委在无效宣告请求审查决定中是对涉案专利的有效性进行审查，而原审法院并未对涉案专利的有效性进行评判。原审法院根据《专利法》以及《专利司法解释》的相关规定对涉案专利权利要求7的保护范围进行解释和认定，并无不当。故上诉人诺基亚公司的这一上诉理由不能成立，本院不予支持。
综上所述，上诉人诺基亚公司的上诉请求与理由缺乏事实和法律依据，应予驳回。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
本案二审案件受理费人民币141，800元，由上诉人诺基亚公司负担。
本判决为终审判决。
审 判 长 朱 丹
审 判 员 马剑峰
代理审判员 王广巍
二〇一四年二月二十四日
书 记 员 董尔慧
附：相关法律条文
《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：
（一）原判决认定事实清楚，适用法律正确的，判决驳回上诉，维持原判决；
……