中华人民共和国辽宁省大连市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）大民四初字第28号原告大不列颠百科全书有限公司（EncyclopaediaBritannica，Inc），住所地美国伊利诺斯州芝加哥市拉塞尔街北331号（331NorthLasalleStreet，Chicago，IL60654，U.S.A.）。法定代表人威廉姆·J．鲍（WilliamJ.Bowe），系该公司总法律顾问。委托代理人李够生，系北京市铸成律师事务所律师。被告大连市新华书店，住所地中华人民共和国辽宁省大连市中山区同兴街**号。法定代表人王延生，系该书店经理。委托代理人聂志强，系该书店法务经理。被告新蕾出版社（天津）有限公司，住所地中华人民共和国天津市和平区西康路35号12－13层。法定代表人马梅，该公司社长。委托代理人杨明，北京市盛法律师事务所律师。委托代理人刘雅文，北京市盛法律师事务所律师。原告大不列颠百科全书有限公司（简称大不列颠公司）诉被告大连市新华书店、被告新蕾出版社（天津）有限公司（简称新蕾出版社）侵害商标权纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，原告大不列颠公司的委托代理人李够生、被告大连市新华书店的委托代理人聂志强、被告新蕾出版社的委托代理人杨明到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。原告大不列颠公司诉称：原告以出版《大英百科全书》闻名于世，自首次付梓以来的240年间，《大英百科全书》已经成为世界公认的百科全书领导者。现在《大英百科全书》同时向全世界的读者提供电子版和印刷版产品，其品牌“大英”已近被全世界的读者与即时、准确、可靠的良好形象联系起来，并被评为＂英国十大超级品牌”之一。原告一直注重对“大英”系列商标的保护，在中国，原告已经在众多商品上申请注册了若干“大英”和“大英百科全书”系列商标，包括在第16类（书籍商品）注册的，注册号为326471的“大英”和注册号为326454的“大英百科全书”商标，其最早的注册日期为1988年10月10日，根据《中华人民共和国商标法》的规定，原告对“大英”系列商标所享有的权利应受到法律的全面保护。原告在1980年与中国大百科全书出版社成为合作伙伴。1984年，《简明不列颠百科全书》第一册正式出版；1990年，新版《简明不列颠百科全书》出版；1999年5月，《不列颠百科全书》中文版本问世。1989年，湖南少年儿童出版社出版了原告的儿童图书《Kid’sEncyclopaedia》的中文版《儿童百科全书》（不列颠版）。该系列丛书的原版由4册图书组成。2012年，湖南少年儿童出版社重新出版了该套丛书，并将其中文名称定为《大英儿童百科全书》，新版本有16册图书。在仅仅5个月内，新版丛书就销售了30万套，并于2012年被评为引进版社科类优秀图书。2013年被评为年度百科知识类桂冠童书，并被当当网授予童书榜TOP10童书奖。原告授权出版的系列丛书《大英儿童百科全书》在国内为广大消费者所熟知和喜爱。2013年5月，新蕾出版社出版了一套名为《大英青少年百科全书》的系列丛书，突出使用了“大英”二字，由新华书店向全国发售，包括大连市新华书店以及一些知名的网络购物平台，如当当网、天猫、博库、京东等。该系列丛书的原版英文书籍为俄尔普斯图书有限公司（OrpheusBooksLimited）于2011年出版的《Children’sEncyclopaedia》。该原版英文书籍的名称中并不含有“大英”字样或与之意思相近的词。未经原告授权，新蕾出版社在其出版的书上使用了原告的注册商标“大英”，同时还模仿原告中文版系列丛书的封面设计。两套丛书都是16开大小，且封面的背景图案也都是米色，文字图案的排版也非常相似。2013年7月16日，原告代理人向新蕾出版社发《律师函》，要求其停止出版和发行侵权书籍，经多次沟通后，该公司仍拒绝停止侵权行为。两被告因销售侵权图书获取了巨大的非法利益，应该承担停止侵权、赔偿损失等法律责任。为制止被告的商标侵权和不正当竞争行为，原告故诉至本院，请求判令：1、被告大连市新华书店停止销售侵犯原告商标权的书籍《大英青少年百科全书》；2、被告新蕾出版社停止出版和发行侵犯原告商标权的书籍《大英青少年百科全书》；3、被告新蕾出版社销毁库存的侵权书籍《大英青少年百科全书》和含有侵权内容的宣传载体，停止针对侵权书籍的宣传行为；4、被告大连市新华书店赔偿原告经济损失10万元人民币；5、被告新蕾出版社赔偿原告经济损失500万元人民币，其中经济损失为4856800元和合理费用（包括律师费13万元、公证费11200元、差旅费2000元、图书检索费1295元）。在本院审理过程中，原告放弃了其诉请3中要求新蕾出版社销毁含有侵权内容的宣传载体和停止针对侵权书籍的宣传行为的诉讼请求，且在庭审中明确表示：虽在诉状中陈述新蕾出版社存在不正当竞争行为，但其在本案中仅主张商标权益。被告大连市新华书店辨称：我方仅是图书的销售者，且我方销售的是合法出版物，故我方在本案中无责任，应驳回原告对我方的诉讼请求。被告新蕾出版社辩称：一、我方没有侵害原告的商标权。1、我方出版的《大英青少年百科全书》中出现的“大英”并非商标，仅是图书名称的组成部分，不构成商标意义上的使用；2、我方出版的前述图书的封面没有使用“大英”注册的商标标记；3、我方出版的图书封面在显著位置有我方自己的商标，不存在可能误导消费者和经营者的可能；4、公众看到“大英”仅会联想到大英帝国，而非想到原告的注册商标“大英”；5、我方使用的“大英”与原告的商标“大英”从字体形状到字的颜色都不相同也不相似；6、原告的商标并非驰名商标，原告的商标仅在2012年出版的《大英儿童百科全书》中使用过，之前没有任何证据证明其已使用过“大英”商标；7、我方图书的作者是英国作家，来源于英国，是英国相关部门专门为中小学生编写的，故我方在出版图书时取名为《大英青少年百科全书》。二、图书的名称不构成不正当竞争。原告的商标并非知名商品，而我方的图书名称也不会使相关公众对商品的来源误认与原告具有许可使用、关联企业关系等特定关系。三、我方出版的图书共5套，每套1万册，目前仅销售了15500册，原告要求赔偿500万元显然数额过高。本院经审理查明：1999年5月20日，大不列颠公司经国家工商行政管理局商标局补发第326471号“大英”文字商标注册证，核定使用商品第63类：书籍。核准续展注册在商品国际分类第16类，注册有效期自1988年10月10日至1998年10月9日，续展有效期自1998年10月10日至2008年10月9日。2008年12月4日，该商标再次经核准续展注册，续展注册有效期自2008年10月10日至2018年10月9日。2011年1月10日，大不列颠公司与湖南少年儿童出版社有限责任公司（简称湖南少年儿童出版社）签订儿童百科全书许可协议，以不可转让的许可方式许可该公司在中国大陆、香港以及澳门区域内：1、对被许可的内容（指（1）大不列颠公司1988年16卷版权作品《儿童百科全书》英文系列文本，（2）上述印刷版书籍中出现的插画（并非照片），以及（3）大不列颠公司提供的供在系列译文中使用的任何其他图片或编辑内容）进行编辑并翻译；2、被许可人在被许可区域中以“雇佣作品”（定义见美国版权法，即大不列颠公司对系列译文拥有版权和所有其他权利）形式印刷出版系列译文；3、被许可人根据下列条款、附录1、附录2、附录3以及《标准条件和条款》（合称“本协议”，附录1、附录2、附录3以及《标准条件和条款》均通过引用纳入本协议）在区域中用成套或分册营销、分销和出售系列译文（指被许可人根据本协议制作的简体中文内容，第一版为16卷平装本）。上文第2项以及第3项所述被许可人的权利均为排他性的权利。大不列颠公司承认且被许可人理解并同意本许可不包括1988年版权作品《少年儿童百科全书》中包含的图片，……。本协议及其附属条件和条款以及附录共同构成本协议的内容。许可期限为自出版日起的三年（初始期限）。该期限须双方书面同意才能续订或延长，但如果被许可人在期限内向大不列颠公司支付的版税超过最低版税的105%，本协议应自动延期两年。协议所附的《标准条件和条款》1.3注明“许可的知识财产”指内容、系列译文、商标、任何其他商标、服务标识、商品名称、版权、商品外观以及被许可人使用的大不列颠公司的其他知识财产。第5.5规定：如果被许可人得知任何侵权、侵权威胁或冒充许可的知识财产的情况，……，被许可人应立即将具体情况通知大不列颠公司，由大不列颠公司自行决定是否采取措施，而且届时只有大不列颠公司有权决定是否采取措施。第5.6规定：未经大不列颠公司事先书面同意，被许可人不能将许可的知识财产再许可给任何第三方或人员。2012年10月，湖南少年儿童出版社根据上述许可协议出版发行了第1版《大英儿童百科全书》，至2014年2月共5次印刷。该套丛书共16册，单册定价为28元。2013年，该套丛书荣获2012年度引进版社科类优秀图书奖、百科知识类2013年度桂冠童书奖及当当网童书榜TOP10童书奖，在国内为广大消费者所熟知和喜爱。2013年5月，天津出版传媒集团新蕾出版社出版发行了一套名为《大英青少年百科全书》的中文译本系列丛书，原著为英籍作者，原版英文书籍名称为《Children’sEncyclopaedia》，并不含有“大英”字样或与之相近意思的词。全套书共分为五册：《自然》、《历史》、《生物》、《物理》和《技术》，单册定价为13.80元。该系列图书在封面中文首行突出使用了“大英”二字，与大不列颠公司第326471号“大英”注册商标相比，文字字体略有不同，与湖南少年儿童出版社出版的《大英儿童百科全书》相比，均是16开大小，封面背景图案均为米色，文字图案排版近似。原告图书被控侵权图书在《大英青少年百科全书》图书扉页的最下端中间位置印刷有微小的花蕾与书图形商标，该商标由新蕾出版社于1999年12月7日注册，注册证号为第1342273号，续展有效期至2019年12月6日，系“新蕾出版社”文字与前述图形的组合商标，核定服务项目为第41类：图书出版、书籍出版、录像带发行。2013年7月17日，大不列颠公司委托律师向新蕾出版社邮寄律师函，告知其《大英青少年百科全书》侵犯了大不列颠公司的商标权，并限期对方做出不侵权承诺并履行，但并未得到回复。2014年2月20日，北京市铸成律师事务所根据大不列颠公司的授权，派其工作人员罗仁祥到北京市方圆公证处办理保全证据的公证，该公证处公证员对申请人提供的委托书等证明材料进行了核查后，监督罗仁祥现场操作该处联网计算机，进行了证据保全工作，并出具了（2014）京方圆内经证字第05501号公证书。该公证书所附第124-158页内容显示：新蕾出版社出版发行的《大英青少年百科全书》中文译本图书5册套装在京东、淘宝、当当、上海博库书城及1号店网上均有销售。新蕾出版社的该套《大英青少年百科全书》中文译本丛书共出版了5万册，由于大不列颠公司向经销商发送了维权的律师函，导致34500本图书被退货，只销售出15500本。2014年3月25日，大不列颠公司的委托代理人席雁翔在大连市公证处公证人员的监督下，以普通消费者的身份在大连市新华书店花费138.00元购买了《大英青少年百科全书》的中文译本全套系列丛书两套（每套五本），并取得单号为140325300005的清单一张和发票号为04784307的大连市国家税务局通用手工发票一张。大连市公证处为大不列颠公司上述证据保全行为进行了全程公证并出具（2014）大证经字第232号公证书。大连市新华书店认可其销售了新蕾出版社出版发行的上述《大英青少年百科全书》的中文译本全套系列丛书，但称在与出版方签订框架协议时已审查出版方的资质、发行证明书，尽到了审慎的注意义务。新蕾出版社对此予以认可。大不列颠公司为本案维权支付律师费13万元、公证费11200元、交通费616元、图书检索费1295元。新蕾出版社曾在提交本案答辩状的同时对大不列颠公司提出反诉，请求大不列颠公司赔偿因向其经销商发维权律师函导致《大英青少年百科全书》下架给其造成的图书成本损失（149304.96元）及利润（12765元）共计162069.96元，本院以其该请求不属本案反诉范畴为由对其反诉未予受理。上述事实，有大不列颠公司提交的第326471号“大英”商标注册证、大连市新华书店的内资企业法人注册内容查询卡、新蕾出版社的市场主体基本信息、北京市方圆公证处（2014）京方圆内经证字第05501号公证书、大连市公证处（2014）大证经字第232号公证书、律师函和邮政特快专递（EMS）跟踪查询单、湖南少年儿童出版社出版的《大英儿童百科全书》（1A-16v_z原件及封面复印件）、国家图书馆科技查新中心2014-NLC-JSZM-0138号检索报告、《大英儿童百科全书》2012年荣获引进版社科类优秀图书奖的获奖证书照片、2013年被授予百科知识类桂冠童书奖的奖状照片、2013年被当当网授予TOP10童书奖的奖杯照片、北京市铸成律师事务所出具的发票、列车乘坐票据、公证费发票、图书检索费发票、2013年8月2日和2013年12月5日大不列颠公司对北京市铸成（广州）律师事务所的授权委托书、2013年12月1日北京市铸成（广州）律师事务所对北京市铸成律师事务所的转委托书、大不列颠公司于2011年1月10日与湖南少年儿童出版社签订的许可协议及相关附件、美国律师与北京市铸成律师事务所的往来电子邮件、律师代理费账单详情、《儿童百科全书》在国家新闻出版广电总局的官方备案信息打印件及新蕾出版社提交的第13422273号商标注册证及核准续展注册证明、图书期刊印刷委托书、《大英博物馆的故事》等图书的销售信息、《大英帝国殖民地撤退前后》等图书的网络销售信息、《大英青少年百科全书》图书下架停止销售的通知、中国商标网查询信息打印件及庭审笔录、询问笔录等在卷为凭，全部证据业经双方质证和本院审核，足资认定。大连市新华书店和新蕾出版社对大不列颠公司上述证据的真实性或合法性或关联性所提出的异议，未能提交相反的证据予以反驳，尤其关于大不列颠公司证据保全公证的合法性所提的异议，已被大不列颠公司提交的形成证据链的授权委托书及当庭认可所否定，故本院对其异议不予采纳。大不列颠公司提交的第326454号商标注册证及核准续展注册证明、湖南少年儿童出版社1989年和1996年出版的《儿童百科全书不列颠版》、其他差旅费票据因与本案无关联性；为搜集证据支出费用明细因系其单方形成，故本院对前述证据不予采信。新蕾出版社所提交的其他证据，因与本案无关联性，本院亦不予采信。本院认为：依据《中华人民共和国商标法》第三条第一款之规定，大不列颠公司于1988年10月10日就已在中国就案涉第326471号“大英”文字商标进行注册并被核准续展注册，目前尚处于续展注册有效期内，该公司对“大英”商标所享有的注册商标专用权应当受中国法律的保护。大不列颠公司虽与湖南少年儿童出版社签订儿童百科全书许可协议，以不可转让的排他性许可方式许可该公司在中国大陆、香港以及澳门区域内使用包括案涉商标、版权在内的知识财产权利，但协议相关条款约定：如果被许可人得知任何侵权、侵权威胁或冒充许可的知识财产的情况，……，被许可人应立即将具体情况通知大不列颠公司，由大不列颠公司自行决定是否采取措施，而且届时只有大不列颠公司有权决定是否采取措施。故，大不列颠公司在本案中主张权利主体适格。本案争议的焦点问题是新蕾出版社在其出版的《大英青少年百科全书》中文译本系列丛书封面中文首行突出使用“大英”二字是否侵害大不列颠公司所享有的“大英”注册商标专用权。根据2014年5月1日起施行的法释（2014）4号《最高人民法院关于商标法修改决定施行后商标案件管辖和法律适用问题的解释》第九条之规定，除本解释另行规定外，商标法修改决定施行后人民法院受理的商标民事案件，涉及该决定施行前发生的行为的，适用修改前商标法的规定，涉及该决定施行前发生，持续到该决定施行后的行为的，适用修改后商标法的规定。本案中大不列颠公司主张新蕾出版社的案涉侵权行为发生于2013年5月，至大不列颠公司提起诉讼之时（2014年6月17日）以及本案开庭审理过程中，新蕾出版社未主张也未提交证据证明其已停止大不列颠公司所主张的案涉侵权行为，故本案应适用2014年5月1日起施行的修改后的商标法的相关规定。修改后的《中华人民共和国商标法》（简称《商标法》）第五十六条规定：注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限；第五十七条第一项规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的，属侵犯注册商标专用权。本案中大不列颠公司被核准注册的“大英”商标核定使用商品为书籍，而新蕾出版社亦在其出版的与大不列颠公司系同一种商品的书籍《大英青少年百科全书》上突出使用了“大英”文字，该文字字体虽与大不列颠公司注册的“大英”商标的字体有差异，但系相同文字，易使相关公众对商品的来源产生误认，侵犯了大不列颠公司所享有的“大英”注册商标专用权，故新蕾出版社应承担停止侵权、赔偿损失的相应侵权责任。新蕾出版社辩称，《大英青少年百科全书》中出现的“大英”并非商标，没有使用“大英”注册的商标标记，仅是图书名称的组成部分，不构成商标意义上的使用，且在图书封面显著位置有其自己的商标，不存在可能误导消费者和经营者的可能。《中华人民共和国商标法实施条例》（简称《条例》）第六十三条规定：使用注册商标，可以在商品、商品包装、说明书或者其他附着物上标明“注册商标”或者注册标记。从前述规定中可以看出，注册标记不是注册商标合法使用的必备条件。《条例》第七十六条规定，在同一种商品或者类似商品上将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的，属于商标法第五十七条规定的侵犯注册商标专用权的行为。新蕾出版社出版的《大英青少年百科全书》的中文译本系列丛书英文书籍名称为《Children’sEncyclopaedia》，并不含有“大英”字样或与之相近意思的词，该套书籍的封面标注中已体现出原著为英籍作者，故“大英”二字为新蕾出版社对原著书籍名称的添加，并非原书籍名称的构成部分，“大英”文字作为与大不列颠公司注册商标相同的标志出现在《大英青少年百科全书》封面中，起到了装潢的作用，足以误导公众，使相关公众将其与湖南少年儿童出版社被授权出版的、多次获奖、在国内为广大消费者所熟知和喜爱的《大英儿童百科全书》的商品来源产生误认，故即使在《大英青少年百科全书》封面并不显著位置标注有新蕾出版社自己的商标，也并不影响新蕾出版社侵权行为的构成。即使其提交证据显示众多书籍中含有“大英”字样，也不构成对其侵犯大不列颠公司注册商标权的否定。虽然大不列颠公司所提交的证据并未显示该公司在2012年之前使用过“大英”注册商标，但商标局并未撤销该注册商标，故不影响该注册商标权继续受到法律保护。故新蕾出版社的上述相关抗辩，依据不足，本院均不予采纳。《商标法》第六十三条第一款规定：侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。第三款规定：权利人因侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予三百万元以下的赔偿。本案中，大不列颠公司未能提交证据证明其因新蕾出版社的侵权行为所受到的实际损失；新蕾出版社虽认可销售了15500本图书，但未能举证证明所销售图书的获利情况；大不列颠公司虽与湖南少年儿童出版社签订了儿童百科全书许可协议，但该许可包括内容、系列译文、商标、任何其他商标、服务标识、商品名称、版权、商品外观等诸多知识财产权在内，没有明确也无法区分对案涉“大英”商标的许可使用费数额，大不列颠公司虽然在庭后提交的案情说明中陈述年平均商标许可费计算约为31万元人民币，但该计算缺乏事实依据，本院亦无法采信；故本院考虑新蕾出版社的具体侵权情节、侵权时间、侵权后果、涉嫌侵权图书的销售定价和数量、因使用侵权商标占图书获利的比例，酌情确定新蕾出版社赔偿大不列颠公司经济损失11万元。大不列颠公司请求新蕾出版社赔偿其为制止侵权行为所支付的合理开支，其中143111元（包括律师费13万元、公证费11200元、交通费616元、图书检索费1295元），具有事实和法律依据，本院予以支持。《商标法》第五十七条第三项规定，销售侵犯注册商标专用权的商品的，属侵犯注册商标专用权；第六十四条第二款规定：销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，不承担赔偿责任。本案中大连市新华书店认可其销售了新蕾出版社出版发行的上述《大英青少年百科全书》的中文译本全套系列丛书，但其在与出版方签订框架协议时已审查出版方的资质、发行证明书，尽到了审慎的注意义务，新蕾出版社对此亦予以认可。故大连市新华书店在本案中应停止侵权行为，不承担赔偿责任，大不列颠公司要求其赔偿经济损失10万元的诉讼请求，本院不予支持。综上，依据《中华人民共和国商标法》第三条第一款、第五十六条、第五十七条、第六十三条、第六十四条第二款、《中华人民共和国侵权责任法》第二条、第三条、第十五条、《中华人民共和国商标法实施条例》第六十三条、第七十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十九条之规定，判决如下：一、被告大连市新华书店于本判决发生法律效力之日起停止销售侵犯原告大不列颠百科全书有限公司第326471号“大英”商标的书籍《大英青少年百科全书》。二、被告新蕾出版社（天津）有限公司于本判决发生法律效力之日起停止出版和发行侵犯原告大不列颠百科全书有限公司第326471号“大英”商标的书籍《大英青少年百科全书》。三、被告新蕾出版社（天津）有限公司于本判决发生法律效力之日起三十日内销毁库存的侵权书籍《大英青少年百科全书》。四、被告新蕾出版社（天津）有限公司于本判决发生法律效力之日起三十日内赔偿原告大不列颠百科全书有限公司经济损失11万元。五、被告新蕾出版社（天津）有限公司于本判决发生法律效力之日起三十日内赔偿原告大不列颠百科全书有限公司为制止本案侵权行为所支付的合理开支143111元。六、驳回原告大不列颠百科全书有限公司对被告大连市新华书店的其他诉讼请求。七、驳回原告大不列颠百科全书有限公司对被告新蕾出版社（天津）有限公司的其他诉讼请求。上述具有给付内容的款项若逾期给付，则按《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费47500元，由原告大不列颠百科全书有限公司承担30000元，被告新蕾出版社（天津）有限公司承担17500元（诉讼费原告已预付，由被告在支付原告上述款项时一并支付）。如不服本判决，原告大不列颠百科全书有限公司可在判决书送达之日起三十日内、被告新蕾出版社（天津）有限公司和大连市新华书店可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于辽宁省高级人民法院。审 判 长  薛 辉审 判 员  贾春雨代理审判员  付盈盈二〇一五年十月十日书 记 员  白 玫