北京市西城区人民法院
民 事 判 决 书
2015年西民（知）初字第16554号
原告山东德衡律师事务所，住所地山东省青岛市延安三路***号海航万邦*号楼**层。
法定代表人胡明，主任。
委托代理人王海军，北京德和衡律师事务所律师。
委托代理人王晓，北京德和衡律师事务所律师。
被告北京德恒律治知识产权代理有限公司，住所地北京市西城区阜成门外大街22号一幢1602-2。
法定代表人章社杲，董事长。
委托代理人罗铭君，北京德恒律师事务所律师。
原告山东德衡律师事务所（以下简称山东德衡律所）与被告北京德恒律治知识产权代理有限公司（以下简称北京德恒律治公司）侵害商标权纠纷一案，本院于2015年6月1日受理后，依法组成合议庭，于2015年7月7日公开开庭进行了审理。原告山东德衡律所委托代理人王海军，被告北京德恒律治公司委托代理人罗铭君到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告山东德衡律所诉称：德衡律师集团事务所于2003年8月20日向商标局申请注册“德衡DEHENG”商标，商标局于2005年12月28日公告核准注册该商标，指定服务项目为法律服务。后德衡律师集团事务所更名为山东德衡律师事务所，并依法向商标局将上述商标的注册人予以变更。上述商标被依法授权后，德衡律师集团事务所以及更名后的山东德衡律师事务所均持续使用了商标，该商标在核定使用服务项目上具有较高的影响力。被告作为法律服务提供者将“DeHeng”作为商标标识大量使用在其宣传册和网站上，并且还使用原告商标中英文显著部分注册相关域名（dehengip.com），造成相关公众混淆误认，属于侵犯原告注册商标专用权的行为。故原告诉至法院，请求判令：一、被告停止在宣传册和网站（www.dehengip.com）中使用“DeHeng”标识，即被告停止侵犯原告第3681101号“德衡DEHENG”商标专用权的行为；二、被告停止使用域名“dehengip.com”；三、被告在全国性法制类报纸醒目位置刊载判决书全文以消除影响；四、被告因商标侵权赔偿原告经济损失人民币20万元；五、被告承担公证费、律师费、差旅费等合理支出1万元；六、被告承担本案诉讼费用。
被告北京德恒律治公司辩称：首先，被告北京德恒律治公司使用德恒的中英文有合法来源，来自北京德恒律师事务所特别授权；其次，被告域名也有合法来源，且对域名的使用客观上也不会造成混淆，不会侵害原告涉案商标专用权，故原告提起本案诉讼没有法律依据和事实依据，依法应当予以驳回。
经审理查明：
经审理查明：2005年12月28日，山东德衡律师事务所获准注册第3681101号“德衡DEHENG”商标，核定服务项目为第42类的法律服务，注册有效期限为2005年12月28日至2015年12月27日。
2014年2月7日，北京德恒律师事务所获准注册第11448100号“DEHENG”商标，核定服务商品（第16类）为：印刷纸(包括胶版纸、新闻纸、书刊用纸、证券纸、凹版纸、凸版纸);活页封面小册子;目录册;信封(文具);印刷品;手册;书籍印刷出版物;期刊。注册有效期限为2014年2月7日至2024年2月6日。
2012年2月9日，被告北京德恒律治公司与案外人北京德恒律师事务所签署《商标使用许可合同》，案外人北京德恒律师事务所以独占许可的形式授权被告北京德恒律治公司使用第11448100号“DEHENG”注册商标（第16类）。许可使用的期限自2012年2月9日起至商标权有效期截止日。
2014年8月21日，北京德恒律师事务所获准注册第11448099号“DEHENG”商标，核定服务商品（第35类）为：广告;特许经营的商业管理;替他人采购(替其他企业购买商品或服务);人事管理咨询;在计算机档案中进行数据检索(替他人);审计。注册有效期限为2014年8月21日至2024年8月20日。
2012年2月9日，被告北京德恒律治公司与案外人北京德恒律师事务所签署《商标使用许可合同》，案外人北京德恒律师事务所以独占许可的形式授权被告北京德恒律治公司使用第11448099号“DEHENG”注册商标（第35类）。许可使用的期限自2012年2月9日起至商标权有效期截止日。
2015年5月14日，北京德恒律师事务所获准注册第11448097号“DEHENG”商标，核定服务商品（第41类）为：培训;讲课;实际培训(示范);安排和组织学术讨论会;安排和组织会议;安排和组织大会;安排和组织专家讨论会;安排和组织专题研讨会;安排和组织培训班;文字出版(广告宣传材料除外)。注册有效期限为2015年5月14日至2024年5月13日。
2012年2月9日，被告北京德恒律治公司与案外人北京德恒律师事务所签署《商标使用许可合同》，案外人北京德恒律师事务所以独占许可的形式授权被告北京德恒律治公司使用第11448097号“DEHENG”注册商标（第41类）。许可使用的期限自2012年2月9日起至商标权有效期截止日。
2012年2月9日，被告北京德恒律治公司与案外人北京德恒律师事务所签署《域名使用许可合同》，案外人北京德恒律师事务所以许可的形式授权被告北京德恒律治公司使用域名：http//:www.dehengip.com。许可使用的期限自2012年2月9日起至2032年2月8日止。
2012年2月9日，被告北京德恒律治公司与案外人北京德恒律师事务所签署《德恒与DEHENG商号权许可协议》，被告北京德恒律治公司从案外人北京德恒律师事务所处获得一项非独家、不可转让且免收特许权使用费的使用“德恒”和“DEHENG”商号权的许可。
2012年2月29日，被告北京德恒律治公司成立，经营范围：专利代理、商标代理、版权代理；经济信息咨询；技术咨询、服务、转让。
2013年12月7日，中国知识产权法学研究会在北京举办的“知识产权法律应用高层论坛”。会上案外人北京德恒律师事务所发放了北京德恒律治公司出具的一份“德恒知识产权宣传册”，宣传册封面右上角为标明北京德恒律师事务所前身中国律师事务中心的图形标记，该宣传册封面右上角有“德恒知识产权”和“DeHengIntellectualPropertyLaw”字样，其中英文名称位于中文名称之下。封面中部有“DeHengIntellectualPropertyLaw”字样，其中“DeHeng”相对“IntellectualPropertyLaw”较大；内文内页下角均出现“DeHengIntellectualPropertyLaw”英文字样。该宣传册封底标有“德恒律师事务所（德恒法律集团）”、“德恒律治知识产权代理有限公司”及相应地址、邮编、电话等信息。
2013年3月19日，北京市方圆公证处出具（2013）京方圆内经证字第03554号公证书，公证书载明：1、打开浏览器，在地址栏输入网址“www.dehenglaw.com”，按回车键进入对应页面，截屏见页码1；2、点击上一步所示页面中的“德恒专商”链接，进入对应页面，截屏见页码2；3、点击上一步所示页面中的“专业领域”链接，进入对应页面，截屏见页码3-4；4、点击上一步所示页面中的“专业团队”链接，进入对应页面，截屏见页码5，依次点击直至页码32。其中页码1截屏，显示截面左上方有一图形标识及标有“德恒律师事务所”中文字样，其中文下方标有英文“DeHengLawOffices”字样，中央位置为一黑色长方形底衬，上书“德行天下恒信自然”，围绕该中心上下分为“关于德恒、专业服务、专业人员、最新信息、德恒专商、德恒论坛、社会责任、联系德恒”九个子栏目，多处出现“德恒”字样及D德恒。页码2截屏，显示截面左上方有一图形标识及标有“德恒知识产权”中文字样，其中文下方标有英文“DeHengIntellectualProperty”字样，中央位置为一黑色长方形底衬，上书“提供一流的知识产权法律服务”，围绕该中心上下分为“专业领域、专业团队、学术研究、德恒新闻、法律法规、文件下载、加入德恒、联系我们”八个子栏目，亦多处出现“德恒”字样及D德恒。
2015年6月15日，原告山东德衡律所向北京市方圆公证处申请对被告北京德恒律治公司网站中使用山东德衡商标的情况进行证据保全。北京市方圆公证处于2015年6月15日出具（2015）方圆内经证字第21662号公证书，公证书载明：1、打开浏览器，在地址栏输入网址www.dehengip.com，进入对应页面，截图见页码1；2、点击上一步所示页面中的“专业领域”按键，进入对应页面，截屏见页码2-3；3、点击上一步所示页面中左侧列表的“商标业务”按键，进入对应页面，截屏见页码4；4、点击上一步所示页面中左侧列表的“知识产权诉讼业务”按键，进入对应页面，截屏见页码5，5、点击上一步所示页面中左侧列表的“其它知识产权法律服务”按键，进入对应页面，截屏见页码6-7；6、点击上一步所示页面中的“专业团队”按键，进入对应页面，截屏见页码8；7、点击上一步所示页面中的“章社杲”按键，进入对应页面，截屏见页码9-11；8、返回步骤6所示页面，点击本页中的“李伟”，进入对应页面，截屏见页码12-14；9、点击上一步所示页面中的“德恒新闻”按键，进入对应页面，截屏见页码15；10、点击上一步所示页面中的“加入德恒”按键，进入对应页面，截屏见页码16；11、点击上一步所示页面中的“联系我们”按键，进入对应页面，截屏见页码17-18；12、点击上一步所示页面中的“关于德恒”按键，进入对应页面，截屏见页码19-20；13、点击上一步所示页面中左侧列表的“组织结构”按键，进入对应页面，截屏见页码21-23；14、点击上一步所示页面中左侧列表的“我们的服务”按键，进入对应页面，截屏见页码24。其中页码1、2、4、5、6、8、9、12、15、16、17、19、21、24截屏显示界面左上方有一图形标识及标有“德恒知识产权”中文字样，其中文下方标有英文“DeHengIntellectualProperty”字样。
2015年6月15日，原告山东德衡律所向北京市方圆公证处支付公证费1020元。
2015年6月30日，北京中科三方网络技术有限公司出具《域名转让证明》，证明dehengip.com原始注册人为：北京德恒律师事务所，注册时间为2007年4月10日。于2013年11月11日转让给被告北京德恒律治公司，通过北京中科三方网络技术有限公司进行变更处理，北京中科三方网络技术有限公司为域名dehengip.com的注册商。
（2014）二中民终字第4390号民事判决书中认定案外人北京德恒律师事务所对“deheng”享有在先名称权。
（2014）京知民终字第153号民事判决书中认定案外人北京德恒律师事务所对“DeHeng”享有在先名称权。
上述事实，有被告北京德恒律治公司营业执照、第3681101号“德恒DEHENG”商标注册证、《德恒与DEHENG商号权许可协议》、第11448100号“DEHENG”商标注册证、第11448099号“DEHENG”商标注册证、第11448097号“DEHENG”商标注册证、《商标使用许可合同》、《域名使用许可合同》、宣传册、（2015）方圆内经证字第21662号公证书、公证费发票、《域名转让证明》、（2014）二中民终字第4390号民事判决书、（2014）京知民终字第153号民事判决书以及当事人陈述等在案佐证。
本院认为：原告山东德衡律师事务所申请并核准注册的第3681101号“德衡DEHENG”商标，受法律保护，他人未经商标注册人许可，不得在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或近似的商标。
案外人北京德恒律师事务所散发“德恒知识产权宣传册”的行为，不能和被告北京德恒律治公司出具这一宣传册的行为混同，故原告要求本院对被告出具这一宣传册中使用“DeHeng”的情形进行评判，于法有据；有关2013年3月19日，网站（www.dehengip.com）上使用“DeHeng”的情形，虽然原告主张2012年2月9日，被告北京德恒律治公司已以被许可的形式从案外人北京德恒律师事务所处获得授权使用该域名，但无法证明被告为该网站的实际控制人。而案外人北京德恒律师事务所于2013年11月11日将dehengip.com转让给被告北京德恒律治公司，并通过北京中科三方网络技术有限公司进行变更处理的事实，说明在此之前案外人北京德恒律师事务所负责该网站业务，与本案被告无涉。但对于此后2015年6月15日被告北京德恒律治公司在该网站中使用“DeHeng”的情形本院将给予评判。
被告北京德恒律治公司在宣传册和涉案网页中均存在使用“德恒知识产权”和“DeHengIntellectualPropertyLaw”字样的情形，其中对于服务提供主体识别最具关键意义的应当是“德恒”和“DeHeng”；而宣传册封面中部的“DeHeng”相对“IntellectualPropertyLaw”较大，明显属于突出使用“DeHeng”。原告享有专用权的第3681101号“德衡DEHENG”商标中对服务提供主体识别最具意义的是“德衡”和“Deheng”。故被告在宣传册和涉案网页中使用“Deheng”字样会使消费者对相关服务的提供者产生混淆。被告北京德恒律治公司在涉案网站及宣传册中使用“Deheng”字样已落入原告注册商标专用权的保护范围，被告是否存在合理抗辩就决定着其是否侵犯原告依法享有的注册商标专用权。
虽然案外人北京德恒律师事务所通过合同的方式许可被告使用其拥有商标权的“DEHENG”注册商标，但被告北京德恒律治公司在宣传册和涉案网页中对“DeHeng”字样的使用，均不在案外人北京德恒律师事务所许可的注册商标核定使用范围之内。
生效判决认定案外人北京德恒律师事务所对中文“德恒”及英文“DeHeng”均享有在先名称权，案外人北京德恒律师事务所亦通过合同的方式许可被告使用其拥有商号权的“DEHENG”。但需要指出的是，这一在先权利只是一项消极权利，不能转让或许可他人使用。允许在先权利人超出原使用范围，明显有悖于在先权利对注册商标的防御性质，与商标注册制度设计不符。这一在先权利只是在先使用人对抗商标注册人禁止权的一个手段，仅能保证其在原有范围内继续使用之。
在先名称权的使用主体必须是创造这一权利的主体，这是一项始终和创造主体紧密相连的权利，在先名称权只能和产生它的主体一起转让或继承。我国商标立法是为了加强商标管理，保护商标专用权，促使生产、经营者保证商品和服务质量，维护商标信誉。这体现在给予注册商标强保护和维护注册商标在国内市场使用上的统一性。如果允许在先名称权进行转让或者许可让人使用，客观上将会使这一权利的范围和边界延伸扩大，从而进入与其相对的注册商标专用权的范围内，使相关消费者产生混淆。
本案中被告北京德恒律治公司通过合同许可的方式获得“DeHeng”字样的在先名称权使用，使其跨越法律规定的“原使用范围”，无形中架空了原告山东德衡律所享有的注册商标专用权，造成对原告注册商标专用权的侵害，故被告北京德恒律治公司关于其使用“DeHeng”来源于案外人北京德恒律师事务所的特别授权的辩论意见，本院不予采信。
另被告北京德恒律治公司的全称为“北京德恒律治知识产权代理有限公司”，其中起主要识别作用的部分是“德恒律治”，对应的英文名称或拼音也应为“DEHENGLVZHI”，被告北京德恒律治公司在涉案网页和宣传页中单独使用“DeHeng”不具有合理性。
被告北京德恒律治公司辩称其主营业务是专利和商标，原告没有开展此类业务，也不具有这方面的从业资格，所以不会产生业务上的混淆。本院认为被告并未举证证明原告没有开展此类业务，商标专有权利人是否在相关核定服务类别实际开展服务，并不影响其行使注册商标专用权。而被告在其主营业务中使用“DeHeng”，侵占和压缩了原告通过商标注册所划定的专有权范围，并使相关消费者对利用“DeHeng”提供专利和商标服务的主体产生误认和混淆。对被告的此项辩论意见本院不予采信。
原告主张被告北京德恒律治公司所有的域名dehengip.com构成对其第3681101号“德衡DEHENG”商标专用权的侵犯。本院认为注册商标专用权和对域名所享有的合法权益分属于独立的民事权利，拥有注册商标专用权并不等于当然拥有了将其注册为域名的独占权，并基于注册商标专用权而拥有域名禁用权。本案中，被告北京德恒律治公司将“dehengip”作为域名使用的行为是否构成商标侵权，应充分考量以下几点：首先，单就域名本身而言，“dehengip”和“DEHENG”相较，其中有“ip”明确区别于“DEHENG”，并不能因字母数量的多寡而推定“deheng”属于域名的主要部分，而“ip”属于域名的次要部分，并由此断定被告的“dehengip”域名或其主要部分和原告注册商标相同或相似，足以造成相关公众的误认；其次，被告是通过合法受让的方式从案外人北京德恒律师事务所处获得涉案域名；最后，原告并无证据证明被告存在使用涉案域名，故意造成与原告提供服务混淆，或要约高价出售、出租或者以其他方式转让该域名获取不正当利益，不使用或不准备使用以有意阻碍原告注册该域名的主观恶意。故原告要求被告停止使用域名dehengip.com的主张，本院不予支持。需要补充说明的是，被告北京德恒律治公司使用.com顶级域名，并不妨碍原告现在和将来使用其他级别的域名合法开展网络经营活动，在域名领域未来可能导致的相关公众混淆，可以交给相关公众和包括双方当事人在内的市场主体在公平竞争的市场经济环境中加以解决。
故被告北京德恒律治公司在涉案网站及宣传册中使用“DeHeng”字样的抗辩理由不成立，其侵犯了原告依法享有的注册商标专用权，应当承担停止侵权、赔偿损失的法律责任。关于赔偿的具体数额，由于以现有证据无法确定原告的实际损失抑或被告的违法所得，故本院将综合考虑侵权行为的性质、后果等因素酌情确定。原告提供公证费发票以证明合理支出，但另案中已处理过，故本院不再支持。注册商标专用权系财产性权利，故对于商标侵权行为不适用赔礼道歉，原告的相关诉讼请求没有法律依据，本院亦不予支持。
综上，依据《中华人民共和国商标法》第五十七条第二款、五十九条第三款、《最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条、第五条之规定，判决如下：
一、被告北京德恒律治知识产权代理有限公司停止使用带有“DeHeng”字样的宣传册；
二、被告北京德恒律治知识产权代理有限公司删除www.dehengip.com网页中使用的“DeHeng”字样；
三、被告北京德恒律治知识产权代理有限公司赔偿原告山东德衡律师事务所经济损失五万元；
四、驳回原告山东德衡律师事务所的其他诉讼请求。
如果被告北京德恒律治知识产权代理有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费4450元，由原告山东德衡律师事务所负担2000元（已缴纳），由被告北京德恒律治知识产权代理有限公司负担2450（于本判决生效之日起七日内交纳）。
如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，同时按照不服判决部分的上诉请求数额，交纳上诉案件受理费，上诉于北京知识产权法院。如在上诉期满后七日内未交纳上诉案件受理费，按自动撤回上诉处理。
审 判 长 闻汉东
人民陪审员 果振敏
人民陪审员 丛 蕾
二〇一五年十月十九日
书 记 员 郭子沫