浙江省高级人民法院
民 事 判 决 书
（2010）浙知终字第110号
上诉人（原审被告、原审反诉原告）杭州华兴印染有限公司。
法定代表人张文花。
委托代理人（特别授权代理）杜军。
委托代理人贾鸳鸯。
被上诉人（原审原告、原审反诉被告）钟惠根。
委托代理人（特别授权代理）翟中平。
委托代理人（特别授权代理）汤海荣。
上诉人杭州华兴印染有限公司（以下简称华兴公司）因实用新型专利实施许可合同纠纷一案，不服浙江省杭州市中级人民法院（2009）浙杭知初字第65号民事判决，向本院提起上诉。本院于2010年6月30日立案受理后，依法组成合议庭，并于同年7月16日、8月12日分别公开开庭进行了审理。上诉人华兴公司的委托代理人杜军、贾鸳鸯，被上诉人钟惠根及其委托代理人汤海荣到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原判认定：钟惠根于2007年2月6日向国家知识产权局申请了“金浆印花布”的实用新型专利，并于2008年2月20日获得专利授权，专利号为ZL20072000××××.5，目前专利有效。该专利的权利要求为：“1.一种金浆印花布，它包括布料，其特征是：布料中的印花位置由布料、底层和金浆花色层构成，底层位于布料的印花位置上，金浆花色层位于底层上。2.根据权利要求1所述的金浆印花布，其特征是：布料为绒类面料或家纺面料。3.根据权利要求1所述的金浆印花布，其特征是：底层为具有弹性的柔软层。4.根据权利要求3所述的金浆印花布，其特征是：底层为高弹浆。”钟惠根于2008年3月18日函告华兴公司，表明其享有涉案专利，希望华兴公司停止制造、销售与涉案专利结构相同的专利产品。同年8月21日，钟惠根与华兴公司签订专利权许可授权协议书一份，载明：“钟惠根同意华兴公司使用其专利的时间为2008年8月20日至2009年8月19日，专利许可形式为普通许可，许可金额为人民币70万元，许可费的支付方式为一次性支付，如一方违约，则双倍赔偿另一方违约金计140万元”。华兴公司于同年8月21日出具欠条一份，载明：“今欠钟惠根同志专利许可授权费计：叁拾伍万元整人民币，归还时间为08年9月15日前”。钟惠根于2009年3月7日在涉案专利无效审查程序中向国家专利复审委员会提交了权利要求书修改替换页，删除了授权公告文本的权利要求1－2，修改后的权利要求1－2相当于授权公告文本的权利要求3－4。修改后的权利要求书如下：“1.一种金浆印花布，它包括布料，其特征是：布料中的印花位置由布料、底层和金浆花色层构成，底层为具有弹性的柔软层且位于布料的印花位置上，金浆花色层位于底层上。2.根据权利要求1所述的金浆印花布，其特征是：底层为高弹层”。国家专利复审委员会对于涉案专利于同年4月21日作出第13320号决定：“在专利复审委员会于2009年3月10日收到的专利权人于2009年3月7日提交的权利要求第1－2项的基础上，维持第200720003301.5号实用新型专利权有效”。后，国家专利复审委员会对于涉案专利于同年12月22日又作出第14350号决定：“在第13320号无效宣告请求审查决定宣告维持有效的权利要求1－2的基础上维持第200720003301.5号实用新型专利权有效。即，在专利权人于2009年3月7日提交的修改的权利要求第1－2项的基础上，维持本专利权有效。”由于华兴公司未全付许可费用，且经钟惠根多次催要仍然拒付，钟惠根遂于2009年2月24日向原审法院起诉，请求判令：1.华兴公司支付所欠专利权许可授权费计人民币35万元；2.华兴公司支付逾期许可费所产生的违约金人民币140万元；3.本案诉讼费用由华兴公司承担。华兴公司认为其在钟惠根的高额赔偿威胁下签订了实用新型专利实施许可合同，且根据《检索报告》显示，该专利并不具备新颖性和创造性，没有相应的商业价值，涉案合同应当予以解除，遂于同年4月20日向原审法院提起反诉，请求判令：1.解除双方签订的《专利权许可授权协议书》；2.钟惠根返还华兴公司已经支付的费用35万元；3.钟惠根承担反诉案的全部诉讼费用。
原审法院审理后认为：钟惠根拥有的专利号为ZL20072000××××.5的“金浆印花布”实用新型专利权在有效期限内，且钟惠根已履行了缴纳专利年费的义务，该专利为有效专利，应受国家法律的保护。针对钟惠根的诉讼请求和华兴公司的反诉请求，原审法院认为，首先，华兴公司没有证据证明其因为受胁迫签订了许可协议，故该许可协议系双方真实意思表示，对许可协议及借条的真实性、合法性予以确认。其次，涉案专利在无效宣告程序中确经钟惠根的主动修改，删除了权利要求2，将权利要求1、3合并，缩小了专利的原权利保护范围，但是华兴公司在庭审中明确许可协议的内容已经包含了修改前后的权利要求内容，因此该种修改并不影响其获得的整体技术方案，华兴公司理应依约为其获得的专利技术方案支付相应的对价。故，对钟惠根的诉请予以支持，对华兴公司解除协议，返还许可费的主张不予支持。关于钟惠根所主张的双倍违约金，由于其未能证明因华兴公司违约所造成的实际损失，依据双方协议的约定，根据华兴公司在庭审中的认可，原审法院酌情调整华兴公司支付给钟惠根违约金人民币14万元。综上，依照《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第十二条、第四十七条，《中华人民共和国合同法》第一百一十八条，原审法院于2010年5月12日判决：一、华兴公司于判决生效之日起十日内支付给钟惠根专利许可费人民币35万元、违约金人民币14万元，共计人民币49万元。二、驳回钟惠根的其他诉讼请求。三、驳回华兴公司的诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费20550元，由钟惠根负担7398元，华兴公司负担13152元，本诉财产保全费5000元，由华兴公司负担；反诉案件受理费3275元，由华兴公司负担。
宣判后，华兴公司不服，向本院提起上诉称：根据《检索报告》显示，涉案专利并不具有新颖性和创造性，不符合专利法的三性要求；钟惠根在签订合同时没有说明其对同一技术方案同时申请了发明专利和实用新型专利，而只将实用新型专利进行许可，是一种欺诈行为；由于钟惠根在许可期限内主动修改了涉案专利的权利要求，缩小了专利权的原权利保护范围，致使合同目的不能实现，合同应该予以解除并返还已支付的许可费35万元，即使履行该协议，理应减少许可使用费。综上，请求二审法院撤销原判，驳回钟惠根的诉讼请求，解除其与钟惠根签订的《专利权许可授权协议书》，判令钟惠根返还其已支付的费用35万元，并承担一、二审的上诉费用。
钟惠根答辩称：涉案专利虽被提出两次无效宣告请求，但是国家专利复审委均维持涉案专利有效，涉案专利符合专利法三性要求；涉案实用新型专利许可合同是双方在完全自愿的前提下达成的，不存在索偿威胁；同一技术方案的发明专利已经因未缴费而自动放弃，不影响涉案专利的有效性，不存在欺诈行为。请求二审法院驳回上诉，维持原判。
在二审庭审中，双方当事人均没有提供新的证据。本院二审查明的事实与原判认定的一致。综合华兴公司的上诉理由和钟惠根的答辩意见，本院认为本案二审的争议焦点是：一、涉案《专利权许可授权协议书》的法律效力；二、华兴公司关于解除《专利权许可授权协议书》的上诉主张是否成立；三、双方当事人的民事责任承担。针对前述争议焦点，本院认定如下：
关于争议焦点一
《审查指南》（2006版）第四部分第三章第2.2条第三款的规定，在无效宣告程序中，专利权人针对请求人提出的无效宣告请求主动缩小专利权保护范围且相应的修改已被专利复审委员会接受的，视为专利权人承认大于该保护范围的权利要求自始不符合专利法及其实施细则的有关规定，并且承认请求人对该权利要求的无效宣告请求，从而免去请求人对宣告该权利要求无效这一主张的举证责任。
经查，国家知识产权局专利复审委员会出具的第13320号无效宣告请求审查决定在钟惠根删除了涉案专利授权公告文本中的权利要求1-2，保留权利要求3-4，并将权利要求3-4重新编号为权利要求1-2的基础上，维持涉案专利有效。该委第14350号无效宣告请求审查决定进一步明确第13320号无效宣告请求决定已宣告涉案专利授权公告的权利要求1-2无效，在修改后的权利要求1-2基础上，维持涉案专利有效。
《中华人民共和国合同法》第三百四十四条规定，专利实施许可合同只在该专利权的存续期间内有效。专利权有效期限届满或者专利权被宣布无效的，专利权人不得就该专利与他人订立专利实施许可合同。涉案合同项下的专利方案，由于被删除的授权公告文本的权利要求1-2被视作自始不符合专利法及其实施细则的有关规定，因此，涉案专利实施许可合同涉及授权公告文本的权利要求1-2的实施许可部分内容应归于无效。但是，涉及授权公告文本的权利要求3-4即修改后的权利要求1-2亦在涉案合同实施许可的权利内容之中，由于该部分专利权内容仍被维持有效，根据《中华人民共和国合同法》第五十六条关于“合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。”的规定，仍应认定为有效。
关于争议焦点二
本院认为，钟惠根就同一个发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利符合《中华人民共和国专利法》第九条之规定；其先获得实用新型专利权后，对后获得的发明专利权以不缴年费的方式放弃发明专利亦符合《中华人民共和国专利法》的相关规定；华兴公司既没有证据证明钟惠根在与其签订合同时即知道其专利权会被宣告部分无效，并存在欺诈和胁迫行为，也没有证据证明合同的基本目的因专利权权利要求的部分修改而落空，故华兴公司要求解除合同并不符合《中华人民共和国合同法》第九十四条之规定，本院不予支持。
关于争议焦点三
（一）关于涉案合同无效部分的民事责任承担。根据《中华人民共和国专利法》第四十七条第二款规定，宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。本案中，涉案专利权虽然被宣告部分无效，但对合同已经履行的部分依据前述规定已不再具有追溯力，故华兴公司要求钟惠根返还已支付的许可费用35万元的请求，本院不予支持。
（二）关于合同有效部分的民事责任承担。虽然华兴公司在一审庭审中明确涉案合同的内容已经包含了修改前后的权利要求内容，权利要求的修改也不影响其获得的整体技术方案。但本案系专利实施许可合同，许可方应当负有在合同有效期内维持专利权有效的义务。由于钟惠根在无效宣告程序中主动删除了授权公告文本的权利要求1-2，华兴公司被许可的涉案专利权的权利保护范围缩小的事实客观存在。华兴公司基于前述事实提出的减少许可使用费的上诉理由成立，本院予以支持。在华兴公司已经支付了35万元的情形下，可无需再向钟惠根支付剩余的专利实施许可费用。钟惠根基于合同全部有效而要求华兴公司支付剩余专利实施许可费和支付违约金的诉讼请求缺乏事实和法律依据，本院不予支持。
综上，原判认定事实清楚，但适用法律错误，实体处理不当，应予纠正。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（二）项，《中华人民共和国合同法》第三百四十四条、第五十六条，《中华人民共和国专利法》第四十七条第二款之规定，判决如下：
一、撤销浙江省杭州市中级人民法院（2009）浙杭知初字第65号民事判决；
二、驳回钟惠根的本诉请求；
三、驳回杭州华兴印染有限公司的反诉请求。
一审本诉案件受理费20550元由钟惠根负担，一审反诉案件受理费3275元由杭州华兴印染有限公司负担，二审案件受理费12200元由钟惠根负担7117元，由杭州华兴印染有限公司负担5083元。
本判决为终审判决。
审 判 长 周平
代理审判员 陈宇
代理审判员 何琼
二〇一〇年九月十七日
书 记 员 李臻