北京知识产权法院
行 政 判 决 书
（2017）京73行初5529号
原告张威。
委托代理人陆刚，湖南智术律师事务所律师。
委托代理人刘长江，湖南智术律师事务所律师。
被告国家工商行政管理总局商标评审委员会，住所地北京市西城区茶马南街1号。
法定代表人赵刚，主任。
委托代理人陈思，国家工商行政管理总局商标评审委员会审查员。
第三人上海风炫动漫传媒股份有限公司，住所地中国（上海）自由贸易试验区崂山路332号5幢-B11。
法定代表人闫华，董事长。
委托代理人陈绍玲，上海市协力律师事务所律师。
委托代理人尹腊梅，上海市协力律师事务所律师。
原告张威因商标权无效宣告请求行政纠纷一案，不服被告国家工商行政管理总局商标评审委员会（以下简称商标评审委员会）于2017年6月16日作出的商评字[2017]第70954号《关于第11998573号“斗罗大陆”商标无效宣告请求裁定书》（以下简称被诉裁定），于法定期限内向本院提起行政诉讼。本院于2017年7月25日立案后，依法组成合议庭，并通知上海风炫动漫传媒股份有限公司（以下简称风炫动漫公司）作为本案第三人参加诉讼。本院于2017年9月21日对本案公开开庭进行了审理，原告张威的委托代理人陆刚、刘长江，被告商标评审委员会的委托代理人陈思，第三人风炫动漫公司的委托代理人陈绍玲、尹腊梅到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
被诉裁定系被告商标评审委员会针对张威就第11998573号“斗罗大陆”商标（以下简称诉争商标）提出的无效宣告请求而作出的。商标评审委员会在被诉裁定中认为：一、《中华人民共和国商标法》（以下简称商标法）第三十二条所指的“在先权利”不仅包括现行法律已明确规定的在先法定权利如姓名权、著作权等，也包括《中华人民共和国民法通则》和其他法律规定的应予保护的合法权益。本案中，张威主张在先著作权以及知名商品特有名称权。首先，《中华人民共和国著作权法》所称作品是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果。其次，著作权登记证书可作为申请人证明其享有在先著作权的初步证据。本案中，证据9《作品登记证书》所显示登记内容为“斗罗大陆”小说作品，可以证明张威对《斗罗大陆》小说享有著作权，但不能证明张威对诉争商标标识享有在先著作权。据此，诉争商标的注册未损害张威的在先著作权。知名商品特有的名称，是指知名商品独有的与通用名称有显著区别的商品名称。本案中，张威提交的证据不足以证明其“斗罗大陆”名称在诉争商标核定使用商品“连环漫画书、明信片”等相同或类似商品上构成知名商品的特有名称。据此，张威该项主张缺乏事实依据，诉争商标的注册申请未构成商标法第三十二条规定的损害他人知名商品特有名称权。商标法第三十二条规定的“以不正当手段抢注他人已经使用并有一定影响的商标”是指商标申请注册人在明知或者应知某一商标是他人在先使用并在市场上具有一定影响的情况下，在相同或类似商品及服务上抢先注册了该商标或与该商标相同或近似商标的行为。认定一个商标是否有一定影响，应考虑该商标使用时间、广告宣传及在市场上的影响等因素。本案中，张威提交的在案证据不足以证明在诉争商标申请日之前张威将“斗罗大陆”作为商标使用在“连环漫画书”等相同或类似商品上在相关公众中具有一定影响力。因此，诉争商标未构成商标法第三十二条规定“以不正当手段抢注他人已经使用并有一定影响的商标”的情形。二、商标法第十五条第二款规定的情形是指，在诉争商标申请日前，申请人与他人具有代理或代表关系以外的其他法律关系，从而能够使诉争商标申请人知悉他人商标的存在，并在同一种或者类似商品上抢先注册与他人在先使用但未注册商标相同或近似的商标。同时，该条款需以他人商标在先已实际使用为要件。本案中，张威提交的全部在案证据仅能证明张威将“斗罗大陆”作为小说作品标题加以使用，而不足以证明其将“斗罗大陆”文字作为商标在诉争商标申请日之前已实际使用。综上所述，张威提交的在案证据不足以证明在诉争商标申请日之前其已在与诉争商标核定使用商品相同或者类似的商品上在先使用了与诉争商标相同或近似的商标。因此，诉争商标的注册未构成商标法第十五条第二款规定的情形。三、本案中，张威提交的证据不足以证明诉争商标具有有害社会道德风尚或者妨害社会公共秩序的情形，故诉争商标注册未构成商标法第十条第一款第（八）项规定的情形。综上，商标评审委员会依照商标法第四十四条第三款、第四十五条第二款和第四十六条的规定，裁定：诉争商标予以维持。
原告张威诉称：一、被告未对《斗罗大陆》小说及作品名称在诉争商标的申请日之前已具有较高知名度的事实予以认定，未对原告主张的在先权益予以支持，适用法律不当。《斗罗大陆》是原告（笔名：唐家三少）于2008年创作完成的一部玄幻小说。原告凭借《斗罗大陆》问鼎2007-2012年间网络作家富豪榜的榜首，并于2011年11月当选为中国作家协会全国委员会委员。原告认为，《斗罗大陆》小说在诉争商标注册申请日之前已具有较大的知名度，该作品名称可以构成在先权益，且该作品名称已经具备区分商品来源的作用，构成知名商品特有名称，故原告以《斗罗大陆》作品名称主张在先权利，符合商标法第三十二条、《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十八条、第二十二条第二款的规定。二、在诉争商标注册申请日之前，原告委托案外人出版了《斗罗大陆》及《斗罗大陆第二部绝世唐门》图书，在已出版图书的正面、侧面均在显著位置突出、放大使用“斗罗大陆”文字。并且，原告还分别将《斗罗大陆》的漫画改编权许可给本案第三人，将《斗罗大陆第二部绝世唐门》的漫画改编权许可给案外人，被许可人在其出版的相关漫画图书的显著位置亦突出、放大使用了“斗罗大陆”文字。“斗罗大陆”在图书或漫画图书上的使用方式起到了区分商品来源的作用，应视为商标性使用。被告对此未予认可，进而认定诉争商标未构成商标法第十五条第二款规定的情形，属于认定事实错误，适用法律不当。三、被告在审理其他涉及“斗罗大陆”商标无效宣告请求案时，认定“斗罗大陆”为知名作品名称，属于可以保护的在先权益，但在本案中却未予认定，前后审查标准不统一，适用法律错误。综上，原告请求法院判决撤销被诉裁定，并判令被告重新作出裁定。
被告商标评审委员会辩称：被诉裁定作出程序合法、定性准确、适用法律得当，请求法院判决驳回原告的诉讼请求。
第三人风炫动漫公司述称：一、第三人对原告关于涉案作品及其名称构成在先权益的主张不予认可。根据《中华人民共和国反不正当竞争法》第五条第（二）项、《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第二条的规定，原告关于涉案作品名称属于知名商品特有名称的主张于法无据，与事实不符。原告对“斗罗大陆”文字的使用不是商标法意义上的商标性使用。二、对原告关于第三人实施特定关系人抢注行为的主张不予认可。原告对“斗罗大陆”文字的使用无法构成商标性使用，不会产生商标法第十五条第二款保护的未注册商标，第三人可以抢注的对象不存在。三、对原告关于第三人侵犯其享有的其他在先权益的主张不予认可。根据原告与第三人于2009年8月14日签订的《著作权转让协议》，第三人“有权自主决定对改编后的漫画作品及其中各种商业化元素进行任何形式的市场运作”。第三人经原告授权使用“斗罗大陆”文字并在各种场合对“斗罗大陆”文字的商标性使用，符合双方合同约定。且原告的现有证据不足以证明其作品名称具有较高知名度，第三人经原告许可使用“斗罗大陆”文字，不构成对消费者的误导，不违反相关司法解释的规定。四、第三人对诉争商标的注册使用行为合法正当。第三人对“斗罗大陆”文字的商标申请和利用符合双方约定。第三人注册的诉争商标具有较高显著性，与原告主张权利的“斗罗大陆”文字有明显的区别。综上，第三人对诉争商标的注册使用行为合法正当，法院应当判决驳回原告的诉讼请求。
本院经审理查明：
诉争商标为第11998573号“斗罗大陆”商标，该商标申请日为2013年1月5日，后于2015年12月14日获准注册，核定使用在第16类连环漫画书、书籍、印刷出版物、海报、杂志（期刊）、笔记本或绘图本、明信片、日历（年历）、文件夹（办公用品）、影集等商品上，专用期限至2024年6月20日。现商标注册人为风炫动漫公司。
2016年3月15日，张威针对诉争商标向商标评审委员会提出无效宣告请求，其主要理由是：一、诉争商标“斗罗大陆”系张威创作的《斗罗大陆》系列小说的名称，该名称完整表达了作者的思想、感情，向公众传递了丰富的信息，并且具有独创性，充分体现了作者个人的独创性智慧。依照著作权法原理，该名称应受著作权法保护。风炫动漫公司将该名称注册为商标使用侵害了张威的在先著作权，违反了商标法第三十二条的规定。二、“斗罗大陆”系作品名称，但张威已通过特殊使用方式使其成为具有区分商品及服务来源功能的标识，具有较强的显著性，故“斗罗大陆”实际属于商标法意义上的使用，并已具有一定影响。风炫动漫公司将其注册为商标的行为违反了商标法第三十二条和第十五条第二款的规定。三、“斗罗大陆”经张威在多领域的开发使用，已在相关公众中建立了较高的知名度，该知名度系张威投入大量智力劳动及资本获得的，由此带来的商业机会应由张威享有。风炫动漫公司经业务合作之途径将“斗罗大陆”注册为商标系对张威合法权利的侵害。四、“斗罗大陆”已构成知名商品的特有名称，属于商标法没有特别规定的在先权利以外的其他民事权利或权益，风炫动漫公司将该名称注册为商标既构成对张威知名商品特有名称的侵害，也违反了《商标审查标准》的相关规定。
在行政程序中，张威向商标评审委员会提交了以下主要证据：
1．中国作家协会、北京作家协会、北京市文学艺术界联合会出具的证明文件，以及张威有关获奖情况等，用以证明张威的基本情况及在行业中具有较高知名度；
2．《白金作者作品协议》，用以证明张威与案外人签订《斗罗大陆》小说发表协议的情况；
3．《斗罗大陆》小说首次在“起点中文网”上发表的截图，用以证明《斗罗大陆》小说首次发表时间（2008年12月14日），先于风炫动漫公司使用；
4、《斗罗大陆》小说点击率与推荐数截图，用以证明《斗罗大陆》小说具有较高知名度；
5．《斗罗大陆》小说1-14册封面与版权页，用以证明《斗罗大陆》小说出版时间（2009年5月），先于风炫动漫公司使用；
6．《斗罗大陆第二部绝世唐门》小说起点中文网截图，用以证明其发表时间（2012年11月12日），先于风炫动漫公司使用；
7．《斗罗大陆第二部绝世唐门》小说点击率与推荐数截图，用以证明《斗罗大陆》系列小说具有较高知名度；
8．《斗罗大陆第二部绝世唐门》小说1-26册封面与版权，用以证明“斗罗大陆”商标在先并持续使用；
9．国家版权局颁发的两份《作品登记证书》,其中一份登记证书记载：登记日期为2016年2月17日，作品名称为斗罗大陆，作者及著作权人为张威（笔名：唐家三少），首次发表日期为2008年12月14日；另一份登记证书记载：登记日期为2016年2月17日，作品名称为斗罗大陆II绝世唐门，作者及著作权人为张威，首次发表日期为2012年11月13日，均用以证明张威创作与发表《斗罗大陆》系列小说的时间；
10．《斗罗大陆外传神界传说》小说起点中文网截图，用以证明该作品于2015年3月30日已发表，“斗罗大陆”商标持续使用；
11．《斗罗大陆外传神界传说》小说点击率与推荐数截图，用以证明《斗罗大陆》小说具有较高知名度；
12．《斗罗大陆外传神界传说》封面与版权，用以证明该作品于2015年6月已出版，“斗罗大陆”商标持续使用；
13．《漫画改编合作及出版运营协议书》，用以证明“斗罗大陆”商标在漫画商品上的商标性使用；
14．《<斗罗大陆>电视剧改编及摄制权许可合同》，用以证明“斗罗大陆”商标在电视剧商品上的商标性使用；
15．“斗罗大陆”网页游戏截图，用以证明“斗罗大陆”商标在网游商品上的商标性使用；
16．“斗罗大陆外传神界传说”手机游戏截图，用以证明“斗罗大陆”商标在手游商品上的商标性使用；
17．张威与风炫动漫公司于2009年8月14日签订的《著作权转让协议》，其中涉及《斗罗大陆》文字作品改编为漫画的改编权转让事宜，用以证明张威与风炫动漫公司有业务往来关系。
2017年6月16日，商标评审委员会作出被诉裁定。
在本案审理过程中，张威向本院提交了以下主要证据：
1．《斗罗大陆》作品登记证书；
2．《斗罗大陆II绝世唐门》作品登记证书。
证据1、2用以证明张威先后于2008年和2012年完成文字作品《斗罗大陆》和《斗罗大陆II绝世唐门》。
3．国家图书馆科技查新中心依据“斗罗大陆”为检索词在报纸、期刊中相关报道的检索情况出具的《检索报告》；
4．湖南省长沙市麓山公证处出具的（2017）湘长麓证民字第6275号公证书，其中涉及“斗罗大陆”网络报道检索情况；
5．起点中文网关于斗罗大陆作品信息的网页打印件；
6．《斗罗大陆》图书扉页；
7．湖南少年儿童出版社有限责任公司出具的关于《斗罗大陆第二部绝世唐门》系列图书出版情况的《证明》，其中记载“该套图书共26册，至2013年1月，共出版发行了第1册和第2册。上述两册图书，每册的印刷数量为32万册”；
8．湖南天闻新华印务有限公司出具的《证明》；
9．中国作家协会创作联络部出具的证明。
证据3-9用以证明诉争商标申请日前，《斗罗大陆》作品名称已具有极高知名度，已成为知名商品的特有名称，构成依法应受保护的在先权益。
10．《斗罗大陆》图书封面；
11．《斗罗大陆》漫画封面；
12．《著作权转让协议》；
13．《斗罗大陆II绝世唐门》图书封面。
证据10-13用以证明诉争商标申请日前，“斗罗大陆”已作为商标被张威、被授权人突出使用在书籍、漫画等商品上，风炫动漫公司同张威存在业务往来关系，其在相同、类似商品项目上申请注册诉争商标违反商标法第十五条的规定。
14．被诉裁定；
15．北京大神圈文化科技有限公司在第13144003号“斗罗大陆”商标无效案中提交的证据材料；
16．关于第13144021号“斗罗大陆”商标无效宣告请求裁定书。
证据14-16用以证明商标评审委员会在作出被诉裁定前，就相同案件事实与请求的情况下，认定“斗罗大陆”属于法律保护的在先权益，而本案中却未认定“斗罗大陆”为知名商品的特有名称，前后标准不一。
在本案审理过程中，商标评审委员会向本院提交了以下主要证据：
1．诉争商标档案，用以证明该商标申请日期、商标图样、指定使用商品等情况；
2．张威和风炫动漫公司在行政程序中提交的商标无效宣告申请书及证据，用以证明被诉裁定系针对张威申请的事实、理由和请求评审。
在本案审理过程中，风炫动漫公司向本院提交了以下主要证据：
1．张威与风炫动漫公司于2009年8月14日签订的《著作权转让协议》，其中涉及《斗罗大陆》文字作品改编为漫画的改编权转让事宜，还记载有：“乙方（即：风炫动漫公司）享有并独立行使改编后的漫画作品的著作权，乙方有权自主决定对改编后的漫画作品以及其中各种商业化元素进行任何形式的市场运作”，用以证明风炫动漫公司自张威处取得《斗罗大陆》文字作品的著作权，以及对该作品中的商业化元素进行市场运作的权利，故风炫动漫公司注册取得诉争商标的行为合法。
2．《斗罗大陆》漫画及其著作权登记证书，该漫画作品获文化部、国家新闻出版广电总局、教育部、工业和信息化部、商务部共同颁发的“中国文化艺术政府奖第二届动漫奖”的证明及报道，该漫画作品获2013年“国家动漫品牌建设和保护计划”、网络传播及网络销售情况等，用以证明风炫动漫公司依法传播《斗罗大陆》漫画，其享有版权的《斗罗大陆》漫画及“斗罗大陆”标识具有较高的知名度，在行业、市场及消费者中均具有较高影响力。
在本案开庭审理过程中，张威明确表示其主张的法律依据为商标法第三十二条关于“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定以及商标法第十五条第二款，放弃对商标法第三十二条关于“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定的主张。
上述事实，有诉争商标档案、张威向商标评审委员会提交的无效宣告申请材料、各方当事人向本院提交的证据以及当事人陈述等在案佐证。
本院认为：
根据各方当事人的诉辩主张，本案争议焦点在于：诉争商标的注册是否违反商标法第三十二条关于“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定，以及是否违反商标法第十五条第二款的规定。
一、诉争商标的注册是否违反商标法第三十二条关于“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定
根据商标法第三十二条的规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利。
《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十八条规定：“商标法第三十二条规定的在先权利，包括当事人在诉争商标申请日之前享有的民事权利或者其他应予保护的合法权益。诉争商标核准注册时在先权利已不存在的，不影响诉争商标的注册。”第二十二条第二款规定：“对于著作权保护期限内的作品，如果作品名称、作品中的角色名称等具有较高知名度，将其作为商标使用在相关商品上容易导致相关公众误认为其经过权利人的许可或者与权利人存在特定联系，当事人以此主张构成在先权益的，人民法院予以支持。”
本案中，首先，现有证据表明，文字作品《斗罗大陆》和《斗罗大陆II绝世唐门》的作者是张威，且发表日均在诉争商标注册申请日之前。其次，为证明作品名称“斗罗大陆”在诉争商标申请日之前的知名度，原告在行政程序中提交了有关作家协会等出具的证明文件及获奖证书、《斗罗大陆》《斗罗大陆第二部绝世唐门》的小说点击率与推荐数截图等证据，原告在本案审理过程中向本院提交了国家图书馆科技查新中心出具的《检索报告》、报纸和期刊中有关“斗罗大陆”的报道、起点中文网关于斗罗大陆作品信息的网页打印件、《斗罗大陆》图书扉页、有关出版机构出具的证明文件等证据。结合各方证据和主张，本院认定在案证据足以证明在诉争商标申请日之前，原告及其作品名称“斗罗大陆”已具有较高知名度，本案第三人将“斗罗大陆”申请注册为商标，并使用在书籍、印刷出版物等商品上，容易导致相关公众认为诉争商标使用的商品与原告存在特定联系，致使原告的利益可能受到损害，原告以此主张构成知名商品的特有名称等在先权益，依法应予支持。据此，诉争商标的注册违反商标法第三十二条关于“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定，被告相关认定错误，依法应予纠正。
第三人主张，原告与第三人于2009年8月14日签订的《著作权转让协议》第三条第二款第（二）项约定，“乙方享有并独立行使改编后的漫画作品的著作权，乙方有权自主决定对改编后的漫画作品以及其中各种商业化元素进行任何形式的市场运作”，协议中的乙方即本案第三人，涉及的作品为《斗罗大陆》，故其注册取得诉争商标的行为合法。对此，本院认为，虽然该协议约定第三人有权自主决定对改编后的漫画作品以及其中各种商业化元素进行任何形式的市场运作，但是，双方在协议中并未明确约定原告许可第三人可以以其自己的名义申请注册诉争商标，第三人自行注册取得诉争商标，于法无据。故第三人上述主张，缺乏事实和法律依据，本院不予支持。
二、诉争商标的注册是否违反商标法第十五条第二款的规定
根据商标法第十五条第二款的规定，就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似，申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在，该他人提出异议的，不予注册。
本案中，原告主张在诉争商标申请日前，其授权案外人在已经出版发行的《斗罗大陆》等图书上突出、放大标注“斗罗大陆”文字的使用方式为商标性使用，随后还将《斗罗大陆》的漫画改编权许可给本案第三人，故诉争商标的注册违反商标法第十五条第二款的规定。对此，本院认为，根据原告提供的《斗罗大陆》图书封面、《斗罗大陆》漫画封面、《斗罗大陆II绝世唐门》图书封面等证据可见，上述在图书上突出、放大标注“斗罗大陆”的使用方式，均是将“斗罗大陆”作为作品名称或作品名称的一部分，不具有识别商品来源的作用，故本院认定在案证据尚不足以证明原告在诉争商标申请日前已经将“斗罗大陆”文字作为商标在书籍等商品上实际使用。原告上述主张，缺乏事实和法律依据，本院不予支持。
综上，被告作出被诉裁定的主要证据不足，适用法律错误，依法应予撤销。鉴于原告在本案审理过程中提交了并非被告作出被诉裁定依据的新证据，而该部分证据影响了本案认定结论，故本案受理费应由原告承担。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第（一）项、第（二）项之规定，本院判决如下：
一、撤销国家工商行政管理总局商标评审委员会于二○一七年六月十六日作出的商评字[2017]第70954号《关于第11998573号“斗罗大陆”商标无效宣告请求裁定；
二、国家工商行政管理总局商标评审委员会针对张威就第11998573号“斗罗大陆”商标提出的无效宣告请求重新作出裁定。
案件受理费一百元，由原告张威负担（已交纳）。
如不服本判决，各方当事人可于本判决书送达之日起十五内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提交副本，同时交纳上诉案件受理费一百元，上诉于北京市高级人民法院。
审 判 长 陈 勇
人民陪审员 郭艳芹
人民陪审员 窦玉莲
二〇一八年四月二十三日
法官 助理 李 哲
书 记 员 王丹妮