南京铁路运输法院
民 事 判 决 书
（2016）苏8602民初281号
原告青岛源木雅居商贸有限公司。
法定代表人王亚奇。
委托代理人鲁军，北京德和衡（南京）律师事务所律师。
被告南京北标知识产权代理有限公司。
法定代表人杜郑。
委托代理人袁庭虎。
原告青岛源木雅居商贸有限公司（以下简称源木雅居公司）诉被告南京北标知识产权代理有限公司（以下简称南京北标公司）商标代理合同纠纷一案，本院于2016年4月8日立案受理后，依法适用简易程序于2016年5月13日进行了公开开庭审理。原告源木雅居公司的法定代表人王亚奇、委托代理人鲁军，被告南京北标公司的委托代理人袁庭虎到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告源木雅居公司诉称，其因业务推广需要遂于2014年2月与被告接洽，并于当月14日与被告签订了《知识产权代理服务协议》（以下简称商标注册协议），委托被告对原告申请的“莱克星顿”商标提供专业顾问服务与注册申请代理。在原告告知被告“莱克星顿”在广东有近似品牌“莱克斯顿”的情况下，被告答复单一品类难注册，但全品项注册是受保护的，且原告支付了“绿色通道”费用就肯定能够注册成功，如不成功全额退还代理费。基于对被告专业能力和承诺的信任，原告自2014年2月14日起，围绕“莱克星顿”商标全面筹备国内市场，投入了大量人力物力。2015年2月，原告收到“莱克星顿”商标驳回通知书，其理由为：与广东达威投资管理有限公司在类似商品上注册的“莱克斯顿”商标近似，且“莱克星顿”为美国独立战争打响第一枪的地方，为公众知晓的外国地名，不得作为商标使用。其后，原告委托被告申请复审，2015年11月11日收到驳回复审决定书。该决定书的驳回理由与商标驳回通知书的驳回理由基本相同。
原告认为，被告作为有偿委托合同的受托人，在处理委托事务时，理应尽到必要的注意义务。被告为增加收费而虚构所谓全类申请加绿色通道收费可以规避商标近似风险的说法，且对“莱克星顿”为公众知晓的外国地名这一商标法明确禁止申请注册商标的法律风险未进行任何提示。被告的行为侵害了原告的合法权益，故诉至法院，请求判令被告：1、向原告退还代理费61500元（包含绿色通道、LOGO设计、EIP监测、律师费等）；2、赔偿原告经济损失139500元（包括商标注册费36000元、复审费3500元、品牌筹备费用10万元）；3、承担本案诉讼费用。庭审中，原告认为其提出本案诉讼请求的基础是要求被告承担违约责任而非要求解除涉案合同。
被告南京北标公司辩称，被告已经全面履行了合同约定的义务，并不存在违约行为，故请求法院驳回原告的诉讼请求。
本院经审理查明：
原告源木雅居公司成立于2013年9月，经营范围为一般经营项目，包括批发：针纺织用品，家具，家居饰品，床上用品，窗帘，佛具用品，日用百货，陶瓷工艺品，家用电器，服装鞋帽，体育用品，香薰器皿；注册资本50万元。被告南京北标公司成立于2013年1月，经营范围包括：知识产权代理，集成电路布图设计代理服务，企业管理咨询，企业策划、设计，公关礼仪服务，市场调查，会议服务，承办展览展示活动，互联网技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，投资管理，企业资产管理；注册资本10万元。
2014年2月14日，原告源木雅居公司作为甲方与被告南京北标公司作为乙方签订了涉案商标注册协议，该协议主要条款及其约定内容为：第一条、第二条约定，甲方委托乙方办理“莱克星顿”商标注册事宜，甲方向乙方支付该商标全类注册、绿色通道、常年顾问服务费用共计102500元，优惠后价格为97500元；第三条第6项约定，在甲方足额付款并且提供材料正确、完整的情况下，乙方保证领到“注册申请受理通知书”，如因乙方过错导致委托商标申请被商标局不予受理，乙方退还所有费用；第三条第10项约定，任何一方对本合同手写部分，都应承担其真实有效性的法律后果，手写部分需经双方盖章、签名及审核确认后方开始生效；补充条款约定，乙方免费为甲方设计logo,直到甲方满意为止，乙方就该协议另附价格表，如因乙方原因导致商标注册不成功，乙方退还全额代理费。上述协议所附价格表记载的应收费项目为官费36000元，代理费（绿色通道、LOGO设计、EIP监测、律师）66500元，总计102500元；上述费用中代理费优惠后实收61500元，故实收费用总额为97500元。上述协议签订后原告按约向被告支付了合同约定金额97500元。
2014年12月9日，国家工商行政管理总局商标局（以下简称国家商标局）对原告申请日期为2014年2月26日的系列“莱克星顿”商标注册申请分别作出了商标驳回通知书，其理由为：1、该系列商标与他人已注册的“莱克斯顿”文字商标或文字图形组合商标、“莱克丹顿”文字商标、“莱克星敦”文字图形组合商标等分别构成类似商品上的近似商标；2、“莱克星顿”是美国独立战争打响第一枪的地方，为公众知晓的外国地名，不得作为商标使用。其中，针对原告申请号为14076259的“莱克星顿”商标注册申请，国家商标局所作出的商标驳回通知书，引证了案外人吴昌庚已初步审定公告的申请注册在18类上的第12930696号“莱克丹顿”文字商标、案外人列克星敦股份公司已注册在18类上的第10309112号“莱克星敦”文字图形组合商标、案外人广东达威投资管理有限公司已注册在18类上的第5117276号、第3096834号“莱克斯顿”文字商标及文字图形组合商标。上述4个商标中，第5117276号“莱克斯顿”文字商标的注册申请日期为2006年1月13日，公告日期为2009年10月14日，第10309112号“莱克星敦”文字图形组合商标的注册申请日期为2011年12月15日，公告日期为2013年2月21日。
上述系列“莱克星顿”商标注册申请被国家商标局驳回后，原告源木雅居公司作为甲方与被告南京北标公司作为乙方于2015年1月9日签订了一份《知识产权代理服务协议》（以下简称商标复审协议）。该协议第一条、第二条约定，甲方委托乙方办理在第20类申请注册的“莱克星顿”商标的驳回复审事宜，甲方就该事宜向乙方支付常年顾问服务费3500元。其后，被告就第14076432号“莱克星顿”商标向国家商标局商标评审委员会申请复审。商标评审委员会于2015年9月17日作出商评字[2015]第0000063272号驳回复审决定书，以与国家商标局基本相同的理由驳回了原告对该商标的注册申请。
另查明，2005年、2011年、2013年其他案外主体曾就“莱克星顿”商标在第20类商品上申请过商标注册，但都被国家商标局驳回。
庭审中，原被告双方对被告方确曾帮助原告就涉案商标进行过LOGO设计，但因原告对被告的LOGO设计不满意而最终自行设计完成并向被告提交商标LOGO这一事实不持异议。原告还称，其是在被告所推荐的几个商标中选择了“莱克星顿”商标，其曾就“莱克斯顿”商标已被他人注册是否会导致涉案“莱克星顿”商标的注册申请存在风险询问过被告业务员，被告业务员答复可以注册。被告对原告的上述意见不予认可，并称根据其公司规定一般不会给客户推荐商标，“莱克星顿”商标是由原告自行选定并最终自行设计后向被告提供；关于其他案外主体“莱克星顿”商标注册申请曾经被驳回的案例，被告应该告知过原告，但无法向法庭提交相关证据。
上述事实，有《知识产权代理服务协议》两份、“莱克星顿”商标申报价格表一份、商标注册费系列发票及汇款凭证、系列商标驳回通知书及相应引证商标、案外人“莱克星顿”商标申请被驳回的案例、原被告双方的工商登记资料以及当事人陈述等在案佐证。
原告源木雅居公司还向法庭提交了其法定代表人王亚奇与被告业务员之间的对话录音两份、王亚奇向被告业务员发送的邮件两份，用以证明被告存在未尽涉案商标注册风险提示义务及其他重大过失。鉴于原被告双方对涉案合同的合法有效性不持异议，而双方合同并未约定相关业务员的任何言语表达即可具有相应的合同效力，且无法证明被告业务员的对话内容即是被告自身的真实意思表示，故本院对该证据的证明目的不予认可。
为了证明因被告违约行为给原告造成的损失，原告源木雅居公司还向法庭提交了其自称为针对涉案“莱克星顿”商标进行业务筹备所花费的各项费用证据。被告以相关证据的形式要件不全、与常理不符、无原件等为由对该组证据的真实性不予认可。
本案争议的焦点在于，被告是否存在原告所诉称的违约行为，是否需要承担退还代理费及赔偿损失的民事责任。
本院认为：
签订涉案商标注册协议与商标复审协议是原被告双方的真实意思表示，尽管原告方认为被告在签订商标注册协议时存在虚构收费项目、多收商标代理费用的情形，但其对涉案合同的整体有效性未持异议，故当上述两份协议并不违反法律规定、亦不损害公共利益及他人合法权益时，整体上应属合法有效，双方均应按照该两份协议的约定行使权利、履行义务。
从商标注册协议约定内容来看，当因被告原因而导致涉案商标注册申请不被受理时被告应向原告全额退还所收合同款项，当因被告原因而导致涉案商标注册申请不成功时，被告应当向原告全额退还商标代理费。从该合同的实际履行情况来看，原告已按约完全履行了合同义务，被告也已及时提起涉案商标注册申请并领到了注册申请受理通知书，故单就商标注册协议的约定而言，原告已不再享有要求被告全额退还所收取费用的权利。至于商标注册协议约定的全额退还商标代理费的条件是否成就主要取决于涉案商标注册申请不成功的原因是否可以完全归咎于被告。从商标复审协议约定内容及其履行情况来看，原被告双方均已依约履行各自义务。
综上，仅从涉案两份协议的约定及其履行情况来看，原告仅能在商标注册协议约定的代理费范围内根据被告的过错程度要求被告退还相应的款项。然而，商标代理合同具有其自身的特殊性，其权利义务除了形成于合同当事人的约定外，还产生于相关的法律规定。
根据商标法的相关规定，当委托人申请注册的商标可能存在商标法规定的不得注册情形时，商标代理机构应当明确告知委托人。故此，尽管涉案两份协议并未就上述法律规定内容作出约定，但当本案原告申请注册的“莱克星顿”商标确实符合上述法律条款所规定的情形时，不能因为涉案合同对此未作约定而当然免除被告向原告明确告知相关事项的义务。当因被告违反这一告知义务而对涉案合同的正常履行产生一定的不利影响时，其应当承担相应的违约责任。
本案中，合同约定的申请注册商标为“莱克星顿”，其是美国独立战争打响第一枪的地方，相关公众对此有所知晓，以“莱克星顿”文字作为商标申请注册确实存在商标法所规定的“可能存在本法规定不得注册”的情形，被告作为专业的商标代理机构，在“莱克星顿”商标申请已有驳回先例的情况下，对在与已被驳回的“莱克星顿”商标同类商品上进行“莱克星顿”商标申请注册的风险应当知晓，对在与已被驳回的“莱克星顿”商标不同类别的商品上申请注册的风险应当具备相应的判断能力，并有义务向原告明确告知上述应当知晓或应当有所判断的风险，以便及时确认原告是否自愿承担继续以该商标申请注册的风险。从本案现有证据来看，尚无证据证明被告已尽到了法律所规定的向原告明确告知相关风险的义务。非但如此，被告还通过在商标注册协议中设定“绿色通道”收费项目而又未对该收费项目作出明确说明的方式误导原告对被告办理涉案商标注册申请事宜之能力及可能结果的判断。从涉案合同的实际履行情况来看，被告也未能采取有效措施对上述风险加以规避，从而导致了涉案合同正常履行的障碍，在没有证据证明原告即使在被告明确告知其涉案商标申请注册风险后仍无法动摇其继续以涉案商标申请注册之信心与决心的前提下，被告应当为此承担相应的违约责任。
在确定违约责任的大小时，应当根据涉案商标是否存在注册风险之判定的难易程度，商标注册代理机构、委托人对该风险的主观状态、相关合同的实际履行状况、是否存在一定的补救措施等情况综合判定。
就商标注册风险判定之难易程度而言，以商标注册代理机构的通常水平及能力，对涉案“莱克星顿”文字商标确实可能被认定为商标法第十条所规定的“公众知晓的外国地名”，从而存在不得作为商标使用的情形应当有所预见。但根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》的相关规定，对于公众知晓的外国地名，当有其他要素加入该商标，即有可能改变该商标中地名含义本身的显著性，从而使其不再成为商标法所规定的不得注册的商标。故对于本案中的“莱克星顿”商标，如果对其文字进行艺术化处理并附以图形等其他辨识性元素，从而弱化其地名含义，即有可能有效规避商标法所规定的禁止注册事由。涉案第10309112号“莱克星敦”文字图形组合商标在与本案“莱克星顿”商标存在几乎相同的注册风险—即“莱克星敦”商标的注册申请日期、公告日期均晚于他人核准注册于同一类的第5117277号“莱克斯顿”商标且“莱克星敦”与“莱克星顿”作为美国地名的音译并无实质性差异的情况下，“莱克星敦”商标能够获准注册这一事实也一定程度上印证了“莱克星顿”商标本身具有获准注册的潜在可能性，这一潜在可能性增加了被告对上述风险判定的难度。结合原被告双方在涉案“莱克星顿”商标注册申请中可能的主观状态、被告确已按照双方协议约定履行了部分合同义务、当将涉案“莱克星顿”商标的显著性部分加以修改完善后相关商标具有获准注册的潜在可能性等因素，不宜将涉案合同未全面履行的责任完全归咎于被告。
本案中，尽管原告认为其并非以解除涉案合同作为其行使本案诉讼请求权的基础，但从其诉讼请求的具体内容来看，实际上是在行使委托合同关系中当事人的任意解除，并据此要求被告承担相应的赔偿损失责任。故此，可以将其要求被告退还代理费的主张纳入相应的赔偿损失之中进行一并处理。在确定被告应当承担的赔偿损失范围时，涉案协议约定的代理费、商标注册费、复审费是原被告双方在订立涉案两份协议时即已明确约定的费用，且原告已向被告实际支付了该项费用，如因被告违约而导致涉案合同的解除，该项费用应当作为原告有权主张的损失；至于原告主张的品牌筹备费10万元，因原被告双方在订立涉案合同时并未就此作出约定，也无其他证据证明被告对该项费用有所预见或应当预见，故既使被告违约造成了原告的损失，该项费用也不应作为其中的组成部分。
据此，依照《中华人民共和国商标法》第十条第二款、第十九条第二款、《中华人民共和国合同法》第四百一十条、第四百零六条第一款、第一百零七条、第一百一十三条第一款之规定，判决如下：
一、被告南京北标知识产权代理有限公司于本判决生效之日起十日内向原告青岛源木雅居商贸有限公司退还代理费并赔偿经济损失合计80000元；
二、驳回原告青岛源木雅居商贸有限公司的其它诉讼请求。
如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费4315元，减半收取2157.5元，由原告青岛源木雅居商贸有限公司承担1298元，由被告南京北标知识产权代理有限公司承担859.5元，原告预交的应由被告承担的案件受理费在被告向原告支付赔偿款时一并支付。
如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于江苏省南京市中级人民法院。同时根据《诉讼费用交纳办法》的有关规定，向该院预交上诉案件受理费（汇往户名:江苏省南京市中级人民法院；开户行:中国工商银行南京市汉口路支行；账号:4301011329100245018）。
代理审判员 臧文刚
二〇一六年六月二十八日
书 记 员 张 静
附：相关的法律条文
一、《中华人民共和国商标法》
第十条……
县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，不得作为商标。但是，地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外；已经注册的使用地名的商标继续有效。
第十九条……
委托人申请注册的商标可能存在本法规定不得注册情形的，商标代理机构应当明确告知委托人。
……。
二、《中华人民共和国合同法》
第四百一十条委托人或者受托人可以随时解除委托合同。因解除合同给对方造成损失的，除不可归责于该当事人的事由以外，应当赔偿损失。
第四百零六条有偿的委托合同，因受托人的过错给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失。无偿的委托合同，因受托人的故意或者重大过失给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失。
……。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百一十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
……。