山东省高级人民法院
民 事 判 决 书
（2016）鲁民终2271号
上诉人（原审原告）：日照立德电子科技有限公司。住所地：山东省日照市山东路***号。
法定代表人：李业生，董事长。
委托诉讼代理人：粟晓南，国浩律师（北京）事务所律师。
委托诉讼代理人：岳倩倩，国浩律师（北京）事务所律师。
被上诉人（原审被告）：山东比特智能科技股份有限公司。住所地：山东省日照市日照北路*号（204国道西侧）。
法定代表人：曹现贵，董事长。
委托诉讼代理人：庄会花，山东弘圣律师事务所律师。
委托诉讼代理人：宋永丽，北京市百瑞（济南）律师事务所律师。
上诉人日照立德电子科技有限公司（以下简称立德公司）因与被上诉人山东比特智能科技股份有限公司（以下简称比特公司）因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷一案，不服山东省日照市中级人民法院（2016）鲁11民初98号民事判决，向本院提起上诉。本院于2016年10月24日立案后，依法组成合议庭，开庭进行了审理。上诉人立德公司的委托诉讼代理人粟晓南、岳倩倩，被上诉人比特公司的委托诉讼代理人庄会花、宋永丽到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
立德公司上诉请求：撤销一审判决，判令比特公司赔偿立德公司损失500万及合理支出10万元并消除影响，比特公司承担本案诉讼费用。事实和理由：一、一审判决不规范。1、一审判决未列证据。2、一审判决未归纳焦点问题。3、一审判决未提及立德公司所受损失。二、一审判决认定事实错误。1、一审判决对于比特公司提起涉案诉讼是否具有恶意认定错误。2010年10月比特公司已知道其商标被他人提出争议撤销申请，而2010年12月比特公司仍对立德公司提起商标侵权诉讼。一审判决认定比特公司2010年对立德公司提起商标侵权诉讼时，从商标申请到诉讼6年间无人对商标提出质疑不当。2、比特公司恶意明显，比特公司恶意抢注美国美爵信达公司商标的事实已经生效判决认定。三、一审判决适用法律错误。比特公司注册商标具有恶意，而其对立德公司提起商标侵权诉讼时，比特公司商标已被提出争议撤销申请，且立德公司与比特公司系同行业，又在同一地域，比特公司主观恶意明显。四、比特公司给立德公司造成巨大损失，理应赔偿。比特公司给立德公司造成直接经济损失120万元，此外，还造成巨大经营损失及维权合理支出损失。五、一审判决比特公司返还立德公司补偿款2万元超出立德公司的诉讼请求。
比特公司辩称，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。
立德公司向一审法院起诉请求：比特公司赔偿立德公司因遭受比特公司所提起的恶意知识产权诉讼而造成的损失500万元和合理支出10万元并消除影响，比特公司承担诉讼费用。
一审法院认定事实：立德公司成立于1997年7月，主要经营范围包括生产、销售（含批发）电话机、电子产品等，其主张2007年8月23日始与美国赛德公司合作，合作内容涉及TELEMATRIX品牌产品的开发、生产。
2006年3月28日，美国赛德公司兼并了美国公司TELEMATRIX，INC.（佛罗里达），其后使用TELEMATRIX作为企业名称，即TELEMATRIX,INC.（特拉华），后更名为美国美爵信达公司，其授权北京美爵信达科技有限公司（以下简称北京美爵信达公司）在中国独家代理销售、宣传TELEMATRIX酒店专用电话机产品。
美国赛德公司未兼并美国TELEMATRIX,INC及使用TELEMATRIX企业名称前与日澳公司（比特公司前身）之间（1998年2001年期间）有业务往来，但没有涉及本案涉案TELEMATRIX商标的产品。
兖矿集团山东比特电子公司于2004年11月12日申请注册TELEMATRIX商标，注册号为4359350号，2007年5月28日获得注册商标专用权，核定使用商品在国际分类第9类的“电话机”等商品上，后申请人、权利人均由兖矿集团山东比特电子公司变更为山东比特电子工业有限公司，后该公司更名为比特公司。
2010年12月6日，日照市工商行政管理局东港分局扣押了立德公司涉嫌侵犯比特公司注册商标专用权的电话机317箱、商标标识2364个、包装物160套，16日比特公司申请一审法院查封了立德公司所有的在青岛流亭机场海关扣押的电话机500台，23日比特公司起诉立德公司[案号（2011）日民三知初字第1号]，主张立德公司未经其许可，擅自在宣传网站、电话机、百度搜索引擎上发布广告等方面使用“TeleMatrix”商标，侵犯了其注册商标专用权，请求判令立德公司立即停止侵犯其“TELEMATRIX”注册商标专用权的行为，赔偿经济损失20万元，立德公司辩称其出口的产品系由美国TELEMATRIX公司定制，TELEMATRIX系该公司的名称，涉案话机使用的商标是“MARQUIS”，因此其未侵犯比特公司的注册商标专用权，且比特公司要求的赔偿数额过高，要求驳回比特公司的诉讼请求，后双方达成如下和解协议：一、立德公司不得在生产的产品、包装以及宣传材料等使用比特公司享有注册商标专用权的“TELEMATRIX”商标及字样。二、立德公司给予比特公司经济补偿2万元。三、比特公司允许立德公司出口日照市中级人民法院自流亭机场海关所扣押的500部电话机。四、比特公司同意日照市工商行政管理局东港分局解除对涉案货物的扣留（封存）[详见日东工商扣字（2010）第1117003号扣留（封存）财物通知书]，并允许出口该批话机，数量不得超过通知书所列明的话机数量。五、案件诉讼费用由比特公司负担。六、其他事项，双方互不追究。
2010年9月6日北京美爵信达公司针对争议商标向商标评审委员会（以下简称商评委）提出了争议申请，2013年7月22日商评委作出商评字（2013）第23303号裁定，认为比特公司“TELEMATRIX”商标的注册违反了《中华人民共和国商标法》（以下简称商标法）第三十一条的规定，撤销了争议注册商标。北京市第一中级人民法院及北京市高级人民法院对上述撤销行为均予以维持。
一审法院认为，因恶意提起知识产权诉讼，应判断行为人在主观方面是否明知其提起的商标侵权之诉及相关行为无法律和事实上的根据，以便通过诉讼行为达成不正当的目的。本案中，比特公司申请注册涉案商标并投入使用，其2004年申请、2007年获准注册直至2010年提起涉案诉讼时,在6年期间无人对其涉案商标提出质疑，其提起的诉讼及申请工商部门扣押涉案产品的行为，均在注册商标有效期间依据相关法律规定实施，不存在主观过错，亦符合法律规定。一审法院审理的（2011）日民三知初字第1号案件，当事人双方和解，比特公司不存在通过诉讼获取高额不正当利益等情形，立德公司以比特公司曾对其提起侵权诉讼及申请工商部门检查等行为主张其为因恶意提起知识产权诉讼不成立，虽然最终比特公司注册的商标被撤销，但据此不足以认定比特公司系恶意提起知识产权诉讼。
依据商标法第三十一条之规定注册商标被撤销，不必然导致赔偿的法律后果，是否应予赔偿，应以商标注册人注册涉案商标时的主观状态分析认定其行为能否构成恶意。首先从时间上看，比特公司注册涉案商标及取得涉案商标时，立德公司并不从事与涉案商标相关的业务，难以认定比特公司的注册行为对其构成恶意；其次比特公司于2001年前与美国赛德公司有过业务合作，并未涉及涉案商标，比特公司申请注册涉案商标时，涉案商标的境外权利人是美国TELEMATRIX公司并非比特公司与之有合作关系的美国赛德公司，其后美国赛德公司并购美国TELEMATRIX公司继而获得境外涉案商标权均在比特公司申请注册日期之后，立德公司拟证实比特公司通过与美国赛德公司合作知悉涉案商标，继而申请注册涉案商标，达成不正当的商业目的仅此及据此提起的合法诉讼行为分析，难以成立；再次商标的地域性并不排除同一商标在国内外存在不同权利人的情形，权利人依据在先使用权申请对涉案商标予以撤销，被撤销商标的注册商标专用权视为自始不存在，对其有效期间所发生的行为不具追溯力，立德公司要求比特公司赔偿没有依据；另外，我国商标法对申请注册商标采用申请在先原则，使用在先为补充，涉案商标的境外权利人未在我国申请注册涉案商标，比特公司申请在先，据此不必然构成商标申请人需进行赔偿意义上的恶意，且商评委裁定中载明，在依据商标法第三十一条之规定认定“‘有一定影响’程度上不宜过高，采用的是相对化的标准”，也即在撤销涉案商标案件审理过程中，重在保护在先使用人的权益，本案认定行为人的恶意应苛以更高的标准，同时能否达到一定影响实践中可能存在差异，只有在相关职能部门作出审查后方可认定，存在不确定性，由此导致涉案商标被撤销不足以认定比特公司的行为具有过错，即不应承担赔偿责任。同时亦不能因涉案商标的注册违反商标法第三十一条被撤销即反向推定行为人存在主观上的恶意，商标撤销案件中虽有“难谓善意”等表述均不足以作为认定比特公司构成恶意的依据。
综上，对立德公司的主张不采信，但根据公平原则，一审法院（2011）日民三知初字第1号案件的补偿款2万元，比特公司应予返还。根据《中华人民共和国民法通则》第四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第六十五条第一款之规定，判决：一、比特公司于判决生效后10日内返还立德公司补偿款2万元。二、驳回立德公司的其他诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费47500元，由立德公司负担47000元，比特公司负担500元。
本院二审期间，当事人围绕上诉请求依法提交了证据。本院组织当事人进行了证据交换和质证。立德公司为证明其主张提交以下证据：1、（2010）朝民初字第27079号案件开庭笔录一份；2、（2010）朝民初字第27079号案件北京美爵信达公司证据目录一份。证据1、2拟证明比特公司在起诉请求立德公司停止使用涉案商标前已明知涉案商标被提出撤销申请的事实。3、（2008）宜证民内字第213号、第1926号公证书各一份，拟证明比特公司在涉案商标注册后，仍在其网站上宣传TELEMATRIX为他人知名品牌。比特公司质证称，上述证据均为复印件，对真实性有异议，且上述证据不能证明比特公司2010年的起诉具有恶意，比特公司收到商评委关于涉案商标撤销申请通知书的发文日是2011年4月20日，在2010年起诉之后。本院认为，虽然证据1、2系复印件，但比特公司作为（2010）朝民初字第27079号案件当事人未能提交相反证据的情况下，对上述证据的真实性予以确认。虽然证据3是复印件，但该证据能与当事人均无异议的商标争议裁定书及行政判决书中的证据与事实相互印证，对该证据的真实性予以确认。
本院二审查明的事实与一审法院查明的事实一致。
本院认为，本案的焦点问题为比特公司有无恶意提起知识产权诉讼的行为及应如何承担民事责任。当事人以获取非法或不正当利益为目的而故意提起一个在事实上和法律上无根据之诉的行为即构成恶意诉讼。《中华人民共和国商标法实施条例》（以下简称实施条例）第三十六条规定，依照商标法第四十一条的规定撤销的注册商标，其商标专用权视为自始即不存在。有关撤销注册商标的决定或者裁定，对在撤销前人民法院作出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定，工商行政管理部门作出并已执行的商标侵权案件的处理决定，以及已经履行的商标转让或者使用许可合同，不具有追溯力；但是，因商标注册人恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。商标法第四十一条第二款规定，已经注册的商标，违反本法第十三条、第十五条、第十六条、第三十一条规定的，自商标注册之日起五年内，商标所有人或者利害关系人可以请求商评委裁定撤销该注册商标。商标法第三十一条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。本院认为，通过上述规定可以看出，实施条例但书条款后的恶意与注册商标时的恶意不是一个概念，否则没有必要再规定但书条款。一审判决关于“是否应予赔偿，应以商标注册人注册涉案商标时的主观状态分析认定其行为能否构成恶意”的认定不当，应予纠正。本案是因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷，虽然比特公司商标被商评委依据商标法第三十一条撤销，但是不必然导致能够认定2010年比特公司对立德公司提起商标侵权诉讼时具有恶意，还需具体分析。本案中，比特公司对立德公司提起商标侵权诉讼的时间是2010年12月23日，工商机关扣押立德公司涉嫌侵权商品的时间为2010年12月6日，此时，比特公司商标权仍在有效期内，虽然立德公司主张比特公司在之前与北京美爵信达公司的商标侵权诉讼中就已知道北京美爵信达公司已向商评委申请撤销比特公司商标，但立德公司的证据为北京美爵信达公司的单方陈述及其向商评委提交的争议申请书，并不是商评委官方的正式文书，而商评委给比特公司答辩通知书的发文时间为2011年4月20日，比特公司在2011年4月20日之后才收到商评委关于涉案商标被申请撤销的正式通知，商评委于2013年7月22日才作出裁定撤销涉案商标。所以，比特公司向立德公司提起诉讼或向工商机关申请采取扣押等措施时，比特公司商标权仍在有效期内，立德公司现有证据尚不足以证明比特公司当时已经知道其商标已被申请撤销及其商标将被商评委裁定撤销的事实，所以，立德公司该主张不能成立。立德公司还主张比特公司与其先后为美国赛德公司的代工商，而美国赛德公司系涉案商标的真正权利人，比特公司在恶意抢注涉案商标后，又对美国赛德公司的代工商提起诉讼主观上具有恶意。本院认为，比特公司的前身虽然在2001年之前与美国赛德公司有过业务往来，但当时未涉及到涉案商标TELEMATRIX，而美国赛德公司2006年才兼并美国公司TELEMATRIX,INC.（佛罗里达）并在之后更名为美国美爵信达公司，且立德公司主张其2007年才与美国赛德公司合作，立德公司亦未能提交证据证明比特公司在2010年提起商标侵权诉讼时知道立德公司系美国赛德公司的代工商，所以，综合上述事实，立德公司该主张亦不能成立。综上，本院认为，比特公司采取的上述措施不属于以获取非法或不正当利益为目的而故意提起一个在事实上和法律上无根据之诉的情形，比特公司当时的主观状态难谓恶意。所以，比特公司的行为不构成恶意提起知识产权诉讼，亦不必承担赔偿损失的责任。至于一审判决比特公司返还立德公司2万元补偿款的问题，本院认为，经查，一审中，立德公司主张比特公司给其造成的损失中包含该2万元补偿款；且一审法院根据公平原则判令比特公司返还立德公司2万元补偿款与比特公司没有恶意不承担赔偿责任并不矛盾，比特公司对一审判决该判项亦未提起上诉，所以，一审法院依据公平原则判令比特公司返还立德公司2万元补偿款并无不当。此外，关于立德公司主张的一审判决未列证据、未归纳焦点问题等不规范的情况亦对本案处理结果没有影响。
综上所述，上诉人立德公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，判决结果正确，应予维持。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费47500元，由日照立德电子科技有限公司负担。
本判决为终审判决。
审 判 长 于志涛
代理审判员 赵有芹
代理审判员 张金柱
二〇一七年一月十九日
书 记 员 石 青