中华人民共和国北京知识产权法院行 政 判 决 书（2019）京73行初10843号原告：桂林埃索技术有限公司，住所地中华人民共和国广西壮族自治区桂林市中山南路******。法定代表人：张正志，经理。（未到庭）委托诉讼代理人：徐飞，广西伏波律师事务所律师。（到庭）被告：中华人民共和国国家知识产权局，住所，住所地中华人民共和国北京市海淀区蓟门桥西土城路**div>法定代表人：申长雨，局长。（未到庭）委托诉讼代理人：杨建平，中华人民共和国国家知识产权局审查员。（到庭）第三人：米高梅公司，住所，住所地美利坚合众国加利福尼亚州贝弗利山庄贝弗利路**div>法定代表人：霍兰·坎贝尔，高级副总裁。委托诉讼代理人：客迎伏，北京如阳律师事务所律师。（未到庭）委托诉讼代理人：唐红兵，北京如阳律师事务所律师。（到庭）案由：商标权无效宣告请求行政纠纷被诉裁定：商评字[2016]第972777号重审第1406号关于第9403119号“埃索及图”商标（简称诉争商标）无效宣告请求裁定本院受理时间：2019年9月3日开庭审理时间：2020年1月16日被诉裁定认定：桂林埃索技术有限公司不服商评字[2016]第97277号关于第9403119号“埃索及图”商标无效宣告请求裁定（简称第97277号裁定），向中华人民共和国北京知识产权法院（简称北京知识产权法院）提起行政诉讼，北京知识产权法院作出（2017）京73行初字第141号行政判决书撤销第97277号裁定。被告重新组成合议组进行了审理，依据（2017）京73行初字第141号行政判决书，诉争商标与米高梅公司主张享有著作权的“雄狮标识”在狮子本身造型、狮子外部圆环、圆环下方飘带、飘带中间的图案等方面存在差异，未构成实质性相似，诉争商标的注册未侵犯米高梅公司对“雄狮标识”享有的在先著作权，因此诉争商标的注册未违反2014年《中华人民共和国商标法》（简称商标法）第三十二条“不得损害他人现有的在先权利”的规定。此外，诉争商标的注册未违反2014年商标法第九条第一款、第十条第一款第（八）项、第十三条、第三十条及第三十二条“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并具有一定影响的商标”的规定，但构成2014年商标法第四十四条第一款规定的以其他不正当手段取得注册的情形，诉争商标予以无效宣告。原告诉称：一、被告在其作出的商评字（2014）第31896号关于第9403119号“埃索及图”商标异议复审裁定书（简称第31896号裁定）中，就埃克森美孚公司提出的诉争商标的申请注册是否违反2001年商标法第四十一条第一款的规定进行了评述。米高梅公司在行政程序中主张的“诉争商标的申请注册违反2014年商标法第四十四条第一款规定”与埃克森美孚公司前述提出的异议复审申请理由相同，被诉裁定依据2014年商标法第四十四条第一款规定对诉争商标予以无效宣告，违反了2001年商标法第四十二条关于一事不再理的规定。二、被告审查员杨建平、张颖和翟延莉组成合议组，其作出的第97277号裁定被北京知识产权法院以（2017）京73行初141号行政判决撤销。根据《商标评审规则》第三十七条规定，原合议组成员杨建平、张颖与王倩组成合议组作出被诉裁定，违反回避原则，存在程序违法。三、原告在诉争商标的申请注册过程中亦未采取不正当手段，诉争商标的注册未违反2014年商标法第四十四条第一款的规定。另，被诉裁定还存在错误认定第三人正常经营、错误认定原告未提供诉争商标使用证据及渊源等情况。综上，请求法院依法撤销被诉裁定，并判令被告重新作出裁定。被告辩称：被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法，请求法院依法驳回原告的诉讼请求。第三人述称：被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法，请求法院依法驳回原告的诉讼请求。本院经审理查明:一、诉争商标1.注册人：原告2.注册号：94031193.申请日期：2011年4月28日4.注册公告日：2014年11月28日5.专用权期限至：2022年6月27日6.标识：7.核定使用商品（第11类）：电灯、汽车灯二、其他事实原告在行政程序中提交了如下主要证据：1.桂林埃索技术有限公司申请注册的系列商标档案信息；2.媒体关于米高梅公司破产的报道；3.相关行政裁定和司法判决等文书。第三人在行政程序中提交如下主要证据：1.米高梅公司的历史简介及宣传报道材料；2.米高梅公司申请注册的系列商标档案信息；3.相关行政裁定和司法判决等文书，包括中华人民共和国北京市高级人民法院于2017年12月25日作出的(2017)京行终3389号行政判决，其中载明，“桂林埃索技术有限公司在多个商品类别上申请注册了包含‘埃索’文字的商标，还申请了‘脑黄金’、‘蓝魔’、‘冷白金’等多个和他人知名商标相近似的标志。桂林埃索技术有限公司在的上述行为扰乱了正常的商标注册管理秩序，违反了公序良俗的原则，参照2014年商标法第四十四条第一款关于禁止以欺骗手段或者其他不正当手段取得商标注册的立法精神，诉争商标的申请注册不应予以核准注册”；4.桂林埃索技术有限公司申请注册的部分商标档案，包括第9391238号“蓝魔”商标、第11758573号“脑黄金”商标、第11758294号“冷白金”商标、第9391259号“威谷”商标、第9391248号“宝狮龙”商标等。原告在诉讼程序中提交了如下主要证据：1.相关行政裁定和司法判决等文书，包括第31896号裁定、被告审查员杨建平、张颖和翟延莉组成合议组作出的第97277号裁定等，其中第31896号裁定载明，“申请人（即埃克森美孚公司）认为被异议商标的申请注册违反2001年商标法第十条第一款第（七）项、第（八）项，第十五条及第四十一条第一款的主张，因缺乏事实依据，我委不予支持。”2.国作登字-2014-F-00125659号《作品登记证书》;3.中华人民共和国最高人民法院作出的（2018）最高法行申743号申请再审案件受理通知书，其中载明桂林埃索技术有限公司不服(2016)京行终5700号行政判决，申请再审，已立案审查。第三人在诉讼程序中提交了如下主要证据：1.深圳市蓝魔数码科技有限公司、上海黄金搭档生物科技有限公司、首诺新加坡私人有限公司和嘉兴宝仕龙集成家居有限公司的注册商标列表作为证据，用以证明桂林埃索技术有限公司具有抄袭和摹仿他人享有在先权利的知名商标或者标识的一贯恶意。2.相关行政裁定和司法判决等文书，包括中华人民共和国北京市高级人民法院于2017年7月10日作出的(2016)京行终5700号行政判决，其中载明，“本案中，埃索公司在多个商品类别上申请注册了包含“埃索”文字的商标，还申请了‘脑黄金’、‘蓝魔’、‘冷白金’等多个和他人知名商标相近似的标志。埃索公司的上述行为扰乱了正常的商标注册管理秩序，违反了公序良俗的原则，参照2001年商标法第四十一条第一款关于禁止以欺骗手段或者其他不正当手段取得商标注册的立法精神，被异议商标的申请注册不应予以核准注册。因此，美孚公司有关被异议商标违反2001年商标法第四十一条第一款规定的上诉理由成立，本院予以支持……撤销中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的商评字［2014］第31896号《关于第9403119号“埃索及图”商标异议复审裁定书》”。经查，原告在第1、2、3、4、7、9、11、12、17、19、21、37多个商品或服务类别上申请注册了第7131200号“ASOO及图”商标、第7940134号“ASOO及图”商标、第7131185号“埃索”商标、第7241548号“埃索”商标、第7241564号“埃索”商标、第7529520号“埃索”商标、第7940159号“埃索”商标、第7940137号“埃索”商标、第9945806号“埃索黄金眼”商标、第13203938号“埃索冷黄金”商标、第7241638号“ASOO”商标、第8004302号“ASOO”商标、第9403059号“埃索ASOO”商标、第9403085号“埃索ASOO”商标、第7241638号图形商标、第7241652号图形商标、第7529538号图形商标等多件商标，其中多件商标已在商标注册、撤销连续三年未使用、异议复审及无效宣告程序中被驳回注册申请、撤销注册、不予核准注册或宣告无效。以上事实，有商标档案、各方当事人在行政程序和诉讼程序中提交的证据及当事人陈述等在案佐证。本院认为：根据各方当事人的诉辩主张，本案的争议焦点在于：第一，第三人提出商标无效宣告请求申请，被告据此作出被诉裁定是否违反一事不再理原则；第二，诉争商标的注册申请是否违反2014年商标法第四十四条第一款的规定；第三，被告作出被诉裁定是否存在程序违法。第一，关于第三人提出商标无效宣告请求申请，被告据此作出被诉裁定是否违反一事不再理原则的问题。诉争商标注册公告日为2014年11月28日，本案相关的实体问题和程序问题应适用2014年商标法及相关法律法规。2014年修订的《中华人民共和国商标法实施条例》（简称商标法实施条例）第六十二条规定：“申请人撤回商标评审申请的，不得以相同的事实和理由再次提出评审申请。商标评审委员会对商标评审申请已经作出裁定或者决定的，任何人不得以相同的事实和理由再次提出评审申请。但是，经不予注册复审程序予以核准注册后向商标评审委员会提起宣告注册商标无效的除外。”本案中，第31896号裁定系被告在商标异议复审程序中针对埃克森美孚公司的异议复审申请进行评审作出的，第97277号裁定系被告在商标无效宣告程序中针对米高梅公司的无效宣告申请进行评审作出的，上述两案的评审程序不同，评审程序中的当事人亦有所区别。尽管(2016)京行终5700号行政判决针对第31896号裁定就诉争商标是否违反2001年商标法第四十一条第一款的规定进行了评述，但原告不服(2016)京行终5700号行政判决，已向中华人民共和国最高人民法院申请再审，故对诉争商标的申请注册是否有效尚未给予最终定论，在此情况下，不应限制其他主体相应的申请，因此，被告受理并据此作出被诉裁定并无不当。原告依据2001年商标法第四十二条主张被诉裁定违反一事不再理原则，缺乏事实和法律依据，本院不予支持。第二，关于诉争商标的申请注册是否违反2014年商标法第四十四条第一款规定的问题。根据商标法第四十四条第一款的规定，已经注册的商标，如果是以欺骗或者其他不正当手段取得注册的，应当予以无效。该规定所指的“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”，涉及的是撤销商标注册的绝对事由，一般是指损害公共秩序或者公共利益，或者妨碍商标注册管理秩序的商标注册行为。本案中，除诉争商标外，原告在第1、2、3、4、7、9、11、12、17、19、21、37多个商品或服务类别上申请注册了第7940134号“ASOO及图”商标、第7131185号“埃索”商标、第7241548号“埃索”商标、第7241564号“埃索”商标、第7529520号“埃索”商标、第7940159号“埃索”商标、第7940137号“埃索”商标、第9945806号“埃索黄金眼”商标、第13203938号“埃索冷黄金”商标、第7241638号“ASOO”商标、第8004302号“ASOO”商标、第9403059号“埃索ASOO”商标、第9403085号“埃索ASOO”商标、第7241638号图形商标、第7241652号图形商标、第7529538号图形商标等多件包含“埃索”、“ASOO”文字的商标，其中多件商标已在商标注册、撤销连续三年未使用、异议复审及无效宣告程序中被驳回注册申请、撤销注册、不予核准注册或宣告无效。此外，原告还申请了第9391238号“蓝魔”商标、第11758573号“脑黄金”商标、第11758294号“冷白金”商标、第9391259号“威谷”商标、第9391248号“宝狮龙”商标等多件与他人在先使用并具有一定知名度的标识相同或者近似的商标。桂林埃索技术有限公司未就上述商标的设计灵感和使用意图作出合理的解释，具有复制、抄袭及摹仿他人商标的恶意，且超出了正常的生产经营需要。该行为如不予制止，可能会扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源。故诉争商标的申请注册已构成2014年商标法第四十四条第一款所指“以欺骗手段或其他不正当手段取得注册”之情形，应予以宣告无效。被诉裁定对此认定无误，本院予以确认。第三，关于被告作出被诉裁定是否存在程序违法问题。原告主张第97277号裁定的合议组成员“杨建平、张颖”，与张倩组成合议组作出被诉裁定，违反回避原则，存在程序违法。对此，本院认为，《商标评审规则》系国家工商行政管理总局颁布的行政规章，本院在审理商标行政案件时可以参照。《商标评审规则》第三十七条规定，商标评审决定、裁定经人民法院生效判决撤销的，商标评审委员会应当重新组成合议组，及时审理，并做出重审决定、裁定。本案中，被告重新组成合议组进行了审理，并未违反相关法律规定。原告亦未举证证明被告两次作出被诉裁定的合议组成员中存在应当回避事由并损害了原告的合法权益。因此，原告主张被告作出被诉裁定存在程序违法，于法无据，本院不予采信。此外，原告关于被诉裁定错误认定第三人正常经营，错误认定原告未提供诉争商标使用证据及渊源等意见亦于法无据，本院均不予采信。综上，被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，原告的诉讼请求不能成立，本院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，本院判决如下：驳回原告桂林埃索技术有限公司的诉讼请求。案件受理费人民币一百元，由原告桂林埃索技术有限公司负担（已交纳）。如不服本判决，原告桂林埃索技术有限公司、被告中华人民共和国国家知识产权局可在本判决书送达之日起十五日内，第三人米高梅公司可在本判决书送达之日起三十日内，向本院提交上诉状，并按照对方当事人人数提出副本，交纳上诉案件受理费人民币一百元，上诉于中华人民共和国北京市高级人民法院。审 判 长  范米多人民陪审员  宋巧丽人民陪审员  耿小强二〇二〇年三月二十日法官 助理  杜文婷书 记 员  曹子媛