中华人民共和国北京知识产权法院行 政 判 决 书（2018）京73行初9060号原告：A.O.史密斯公司，住所地美利坚合众国威斯康星州密尔沃基**。法定代表人：JamesF.Stern，副总裁。（未到庭）委托诉讼代理人：汪旭东，南京知识律师事务所律师。（到庭）委托诉讼代理人：尚雅琼，南京知识律师事务所律师。（到庭）被告：中华人民共和国国家知识产权局，住所地中华人民共和国北京市海淀区蓟门桥西土城路**。法定代表人：申长雨，局长。（未到庭）委托诉讼代理人：刘婷，中华人民共和国国家知识产权局审查员。（到庭）第三人：邹振环，男，1966年7月23日出生，汉族，住中华人民共和国贵州省凯里市。（未到庭）委托诉讼代理人：常晓慧，北京市盛廷律师事务所律师。（到庭）案由：商标权无效宣告请求行政纠纷被诉裁定：商评字[2018]第95878号关于第4559079号“约翰史密斯YUEHANSHIMISI”商标无效宣告请求裁定裁定作出时间：2018年5月28日本院受理时间：2018年9月3日开庭审理时间：2018年10月31日被诉裁定认定：诉争商标未违反2001年10月27日修订的《中华人民共和国商标法》（简称2001年商标法）第二十八条、第十三条第二款、第四十一条第一款的规定，裁定诉争商标予以维持。原告不服被诉裁定诉称：第一，诉争商标与原告在先第1114992号“史密斯AO”商标（简称引证商标一）、第4419819号“史密斯A.O.SMITH”商标（简称引证商标二）构成2001年商标法第二十八条所指的使用在相同或类似商品上的近似商标；第二，在案证据足以证明引证商标一在诉争商标注册日前已达到驰名的程度，被诉裁定认为诉争商标的注册未构成2001年商标法第十三条所指情形，其认定属于法律适用错误。第三，第三人申请注册并使用诉争商标的行为具有明显的主观恶意，违反诚实信用原则，违反了2001年商标法第四十一条第一款的规定。综上，请求依法撤销被诉裁定，并判令被告重新作出裁定。被告辩称：被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法。第三人述称：一、2014年3月13日，原告基于与本案相同的事实和理由，对诉争商标提起无效宣告程序，根据一事不再理原则，原告无权提起本案诉讼。且诉争商标注册已经超过五年，原告提起的无效宣告请求已经超过法定期限。二、根据在案证据，不足以认定引证商标一在“热水器”商品上构成驰名商标。三、2001年商标法第十三条第二款解决的是既不相同也不类似商品上的商标争议，而诉争商标与引证商标属于使用在相同或类似商品上的商标，故不构成该款所指的情形。四、诉争商标经我公司长期宣传使用，已经具有较高知名度和影响力，且在案证据不能证明诉争商标的申请具有主观恶意。综上，应依法维持被诉裁定。本院经审理查明:一、诉争商标1.注册人：邹振环2.注册号：45590793.申请日期：2005年3月24日4.核准日期：2008年1月21日5.标志：6.核定使用商品（第11类）：灯；车辆灯；热水器；烹调器；冷冻设备和装置；空气调节设备；卫生器械和设备；太阳能热水器；水净化装置；暖器二、引证商标一1.注册人：A.O.史密斯公司2.注册号：11149923.申请日期：1996年9月2日4.专用权期限至：2027年9月27日5.标志：6.核定使用商品（第11类）：热水器、热水器专用部件、燃气式热水器、燃油式热水器、电热水器、锅炉（非机器零件）、锅炉专用部件三、引证商标二1.注册人：A.O.史密斯公司2.注册号：44198193.申请日期：2004年11月20日4.专用权期限至：2027年10月27日5.标志：6.核定使用商品（第11类）：热水器、热水器专用部件、燃气式热水器、燃油式热水器、电热水器、锅炉（非机器零件）、锅炉专用部件2017年4月17日，原告请求宣告诉争商标无效，并提交了以下证据：1.原告公司介绍及大事记；2.原告及其中国子公司、分公司企业营业执照；3.原告在中国已获准注册的“A.O.史密斯”系列商标列表、部分商标注册证及许可备案证明；4.“史密斯AO”商标被认定为驰名商标或具有较高知名度的保护记录,其中引证商标一曾被认定为在2002年12月19日及2004年4月29日前构成驰名商标；5.2002-2015年“史密斯AO”商标所获荣誉；6.国家图书馆关于“史密斯AO”“艾欧史密斯”的检索报告；7.原告相关广告合同、销售记录、相关发票、市场占有率报告、税收证明及年度审计报告，根据立信会计师事务所江苏分所出具的专项审计报告，原告的主营业务项目收入2002年为3.7亿元，2003年为3.7亿元，2004年为5.1亿元，2005年为7亿元，收入主要项目为热水器，2002至2005年的广告费投入近1.5亿元；8.淘宝网“史密斯热水器”专卖店及销售相关产品的淘宝店网页公证书，该公证书显示，淘宝网站开设的“史密斯Smith官方授权专卖店”，该网店的多处商品介绍图标中，未完整使用诉争商标，而是仅使用“史密斯”字样，商品详情介绍中的“品牌故事”部分显示“美国史密斯电器有限公司是一个……注明跨国公司”的描述；9.第三人成立的公司被查处的产品图片；10.在先裁定等复印件。诉讼中，原告向本院补充提交了以下证据：1、被诉裁定、诉争商标和引证商标信息打印件；2、第三人注册商标信息等。第三人提交了在先裁定书、判决书作为证据。根据该证据，艾欧史密斯（中国）热水器有限公司曾在2014年3月14日针对诉争商标提起无效宣告请求，其理由包括以本案的引证商标一、二作为权利基础，主张诉争商标的注册违反了2001年商标法第二十八条、第十三条。中华人民共和国北京市高级人民法院作出的（2017）京行终851号终审判决书认定，艾欧史密斯（中国）热水器有限公司提出的无效宣告请求，关于诉争商标违反2001年商标法第二十八条规定的主张，已经超出了法定的五年期限，且因艾欧史密斯（中国）热水器有限公司并非引证商标一、二的驰名商标所有人，而是利害关系人，故无法依据2001年商标法第四十一条第二款突破五年的法定期限限制适用2001年商标法第十三条第二款对其进行保护。另查，根据中央机构改革部署，中华人民共和国原国家工商行政管理总局商标评审委员会相关职责由被告统一行使。以上事实，有诉争商标和引证商标档案、各方当事人在评审程序和诉讼程序中提交的证据及当事人陈述等证据在案佐证。本院认为，诉争商标于2008年1月21日核准注册，属于2014年5月1日施行的《中华人民共和国商标法》（简称2014年商标法）实施前核准注册的商标，根据法不溯及既往的原则，本案实体问题的审查应当适用2001年商标法，相关程序问题的审查应当适用2014年商标法。根据各方当事人的诉辩主张，本案的争议焦点可归纳为：一、诉争商标的注册是否违反了2001年商标法第二十八条的规定；二、诉争商标的注册是否违反了2001年商标法第十三条第二款的规定；三、诉争商标的注册是否违反了2001年商标法第四十四条第一款的规定。关于争议焦点一。2001年商标法第四十一条第三款规定：除前两款规定的情形外，对已经注册的商标有争议的，可以自该商标经核准注册之日起五年内，向商标评审委员会申请裁定。2002年9月15日起施行的《中华人民共和国商标法实施条例》（简称2002年商标法实施条例）第二十九条规定：商标法第四十一条第三款所称对已经注册的商标有争议，是指在先申请注册的商标注册人认为他人在后申请注册的商标与其在同一种或者类似商品上的注册商标相同或者近似。依据上述规定，若商标权人认为，他人在后注册的商标与自身在先商标构成2001年商标法第二十八条所指的使用在同一种或类似商品上的近似商标时，应在他人商标核准注册的五年内提出无效宣告请求。本案中，诉争商标于2008年1月21日被核准注册，原告于2017年4月17日提起无效宣告请求时，已超过2002年商标法实施条例第二十九条规定的五年期限。被诉裁定对此认定无误。关于争议焦点二。2001年商标法第四十一条第二款规定：已经注册的商标，违反本法第十三条、第十五条、第十六条、第三十一条规定的，自商标注册之日起五年内，商标所有人或者利害关系人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。如前所述，本案中，原告提出无效宣告请求时已经超过五年的法定期限。故原告仅在其引证商标构成驰名商标且第三人注册具有恶意的情况下，才可获得2001年商标法第十三条第二款的保护。2001年商标法第十四条规定，认定驰名商标应当考虑下列因素：（一）相关公众对该商标的知晓程度；（二）该商标使用的持续时间；（三）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；（四）该商标作为驰名商标受保护的记录；（五）该商标驰名的其他因素。本案中，根据原告提交的证据，引证商标一曾被认定在2002年12月19日及2004年4月29日前在热水器商品上构成驰名商标。根据专项审计报告，原告于2002至2005年间，在热水器商品上一直保持较高的销售收入，并投入了大量的资金进行广告宣传，引证商标一在上述被认定为驰名商标的时点至诉争商标申请日前的时间段内，一直保持较高的市场知名度，被相关公众所广泛知晓，故可以认定引证商标一在诉争商标申请日2005年3月24日前在热水器商品上构成驰名商标。2001年商标法第十三条第二款规定：就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。诉争商标核定使用的除热水器、太阳能热水器商品以外的商品，与引证商标一核定使用的商品不构成近似商品，应适用该条款予以保护。此外，根据“举重以明轻”的法律原则，在不相同且不相类似的商品上注册复制、摹仿、翻译他人驰名商标的行为应予规制，在相同或相类似商品上复制、摹仿、翻译他人驰名商标行为，对驰名商标权利人的损害性更强，亦应属于上述条款所规制的对象。本案中，诉争商标核定使用的热水器、太阳能热水器商品，与引证商标一被认定为驰名商标的热水器商品相比，在功能用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面高度近似，构成相同或类似商品。诉争商标在全部核定使用的商品上，均应受到2001年商标法第十三条第二款的规制。诉争商标标志为“约翰史密斯”，引证商标一标志文字为“AO史密斯”，二者均含有“史密斯”字样，在文字构成、呼叫及整体外观方面较为近似，诉争商标构成对引证商标一的摹仿。第三人在引证商标一具有较高知名度的情况下，未进行合理避让，可以认定其注册诉争商标的行为难为正当。另外，根据原告提交的对“史密斯Smith官方授权专卖店”网店取证的公证书，本院注意到以下情形：第一，网店名称仅使用与引证商标一相同的“史密斯”与对应英文“Smith”，未使用诉争商标标志中与引证商标一存在差异的“约翰”字样，该情形亦多次出现在商品介绍图标中，增加了消费者混淆误认的可能性。第二，该网店商品详情中的“品牌故事”中，介绍其品牌起源于原告的注册地美国，易对消费者产生误导。据此可以认定，诉争商标不但在注册时未合理避让已经构成驰名商标的引证商标一，且在使用过程中不规范使用商标，模糊诉争商标与引证商标一的差异，对品牌起源进行误导性描述，可以认定诉争商标在使用过程中具有攀附引证商标一的情形。综上所述，诉争商标的注册违反了2001年商标法第十三条第二款的规定，被诉裁定对此认定有误，本院予以纠正。驰名商标认定遵循按需原则，因引证商标一已在本案中构成诉争商标注册的权利障碍，故对引证商标二是否构成驰名商标的问题，本院依法不再予以评述。关于争议焦点三。原告提交的证据不足以证明第三人是以欺骗或其他不正当手段获取了诉争商标的注册，故对于其关于诉争商标注册违反2001年商标法第四十一条第一款规定的主张，本院不予支持。另，第三人主张原告提起本案无效宣告请求违反了一事不再理原则，对此本院认为，对于艾欧史密斯（中国）热水器有限公司于2014年3月14日提起的无效宣告请求，两次无效宣告请求的请求人不同，且在先行政判决仅作出了程序性的认定，并未对该无效宣告请求进行实体审查。本案中，被诉裁定对原告提出的相关主张进行审查，不违反一事不再理的法律原则。综上，被诉裁定认定事实和适用法律部分有误，导致结论错误，应予撤销。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第（一）项、第（二）项之规定，本院判决如下：一、撤销中华人民共和国原国家工商行政管理总局商标评审委员会商评字[2018]第95878号关于第4559079号“约翰史密斯YUEHANSHIMISI”商标无效宣告请求裁定；二、被告中华人民共和国国家知识产权局重新作出裁定。案件受理费人民币一百元，由被告中华人民共和国国家知识产权局负担（判决生效之日起七日内交纳）。如不服本判决，原告A.O.史密斯公司可在判决书送达之日起三十日内，被告中华人民共和国国家知识产权局、第三人邹振环可在判决书送达之日起十五日内，向本院提交上诉状及副本，并交纳上诉案件受理费人民币一百元，上诉于中华人民共和国北京市高级人民法院。审 判 长 王 东人民陪审员 燕 云人民陪审员 付爱玲二〇二〇年三月二十五日法官 助理 逯 遥书 记 员 于天娇