北京知识产权法院行 政 判 决 书（2018）京73行初9832号原告：赵耀华，男，1964年10月29日出生，汉族，住北京市朝阳区。委托诉讼代理人：张涛，女，1967年4月3日出生，北京海虹嘉诚知识产权代理有限公司专利代理人，中华全国专利代理人协会推荐，住北京市海淀区。被告：国家知识产权局，住所地北京市海淀区蓟门桥西土城路**。法定代表人：申长雨，局长。委托诉讼代理人：李然，国家知识产权局专利局干部。委托诉讼代理人：曲燕，国家知识产权局专利局干部。原告赵耀华不服被告国家知识产权局于2018年4月8日作出的第2018040201268850号分案申请视为未提出通知（简称涉案通知）以及于2018年8月30日作出的国知复字第2292号行政复议决定（简称复议决定），向本院提起诉讼。本院于2018年9月21日受理后，依法组成合议庭，于2020年3月5日公开开庭进行了审理。原告赵耀华的委托诉讼代理人张涛，被告国家知识产权局的委托诉讼代理人李然、曲燕到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。针对赵耀华所提第201710684354.6号“一种板状热管及其加工工艺”的发明专利分案申请（简称涉案申请），国家知识产权局作出涉案通知，认为“原申请已经授权，不能提分案，申请人无法提交审查员针对分案申请发出的指明了单一性缺陷的审查意见通知书或者分案通知书的复印件”，不符合《中华人民共和国专利法实施细则》（简称专利法实施细则）第四十二条的规定，故赵耀华的分案申请视为未提出。赵耀华不服，向国家知识产权局申请行政复议，国家知识产权局于作出复议决定，认为涉案通知事实清楚，依据正确，程序合法，故对涉案通知予以维持。原告赵耀华诉称：《专利审查指南》第一部分第一章5.1.1节和复议决定均错误理解了专利法实施细则第四十二条第一款的规定。该条款的正确理解方式是：“一件专利申请”是指直接被分案的专利申请，而不应该理解为间接被分案，即被再分案的那件专利申请。应当将分案理解成直接分案，而不是间接分案，那么就不需要再对再分案在《专利审查指南》中限定为必须是审查员提出的分案才能被受理，也避免了分案申请在其他非审查程序中发现有可授权的方案时，申请人有机会让可以分案的方案进行下去，使该可以授权的方案满足听证原则，不会缺少可能被授权的机会。综上，原告请求法院撤销复议决定，并判令被告对涉案申请继续进行审查。被告国家知识产权局辩称：被告的行政行为认定事实清楚，证据确凿，适用依据正确，程序合法，内容适当，请求法院驳回原告的诉讼请求。本院经审理查明：2009年11月3日，赵耀华向被告提交了申请号为200910207418.9、名称为“一种板状热管及其加工工艺”的发明专利申请（简称原申请）。2011年10月13日，赵耀华向被告提交原申请的发明专利分案申请（简称分案申请），申请号为201110309983.3。2012年3月2日，被告针对原申请发出授予发明专利权通知书，同时发出办理登记手续通知书，告知赵耀华，根据相关规定办理登记手续的期限届满日为2012年5月17日。针对原申请，赵耀华于2012年3月20日通过缴纳费用办理了登记手续，被告于2012年5月30日对原申请进行了授权公告。2017年8月11日，赵耀华向被告提交前述分案申请的发明专利分案申请（即涉案申请）。2017年9月12日，被告针对涉案申请发出补正通知书，告知：申请人未提交审查员针对分案申请发出的指明了单一性缺陷的审查意见通知书或者分案通知书的复印件；涉案申请的第一申请人赵耀华与原申请的申请人不一致，应当提交申请人的变更证明文件；申请人未提交原申请的申请文件副本。2017年11月27日，赵耀华针对上述补正通知书进行意见陈述，并提交以下证明文件：分案申请权转让协议、第109022号复审请求审查决定、赵耀华不服北京知识产权法院（2016）京73行初4003号行政一审判决而向北京市高级人民法院提起的上诉状、北京市高级人民法院（2017）京行终4975号二审行政案件的传票及诉讼须知。2017年12月26日，被告针对涉案申请第二次发出补正通知书，告知赵耀华前述答复不合格，存在如下缺陷：涉案申请是分案申请，应当与原申请信息一致，而不是与所针对的分案申请信息一致，涉案申请的第一申请人赵耀华与原申请的申请人不一致，应当提交相应的证明文件；原申请已经授权，不能提分案，申请人应当提交审查员针对分案申请发出的指明了单一性缺陷的审查意见通知书或者分案通知书的复印件。2018年3月8日，赵耀华针对被告第二次发出的补正通知书进行意见陈述，并提交以下证明文件：申请权转让证明及2017年11月27日提交过的材料。2018年4月8日，被告针对涉案申请发出分案申请视为未提出通知书（即涉案通知），原因为：原申请已经授权，不能提分案，申请人无法提交审查员针对分案申请发出的指明了单一性缺陷的审查意见通知书或者分案通知书的复印件。赵耀华对涉案通知不服，向被告提出行政复议，复议理由为：现有审查指南对于再分案申请是否受理的规定不合理不公平；分案申请经历了漫长的审查过程，尽管分案申请被驳回，但复审审查员和法院均认可复审决定中未评述的权利要求符合专利法及其实施细则规定；赵耀华只有通过提出再分案申请，才能有机会使复审合议组都已经明确有专利性的方案获得专利保护；审查指南关于再分案的规定不合理，对于分案申请中可以授权的方案太不公平；审查指南明确指出在申请未结案的整个过程中都可以主动提出分案，但是对于分案申请的再分案则设置原案授权的条件是不合理的，希望改变这项不合理且与专利法第三十九条有一定冲突的规定。经补正，被告于2018年6月28日受理上述行政复议申请，并于2018年8月30日作出复议决定。以上事实，有涉案通知、复议决定以及本院庭审笔录等证据在案佐证。本院认为：专利法实施细则第四十二条第一款规定，一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的，申请人可以在本细则第五十四条第一款规定的期限届满前，向国务院专利行政部门提出分案申请；但是，专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的，不能提出分案申请。专利法实施细则第五十四条第一款规定，国务院专利行政部门发出授予专利权的通知后，申请人应当自收到通知之日起2个月内办理登记手续。申请人按期办理登记手续的，国务院专利行政部门应当授予专利权，颁发专利证书，并予以公告。《专利审查指南》第一部分第一章第5.1.1节规定，对于已提出过分案申请，申请人需要针对该分案申请再次提出分案申请的，再次提出的分案申请的递交时间仍应当根据原申请审核。再次分案的递交日不符合上述规定的，不得分案。该节进一步规定，但是，因分案申请存在单一性的缺陷，申请人按照审查员的审查意见再次提出分案申请的情况除外。对于此种除外情况，申请人再次提出分案申请的同时，应当提交审查员发出的指明了单一性缺陷的审查意见通知书或者分案通知书的复印件。未提交符合规定的审查意见通知书或者分案通知书的复印件的，不能按照除外情况处理。本案中，涉案申请系针对原申请的分案申请再次提出的分案申请，根据《专利审查指南》第一部分第一章第5.1.1节的规定，涉案申请的递交时间仍应当根据原申请审核，除非是因分案申请存在单一性的缺陷，申请人按照审查员的审查意见再次提出分案申请。被告已于2012年3月2日针对原申请发出授予发明专利权通知书和办理登记手续通知书，告知赵耀华办理登记手续的期限届满日为2012年5月17日，赵耀华在办理登记手续的期限届满日之前通过缴纳费用办理了登记手续。涉案申请的递交日期为2017年8月11日，超出了专利法实施细则第五十四条第一款所规定的期限，且未提交证据证明审查员针对分案申请曾发出指明了单一性缺陷的审查意见通知书或者分案通知书。原告赵耀华主张，《专利审查指南》中的前述规定，均系对专利法实施细则第四十二条第一款及第五十四条第一款的误解，专利法实施细则第四十二条第一款规定的“一件专利申请”，是指直接被分案的专利申请，而不应该理解为间接被分案，即被再分案的那件专利申请。应当将分案理解成直接分案，而不是间接分案，那么就不需要再对再分案在《专利审查指南》中限定为必须是审查员提出的分案才能被受理，也避免了分案申请在其他非审查程序中发现有可授权的方案时，申请人有机会让可以分案的方案进行下去，使该可以授权的方案满足听证原则，不会缺少可能被授权的机会。对此，本院认为，专利法实施细则第四十二条第一款关于“分案申请”的规定，是考虑到合案提出专利申请的申请人实际上已经向国家知识产权局披露了多项发明创造，并表达了希望就这些发明创造均获得专利保护的意愿，如果仅因为不符合单一性要求就迫使申请人仅保护其中一项发明创造，对其他发明创造只能另行提出专利申请，并以之后的提交日为申请日的话，申请人的利益就会收到损害。分案申请可以保留原申请日（有优先权的，还可以保留优先权日），保证了专利申请人的正当利益不至于受到损害，但这并非意味着分案申请可以无休止地进行下去。按照赵耀华的主张，只要第一次分案申请未得到授予专利权的通知，也未被驳回、撤回或者视为撤回的，就可以再次申请分案，国家知识产权局也有义务对第二次的分案申请进行审查。若按此论，只要国家知识产权局未对第二次的分案申请作出授权或驳回的决定，申请人就可以第三次申请分案，以此类推，申请人的分案申请将会无休止的进行下去。这显然是不公平、不合理且缺乏法律依据的，此举不仅有违已授权专利的公告效力，浪费专利审查机关的行政、司法资源，同时也破坏了正常的分案审查秩序、损害了其他专利申请人和社会公众的信赖利益。故，对赵耀华的上述主张，本院不予支持。根据《专利审查指南》第一部分第一章第5.1.1节的规定，分案申请人拥有分案的权利，通过依法申请，能够得到应有的保护，其作为对专利法实施细则第四十二条第一款的阐释和细化规定并无不当。本案中，被告以此针对涉案申请发出涉案通知正确，本院予以确认。综上所述，被告作出的复议决定认定事实清楚，适用法律正确，符合法定程序，依法应予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，本院判决如下：驳回原告赵耀华的诉讼请求。案件受理费一百元，由原告赵耀华负担（已交纳）。如不服本判决，原告赵耀华、被告国家知识产权局可于本判决书送达之日起十五日内，向本院提交上诉状及其副本，并交纳上诉案件受理费一百元，上诉于中华人民共和国最高人民法院。审 判 长  刘义军人民陪审员  王洪泊人民陪审员  刘 芳二〇二〇年三月二十日法官 助理  麦 芽书 记 员  范飞华