中华人民共和国北京知识产权法院行 政 判 决 书（2019）京73行初561号原告：麦当劳公司，住所地：美利坚合众国伊利诺伊州橡树溪麦当劳广场1号60523。法定代表人：安吉拉·斯蒂尔，法务总监。（未到庭）委托诉讼代理人：付延芳，北京市东权律师事务所律师。（到庭）委托诉讼代理人：程宁，北京市东权律师事务所律师。（到庭）被告：中华人民共和国国家知识产权局，住所地：中华人民共和国北京市海淀区蓟门桥西土城路6号。法定代表人：申长雨，局长。（未到庭）委托诉讼代理人：石峰，该局审查员。（到庭）第三人：天津市麦克士餐饮管理有限公司，住所地：中华人民共和国天津市东丽区金钟新市镇轩和里底商15-88号。法定代表人：**春，总经理。（未到庭）案由：商标权无效宣告请求行政纠纷被诉裁定：商评字[2018]第152114号关于第9631046号“麦克士MKS”商标（简称诉争商标）无效宣告请求裁定被诉裁定作出时间：2018年8月23日本院受理时间：2019年1月16日开庭审理时间：2019年12月24日被诉裁定认定：一、诉争商标标志与第380146号“M及图”商标、第380147号“MMcDonalds及图”商标、第6711362号图形商标、第534168号“麦克及图”商标（下称引证商标一至四）不近似，诉争商标与引证商标一至四未构成2001年起施行的《中华人民共和国商标法》（简称2001年商标法）第二十八条所指情形；二、诉争商标标志与第769369号“McDonald'SM”商标（下称引证商标五）不近似，诉争商标与引证商标五未构成2001年商标法第十三条第二款所指情形；三、诉争商标标志与原告主张享有著作权的“拱形图形”作品未构成实质性相似，诉争商标未违反2001年商标法第三十一条前半段的规定；四、诉争商标未违反2001年商标法第十条第一款第（七）项的规定；五、诉争商标未违反2001年商标法第十条第一款第（八）项的规定；六、诉争商标不属于2001年商标法第四十一条第一款所指的“其他不正当手段”之情形。综上，诉争商标予以维持。原告不服被诉裁定，诉称：一、诉争商标与原告的引证商标一至四分别构成使用在相同或类似商品上的近似商标，诉争商标的注册和使用，极易造成相关公众对商品来源产生混淆误认。根据2001年商标法第二十八条，诉争商标应予无效宣告；二、第三人申请注册诉争商标的行为损害了原告依法享有的在先权利（著作权）。根据2001年商标法第三十一条前半段的规定，诉争商标应予无效宣告；三、原告核定使用在第43类“餐馆服务业”等服务上的引证商标五、第769366号“拱门图形”商标（下称引证商标六）在中国为相关公众熟知，符合认定中国驰名商标的条件，诉争商标系对原告驰名商标的摹仿，根据2001年商标法第十三条第二款的规定，诉争商标应予无效宣告。综上，请求法院撤销被诉裁定，并判令被告重新作出裁定。被告辩称：被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法，原告的诉讼请求及理由无事实和法律依据，应驳回原告的诉讼请求。第三人经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，亦未向本院提交书面陈述意见。依法不影响本案审理。本院经审理查明：一、诉争商标1.注册人：第三人2.注册号：96310463.申请日期：2011年6月23日4.专用期限至：2022年8月6日5.标志：6.核定使用商品（第30类，类似群：3001、3006-3007、3010-3013）：面包、加奶咖啡饮料、汉堡包、糕点、炒饭、以谷物为主的零食小吃、豆浆、含淀粉食物、冰淇淋、刨冰二、引证商标（一）引证商标一1.注册人：原告2.注册号：3801463.申请日期：早于诉争商标申请日4.专用权期限至：2021年6月29日5.标志：6.核定使用商品（第30类，类似群：3006）：肉鱼三明治（二）引证商标二1.注册人：原告2.注册号：3801473.申请日期：1979年7月6日4.专用权期限至：2021年6月29日5.标志：6.核定使用商品（第30类，类似群：3006）：三明治（三）引证商标三1.注册人：原告2.注册号：67113623.申请日期：2008年5月9日4.专用权期限至：2020年4月13日5.标志：6.核定使用商品（第30类，类似群：3001-3004、3006、3016）：食用三明治、肉制三明治、猪肉三明治、鱼肉三明治、鸡肉三明治、饼干、面包、蛋糕、曲奇饼干、巧克力、咖啡、咖啡代用品、茶、芥末、燕麦粥、糕点、调味料、调味品、糖（四）引证商标四1.注册人：原告2.注册号：5341683.申请日期：1989年11月14日4.专用权期限至：2020年11月19日5.标志：6.核定使用商品（第30类，类似群：3001-3004、3006-3007、3009、3013、3016）：食用三明治、肉制三明治、猪肉三明治、鱼三明治、鸡三明治、饼干、面包、蛋糕、小甜饼、巧克力、咖啡、咖啡代用品、茶、芥末、燕麦粥、糕点、调味品、调味粉、糖和糖果、冰淇淋、布丁和馅饼（五）引证商标五1.注册人：原告2.注册号：7693693.申请日期：1993年7月1日4.专用权期限至：2024年10月6日5.标志：6.核定使用商品（第42类，类似群：4201）：餐馆服务业、自助食堂、自助餐馆、快餐馆、咖啡馆、备办宴席、临时餐室、鸡尾酒会服务（六）引证商标六1.注册人：原告2.注册号：7693663.申请日期：1993年7月1日4.专用权期限：2024年10月6日5.标志：6.核定使用商品（第42类，类似群：4201）：餐馆服务业、自助食堂、自助餐馆、快餐馆、咖啡馆、备办宴席、临时餐室、鸡尾酒会服务2017年7月31日，原告针对第三人的诉争商标向被告提出无效宣告请求，并向被告提交了以下主要证据：1.原告在中国获得驰名商标保护的部分裁定；2.原告于1968年11月1日在美国首次使用该美术作品；3.诉争商标申请人日前，纸质媒体对“麦咖啡”的报道（国家图书馆相关检索报告）；4.原告投放的户外及电视广告等；5.有关中国大陆第一家麦当劳餐厅的部分媒体报道；6.原告网站关于全国营业餐厅分布一览；7.原告在《财富》、《福布斯》杂志排名情况等；8.有关原告“麦当劳”商标获得保护的部分裁定；9.原告相关荣誉；第三人在商标评审程序中在被告规定期限内未予答辩。2018年8月23日，被告作出被诉裁定。在本案诉讼阶段，原告向本院补充提交了以下主要证据：1.原告拱门图形受保护的相关先例和关于三字商标完整包含两字商标被认定为构成近似商标的相关案例，旨在证明诉争商标与引证商标一至四构成近似商标；2.突破《类似商品和服务区分表》并将第30类不同类似群的商品认定为类似商品的部分案例，旨在证明诉争商标核定使用商品与诸引证商标核定使用商品构成类似商品；3.商标与作品被认定为构成实质性相似的相关判例，旨在证明诉争商标侵犯了原告的在先著作权；4.诉争商标申请日前，网友上传的原告“麦满分”产品图片、原告关于“麦满分”的海报、优惠券、价目单、广告制作合同、播出证明、关于原告“麦旋风”电视广告的公证书等，旨在证明诸引证商标的知名度和美誉度。另查，根据中央机构改革部署，中华人民共和国原国家工商行政管理总局商标评审委员会的相关职责由中华人民共和国国家知识产权局统一行使。上述事实，有诉争商标及各引证商标的商标档案、当事人在商标评审程序中提交的证据材料及当事人陈述等证据在案佐证。本院认为：一、诉争商标的核准注册是否违反2001年商标法第二十八条的规定本案中，诉争商标核定使用的“面包、汉堡包”等商品与引证商标一至四核定使用的“三明治、面包”等商品，在功能用途、销售渠道、消费场所及消费群体等方面相似，构成相同或类似商品。诉争商标由英文字母“Mks”和中文部分“麦克士”构成。引证商标一、二、三为经过一定变形设计的英文字母“M”，其拱门造型具有一定的显著性。引证商标四为中文“麦克”。诉争商标与四引证商标相比，其英文字母部分的“M”与引证商标一、二、三中以字母“M”为基础的拱门造型设计几乎完全相同，其中文部分则完全包含引证商标四。且诉争商标整体未形成其他具有显著性的特定含义。在案证据能够证明原告的“M”图形商标在汉堡等商品上具有一定知名度的情况下，诉争商标与引证商标一、二、三、四构成近似商标。诉争商标若使用在核定商品上与四引证商标共存于市场，易造成相关公众对商品来源产生混淆误认，或者认为二者存在某种特定联系。因此，诉争商标与引证商标一至四已构成2001年商标法第二十八条所指使用在相同或类似商品上的近似商标。被告对此认定有误，本院予以纠正。二、诉争商标的核准注册是否违反2001年商标法第十三条第二款的规定原告主张对其引证商标五、六是否在“餐馆服务业”等服务上构成驰名商标进行认定。需要指出的是，原告在商标评审程序中主张认定引证商标五、六构成驰名商标，但被告仅对引证商标五是否驰名进行了论述，而对引证商标六未予置评。鉴于原告未在本案诉讼中主张漏评引证商标六，基于行政诉讼效率性原则，避免程序无谓空转，本院在本案中对于引证商标六是否构成驰名一并予以审查。鉴于本院已通过2001年商标法第二十八条对原告的在先引证商标进行了保护，基于驰名商标“按需认定”原则，本院对于原告的引证商标五、六是否构成驰名商标以及诉争商标的核准注册是否违反2001年商标法第十三条第二款不再予以评述。三、诉争商标的核准注册是否侵犯了原告的在先著作权原告主张其“拱门图形”独创性较高，构成《中华人民共和国著作权法》（简称著作权法）意义上的美术作品。《中华人民共和国著作权法实施条例》第二条规定：“著作权法所称作品，是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果。”具体到本案，虽然原告在商标评审程序中所提交的证据能够证明于诉争商标申请日前，原告最早于1968年10月21日在美国首次使用该“拱门图形”。但是，该“拱门图形”系以英文字母“M”为基础进行变形而成，其独创性高度尚未满足著作权法的要求，不构成著作权法意义上的作品。因此，诉争商标的核准注册未侵犯原告的在先著作权，被告对此给出的理由有误，但结论正确。综上，被告作出的被诉裁定认定事实和适用法律部分有误，应予撤销。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第一、二项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》第七十九条第二款之规定，本院判决如下：一、撤销中华人民共和国原国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的商评字[2018]第152114号关于第9631046号“麦克士MKS”商标无效宣告请求裁定；二、被告中华人民共和国国家知识产权局重新作出裁定。案件受理费人民币一百元，由被告中华人民共和国国家知识产权局负担（本判决生效后七日内交纳）。如不服本判决，原告麦当劳公司可在本判决书送达之日起三十日内，被告中华人民共和国国家知识产权局和第三人天津市麦克士餐饮管理有限公司可在本判决书送达之日起十五日内，向本院提交上诉状及副本，并交纳上诉案件受理费人民币一百元，上诉于中华人民共和国北京市高级人民法院。审 判 长  张 恒人民陪审员  潘宝霞人民陪审员  曲 琳二〇二〇年三月二十四日法官 助理  张 灿书 记 员  李 港