北京知识产权法院行 政 判 决 书（2019）京73行初13976号原告：钟巨航，男，1970年5月29日出生，汉族，非职务独立发明人，住北京市海淀区。被告：国家知识产权局，住所地北京市海淀区蓟门桥西土城路6号。法定代表人：申长雨，局长。委托诉讼代理人：王灿，国家知识产权局审查业务管理部法律事务一处干部。委托诉讼代理人：俞可嘉，国家知识产权局专利审查协作北京中心干部。原告钟巨航因不服国家知识产权局于2019年5月15日作出的第2019051001131550号分案申请视为未提出通知书（简称被诉通知），于法定期限内向本院提起行政诉讼。本院于2019年11月14日受理本案后，依法组成合议庭，于2020年1月8日公开开庭进行了审理。原告钟巨航，被告国家知识产权局的委托诉讼代理人王灿、俞可嘉到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。被诉通知系国家知识产权局针对钟巨航就第200810212205.0号“用于电子交易的方法、装置和系统”的发明专利申请（简称原申请）所提分案申请（简称本申请）而作出的，该通知认定：分案申请是在规定期限届满之后提出，不符合《中华人民共和国专利法实施细则》（简称专利法实施细则）第42条的规定，分案申请视为未提出。原告诉称：一、本申请是在原申请复审后、行政诉讼期间提出的，符合《专利审查指南》关于分案申请期限的规定。根据审查指南的规定，在原申请已被驳回的情况下，符合以下三种情况之一的，均可以提出分案申请：1、申请人收到驳回决定之日起三个月内；2、提出复审请求之后；3、对复审决定不服提起行政诉讼期间。本案分案申请既符合上述第2种情况，也符合上述第3种情况。被告所谓的再审不属于行政诉讼期间的辩称不符合法律规定，再审程序亦属于诉讼程序的一部分，判决是否生效与诉讼活动是否结束是不同的法律概念。此外，根据上述第2种情况的规定，只要是提出复审请求之后均可以提出分案申请，因此在提出复审请求的情况下，提出分案申请是没有时间限制的，除非申请人自认驳回决定的结论。二、本申请已经被受理，表明分案申请符合法律规定，另原告已经按照要求缴纳了实质审查费，应视为被告已认可分案申请符合法定期限。三、被诉通知未经听证即作出，违反了听证原则。四、被诉通知未记载母案申请的申请状态、分案申请的截止日期及计算依据等，未提供基本的事实依据。综上，请求依法判令被告撤销被诉通知，并判令被告对本申请继续进行审查。被告辩称：一、原告提出分案申请时，被告就该分案申请所针对的原申请已经发出过驳回决定，且原告对维持该驳回决定的复审决定不服所提的行政诉讼，其终审判决早在2018年8月22日就已作出。由于再审程序不影响二审终审判决的执行，即原申请在分案申请提出时已处于被驳回的法律确定状态，在此后再提出分案申请已经不属于专利审查指南所规定的“对复审决定不服提起行政诉讼期间”，被诉通知符合专利法实施细则第四十二条第一款以及专利审查指南第一部分第一章第5.1.1节（3）的规定；二、根据专利审查指南的规定，“初步审查中，对于分案申请递交日不符合上述规定的，审查员应当发出分案申请视为未提出通知书”，本案中，原告提出分案申请时间不符合法律规定，审查员应当发出分案申请视为未提出通知书，并无不妥；三、被告受理分案申请仅表明该申请符合受理条件，并不意味着该申请符合分案递交的时间要求；四、被诉通知记载了分案申请的递交时间、法律依据，也给出了具体理由，并非未提供事实依据。综上，被诉通知认定事实清楚，适用法律法规正确，程序合法，内容适当，原告的诉讼理由不能成立，请求人民法院驳回其诉讼请求。本院经审理查明：原告于2008年9月5日向被告提交了200810212205.0号“用于电子交易的方法、装置和系统”的发明专利申请（即原申请），原申请被驳回后，原告于2016年8月9日提出复审请求，被告于2017年3月作出复审决定，维持所做驳回决定。原告对上述复审决定不服提起行政诉讼，北京知识产权法院作出（2017）京73行初5361号一审判决，驳回原告诉讼请求。原告不服一审判决提起上诉，北京市高级人民法院于2018年8月22日作出（2018）京行终3751号终审判决，驳回上诉，维持原判。2019年2月25日，原告以原申请为基础向被告提出分案申请，申请号为201910136738.3，名称为“用于电子交易的数据处理系统的控制方法、装置和系统”（即本申请）。同日，被告受理该申请，并出具专利申请受理通知书，该通知书就该分案申请的申请号、申请日、分案提交日以及原告提交的文件等内容进行了记载。被告同时出具了费用减缴审批通知书，载明：就原告提出的费用减缴请求，同意其按85%的比例减缴，并通知其于2019年4月25日之前缴纳申请费135元、公布印刷费50元，实质审查费375元。2019年4月24日，原告向被告提交了实质审查请求书，并提交了包括申请费、公布印刷费及实质审查费在内的各项费用共计560元。2019年5月15日，被告作出被诉通知。2019年7月30日，针对原告不服北京市高级人民法院作出的（2018）京行终3751号终审判决所提再审申请，最高人民法院出具（2019）最高法行申8009号受理案件通知书。上述事实，有被告提供的专利请求书、驳回决定、复审请求书、复审决定、（2018）京行终3751号终审判决、（2019）最高法行申8009号受理案件通知书，原告提供的被诉通知、最高法行申8009号受理案件通知书、专利申请受理通知书、费用减缴审批通知书、专利收费收据及当事人陈述等证据在案佐证。本院认为：根据双方当事人的诉辩主张及庭审陈述意见，本案的争议焦点包括；1、原告的分案申请是否符合法律规定；2、分案申请被受理及缴纳实质审查费是否表明分案申请的提出符合法律规定；3、被诉通知是否违反听证原则；4、被诉通知内容是否合法。一、关于原告的分案申请是否符合法律规定专利法实施细则第四十二条第一款规定：“一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的，申请人可以在本细则第五十四条第一款规定的期限届满前，向国务院专利行政部门提出分案申请；但是，专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的，不能提出分案申请。”第五十四条第一款规定：“国务院专利行政部门发出授予专利权的通知后，申请人应当自收到通知之日起2个月内办理登记手续。”本案中，原申请被驳回后，经过复审及行政诉讼一审、二审程序，该案终审判决最终驳回了原告的诉讼请求，因此，原申请符合上述专利法实施细则所规定的“专利申请已经被驳回”的情形，原告不能再提出分案申请。被诉通知对此认定正确，本院予以确认。原告主张，根据专利审查指南第一部分第一章第5.1.1节（3）的规定，“对于审查员已发出驳回决定的原申请，自申请人收到驳回决定之日起三个月内，不论申请人是否提出复审请求，均可以提出分案申请；在提出复审请求以后以及对复审决定不服提起行政诉讼期间，申请人也可以提出分案申请”，因此在原申请已被驳回的情况下，存在三种例外情况，本案符合其中“提出复审请求之后”及“对复审决定不服提起行政诉讼期间”这两种例外情况。对此，本院认为：专利审查指南是国家知识产权局作为国务院专利行政管理部门,为了客观、公正、准确、及时地依法处理有关专利的申请和请求,依据专利法实施细则第一百二十二条制定的部门规章，是对专利法及其实施细则相关规定在实务操作过程中的具体细化，其内容不得与专利法实施细则相违背。具体到本案，原告的上述主张缺乏依据，理由如下：1、原告对专利审查指南的上述规定理解有误。根据专利审查指南的上述规定，针对已经发出驳回决定的原申请提出分案申请的，应当符合下述三种情况之一：一是自申请人收到驳回决定之日起三个月内，该期间不考虑申请人是否提出复审请求的情况；二是提出复审请求以后，即该驳回决定处于复审阶段；三是对复审决定不服提起行政诉讼期间。原告将“提出复审请求后”理解为只要提出复审请求的情况下，提出分案申请就没有时间限制，对此，本院认为，如果按照原告所理解的含义来解释上述第二种情况，就没有必要再规定上述第三种“对复审决定不服提起行政诉讼期间”的情况了，原告的理解既与专利审查指南该条规定本身的上下文含义相冲突，也与专利法实施细则的规定不符。2、专利审查指南所规定的上述第三种情况中“行政诉讼期间”应指不服复审决定所提行政诉讼终审之前，即一审及二审期间，不包括再审期间。专利审查指南虽然规定“对复审决定不服提起行政诉讼期间，申请人也可以提出分案申请”，但对于何谓“行政诉讼期间”，应当结合专利法及其实施细则的规定进行理解。如前所述，专利审查指南是对专利法及其实施细则的具体化，其内容不得与专利法实施细则相冲突，而根据专利法实施细则的规定，专利申请已经被驳回的不能提出分案申请，因此，当不服复审决定所提行政诉讼经过二审终审判决后，专利申请被驳回的状态已被生效判决所确认，符合专利法实施细则所规定的“专利申请已经被驳回”的条件，这也是司法判决既判力的体现，故此时不能再提出分案申请。由此可见，专利审查指南上述规定所称“行政诉讼期间”应指不服复审决定所提行政诉讼终审之前，即一审及二审期间，不包括再审期间，原告关于审查指南规定的“行政诉讼期间”包括再审期间的主张与专利法实施细则的规定相违背，缺乏依据，本院不予支持。综上，原告关于其分案申请符合法律规定的理由缺乏依据，本院不予支持。二、关于分案申请被受理及缴纳实质审查费是否表明分案申请的提出符合法律规定对此，本院认为，专利审查指南第一部分第一章第5.1.1节（3）规定：“初步审查中，对于分案申请递交日不符合上述规定的，审查员应当发出分案申请视为未提出通知书，并作结案处理。”依据上述规定，被告受理分案申请并出具受理通知书，仅仅表明该申请符合受理条件，受理后，被告需经过初步审查以确定该申请是否符合法律规定的分案申请条件。此外，为提高行政效率，被告在收取专利申请费的同时一并收取公布费及实质审查费并无不妥，其与专利申请是否符合分案申请条件没有必然联系。三、关于被诉通知是否违反听证原则专利审查指南第一部分第一章第2节（3）就听证原则作出如下规定：“审查员在作出驳回决定之前，应当将驳回所依据的事实、理由和证据通知申请人，至少给申请人一次陈述意见和/或修改申请文件的机会。审查员作出驳回决定时，驳回决定所依据的事实、理由和证据，应当是已经通知过申请人的，不得包含新的事实、理由和/或证据。”由此可见，在专利初步审查过程中，听证原则仅适用于作出驳回决定的情况，而本案针对的被诉行政行为系被告作出的“分案申请视为未提出通知书”，并非驳回决定，故不适用上述规定中的听证原则。此外，专利审查指南第一部分第一章第5.1.1节（3）规定，“初步审查中，对于分案申请递交日不符合上述规定的，审查员应当发出分案申请视为未提出通知书，并作结案处理。”关于提出分案申请的要求，专利法实施细则及审查指南均有明确规定。本案中，分案申请递交日的期间是明确的，涉及原申请的（2018）京行终3751号终审判决的作出时间是明确的，即本案分案申请提出时原申请已经被驳回的事实是明确的，在此基础上，被告依据审查指南规定，对于分案申请递交日不符合规定的情况直接发出分案申请视为未提出通知书的做法并无不妥，并不违反听证原则。四、关于被诉通知内容是否合法《中华人民共和国行政诉讼法》第六条规定：“人民法院审理行政案件，对行政行为是否合法进行审查。”本案中，被诉通知虽未记载原申请的申请状态、分案申请的截止时间等内容，但其已经记载了分案申请的提出时间、作出被诉通知的法律依据及具体理由，并无不妥，且被诉通知内容合法，结论正确，本院予以确认。原告的相关主张缺乏依据，本院不予支持。综上所述，被诉通知认定事实清楚，适用法律正确，程序合法。原告请求撤销被诉通知，缺乏事实及法律依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，本院判决如下：驳回原告钟巨航的诉讼请求。案件受理费一百元，由原告钟巨航负担（已交纳）。各方当事人如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院提交上诉状，并按对方当事人人数提交副本，预交上诉案件受理费一百元，上诉于中华人民共和国最高人民法院。审 判 长  兰国红人民陪审员  韩树华人民陪审员  郭振强二〇二〇年三月二十五日法官 助理  赵 楠书 记 员  刘嘉兴