浙江省诸暨市人民法院 民 事 判 决 书 （2019）浙0681民初8048号 原告：浙江菱电冷却设备有限公司，住所地浙江省诸暨市阮市镇金岭村。 法定代表人：薛云锋。 委托诉讼代理人：陈国江，浙江星韵律师事务所律师。 委托诉讼代理人：郑玲珠，浙江星韵律师事务所律师。 原告：菱志集团有限公司，住所地香港特别行政区皇后大道中88号励精中心8楼。 代表人：余志海（Yu,ChiHoi），男，1955年8月26日出生，香港特别行政区居民。 委托诉讼代理人：陈国江，浙江星韵律师事务所律师。 委托诉讼代理人：陈丽，浙江星韵律师事务所实习律师。 被告：东莞市菱电冷却设备有限公司，住所地广东省东莞市大岭山镇杨屋工业区。 法定代表人：李琳。 委托诉讼代理人：徐静，广东莞盈律师事务所律师。 原告浙江菱电冷却设备有限公司（以下简称浙江菱电公司）与被告东莞市菱电冷却设备有限公司（以下简称东莞菱电冷却公司）侵害商标权及不正当竞争纠纷一案，本院于2019年5月14日立案后，东莞菱电冷却公司在答辩期间提出管辖权异议，经一审、二审，绍兴市中级人民法院于2019年7月25日作出（2019）浙06民辖终344号民事裁定书，维持本院一审驳回东莞菱电冷却公司对本案管辖权提出异议的裁定。本院对本案依法适用普通程序，由审判员吴尚伟担任审判长，与人民陪审员赵伯明、人民陪审员黄潮娜组成合议庭公开开庭进行了审理，浙江菱电公司的委托诉讼代理人陈国江、郑玲珠，东莞菱电冷却公司的委托诉讼代理人吴辛欣到庭参加诉讼。后本院依法追加菱志集团有限公司（下称菱志公司）为本案共同原告参加诉讼，于2019年11月28日再次公开开庭进行了审理，并依法变更合议庭成员，由审判员吴尚伟担任审判长，与人民陪审员赵伯明、人民陪审员杨敏组成合议庭进行审理，浙江菱电公司的委托诉讼代理人陈国江、郑玲珠，菱志公司的委托诉讼代理人陈国江、陈丽，东莞菱电冷却公司的委托诉讼代理人徐静到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 浙江菱电公司向本院提出诉讼请求：1.判令东莞菱电冷却公司停止使用“菱电”企业字号，并到工商登记机关办理企业名称变更手续，变更后的企业名称中不得包含有“菱电”文字；2.判令东莞菱电冷却公司立即停止侵害浙江菱电公司商标专用权及不正当竞争行为；3.判令东莞菱电冷却公司赔偿浙江菱电公司经济损失(含合理费用)2000000元（审理中变更为2100000元）。 事实与理由：一、浙江菱电公司的权利基础 菱志公司系在香港注册的公司，在中国大陆拥有以下注册商标: 第733312号“”商标，注册日为1995年3月7日，经续展有效期至2025年3月6日。该注册商标核定的使用商品包括第11类的“取暖及空气调节装置;电冰箱或制冷设备;冷冻冷藏机器设备;热发生器；保暖及干燥设备装置;照明设备及装置;通风装置和设备;热水器及水净化设备”。 第767090号“RYODEN”商标，注册日为1995年3月7日，经续展有效期至2025年9月20日。该注册商标核定的使用商品包括第11类的“取暖及空气调节装置；电冰箱或制冷设备;冷冻冷藏机器设备;热发生器；保暖及干燥设备装置;照明设备及装置;通风装置和设备;热水器及水净化设备”。 第6132713号“”商标，注册日为2010年2月21日，有效期至2020年2月20日。该注册商标核定的使用商品包括第11类的“冷却装置和机器;冷却塔；液体冷却装置；冷却设备和装置；冷冻设备和机器;熔炉冷却器;蒸汽锅炉(非机器部件)；空气调节装置”。 1994年“”商标就开始在中国大陆使用，2007年到2015年授权东莞市深菱冷却设备有限公司（以下简称深菱公司）在冷却塔商品上使用。菱志公司对上述商标进行了长期的大量的使用。“”商标已具有很高的知名度。2018年4月14日，菱志公司与浙江菱电公司签订《商标使用许可合同》，将上述三枚商标独占许可给浙江菱电公司使用，并授权浙江菱电公司进行维权。 二、东莞菱电冷却公司侵权事实 东莞菱电冷却公司的经营范围为“节能玻璃钢冷却塔、水泵、风机、电动机、水动能水轮机的产销”，与浙江菱电公司的经营范围相同，其经营的产品与浙江菱电公司所获授权的注册商标核定使用的商品相同或类似。 (一)未经许可，东莞菱电冷却公司使用与“菱電”、“”注册商标相同的标识。东莞菱电冷却公司在网站宣传和产品上多次使用“菱電”、“”等标识。“菱電”与案涉第733312号“”商标相比，都是繁体字，含义、结构、字形、读音均相同，构成近似商标。东莞菱电冷却公司使用“”与涉案第6132713号“”商标相同，构成相同商标。 (二)东莞菱电冷却公司在各网站进行虚假宣传，误导公众，造成混淆，构成不正当竞争，东莞菱电冷却公司在多家网站宣传：“公司2012年由菱电国际(香港)有限公司授权注册成立，为其注资子公司之一”、“菱电国际(香港)有限公司授权东莞市菱电冷却设备有限公司为大陆唯一指定菱电牌冷却塔销售商”、“菱电牌冷却塔生产基地设立在东莞市中堂镇新田工业区，是唯一的菱电牌冷却塔生产厂家，其他厂家OEM贴牌产品均为假冒伪劣产品，一经发现将追究法律责任!”等不实的、虚假的宣传，容易造成相关公众误认和混淆，构成不正当竞争。 （三）东莞菱电冷却公司将注册商标“”的简体字“菱电”作为其公司名称的一部分使用，并且简化使用“菱电”字样，属于使用企业字号的行为，构成不正当竞争。“”商标注册于1995年，东莞菱电冷却公司成立于2012年，相对于东莞菱电冷却公司企业名称权而言，属于在先权利，且“菱电”在日常称呼上与“”商标完全相同。涉案商标经过长时间大量使用，具有很高的知名度。东莞菱电冷却公司与浙江菱电公司属于同行业竞争者，知道或者应当知道“”商标知名度和影响力，而其仍不顾诚信，将“”注册商标的简体文字作为企业字号注册，在主观上存在利用“菱电”品牌良好形象及声誉的故意，客观上势必会引起相关公众对东莞菱电冷却公司企业和“”品牌权利人产生混淆、误认的可能，东莞菱电冷却公司的行为违反了诚实信用、公平竞争的市场交易原则，损害了浙江菱电公司的合法权益，构成不正当竞争。 综上所述，东莞菱电冷却公司上述行为侵害浙江菱电公司商标权，同时构成不正当竞争。 审理中，浙江菱电公司明确关于商标权的请求，判令东莞菱电冷却公司停止侵害浙江菱电公司第733312号、第6132713号商标的行为。浙江菱电公司要求东莞菱电冷却公司赔偿经济损失的时间从东莞菱电冷却公司成立前的前期宣传2008年开始。赔偿金额调整为2100000元。 菱志公司请求要求东莞菱电冷却公司赔偿两原告经济损失2100000元，授权浙江菱电公司获得赔偿，其他诉讼请求和事实理由内容与浙江菱电公司一致。 东莞菱电冷却公司辩称：浙江菱电公司的诉请没有事实和法律依据，应依法驳回浙江菱电公司的全部诉讼请求。 一、浙江菱电公司未提供其或商标权人在起诉之日起的前三年有实际使用案涉商标的证据，亦未能提供因东莞菱电冷却公司的行为而遭受了损失的证据，因此依据《中华人民共和国商标法》第六十四条之规定，即便东莞菱电冷却公司在网站上宣传行为侵犯了第733312号“”商标权或第6132713号“”商标权，也不承担赔偿责任。浙江菱电公司大量提供了深菱公司的销售合同及发票，但所有销售合同及发票中并未显示有涉及使用第733312号“”商标或第6132713号“”商标。更重要的是，深菱公司于2008年1月18日申请注册了第6517735号“”商标，该商标于2014年8月14日被核准注册，其中商品包含玻璃钢冷却塔。因此，即便深菱公司存在销售“菱電”冷却塔的行为，也应当是其对自身第6517735号“菱電”商标的宣传和使用，而非是对案涉被诉侵权商标的宣传和使用。据此，浙江菱电公司要求东莞菱电冷却公司赔偿2000000元的诉求没有事实和法律依据。 二、深菱公司于2016年4月1日在广东省东莞市东莞公证处作出声明公证，将第6517735号“菱電”商标转让给东莞菱电冷却公司。基于此，东莞菱电冷却公司在网站中宣传及推广“菱電”冷却塔的行为具有合法性，且其中的工程案例图片均为深菱公司的工程案例，浙江菱电公司并无证据证明东莞菱电冷却公司有其他涉嫌侵权的行为存在，浙江菱电公司仅就东莞菱电冷却公司在网站中的宣传行为要求索赔2000000元明显缺乏事实和法律依据，依法不应支持。 三、浙江菱电公司要求东莞菱电冷却公司停止使用“菱电”企业字号，并到工商登记机关办理企业名称变更手续，变更后的企业名称中不得包含“菱电”文字的诉求没有任何事实和法律支持，依法应当驳回。(一)东莞菱电冷却公司于2012年4月5日成立，经营范围不仅包含冷却塔，亦包含水泵、风机、水轮机、电动机的产销及研发，东莞菱电冷却公司的企业字号合法有效，同时，东莞菱电冷却公司申请并拥有几十个“菱電”商标;也包含第6517735号“菱電”冷却塔商标，东莞菱电冷却公司的企业字号与所持有的商标具有高度一致性，合法权益受法律保护。而反观本案的两个被诉侵权商标第733312号“”商标及第6132713号“”商标权利人菱志公司受让该两个商标的时间为2014年，东莞菱电冷却公司的企业字号权利在前，浙江菱电公司的案涉商标受让在后，依据商标法规定菱志公司无权就成为商标权人之前的任何事项进行追溯，且浙江菱电公司没有提交涉案商标在浙江菱电公司成立之前已经具有较高知名度的证据。同时，结合本案实际情况，东莞菱电冷却公司本身有受让深菱公司第6517735号“”商标，东莞菱电冷却公司宣传和使用“菱電”的行为并不具备任何主观恶性。更进一步的，既然浙江菱电公司都没有就案涉商标的实际使用及知名度进行举证证明，则当然就不存在会导致消费者混淆来源或构成不正当竞争。(二)本案中，没有任何证据证明东莞菱电冷却公司的企业字号侵犯了涉案第733312号“”商标及第6132713号“”商标，东莞菱电冷却公司也从未将自身企业字号作为商标名称宣传使用，浙江菱电公司现有证据也不足以证明东莞菱电冷却公司的企业名称具有攀附案涉被诉侵权商标的故意，因此其要求东莞菱电冷却公司停止使用企业名称的诉求明显是没有事实依据的，依法应当驳回。应当追加深菱公司为本案第三人，否则将影响本案的公正审理。 四、第733312号“”商标核准的商品或服务近似群号为1101，玻璃钢冷却塔属于1106，两者不是同一近似群，不构成近似，故东莞菱电冷却公司使用菱电字样宣传玻璃钢冷却塔的行为并未侵犯两原告的第733312号“”商标专用权。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行质证，对当事人无争议的证据，本院予以确认并在卷作证。对当事人有争议的事实和证据，本院认定如下： 浙江菱电公司提供的证据材料及证明目的： 1.第733312号“”商标、第6132713号“”商标、第767090号“RYODEN”商标的注册证、续展证明复印件，以证明涉案商标的在先商标权，并且在有效期内； 2.商标使用许可合同，以证明浙江菱电公司系涉案商标中国大陆地区独占被许可人； 3.授权书，以证明涉案商标权利人曾将涉案第733312号“”商标授权给深菱公司使用； 4.2007年华奥星空报道，5.深菱公司与案外人签订的有关“菱电”冷却塔的合同及销售发票，以证明涉案商标在中国进行了大量的使用，享有很高的知名度； 6.（2018）浙杭钱证内字第11538号公证书，对东莞菱电冷却公司经营网站做的截屏公证，以证明东莞菱电冷却公司在产品宣传中使用与涉案商标近似或相同的商标； 7.委托代理合同、发票及付款凭证，以证明浙江菱电公司为维权支付律师费25000元； 8.国家工商行政管理局商标总局（下称商标局）网站有关第733312号“”商标公告内容的打印件及当庭通过互联网查询的事实，对证据材料1的补强； 9.浙江菱电公司产品的销售合同、发票以及产品照片，以证明浙江菱电公司销售的地域很广，涉及全国各地； 10.通过国家工商局商标局的网站查询东莞菱电冷却公司商标注册查询记录，以证明东莞菱电冷却公司多次恶意注册与涉案商标相同的商标； 11.北京知产法院行政判决书，以证明深菱公司的第6517735号商标已被宣告无效的事实； 12.国家知识产权局商标撤三字（2019）第Y026134号关于第733312号第11类“菱电”注册商标连续三年不使用撤销申请的决定复印件，以证明菱志公司使用第733312号商标的情况。 东莞菱电冷却公司质证意见及本院分析认定意见： 1.东莞菱电冷却公司对证据材料1、证据材料8的真实性、合法性、关联性均有异议。本院认为浙江菱电公司在庭审中当庭查询商标局的网站，两者内容一致，第一次庭审后，本院对菱志公司持有的商标注册证在本院进行了核对，两者相符，无其他可疑情况，故对证据材料1和证据材料8的真实性予以确认； 2.东莞菱电冷却公司对证据材料2的真实性、合法性、关联性无法确认。本院认为，证据材料2的商标使用许可合同，上面有许可人、被许可人的签名、盖章，在无反证的情况下其真实性应予采信，应作为证据予以采纳； 3.东莞菱电冷却公司对证据材料3的真实性、合法性、关联性无法确认，且内容中授权人为菱风冷气设备有限公司，非本案商标权人。本院认为，该授权书上加盖有菱风冷气设备有限公司印章及余志海的签名，在无反证的情况下其真实性应予采信，应作为证据予以采纳； 4.东莞菱电冷却公司对证据材料4、证据材料5的真实性、合法性、关联性不予确认。本院认为，浙江菱电公司主张，这些材料复印件来源于北京市高级人民法院（2019）京行终4059号案件，内容主要为深菱公司的增值税发票，与证据3内容印证，其中媒体发布的信息、中标通知、采购合同、买卖合同与增值税发票的涉事主体为深菱公司，主要为深菱公司与其十多个客户的交易合同，增值税发票等。东莞菱电冷却公司虽不予确认，但未提供反证。本院认为，在无反证的情况下对其形式真实性应予确认； 5.对证据材料9，东莞菱电冷却公司对其真实性、合法性、关联性不予确认。本院认为，这些证据材料的内容系浙江菱电公司与其客户之间发生交易的合同及增值税发票，东莞菱电冷却公司虽提出异议，但未提供反证，故对这些证据材料形式的真实性应予确认； 6.对证据材料12，东莞菱电冷却公司对其真实性、关联性、合法性均不予确认。本院认为，该材料虽系复印件，但可在互联网上查询，该材料反映了菱志公司与深菱公司关于第733312号商标使用情况的争议。 东莞菱电冷却公司为证明其主张提供下列证据材料： 1.公示证书，以证明东莞市市场监督管理局向东莞菱电冷却公司颁发了“2018年度广东省‘守合同重信用’企业公示证书”； 2.东莞理工学院校外产学研实习基地建设协议书，以证明东莞菱电冷却公司与东莞理工学院建立长期产学合作关系； 3.检验检测报告，以证明广州质量监督检测研究院对东莞菱电冷却公司进行抽样检测，并出具的检验检测报告的事实； 4.职业健康、质量、知识产权、环境管理体系认证证书，以证明东莞菱电冷却公司获得多项管理体系认证证书，认证范围均包括玻璃钢冷却塔的设计、开发、生产和销售； 5.CTI证书，以证明东莞菱电冷却公司获得美国冷却塔协会CTI标准认证； 6.中国通用机械工业协会冷却设备分会会员证，以证明东莞菱电冷却公司系中国通用机械工业协会冷却设备分会会员。 上述证据材料，经浙江菱电公司质证，对这些证据材料均持有异议。本院认为，这些证据材料内容与浙江菱电公司主张的商标侵权和不正当竞争无关，本院不予采纳。 经审理，本院查明的事实： 第733312号“”商标注册使用期限自1995年3月7日经续展至2025年3月6日，核定使用商品和服务项目第11类：取暖及空气调节装置、电冰箱或制冷设备、冷冻冷藏机器设备；热发生器；保暖及干燥设备装置；照明设备及装置；通风装置和设备；热水器及水净化设备。2007年6月14日，该商标由三菱电机菱电空调·影像设备（香港）有限公司转让给菱风冷气设备有限公司，后菱风冷气设备有限公司转让给广州市菱风制冷设备有限公司。2013年10月6日，广州市菱风制冷设备有限公司把该商标转让给菱风冷却设备有限公司。2014年5月27日，菱风冷气设备有限公司把该商标转让给菱志公司。 第6132713号“”商标注册于2010年2月21日，核定使用商品第11类：冷却装置和机器；冷却塔；液体冷却装置；冷却设备和装置；冷冻设备和机器；熔炉冷却器；蒸汽锅炉（非机器部件）；空气调节装置。注册人菱志公司，注册有效期申请续展至2030年2月19日。 2018年4月14日，浙江菱电公司与菱志公司签订商标使用许可合同，载明菱志公司将上述两商标独占许可给浙江菱电公司使用，在第11类的“冷却塔、玻璃钢及不锈钢水塔”商品上，如菱志公司现有及以后在第11类“冷却塔、玻璃钢及不锈钢水塔”商品上注册或补充注册上述两商标，菱志公司同意一并独占许可给浙江菱电公司使用，许可使用期限自2018年3月8日起至2025年3月7日止，许可使用方式：中国大陆地区独占许可使用。如遇第三方侵害商标权的，以菱志公司或浙江菱电公司名义维权等。 2007年6月15日，菱风冷气设备有限公司出具授权书一份，载明：“菱电”商标持有人——菱风冷气设备有限公司授权深菱公司为中国地区“菱电”牌冷却塔唯一指定生产及总销售商。有效期间自2007年6月15日至2015年3月5日止。 2007年11月6日，华奥星空媒体登载下列内容：菱电杯2007年全国跳绳公开赛新闻发布会，举办单位国家体育总局社会体育指导中心、中国国际体育旅游公司、广州市体育局、深菱公司等内容。从2009年10月起至2017年12月，深菱公司与神龙汽车有限公司、深圳市比亚迪锂电池有限公司、中建三局第一建设工程有限责任公司珠海分公司、中国电信股份有限公司深圳分公司、信义光伏产业“安徽”控股有限公司、中建五局工业设备安装有限公司、桂林帝豪房地产开发有限公司、深圳翰宇药业股份有限公司、杭州华电华源环境工程有限公司、海南国际会展中心有限责任公司、合肥金尊地滨湖资产管理有限公司、安徽蚌埠金尊地新地资产管理有限公司、广州维港环保科技有限公司、深圳新能极科技有限公司曾发生过交易，但浙江菱电公司提供的交易合同、增值税发票上载明的交易的另一方为深菱公司，上述交易凭证上未反映出深菱公司使用或突出使用涉案注册商标。 浙江菱电公司通过申请浙江省杭州市钱塘公证处进行证据保全公证的公证书附件中。东莞菱电冷却公司经营网站截屏显示：东莞菱电冷却公司域名审核通过时间2018年1月20日，东莞菱电冷却公司宣传自己产品为“菱电牌方塔”、“关于菱电”、“菱电冷却塔”、“年产冷却塔25000余台”等内容，登载、宣传的产品图片中标有“菱電”、“菱电”文字，及与第6132713号注册商标图形较为相近的图案，其中还载明有“菱电诚招以下地区品牌代理商：北京/天津、江苏/山东、河北/浙江、湖北/宁夏、内蒙古/新疆与西藏等地区；菱电国际（香港）有限公司授权东莞菱电冷却公司为大陆唯一指定‘菱电牌’冷却塔销售商；菱电牌冷却塔生产基地设立在东莞市中堂镇新鹤田工业区内深菱工厂，是惟一的‘菱电牌’冷却塔生产厂家；其他厂家OEM贴牌产品均为假冒伪劣产品，一经发现将追究法律责任；东莞菱电冷却公司是一家集冷却塔及其配套产品的研发设计、生产制造、售后服务于一体的专业化大中型菱电冷却塔生产制造企业；公司2012年由菱电国际（香港）有限公司授权注册成立，为其注资子公司之一；整个工艺流程管理香港菱电国际多方位考察后成为东莞菱电冷却公司股东之一”等内容。浙江菱电公司为本案委托律师代理诉讼，已支付律师代理费25000元。 浙江菱电公司自2018年12月29日起至2019年9月止，与湖南颐丰玻璃钢有限公司、福建中海西建筑工程有限公司、北京东方绘智机电工程有限公司、青海东泽建设工程有限公司、广东申菱环境系统股份有限公司、云鼎能源科技（广东）有限公司、方圆建设集团有限公司、广东中滔制冷设备工程有限公司、科宇智能环境技术服务有限公司、成都建工集团有限公司、三明市熊山制冷设备工程有限公司、海南维也实业有限公司、福建风向标科技发展有限公司曾签订过冷却塔购销合同，曾向安徽新深菱制冷环境工程有限公司、科宇智能环境技术服务有限公司、黑龙江菱电冷却设备有限公司、成都菱电冷却塔制冷设备有限责任公司、武汉港康明冷却塔有限公司、河南菱电制冷设备有限公司开具增值税发票。 从2008年6月16日起，东莞菱电冷却公司多次向商标局申请注册“菱电”、“深菱菱电”、“深菱”、“东莞菱电”、“菱电闭塔”、“菱电方塔”、“菱电圆塔”、“港菱电”、“陵电”、“菱电开塔”等商标，都未获成功。 2014年8月14日，深菱公司申请获得注册第6517735号“”文字商标，有效期限至2024年8月13日止，核定使用商品及服务项目第11类：冷却装置和机器、液体冷却装置、冷冻设备和装置、冷冻设备和机器、空气调节装置、冰箱（冰盒）、制冷容器、玻璃钢冷却塔。 2016年4月1日，深菱公司出具声明书，声明本公司自愿将第6517735号注册商标转让给东莞菱电冷却公司所有，但未向商标局办理申请登记手续。 深菱公司于2018年3月23日对国家工商行政管理总局商标评审委员会（以下简称评审委员会）及第三人菱志公司，向北京知识产权法院提起商标无效宣告请求行政纠纷之诉，该院于2018年10月25日作出（2018）京73行初2753号行政判决书，判决书载明：被诉裁定：商评字[2018]第7764号关于第6517735号“菱電”商标（简称诉争商标）无效宣告请求裁定。深菱公司诉称：一、诉争商标核定使用的“冷却装置和机器、液体冷却装置、制冷容器、玻璃钢冷却塔”四项商品，与第733312号“菱電”商标（简称引证商标）核定使用的商品在销售渠道、功能、用途等方面均具有明显区别，不构成类似商品。二、诉争商标经深菱公司长时间大量推广宣传具有一定知名度，该商标对深菱公司具有重要意义。故请求法院依法撤销被诉裁定，并判令评审委员会重新作出裁定。评审委员会辩称：被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法，请求法院依法驳回深菱公司的诉讼请求。菱志公司述称：同意被诉裁定，请求驳回深菱公司的诉讼请求。该院经审理查明:一、诉争商标。1.注册人：深菱公司；2.注册号：6517735；3.申请日期：2008年1月18日；4.专用权期限至：2024年8月13日；5.标识：“菱電”；6.核定使用商品（第11类）：冷却装置和机器、液体冷却装置、冷冻设备和装置、冷冻设备和机器、空气调节装置、冰箱（冰盒）、制冷容器、玻璃钢冷却塔。二、引证商标。1.注册人：菱志公司；2.注册号：733312；3.申请日期：1993年9月14日；4.专用权期限至：2025年3月6日；5.标识：“菱電”；6.核定使用商品（第11类）：取暖及空气调节装置、电冰箱或制冷设备、冷冻冷藏机器设备、热发生器、保暖及干燥设备装置、照明设备及装置、通风装置和设备、热水器及水净化设备。该院认为，本案中，诉争商标核定使用的“冷却装置和机器、液体冷却装置、制冷容器、玻璃钢冷却塔”商品，与引证商标核定使用的“电冰箱或制冷设备”商品，均属于制冷设备，在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费群体等方面相同或相近，已构成类似商品。深菱公司提交的在案证据不能证明诉争商标经使用可与引证商标相区分，不会导致相关公众对商品来源产生混淆误认。故诉争商标与引证商标已构成商标法第三十条所指的使用在类似商品上的近似商标之情形。综上所述，被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，深菱公司的诉讼请求缺乏事实或法律依据，该院不予支持，判决驳回深菱公司的诉讼请求。深菱公司不服判决，提起上诉。北京市高级人民法院于2019年12月2日作出（2019）京行终4059号行政判决书，驳回上诉，维持原判。 2019年9月16日，国家知识产权局作出商标撤三字（2019）第Y026134号关于第733312号第11类“菱电”注册商标连续三年不使用撤销申请的决定，驳回深菱公司关于第733312号“”商标无正当理由三年不使用的撤销申请，第733312号第11类“”商标在“1.冷冻冷藏机器设备；2.通风装置和设备”部分核定使用商品上的注册不予撤销。 2017年1月9日，东莞菱电冷却公司向商标局申请注册“菱电”商标，至今未获批准。 东莞菱电冷却公司提供香港特别行政区公司注册处发出的公司注册证明书，显示菱电国际（香港）有限公司在香港注册，注册时间为2014年5月19日。 浙江菱电公司成立于2018年4月11日，经营范围：冷却设备的研究开发；制造、销售、安装：冷却塔、玻璃钢制品、水处理设备、空调制冷设备及配件等。 东莞菱电冷却公司成立于2012年4月5日，经营范围：节能玻璃钢冷却塔、水泵、节能冷却塔等，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股）。 菱志公司于2019年9月9日向本院出具声明，载明：《商标使用许可合同》约定的许可期限内，我公司授权浙江菱电公司进行维权的范围，均包括《商标使用许可合同》签订前后发生的侵害第733312号“”商标、第767090号“RYODEN”商标、第6132713号“”商标的侵权行为，我公司承诺不会向侵权人重复主张权利。第一次庭审结束后，浙江菱电公司提供了2019年10月16日其与菱志公司签订的《商标使用许可合同》补充合同，载明：上述《商标使用许可合同》第十一条约定的维权范围，包括该合同签订前发生的侵权行为，同时包括该合同有效期内的侵害商标专用权及不正当竞争行为，以其的名义进行维权，菱志公司不再向侵权人重复主张权利等。2019年11月15日，两原告签订《商标使用许可合同》许可使用商品范围的补充合同，明确双方于2018年4月14日签订的《商标使用许可合同》中第733312号“”商标、第6132713号“”商标的独占许可使用的商品范围包括在第1105群组核定使用的全部商品项目等，有效期至2020年11月6日止等。两原告主张，涉案第733312号“”商标从1994年开始在中国大陆使用，2007年至2015年授权深菱公司使用，2015年至2018年菱志公司使用，2018年4月许可给浙江菱电公司使用，第61327173号“”商标一直由菱志公司使用，2018年4月授权给浙江菱电公司使用。 2020年4月7日，菱志公司明确，上述维权所获赔偿归浙江菱电公司获得。 本院认为：菱志公司系香港特别行政区注册的公司，根据《最高人民法院关于适用的解释》第五百五十一条的规定，本案参照适用涉外民事诉讼程序审理，原、被告双方一致同意本案适用我国内地法，故应把我国内地法律作为处理本案纠纷的准据法。有关菱志公司的主体资格，经本院查明，符合法律规定。 一、关于侵害注册商标专用权问题 依据菱志公司提交的商标注册证，商标许可使用合同及当庭查询商标局网站信息的情况等证据，可以确认，菱志公司系第733312号、第6132713号“菱电”文字商标和图形商标，分别从2014年5月27日、2010年2月21日起的注册商标专用权人，第733312号商标注册于1995年，现均在有效期内，其依法对涉案商标享有专用权。上述两商标，菱志公司于2018年3月8日起至2025年3月27日止独占许可给浙江菱电公司使用，商标权人的商标权利应受法律保护。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条规定：商标法第五十三条规定的利害关系人，包括注册商标使用许可合同的被许可人、注册商标财产权利的合法继承人等。在发生注册商标专用权被侵害时，独占使用许可合同的被许可人可以向人民法院提起诉讼；排他使用许可合同的被许可人可以和商标注册人共同起诉，也可以在商标注册人不起诉的情况下，自行提起诉讼；普通使用许可合同的被许可人经商标注册人明确授权，可以提起诉讼。菱志公司授权浙江菱电公司维权，故浙江菱电公司作为权利人起诉，符合法律规定。 《中华人民共和国商标法》第四十八条规定，本法所称的商标的使用是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。《中华人民共和国商标法》第五十七条第（一）项和第（二）项规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或近似的商标，容易导致混淆的，均属侵犯注册商标专用权的行为。根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条第二款的规定，商标近似是指商标的文字字形、读音、含义或者图形的构图及颜色组合近似。东莞菱电冷却公司在其网上商品宣传上标注上含有“菱電”、“菱电”、“菱电冷却”等文字标识，构成商标性使用。虽然标注的“菱電”与第733312号“”商标繁简相同，读音相同，含义一样，但字体有差异，两者构成近似。“菱电”与涉案被侵权商标“菱電”的“電”和“电”繁简不同，但两者读音相同，含义一样，两者构成近似。“菱电冷却”与“菱電”商标不同，但“菱电冷却”起标识作用的主要是“菱电”两字，与“菱電”商标也构成近似。“菱电冷却”虽为东莞菱电冷却公司企业名称中的部分，但其未规范使用企业名称。 东莞菱电冷却公司抗辩，第733312号“”商标核准使用范围，与其宣传的玻璃钢冷却塔不构成近似。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条规定：“商标法第五十二条第（一）项规定的类似商品，是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同，或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。类似服务，是指在服务的目的、内容、方式、对象等方面相同，或者相关公众一般认为存在特定联系、容易造成混淆的服务。商品与服务类似，是指商品和服务之间存在特定联系，容易使相关公众混淆。”第十二条规定：“人民法院依据商标法第五十二条第（一）项的规定，认定商品或者服务是否类似，应当以相关公众对商品或者服务的一般认识综合判断；《商标注册用商品和服务国际分类表》、《类似商品和服务区分表》可以作为判断类似商品或者服务的参考。”第733312号“”商标核定使用范围虽未直接明确为冷却塔、玻璃钢冷却塔，但有制冷设备、冷冻冷藏机器设备。两者的功能、用途均为制冷或冷却，商标登记商品或服务类别可以作为判断类似商品或服务时参考，但法院在判断是否构成类似商品或服务时，需要从是否具有混淆可能性出发，实行个案认定，两者应认为类似商品。综上所述，若“菱電”与“菱电”在前述商品上共存，相关公众在隔离观察并施以一般注意力的情况下，容易认为使用两商标的商品来源于同意主体或者商品提供者之间具有特定关系，从而导致混淆和误认。 东莞菱电冷却公司标的图形与涉案被侵权商标“”基本一致，东莞菱电冷却公司宣传玻璃钢冷却塔商品与上述商标核定使用的商品冷却塔，根据上述分析，同理系同类别。 东莞菱电冷却公司抗辩被控侵权商标三年未实际使用，两原告提供了相应材料证明国家知识产权局于2019年9月16日驳回深菱公司提出的相同抗辩，故东莞菱电冷却公司的这一抗辩不能成立。 因此，东莞菱电冷却公司的行为侵害了商标注册人及使用人对涉案被侵权商标享有的注册商标专用权。故两原告主张东莞菱电冷却公司的上述行为侵害其注册商标专用权的主张成立，其要求东莞菱电冷却公司停止商标侵权，并赔偿经济损失等诉讼请求事实有据，应予支持。即使东莞菱电冷却公司抗辩受让深菱公司第6517735号“菱电”商标，但第733312号、第6132713号商标在注册有效期间，其使用“菱电”两字客观上与第733312号“”商标文字近似，并不影响其对上述商标侵权的认定。 二、关于浙江菱电公司主张的东莞菱电冷却公司的虚假宣传行为是否构成不正当竞争 东莞菱电冷却公司在网站宣传资料中的内容未提供证据证明，用词夸大，且使用了“菱電”、“菱电冷却”、“菱电”文字，与涉案被侵权商标近似，是否构成反不正当竞争法中的虚假宣传？ 《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条第二款规定，本法所称的不正当竞争行为，是指经营者在生产经营活动中，违反本法规定，扰乱市场竞争秩序，损害其他经营者或者消费者的合法权益的行为。第八条第一款规定，经营者不得对其商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价、曾获荣誉等作虚假或者引人误解的商业宣传，欺骗、误导消费者。第十七条第一款规定，经营者违反本法规定，给他人造成损害的，应当依法承担民事责任。经营者的合法权益受到不正当竞争行为损害的，可以向人民法院提起诉讼。因此如该经营者的行为违反反不正当竞争法的规定，对其他经营者的合法权益造成损害时，其他经营者有权提起民事诉讼。本案中，浙江菱电公司及菱志公司与东莞菱电冷却公司经营同类商品，存在竞争关系，东莞菱电冷却公司的宣传内容无证据证明，其所称的其系菱电牌冷却塔唯一生产厂家等内容，容易造成相关公众误解，而直接损害浙江菱电公司及菱志公司的利益，构成不正当竞争。 三、关于东莞菱电冷却公司名称使用“菱电”二字是否构成不正当竞争 1993年12月1日起施行的《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条规定：“经营者在市场交易中，应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则，遵守公认的商业道德。本法所称的不正当竞争，是指经营者违反本法规定，损害其他经营者的合法权益，扰乱社会经济秩序的行为。本法所称的经营者，是指从事商品经营或者营利性服务（以下所称商品包括服务）的法人、其他经济组织和个人。”2008年3月1日起施行的《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第四条规定：“被诉企业名称侵犯注册商标专用权或者构成不正当竞争的，人民法院可以根据原告的诉讼请求和案件具体情况，确定被告承担停止使用、规范使用等民事责任。”2014年5月1日修正施行的《中华人民共和国商标法》第五十八条规定：“将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的，依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。”2019年11月1日修正实施的《中华人民共和国商标法》第五十八条规定：“将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的，依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。” 菱志公司受让取得享有专用权的第733312号“”注册商标，注册于1995年，应当受到法律保护。东莞菱电冷却公司的登记经营范围与上述商标核定使用范围类同，其与菱志公司应属于同类竞争者。该商标权人把“菱電”商标长期许可深菱公司使用。东莞菱电冷却公司同在东莞市申请注册公司，使用“菱电”文字作为企业字号时，知道或应当知道有“菱電”商标的存在，其登记经营范围与当时菱电商标权人经营范围及商标核定适用范围类同，也无使用的正当的事由，故其使用“菱电”字号难以认为其具有正当性。深菱公司的第6517735号“”商标曾发生争议并进行诉讼，深菱公司与东莞菱电冷却公司关于第6517735号“”商标的有关转让行为并不能说明东莞菱电冷却公司使用“菱电”字号取得第733312号“菱電”商标权人的许可，不能侵害当时的商标权利人依法享有的注册商标专用权。东莞菱电冷却公司申请多个含有“菱电”或相近文字的商标，均未被批准，依法不享有商标权，也印证了上述其使用“菱电”文字的不正当性。菱志公司受让“菱電”商标后其享有的注册商标专用权应受法律保护，其作为商标受让者对商标受让前在涉案被侵权商标上享有的权利，应享有承继的权利。东莞菱电冷却公司注册于2012年，但第733312号“”商标注册于1995年，东莞菱电冷却公司使用“菱电”字号的行为侵犯了第733312号商标的在先权利，菱志公司作为第733312号商标的权利承受人，当然有权向东莞菱电冷却公司追究相关法律责任，现菱志公司授权浙江菱电公司主张权利，浙江菱电公司获得第733312号商标独占许可使用，东莞菱电冷却公司持续使用“菱电”文字的行为也侵犯了浙江菱电公司享有的独占许可使用的商标权利，也对浙江菱电公司构成与商标有关的不正当竞争行为。东莞菱电冷却公司在明知商标权人有在先合法权利的情况下，使用“菱电”作为其企业字号注册，难以构成善意，随后长期使用中，也可以反映其主观上具有攀附“菱電”注册商标商誉的故意，客观上会造成相关公众混淆或误认的后果，扰乱市场秩序，损害经营者和消费者的合法权益，违反了诚实信用的原则，构成不正当竞争行为。对此东莞菱电冷却公司应当承担停止使用、赔偿损失等法律责任。浙江菱电公司根据菱志公司授权及其也受到对独占许可商标权损害的情况，和菱志公司一起要求东莞菱电冷却公司停止不正当竞争行为、停止使用含有“菱电”字样的企业名称，符合法律规定，应予支持。 四、关于经济损失赔偿 根据菱志公司的授权，菱志公司对东莞菱电冷却公司侵权行为可以主张的权利，由浙江菱电公司以自己的名义行使。现菱志公司和浙江菱电公司共同主张的经济损失，可以在本案中一并处理。 两原告未能举证证明其因东莞菱电冷却公司的商标侵权行为和不正当竞争行为所受到的具体损失，也未能举证证明东莞菱电冷却公司的侵权获益，菱志公司与浙江菱电公司之间的商标使用许可，系其关联公司之间进行有关许可使用费的情况，在本案中作为侵权损失的确定，参考意义较小。本院综合考虑东莞菱电冷却公司涉案行为的性质、情节、范围、经营规模、持续时间、主观过错程度以及涉案被诉侵权商标的知名度、受损害程度等因素酌情确定，并考虑下列因素： 1.《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十六条第一款规定：“商标权人自行使用、他人经许可使用以及其他不违背商标权人意志的使用，均可认定为商标法第四十九条第二款所称的使用。”第二款规定：“实际使用的商标标志与核准注册的商标标志有细微差别，但未改变其显著特征的，可以视为注册商标的使用。”两原告未举证证明商标注册人自己使用商标的具体情况。根据浙江菱电公司提供的证据显示菱风冷气设备有限公司于2007年6月15日至2015年3月15日授权深菱公司使用第733312号“”商标，东莞菱电冷却公司在庭审中抗辩，其网站中使用的图片来源于深菱公司，菱志公司于2018年4月许可浙江菱电公司使用，浙江菱电公司现在正常经营，故应认为菱志公司许可他人使用第733312号“”商标属于商标法意义上的使用。商标主要使用人为深菱公司，实际使用期间从2009年10月至2017年12月（未提供许可使用费情况），而深菱公司于2014年8月14日也获得第6517735号“”商标，该商标存在争议，直至2019年12月才被宣告无效，“菱電”商标与菱志公司的对应关系在市场中也受一定影响。浙江菱电公司提供的证据主要为被许可使用人深菱公司的交易凭证，商标注册人对商标的宣传较少。两原告未举证证明“”商标此前三年内，除许可浙江菱电公司使用外的使用情况及其知名度。故菱志公司的“菱電”文字商标及“”商标知名度一般，对菱志公司的损害影响有限； 2.东莞菱电冷却公司于2012年4月5日注册使用“菱电”字号，对当时的商标权人构成不正当竞争，且该不正当竞争行为持续到菱志公司受让该商标，并直至现在。两原告主张其从2008年开始的经济损失，因菱志公司受让第733312号商标的时间在2014年5月27日，故其主张2014年5月27日前的经济损失，相关权利依据不足，本院不予支持； 3.两原告主张210万元的经济损失包括东莞菱电冷却公司侵害商标权的行为及不正当竞争行为； 4、东莞菱电冷却公司的网页中有年产冷却塔25000余台的内容。 另外，东莞菱电冷却公司申请追加深菱公司为本案第三人参加诉讼，因本案纠纷处理与深菱公司无利害关系，故其申请不符合法律规定，本院不予支持。 综上所述，两原告关于东莞菱电冷却公司的行为构成商标侵权及不正当竞争的主张成立，其相应的诉讼请求应予支持。东莞菱电冷却公司的抗辩依据不足，本院不予支持。依照《中华人民共和国侵权责任法》第二条、第六条第一款，《中华人民共和国商标法》第五十七条第（一）项和第（二）项、第五十八条、第六十条、第六十三条、第六十四条第一款，《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条、第六条第（二）项和第（四）项、第八条第一款、第十七条，《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第五十条，《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件的若干问题的规定》第四条，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条，《最高人民法院关于适用若干问题的解释(一)》第十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第五十六条第二款、第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条、第五百五十一条及上述其他法律的规定，判决如下： 一、东莞市菱电冷却设备有限公司于本判决生效之日起，应立即停止侵害第733312号“”、第6132713号“”商标注册商标专用权的行为及不正当竞争行为，于本判决生效之日起十日内，删除其公司经营网站中构成本案商标侵权的虚假宣传的“”、“菱电”文字及“”商标相近的图案等内容； 二、东莞市菱电冷却设备有限公司于本判决生效之日起三十日内到市场监督管理机关办理企业名称变更登记，变更后的企业登记名称不得含有“菱电”文字； 三、东莞市菱电冷却设备有限公司对侵害菱志集团有限公司、浙江菱电冷却设备有限公司第733312号“”商标、第6132713号“”商标注册商标专用权及不正当竞争行为，应赔偿支付给浙江菱电冷却设备有限公司经济损失（含合理维权费用）400000元，限本判决生效之日起十日内付清； 四、驳回浙江菱电冷却设备有限公司、菱志集团有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案应收案件受理费23600元，财产保全费5000元，合计28600元，由菱志集团有限公司、浙江菱电冷却设备有限公司负担11576元，由东莞市菱电冷却设备有限公司负担17024元。 如不服本判决，浙江菱电冷却设备有限公司、东莞市菱电冷却设备有限公司可在判决书送达之日起十五日内，菱志集团有限公司可在判决书送达之日起三十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省绍兴市中级人民法院。 审 判 长  吴尚伟 人民陪审员  赵伯明 人民陪审员  杨 敏 二〇二〇年三月三十一日 书 记 员  王楚楚