北京市高级人民法院行 政 判 决 书（2019）京行终9743号上诉人（原审被告）：国家知识产权局，住所地北京市海淀区。法定代表人：申长雨，局长。委托诉讼代理人：徐杭，国家知识产权局审查员。上诉人（原审第三人）：佛山市顺德区雄才电器有限公司，住所地广东省佛山市顺德区。法定代表人：李华南，董事长。委托诉讼代理人：张欢，北京尊平律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：深圳市深投文化投资有限公司，住所地广东省深圳市福田区。法定代表人：陈灼儒，执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：路光明，广东国晖律师事务所律师。委托诉讼代理人：温韫孺，广东国晖律师事务所律师。上诉人国家知识产权局、佛山市顺德区雄才电器有限公司（简称雄才电器公司）因商标权无效宣告请求行政纠纷一案，不服北京知识产权法院（2017）京73行初1662号行政判决，向本院提起上诉。本院于2019年11月29日受理本案后，依法组成合议庭进行了审理。2020年1月15日，上诉人国家知识产权局的委托诉讼代理人徐杭，上诉人雄才电器公司的委托诉讼代理人张欢，被上诉人深圳市深投文化投资有限公司（简称深投文化公司）的委托诉讼代理人路光明、温韫孺到本院接受了询问。本案现已审理终结。北京知识产权法院查明：一、诉争商标1．注册人：深投文化公司。2．注册号：7075123。3．申请日期：2008年11月25日。4．专用期限至：2024年3月6日。5．标志6．被无效宣告的商品（第11类）：电炊具、烤箱、微波炉（厨房用具）、消毒碗柜、矿泉壶、电咖啡壶、电咖啡过滤器、电烤箱、电冰箱、饮水机、电磁炉、冰箱自动化霜器、水净化装置、烹调器具、电炉灶、电气奶瓶加热器、烤饼炉、太阳灶、制冰棒机、制冰淇淋机。二、被诉裁定：商评字[2017]第3593号《关于第7075123号“先科”商标无效宣告请求裁定书》。被诉裁定作出时间：2017年1月18日。被诉裁定认定：诉争商标使用在“电炊具、烤箱、微波炉（厨房用具）”等商品上的注册构成2014年施行的《中华人民共和国商标法》（简称2014年商标法）第三十二条所规定“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形，其他商品上的注册未构成该情形。依据2014年商标法第三十二条、第四十五条第一款、第二款和第四十六条、《中华人民共和国商标法实施条例》第六十八条的规定，裁定：诉争商标在“电炊具、烤箱、微波炉（厨房用具）、消毒碗柜、矿泉壶、电咖啡壶、电咖啡过滤器、电烤箱、电冰箱、饮水机、电磁炉、冰箱自动化霜器、水净化装置、烹调器具、电炉灶、电气奶瓶加热器、烤饼炉、太阳灶、制冰棒机、制冰淇淋机”商品上予以无效宣告，在其余商品上予以维持。三、其他事实在商标评审阶段，雄才电器公司提交了以下主要证据：1．雄才电器公司的企业资料及商标注册情况；2．“先科”商标产品部分经销商及经销场所图片；3．雄才电器公司的经济指标及纳税证明等；4．中山市先科龙电器有限公司（简称先科龙公司）提供的“先科XIANKE”品牌2004年度销售发票与出货单，雄才电器公司及关联企业出具的销售发票、合同与出货单；5．“先科XIANKE”商标产品的2007年-2013年部分广告合同及发票；6．雄才电器公司及其先科品牌电饭煲所获的国家质量监督检验检疫总局颁布的《产品质量免检证书》等荣誉证明、社会保险参保证明等；7．有关雄才电器公司商标业务流程及相关权利人主体证明；8．顺德市桂洲镇豪耐电器实业有限公司（简称豪耐公司）授权先科龙公司使用第1403504号“先科XIANKE”商标的授权书及相关合同，先科龙公司委托雄才电器公司生产及存放“先科XIANKE”产品的合同及委托书；9．“先科XIANKE”品牌明星代言合同及转账凭证；10．关于第1403504号“先科XIANKE”商标（简称第1403504号商标）的异议复审裁定书、（2014）西民初字第1444号民事判决书，用以证明因商标代理机构的失误造成其未针对该异议复审裁定书提起行政诉讼，导致该商标被撤销；11．关于第7994032号“先科XIANKE”商标（简称第7994032号商标）的异议裁定及相关判决书，用以证明原国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）关于第1403504号商标的异议复审裁定存在错误；12．关于深投文化公司的相关介绍等。在商标评审阶段，深投文化公司提交了以下主要证据：1．深投文化公司的企业名称变更证明；2．有关深圳先科企业集团（简称先科集团）的介绍；3．深投文化公司的“先科”商标曾被认定为驰名商标、省著名商标的相关证据；4．2003年-2006年“先科”品牌所获荣誉等；5．深投文化公司使用及宣传“先科”系列商标的证据；6．深投文化公司第854218号“先科”商标档案信息；7．在先案例裁定及深投文化公司使用“先科”商标的相关证据。在原审诉讼阶段，深投文化公司补充提交了以下主要证据（编号续前）：8．被诉裁定及雄才电器公司提交的商标无效宣告申请书、诉争商标注册证及详细信息；9．雄才电器公司的第1403504号商标注册证及相关商标异议裁定书；10．关于创办“先科”品牌的报道及“先科”系列商标在国内的注册情况；11．国家领导人视察先科集团以及先科集团获得各项荣誉的相关资料；12．（2012）一中知行初字第1951号行政判决、（2014）一中行（知）初字第8833号行政判决、（2015）京知行初字第4255号行政判决及行政裁定；13．深投文化公司持有的商标信息；14．（2009）一中行初字第304号行政判决，用以证明豪耐公司曾经注册的“先科龙”商标被法院判决撤销；15．豪耐公司的档案登记资料，用以证明该公司于2003年10月23日已经吊销，不能从事经营活动。雄才电器公司补充提交了最高人民法院（2016）最高法行申3022号行政裁定书，用以证明商标评审委员会关于第1403504号商标的异议复审裁定存在错误。在原审诉讼阶段，雄才电器公司提交了授权书与发票证据原件以供核实。深投文化公司认可授权书、发票证据与原件一致，但仍不认可相关证据的真实性。另查，根据中央机构改革部署，原国家工商行政管理总局商标局、商标评审委员会的相关职责由国家知识产权局统一行使。北京知识产权法院认为：雄才电器公司在商标评审阶段已将2014年商标法第三十二条之规定明确为申请依据，并在具体的理由论述中提出诉争商标“与申请人在先推广使用近17年的‘先科XIANKE’商标共存，违反2014年商标法第三十二条的规定”。同时，雄才电器公司亦提交其在先使用相关商标的证据。商标评审委员会依据2014年商标法第三十二条后段之规定进行审理并未超出请求范围，不构成程序违法。雄才电器公司的第1403504号商标于1998年申请注册，其所主张的在先商标使用行为事实上均基于该商标专用权。然而，第1403504号商标已因侵犯深投文化公司在先商标权利而被商标评审委员会于2008年决定撤销，并已发生法律效力，则该商标专用权应为自始无效。在第1403504号商标尚未被撤销期间，雄才电器公司基于侵犯深投文化公司在先商标权利的商标的使用行为，不属于合法的商标使用行为，亦不应产生雄才电器公司对“先科XIANKE”商标拥有在先使用的未注册商标权益。因此，诉争商标在“电炊具、烤箱、微波炉”等商品上注册未违反2014年商标法第三十二条关于“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之规定，商标评审委员会对此认定有误，予以纠正。第1403504号商标已因生效行政行为而被撤销，即便如雄才电器公司所述其未提起行政诉讼的原因系由于商标代理机构的失误，但该代理机构系由该公司选择并委托，该代理机构一切作为或不作为行为的法律后果亦应由雄才电器公司概括承受。不同案件的具体案情、证据材料等不尽相同，其他类似案件的裁判结果仅具有参考意义，并不当然得出第1403504号“先科XIANKE”商标的异议复审裁定存在错误的结论，更不能由此得出如果雄才电器公司对该商标提起了行政诉讼，则该商标一定会被维持注册的假设。综上所述，北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第二项之规定，判决：一、撤销被诉裁定；二、国家知识产权局重新作出裁定。国家知识产权局不服原审判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决，维持被诉裁定，其主要上诉理由是：雄才电器公司及其关联公司自1999年起在电饭煲、消毒柜等商品上使用“先科”商标，销往全国大部分省、市、自治区，形成一定规模和市场知名度，同为广东地域的深投文化公司理应知晓，仍注册诉争商标，构成2014年商标法第三十二条关于“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”情形。雄才电器公司不服原审判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决，维持被诉裁定，其主要上诉理由是：一、原审判决依据雄才电器公司的第1403504号商标被撤销注册的情况作为否定“先科”商标在先合法使用产生的商标权，依法不能成立；二、“XIANKE先科”商标最早由雄才电器公司及关联公司在1999年开始使用在第11类“电饭煲”等家电商品上，经过长期大量使用已经具有较高的知名度和影响力，属于2014年商标法第三十二条规定的已经使用并有一定影响的商标。三、深投文化公司申请注册诉争商标具有明显恶意，属于不正当手段抢先注册雄才电器公司在先商标。深投文化公司服从原审判决。经审理查明：原审判决查明事实清楚，且有诉争商标档案、各方当事人提交的证据、被诉裁定及当事人陈述等在案佐证，本院对此予以确认。本院另查，雄才电器公司的第1403504号商标、第7994032号商标情况为：第1403504号商标图样为“”，申请日为1998年10月23日，指定使用在第1101、1104、1105、1110群组的电热水器、电压力锅（高压锅）、煤气灶、烤箱、电热水瓶、冰箱、消毒碗柜等商品上。该商标初审公告期间，先科集团提起异议，经异议复审程序，商标评审委员会裁定该商标准予注册。该商标专用期限自2000年5月28日起算。2010年7月26日，深圳市对外经济贸易投资有限公司对该商标提起争议申请（即2014年商标法无效宣告请求），商标评审委员会在考虑引证的第382632号商标（申请日为1985年，核定使用在第9类的激光电视放送机、数码唱片等商品上）具有较高知名度和较强显著性的基础上，以第1403504号商标与该引证商标构成使用在同一种或类似商品上的近似商标，并认为驰名商标认定已无必要为由，于2013年1月21日作出商评字[2013]第1679号争议裁定书（简称第1679号裁定），裁定：第1403504号商标予以撤销。由于雄才电器公司的代理公司（即北京九鼎嘉盛国际知识产权代理有限公司）超过起诉期限才将第1679号裁定转交该公司，导致第1679号裁定生效。雄才电器公司以委托代理合同纠纷为由向北京市西城区法院起诉该代理公司，法院作出（2014）西民初字第1444号民事判决，判定该代理公司承担赔偿责任。此外，第1403504号商标撤销公告作出时间为2013年6月27日。第7994032号商标图样为“”，申请日为2010年1月14日，指定使用在第1101、1104、1105、1110群组的照明器械及装置、电磁炉、电饭锅、微波炉、电炊器、制冰淇淋机、饮水机、消毒设备等商品上。该商标初审公告期间，深圳市投资管理公司提起异议，经异议复审程序，商标评审委员会以该商标与引证的各个商标构成使用在同一种或类似商品上的近似商标为由，于2014年4月15日作出商评字[2014]第59529号异议复审裁定书（简称第59529号裁定），裁定：第7994032号商标不予核准注册。雄才电器公司不服，提起行政诉讼。一审法院认为，第7994032号商标已经使用具有一定影响和规模，且指定使用的商品与各引证商标核定使用的商品不属于类似商品，作出（2014）一中行（知）初字第8834号行政判决，撤销第59529号裁定，商标评审委员会重新作出裁定。该案提起上诉，本院认为，第7994032号商标指定使用的“日光灯管、照明用手电装置、日光灯管、照明用手电筒、车辆照明设备”以外的指定使用商品上与该案各引证商标核定使用的商品均不构成类似商品；该案引证的第382632号商标核定使用的第9类“激光电视放送机、数码唱片”等商品与第7994032号商标指定使用的商品不属于类似商品；深投文化公司在该案中并未请求适用驰名商标进行跨类保护，也未提交证据证明第382632号商标在2010年仍处于驰名状态。本院作出（2016）京行终2448号判决（简称第2448号判决）：驳回上诉，维持原判。该案申请再审，最高人民法院基于基本相同的认定裁定：驳回深投文化公司的再审申请。商标评审委员会对第59529号裁定重新作出裁定后，深投文化公司在没有新的事实情况下针对重新裁定又提起诉讼，被一、二审法院裁定驳回起诉。目前，第7994032号商标为有效商标。本院再查，深投文化公司名下的在第11类商品上注册的第10441130号“先科”商标，因与雄才电器公司在先注册的商标构成使用在同一种或类似商品上近似商标，被本院作出的（2018）京行终6024号行政判决认定应予无效宣告。经核实，1．深投文化公司在商标评审及原审诉讼中提交的证据载明的“先科”商标使用及获得荣誉所涉商品基本为第9类的激光电视放送机、数码唱片等，并且形成时间大多为90年代初至2002年之前。2．雄才电器公司在商标评审中提交的在诉争商标申请日前的销售发票与出货单、相关合同与转账凭证、广告宣传材料以及各类证书等载明的商标多数为中文“先科”以及“先科XIANKE”，并非均为被撤销注册的第1403504号商标图样。在二审诉讼程序中，雄才电器公司提交了8份《中国国家强制性产品认证证书》、8份产品抽样单、9份《国家强制性产品认定试验报告》摘页、10份《检验报告》摘页以及近年来的“先科”商标使用维权证据材料，用于证明其于2002年、2003年、2006年、2007年等年份开始一直在电饭锅等家用厨电产品上使用“先科”商标，经核，上述形成于诉争商标申请日前的证据体现的商标主要为“先科”“XKL先科”等。国家知识产权局认可该证据的证明力，深投文化公司认可该证据真实性、合法性，但不认可关联性。上述事实，有当事人提交的证据材料及其陈述在案佐证。本院认为：根据当事人上诉主张，本案二审焦点问题为诉争商标在被无效宣告的商品上注册是否违反2014年商标法第三十二条关于“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之规定。根据查明的事实，雄才电器公司自1998年申请注册第1403504号商标以后，在第11类的电饭煲、电磁炉、消毒柜等家用厨电商品上持续、较为广泛地使用了“先科”“XIANKE先科”“先科XIANKE”“XKL先科”等商标，并使得上述商标具有一定的知名度和影响力，该事实有雄才电器公司在商标评审阶段提交的大量商业合同、发票、转账凭证、广告宣传材料等证据以及诉讼阶段提交的《中国国家强制性产品认证证书》、产品抽样单、《国家强制性产品认定试验报告》摘页、《检验报告》摘页等证据予以佐证。而且，在（2014）一中行（知）初字第8834号行政判决中亦有类似的事实认定。深投文化公司作为广东地区企业，对上述商标的使用情况应为知晓。进一步地，该公司前身深圳市投资管理公司及先科集团对“先科”商标标志确为使用和注册在先。但商标权一般以其使用或核定的商品范围为限，并不是在所有商品类别上进行标志垄断。根据在案证据，深投文化公司及其前身对“先科”商标使用较早的商品基本为第9类的激光电视放送机、数码唱片等，在电饭煲、电磁炉、消毒柜等家用厨电商品上并无在先使用。由于市场状况变化，深投文化公司及其前身淡出生产经营第9类的激光电视放送机、数码唱片等产品，转而投资经营第11类的小家电业务。在此情况下，应对他人已注册或者已使用的商标进行合理避让，而不是通过各种商标行政、诉讼程序进行并不友善的市场竞争。原审判决依据雄才电器公司的第1403504号商标被撤销注册的情况作为否定“先科”商标在先使用的合法性，确有不当，指正如下：（一）注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。根据雄才电器公司提交的使用证据多数为单独的“先科”文字商标，其次还有“先科XIANKE”及“XKL先科”商标，与第1403504号商标标志“XIANKE先科”尚有差异，并非均是基于已注册的第1403504号商标专用权的使用。审查2014年商标法第三十二条规定的他人在先使用的商标，应以在案证据载明的商标使用形式确定该商标是注册商标还是未注册商标，不能将标志相近的商标笼统认定为已注册商标。（二）第1403504号商标虽被第1679号裁定撤销注册，但并非专用权冲突导致，而是基于第9类商品与第11类商品进行跨类关联得出的权利冲突。该跨类关联认定未经司法审查，且后来在第7994032号商标异议复审案件中，本院作出的第2448号生效判决已认定第9类“激光电视放送机、数码唱片”等商品与第1101、1104、1105、1110群组的商品未构成类似商品。（三）2014年商标法以及之前的商标法均规定了除“对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制”以外，在先权利人或者利害关系人以相对理由提起争议申请（或者无效宣告请求）均受“自商标注册之日起五年”的限制。第1679号裁定针对的第1403504号商标注册日为2000年5月28日，深圳市对外经济贸易投资有限公司于2010年7月26日才对该商标提起争议申请，早超过五年期限。这导致第1679号裁定相关认定与商标法规定明显不符。故其结论不能作为司法判断依据。（四）原审法院对商标权利冲突与商标合法使用混同认定存有不当。第1679号裁定实际上认定了第1403504号商标专用权与第382632号商标禁用权存在冲突，即而将第1403504号商标撤销注册，并不是基于专用权冲突撤销注册。上述已分析该裁定不能作为司法判断依据，退一步讲，第1403504号商标专用权自始无效，也并不等同于该标志使用即不合法，而是要根据权力被无效的具体原因进行法律分析。本案并无相关民事侵权认定，亦无深投文化公司在第11类商品上在先使用或者专用权存在，不能当然推定“”标志的使用即为不合法。而且，商标行政确权案件解决的是权利效力问题，如果允许随意认定民事侵权与否，将实质架空民事侵权的请求原则及认定规则。况且，本案雄才电器公司在第11类相关商品上在先使用的还有“先科”“先科XIANKE”及“XKL先科”商标，在认定在先权利时也应予以考虑。基于上述查实认定，雄才电器公司在先对“先科”“XIANKE先科”“先科XIANKE”“XKL先科”等商标的使用已具有一定影响，且该公司在“电饭锅、电磁炉、消毒柜”等家用厨电商品上对“先科”商标的市场声誉做出了贡献，理应予以保护，深投文化公司在被无效宣告的商品上注册诉争商标难谓正当。诉争商标在“电炊具、烤箱、微波炉（厨房用具）、消毒碗柜”等被无效宣告的商品上的注册构成2014年商标法第三十二条关于“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之规定。原审判决相关认定有误。国家知识产权局、雄才电器公司该项上诉理由成立，本院予以支持。原审判决的其他认定，各方当事人在二审诉讼中并无争议，本院经审查予以确认。鉴于本院考虑了雄才电器公司在二审诉讼程序中提交的证据，故本案二审诉讼费用由雄才电器公司承担。综上，原审判决认定事实不清、适用法律错误，应予撤销。国家知识产权局、雄才电器公司的上诉理由成立，本院对其上诉请求予以支持。依据《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第二项、第六十九条之规定，判决如下：一、撤销北京知识产权法院（2017）京73行初1662号行政判决书；二、驳回深圳市深投文化投资有限公司的诉讼请求。一审案件受理费一百元，由深圳市深投文化投资有限公司负担（已交纳）；二审案件受理费一百元，由佛山市顺德区雄才电器有限公司负担（已交纳）。本判决为终审判决。审 判 长 孔庆兵审 判 员 吴 斌审 判 员 刘 岭二〇二〇年三月二日法官助理 李海涛书 记 员 赵静怡