中华人民共和国北京市高级人民法院行 政 判 决 书（2019）京行终8598号上诉人（原审原告）：拜尔斯道夫（天津）石油化工股份有限公司，住所地中华人民共和国天津市蓟州区。法定代表人：蔡小亮，执行董事。委托诉讼代理人：李士章，河北达公律师事务所律师。委托诉讼代理人：任虎成，北京高沃律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：中华人民共和国国家知识产权局，住所地中华人民共和国北京市海淀区。法定代表人：申长雨，局长。委托诉讼代理人：张潇文，中华人民共和国国家知识产权局审查员。原审第三人：拜尔斯道夫股份有限公司，住所地德意志联邦共和国。法定代表人：卡罗拉·贝克曼，产品与商标部商业法总监。法定代表人：延斯·盖斯勒，财务与商业关系负责人。委托诉讼代理人：谯荣德，北京市路盛律师事务所律师。委托诉讼代理人：王书悦，北京市路盛律师事务所律师。上诉人拜尔斯道夫（天津）石油化工股份有限公司（简称拜尔斯道夫石油化工公司）因商标不予注册复审行政纠纷一案，不服中华人民共和国北京知识产权法院（简称北京知识产权法院）（2018）京73行初6772号行政判决，向本院提起上诉。本院于2019年10月10日受理本案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。北京知识产权法院查明：一、诉争商标1.申请人：拜尔斯道夫石油化工公司。2.申请号：16002255。3.申请日期：2014年12月24日。4.标志：“拜尔斯道夫Beiersdorf”。5.核定使用商品（第12类）：机车;有篷的车辆等。二、被诉决定：商评字[2018]第81125号《关于第16002255号“拜尔斯道夫Beiersdorf”商标不予注册复审决定书》。被诉决定作出时间：2018年5月10日。被诉决定认定：拜尔斯道夫股份有限公司（简称拜尔斯道夫公司）提交的在案证据可以证明其“拜尔斯道夫”“BEIERSDORF”商标及字号，在诉争商标申请注册之前已在日化、护肤品行业具有一定知名度。同时，拜尔斯道夫石油化工公司法定代表人蔡小亮及其曾就职过的天津市百年润滑油工贸有限公司（简称百年润滑油公司）在多类商品上申请注册几十件商标，涉及行业广泛，其中亦有多件与他人知名商标相同或近似的商标，并且，拜尔斯道夫石油化工公司在其经营活动中亦有摹仿、傍靠拜尔斯道夫公司创意及知名度之嫌。诉争商标的注册已构成2013年8月30日修正的《中华人民共和国商标法》（简称2013年商标法）第四十四条第一款所指“以其他不正当手段取得注册”的情形，故原中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）决定对诉争商标不予注册。拜尔斯道夫石油化工公司不服被诉决定，在法定期限内向北京知识产权法院提起行政诉讼。拜尔斯道夫公司在行政阶段提交了以下主要证据：1.“BEIERSDORF”一词的词典检索及以“拜尔斯道夫”“BEIERSDORF”为关键字的网络搜索结果；2.拜尔斯道夫公司中国关联企业登记资料；3.关于拜尔斯道夫公司“妮维雅蓝”的相关报道；4.拜尔斯道夫公司介绍资料、知名度证据；5.拜尔斯道夫公司“妮维雅（NIVEA）、拜尔斯道夫、BEIERSDORF”商标知名度证据；6.国家图书馆出具的以“拜尔斯道夫”“BEIERSDORF”为检索词的检索报告；7.拜尔斯道夫公司“拜尔斯道夫、BEIERSDORF”商标受保护案件裁决文书；8.拜尔斯道夫石油化工公司工商公示信息、股份转让说明书；9.拜尔斯道夫石油化工公司官网截屏、参加展会照片；10.其他用于证明拜尔斯道夫石油化工公司恶意的证据。原审诉讼阶段，拜尔斯道夫石油化工公司提交了以下主要证据：1.展会发票；2.广告费、服务费、认证费发票；3.展会、推广费宣传图片；4.形象店、门头图片；5.办公场所图片；6.车身广告、户外广告、举办活动、产品陈列、赠品等宣传图片；7.宣传册、宣传品图片；8.取得的部分荣誉、行业认证、版权登记以及客户认可、企业上市挂牌通知等。原审诉讼阶段，拜尔斯道夫公司提交了以下主要证据（编号续前）:11.拜尔斯道夫石油化工公司名下商标列表和部分商标信息；12.百年润滑油公司名下商标列表和部分商标信息；13.蔡小亮名下部分商标档案信息；14.两份行政判决书；15.“慧聪网”网页打印件。原审法院另查，拜尔斯道夫石油化工公司现为百年润滑油公司唯一股东，拜尔斯道夫石油化工公司法定代表人蔡小亮亦曾为百年润滑油公司股东。原审法院再查，根据中央机构改革部署，原中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局、商标评审委员会的相关职责由中华人民共和国国家知识产权局（简称国家知识产权局）统一行使。北京知识产权法院认为，本案争议焦点为商标注册程序中是否可以参照2013年商标法第四十四条第一款之规定、诉争商标的注册申请是否构成2013年商标法第四十四条第一款所指之情形。对于在商标申请审查及核准注册程序中发现的以欺骗手段或者其他不正当手段申请商标注册的行为，若不予制止，等到商标注册程序完成后再启动撤销程序予以规制，显然不利于及时制止前述不正当注册行为。因此，2013年商标法第四十四条第一款规定的立法精神应当贯穿于商标申请审查、核准及相应诉讼程序的始终。商标审查行政机关及法院在商标申请审查、核准及相应诉讼程序中，若发现商标注册申请人是以欺骗手段或者其他不正当手段申请注册商标的，可以参照前述规定，制止不正当的商标申请注册行为。故对于拜尔斯道夫石油化工公司的相关主张，不予支持。本案中，拜尔斯道夫公司在行政阶段提交的旗下品牌的知名度情况、在国内关联公司的广告宣传和获奖情况、国家图书馆检索报告等证据材料可以证明诉争商标申请日前其标志“拜尔斯道夫、BEIERSDORF”在日化领域具有一定知名度。而拜尔斯道夫石油化工公司在第1、3、4、12、31、32、33、35、36、37、42等多个类别的商品和服务上申请注册40余件商标，多件与“拜尔斯道夫BEIERSDORF”标识相同或近似，百年润滑油公司在第1、3、4、31类商品上申请注册了26件商标，包括“拜尔斯道夫BEIERSDORF”“百宝”“年马”“德宝”“国马”“百年润滑；百事；PEPSI”等与他人知名品牌相同或近似的商标，蔡小亮本人亦申请注册了“百事；百年润滑；PEPSI”“达能；DANONE”“宝马；百年润滑；BADMA”等商标，同时亦不能排除拜尔斯道夫石油化工公司在实际经营过程中攀附拜尔斯道夫公司及他人知名度的嫌疑。拜尔斯道夫石油化工公司及其关联公司前述商标申请注册行为，具有明显的抄袭、摹仿他人商标的主观故意，同时亦超出其经营范围，而拜尔斯道夫石油化工公司在本案原审诉讼阶段提交的证据或未体现诉争商标，或未体现诉争商标核定使用的商品，或未显示形成时间，其余多为拜尔斯道夫石油化工公司对诉争商标标识在“润滑油”商品上的使用，无法证明其主张。拜尔斯道夫石油化工公司非以使用为目的无正当理由大量囤积商标，不仅扰乱了正常的商标注册管理秩序，亦不正当地占用公共资源，影响有正常需求的市场主体依法注册商标，增加其注册商标的成本，损害了不特定多数商标申请人的利益，从而有损于公平竞争的市场秩序，违反公序良俗原则，损害公共利益。据此，诉争商标的申请注册已构成2013年商标法第四十四条第一款规定之情形。北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条的规定，判决：驳回拜尔斯道夫石油化工公司的诉讼请求。拜尔斯道夫石油化工公司不服原审判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决和被诉决定，其主要上诉理由为：诉争商标是拜尔斯道夫石油化工公司为实际生产、经营目的申请的，实际实施了产品研发、生产、宣传、销售行为，且并未通过转让行为及恶意诉讼行为获得利润，不符合非以实际使用目的的无正当理由大量囤积商标的情形，具有真实的商业使用意图，不属于2013年商标法第四十四条第一款规定的以其他不正当手段取得注册的情形。此外，公司是独立经营的市场主体，拜尔斯道夫石油化工公司法定代表人蔡小亮曾就职过的百年润滑油公司的商标注册信息与本案无关。国家知识产权局、拜尔斯道夫公司服从原审判决。经审理查明：原审法院查明的事实属实，证据采信得当，且有被诉决定、诉争商标档案、各方当事人在行政程序和原审诉讼程序中提交的证据，以及当事人陈述等在案佐证，本院予以确认。二审诉讼中，拜尔斯道夫公司提交了本院于2019年6月25日作出的（2019）京行终624号判决，用以证明拜尔斯道夫石油化工公司的第9268394号商标因构成2013年商标法第四十四条第一款规定的情形予以无效宣告，故本案诉争商标亦应当因构成2013年商标法第四十四条第一款规定的情形不予注册。二审诉讼中，拜尔斯道夫石油化工公司提交了下列证据：1.北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南第17.4条“其他不正当手段”具体情形的例外规定；2.拜尔斯道夫石油化工公司营业执照；3.拜尔斯道夫石油化工公司的品牌区域战略合作协议、产学研合作协议书、品牌区域合作协议、物资采购合同、唐山市公共交通总公司2019年度润滑油采购项目、OEM合作协议书、工业品买卖合同、委托协议、管理体系认证合同：IAFT16949认证合同；中标通知；粘指剂加工与供应协议、在首钢京唐钢铁联合有限责任公司炼钢作业部LF炉液压站试用协议、寄售协议；4.销售发票、原料采购发票、认证费、收派服务费、电信费、电费、住宿费等日常开支发票；5.会展服务费发票、2月22日至25日中国国际汽车用品展览会等各类展会图片、视频；6.2019年第二十届中古偶共计润滑油品及应用技术展览会报道等各类展会相关报道；7.拜尔斯道夫石油化工公司取得的行业认证、荣誉；8.拜尔斯道夫四川石油化工有限公司开工奠基仪式、建设工程规划许可证、建设用地规划许可证、企业执照、备案证明、批文等；9.公众号宣传推广。其中，证据1用以证明拜尔斯道夫石油化工公司对诉争商标具有真实使用意图，不构成“以其他不正当手段取得注册的情形；证据2用以证明拜尔斯道夫石油化工公司的主体资格；证据3至9用以证明拜尔斯道夫石油化工公司通过建立合作形式、参加展会的形式以及成立四川分公司的方式对诉争商标进行了商业使用，诉争商标的注册具有真实的商业使用意图并实际投入商业使用，通过宣传使用诉争商标建立了较高的知名度和影响力。另查，截止本案二审审理时，拜尔斯道夫石油化工有限公司已申请注册商标56件，百年润滑油公司已申请注册商标31件。以上事实，有拜尔斯道夫公司、拜尔斯道夫石油化工公司二审提交的证据及当事人陈述等在案佐证。本院认为：本案二审的争议焦点在于诉争商标是否属于2013年商标法第四十四条第一款规定所指的应当不予注册的商标。2013年商标法第四十四条第一款规定：“已经注册的商标违反商标法第十条、第十一条、第十二条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。”《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十四条规定，以欺骗手段以外的其他方式扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者谋取不正当利益的，可以认定其属于商标法第四十四条第一款规定的“其他不正当手段”。通常而言，对于无正当理由，抢注多件与他人具有较强显著性或较高知名度的商标构成相同或近似的商标，扰乱商标注册秩序、影响市场正常运行且不正当占用公共资源的行为，应认定为商标法第四十四条第一款所规定的“以其他不正当手段”取得商标注册的行为并予以规制。就2013年商标法第四十四条第一款规定的适用范围而言，根据该项规定的文义，其只能适用于已注册商标的撤销程序，而不适用于商标申请审查及核准程序。但是，对于在商标申请审查及核准程序中发现的以欺骗手段或者其他不正当手段申请商标注册的行为，若不予制止，等到商标注册程序完成后再启动撤销程序予以规制，显然不利于及时制止前述不正当注册行为。因此，前述立法精神应当贯穿于商标申请审查、核准及撤销程序的始终。商标局、商标评审委员会及法院在商标申请审查、核准及相应诉讼程序中，若发现商标注册申请人是以欺骗手段或者其他不正当手段申请注册商标的，可以参照前述规定，制止不正当的商标申请注册行为。当然，此种情形只应适用于无其他法律规定可用于规制前述不正当商标注册行为的情形。本案中，根据在案证据拜尔斯道夫石油化工公司在多个商品或服务类别上共申请注册了五十余件商标，其中包括多个与“拜尔斯道夫BEIERSDORF”相近的商标；百年润滑油公司作为拜尔斯道夫石油化工公司的关联公司，亦在多个商品或服务类别上注册了三十余件商标，其中包含多个与“拜尔斯道夫”相近的商标，百年润滑油公司的股东蔡小亮亦在多个类别商品上申请注册多枚与他人知名品牌相近似的商标，如“宝马”“百事”等。其中，“拜尔斯道夫BEIERSDORF”标志是拜尔斯道夫公司在在诉争商标申请日前已经在日化领域具有一定知名度。由于拜尔斯道夫公司使用上述商标的商品领域与诉争商标指定使用的商品差别较大，拜尔斯道夫公司无法通过相对条款禁止诉争商标注册。在此情况下，原审法院及被诉决定综合考虑拜尔斯道夫石油化工公司及其关联公司抢注多件与他人具有较强显著性或较高知名度的商标构成相同或近似商标的行为，具有抄袭、摹仿他人商标的主观故意，构成无正当理由大量囤积商标，扰乱正常的商标注册管理秩序，亦不正当地占用公共资源，进而认定诉争商标构成2013年商标法第四十四条第一款规定所指的以其他不正当手段取得注册的情形，并无不当，本院对其认定结论予以确认。对百年润滑油公司提出其具有真实使用诉争商标的意图、诉争商标已实际投入商业使用，对诉争商标的注册和使用不属于“非以实际使用为目的的无正当理由大量囤积商标”的上诉主张，本院认为，诉争商标的注册日期为2014年12月24日，其二审诉讼中提交的使用证据多形成于2017年至2019年，即本案诉讼期间形成，上述证据不足以证明百年润滑油公司申请注册诉争商标之时具有真实的使用意图并就此实际投入了商业使用。同时，拜尔斯道夫石油化工公司与拜尔斯道夫公司在企业名称上高度雷同，使得相关公众难以对其各自商业标识进行区分，其主观难谓正当，故对其该项主张，本院不予支持。综上所述，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，应予维持。拜尔斯道夫石油化工公司的上诉理由不能成立，对其上诉请求，本院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第（一）项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。一、二审案件受理费各人民币一百元，均由拜尔斯道夫（天津）石油化工股份有限公司负担（均已交纳）。本判决为终审判决。审 判 长 苏志甫审 判 员 俞惠斌审 判 员 陈 曦二〇二〇年三月三十一日法官助理 郝 晴书 记 员 李晓琳