北京市高级人民法院 行 政 判 决 书 （2018）京行终5439号 上诉人（原审原告）曹文瑞，男，汉族，1943年2月23日出生，住江苏省海安县。 被上诉人（原审被告）国家知识产权局专利复审委员会，住所地北京市海淀区北四环西路**银谷大厦**。 法定代表人葛树，副主任。 委托代理人桂芬琦，国家知识产权局专利复审委员会审查员。 委托代理人谭颖，国家知识产权局专利复审委员会审查员。 上诉人曹文瑞因实用新型专利申请驳回复审行政纠纷一案,不服北京知识产权法院（2016）京73行初2660号行政判决，向本院提起上诉。本院于2018年9月17日受理本案后,依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。 北京知识产权法院查明：本申请系申请号为201320409308.2、名称为“尿道炎膀胱炎的病灶涂药器”的发明专利申请，申请人为曹文瑞，申请日为2013年7月1日。 经审查，国家知识产权局审查部门于2014年6月12日作出驳回决定，以权利要求1和2相对于对比文件1（公告号：CN201404584Y，公告日：2010年2月17日）不具备《中华人民共和国专利法》（简称专利法）第二十二条第二款规定的新颖性为理由驳回了本申请。 驳回决定所针对的权利要求书如下： “1.一种用于尿道炎膀肌炎的病灶涂药器，由涂药导尿管插口对接通用注射器插管，推动活塞药液流体，从管径大的插管流入管径小的导管内增压，前端球头三孔总面积小于导管截面面积，流体三孔口增压喷出，构成全方位远程射流涂药装置，导管在尿道沿途喷药液，接触潴留前端疼痛梗阻，喷药液膨胀尿道局部，撑开炎症向心肿病灶，导泄尿潴留，游插入膀肤内，折除注射器，涂药导尿管的插口，改变为导泄尿液的出口处，其特征是，涂药导尿管是直径3mm的透明柔软导管，匹配男性尿道管径小，器械扩大限度小，行径粗细不一，在尿路长有二道弯曲形状位置的病灶涂药器，其导管外表层刻印器官距外口长度，病灶位置尺寸单位标记，前端是圆球台形单孔喷涂药头或是半圆球形三孔喷涂药头，半圆球周侧有三个孔，孔间互角120°，导管内流体到三孔口再次增压，喷出全方位互角120°远程射流，后端有对接通用注射器的插口。 2.根据权利要1所述的尿道炎膀肤炎的病灶涂药器.其特征是直径3毫米的柔软涂药导尿管后端插口，对接吸足药液通用注射器插管，推动活塞柔软导管内药液增压，增强柔软导管挺劲刚度，导管在尿道沿途喷药液，接触潴留前端疼痛梗阻，喷涂药液膨胀尿道局部，撑开炎症向心肿病灶，导泄尿漪留，导管游进膀胱内，射流全方位对膀胱壁洗涤病灶涂药，其是涂药器，拆除注射器，涂药导尿管后端的插口，改变成导泄尿液及洗涤病灶污水出口。” 曹文瑞对上述驳回决定不服，于2014年8月20日向国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）提出了复审请求，同时修改了权利要求书、说明书和说明书摘要。 经形式审查合格，专利复审委员会于2014年9月17日依法受理了该复审请求，并将其转送至原审查部门进行前置审查。原审查部门在前置审查意见书中认为，第一，曹文瑞在提出复审请求时于2014年9月7日提交了修改文件，但是修改后权利要求1中的部分内容既未明确记载在原说明书和权利要求书中，也不能由原说明书和权利要求书所记载的内容直接导出，因此超出了原说明书和权利要求书记载的范围，不符合专利法第三十三条的规定；第二，在驳回决定所针对的申请文本中，对于本领域技术人员来说，本申请中的“涂药导尿管是直径3mm的透明柔软导管，半圆球周侧有三个孔，孔间互角120°”是本领域惯用技术手段，权利要求1与对比文件1的技术方案实质相同，权利要求1相对于对比文件1明显不具备新颖性，不符合专利法第二十二条第二款的规定。因而，坚持原驳回决定。 随后，专利复审委员会对本案进行审理。在审理过程中，曹文瑞又于2014年9月30日、2014年10月2日、2014年11月21日、2014年11月30日、2014年12月8日、2015年1月11日、2015年1月12日、2015年1月13日分别提交修改文件，其中，最后一次提交权利要求书为2015年1月12日。 专利复审委员会于2015年6月9日向曹文瑞发出复审通知书，指出:曹文瑞于2015年1月12日提交的权利要求书1-2项、说明书第1页、2015年1月11日提交的说明书第2、3页不符合专利法第三十三条的规定，修改后的权利要求书和说明书多处增加、修改的特征，属于不能从原始申请文件中直接地、毫无疑义地确定的内容。超出了原始申请文件记载的范围，不符合专利法第三十三条的规定。 曹文瑞于2015年7月10日提交了意见陈述书，并提交了两份修改文件，曹文瑞认为:修改后的两个版本，如果还存在超范围的问题，请专利复审委员会代为选择。 专利复审委员会于2015年11月4日再次向曹文瑞发出复审通知书，指出:曹文瑞必须以正式文件的形式提出唯一、确定的修改文件作为审查文本，同时，曹文瑞提交的两份文件中均增加了多处特征，属于不能从原始申请文件中直接地、毫无疑义地确定的内容，超出了原始申请文件记载的范围，不符合专利法第三十三条的规定。 曹文瑞于2015年12月2日提交了修改后权利要求书、说明书，并未陈述具体意见。 2016年2月25日，专利复审委员会作出第106487号复审请求审查决定（简称被诉决定），该决定中认定： 被诉决定针对的文本是曹文瑞于2015年12月2日提交的权利要求书、说明书、2015年1月13日提交的说明书摘要、2013年7月1日提交的说明书附图、摘要附图。 具体到本案，相对于原说明书，曹文瑞于2015年12月2日提交的说明书中增加的“有向心肿病灶等自然特征”、“观察排尿孔(4)在器官位置，尿液带动病灶脓液流出，进一步确定位置，重点涂药消炎”等特征，均属于在原始文件未记载，且不能从原始申请文件中直接地、毫无疑义地确定的内容，超出了原始申请文件的范围。 同时，新提交的说明书还进行多处修改，其中将原说明书记载“再对其病灶重新喷涂药液”修改为“全面喷涂药液膀胱壁病灶”，将原说明书记载的“供医生记录尿道炎、膀胱炎疼痛病灶位置”修改为“沿途喷药测量记录，弯曲尿道炎、前列腺炎、膀胱炎的疼痛病灶位置”，将原说明书记载的“在使用尿道膀胱炎的病灶涂药器的，同时也服用或注射同样药品的剂量治疗，达到事半功倍的治疗效果，内服药或注射药谨慎疗程后。单独使用尿道炎膀胱炎的病灶涂药器，继续涂药治疗”修改为“先服用或注射对症消炎药片，涂药峰值时事达功倍治疗效果”。由此可见，原始申请文件并未记载“全面喷涂”、“前列腺炎”、“涂药峰值”等特征，这些修改的特征也属于原始文件未记载，且不能从原始申请文件中直接地、毫无疑义地确定的内容，超出了原始申请文件的范围。 因此，曹文瑞于2015年12月2日提交的修改文件仍然存在前两次复审通知书中指出过的修改超范围的缺陷，不符合专利法第三十三条的规定。 专利复审委员会于2016年2月25日作出被诉决定，维持国家知识产权局于2014年6月12日对本申请作出的驳回决定。 北京知识产权法院认为：曹文瑞修改后的本申请说明书超出了原申请文件记载的范围，不符合专利法第三十三条的规定。专利复审委员会的相关认定并无不当。对于曹文瑞所称其已经依照被诉决定修改权利要求书、说明书等申请文件，请求审查部门予以接受并公告一节，并非被诉决定作出的依据，不属于本案审理范围。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，判决：驳回曹文瑞的诉讼请求。 曹文瑞不服原审判决，向本院提起上诉，请求：撤销原审判决及被诉决定。其主要上诉理由是：国家知识产权局专利局的审查员先后指出本申请存在不具有实用性和不具有新颖性的缺陷，为了克服缺陷，曹文瑞对原始文件扩大，增加了对技术特征具有说服力的描述。但却落入了超出原始申请文件的问题。国家知识产权局专利局连续两次驳回本申请不正当，本申请的后续修改应当视为未提出。 专利复审委员会服从原审判决。 本案审理查明，原审判决已查明的事实属实，有本申请申请文件、被诉决定以及当事人陈述等证据在案佐证，本院予以确认。 另查：曹文瑞2015年12月2日提交的说明书中增加了“有向心肿病灶等自然特征”、“观察排尿孔(4)在器官位置，尿液带动病灶脓液流出，进一步确定位置，重点涂药消炎”。 将原说明书记载“再对其病灶重新喷涂药液”修改为“全面喷涂药液膀胱壁病灶”，将原说明书记载的“供医生记录尿道炎、膀胱炎疼痛病灶位置”修改为“沿途喷药测量记录，弯曲尿道炎、前列腺炎、膀胱炎的疼痛病灶位置”，将原说明书记载的“在使用尿道膀胱炎的病灶涂药器的，同时也服用或注射同样药品的剂量治疗，达到事半功倍的治疗效果，内服药或注射药谨慎疗程后。单独使用尿道炎膀胱炎的病灶涂药器，继续涂药治疗”修改为“先服用或注射对症消炎药片，涂药峰值时事达功倍治疗效果”。 上述事实有曹瑞文2015年12月2日提交的说明书提交的证据材料以及当事人陈述等证据在案佐证。 本院认为，专利法第三十三条规定：申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。 本案中，经审查，曹瑞文在2015年12月2日提交的说明书中增加了“有向心肿病灶等自然特征”、“观察排尿孔(4)在器官位置，尿液带动病灶脓液流出，进一步确定位置，重点涂药消炎”的技术特征。但本申请的原说明书及权利要求书并未记载着一特征，该特征也不能从原说明书公开的内容中直接地、毫无疑义地确定。 曹瑞文将原说明书记载“再对其病灶重新喷涂药液”修改为“全面喷涂药液膀胱壁病灶”。但“全面喷涂”的技术特征部未记载在原始文件中，且不能从原始申请文件中直接地、毫无疑义地确定的。 曹瑞文将原说明书记载的“供医生记录尿道炎、膀胱炎疼痛病灶位置”修改为“沿途喷药测量记录，弯曲尿道炎、前列腺炎、膀胱炎的疼痛病灶位置”，但“前列腺炎”未记载在原始文件中，且不能从原始申请文件中直接地、毫无疑义地确定的。 曹瑞文将原说明书记载的“在使用尿道膀胱炎的病灶涂药器的，同时也服用或注射同样药品的剂量治疗，达到事半功倍的治疗效果，内服药或注射药谨慎疗程后。单独使用尿道炎膀胱炎的病灶涂药器，继续涂药治疗”修改为“先服用或注射对症消炎药片，涂药峰值时事达功倍治疗效果”。但“涂药峰值”未记载在原始文件中，且不能从原始申请文件中直接地、毫无疑义地确定的。因此，被诉决定及原审判决认定曹瑞文修改的说明书超出了原说明书及权利要求记载的范围，不符合专利第三十三条的规定并无不当。 专利法第三十七条规定，国务院专利行政部门对发明专利申请进行实质审查后，认为不符合本法规定的，应当通知申请人，要求其在指定的期限内陈述意见，或者对其申请进行修改；无正当理由逾期不答复的，该申请即被视为撤回。该法第三十八条规定，发明专利申请经申请人陈述意见或者进行修改后，国务院专利行政部门仍然认为不符合本法规定的，应当予以驳回。因此，相关行政部门的审查员指出本申请的原始文件存在不符合专利法关于新颖性或实用性的缺陷并无不当，即使曹瑞文未增加涉案的修改内容，则本申请仍然存在上述不符合授权条件的问题。针对曹瑞文修改后的本申请文件，专利复审委员会仍可以依据专利法第三十八条的规定驳回经审查仍然不符合专利法规定的专利申请。此外，曹瑞文系自愿提交2015年12月2日修改的说明书，未有证据显示上述修改存在违背其真实意思表示的情况。故其主张应当视为上述修改未提出的上述理由不能成立。 综上，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，本院予以维持。上诉人曹文瑞的上诉理由缺乏事实和法律依据，对其上诉请求本院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 一、二审案件受理费各一百元，均均由曹文瑞负担（均已交纳）。 本判决为终审判决。 审判长  岑宏宇 审判员  戴怡婷 审判员  马 军 二〇一八年十二月二十日 法官助理赵青媛 书记员季依欣