中华人民共和国北京知识产权法院行 政 判 决 书（2018）京73行初1081号原告：卡特彼勒公司（CaterpillarInc.），住所地美利坚合众国伊利诺斯州61629皮尔利亚市亚当街**。法定代表人：强尼·放克（JoniJ.Funk），助理秘书。（未到庭）委托诉讼代理人：梁勇，福建联合信实（上海）律师事务所律师。（到庭）委托诉讼代理人：原素雨，福建联合信实（上海）律师事务所律师。（未到庭）被告：中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会，住所地，住所地中华人民共和国北京市西城区茶马南街**iv>法定代表人：赵刚，主任。（未到庭）委托诉讼代理人：胡朋娟，中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会审查员。（到庭）第三人：中联重机股份有限公司，住所地，住所地中华人民共和国安徽省芜湖市三山经济开发区峨溪路**iv>法定代表人：殷正富，董事长。（未到庭）案由：商标无效宣告请求行政纠纷。被诉裁定：商评字[2017]第105029号关于第11108493号“CATONE”商标（简称诉争商标）无效宣告请求裁定。被诉裁定作出时间：2017年8月28日。本院受理时间：2018年1月30日。开庭审理时间：2018年12月12日。被告以诉争商标未构成《中华人民共和国商标法》（简称商标法）第三十条、第十三条第三款、第三十二条、第十条第一款第七项和第八项、第四十四条第一款规定之情形为由，裁定诉争商标予以维持。原告诉称：1.诉争商标与原告在先注册的第1467452号“CAT及图”商标（简称引证商标一）、第6272818号“CAT及图”商标（简称引证商标二）、第6272840号“CAT”商标（简称引证商标三）、第1953688号“CATTHERENTALSTORE及图”商标（简称引证商标四）、第5017991号“卡特彼勒租赁店CATTHERENTALSTORE及图”商标（简称引证商标五）构成类似商品上的近似商标，诉争商标与引证商标共存在相关商品上易导致公众的混淆误认，诉争商标的注册违反了商标法第三十条的规定；2.原告的第3840208号“CAT”商标以及第3840209号“CAT及图”商标在诉争商标申请日前已经构成挖掘机、装载机、铲运机商品上的驰名商标，诉争商标构成对原告在先驰名商标的抄袭和摹仿，其注册和使用容易误导相关公众，损害原告和相关公众的合法权益，因此诉争商标的申请注册违反了商标法第十三条的规定。故，请求撤销被诉裁定，判令被告重新作出裁定。被告辩称：被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法，请求判决驳回原告诉讼请求。第三人未陈述意见。本院经审理查明：一、诉争商标1.注册人：第三人。2.注册号：11108493。3.申请日期：2012年6月21日。4.注册日期：2015年9月28日。5.标识：“CATONE”。6.核定使用商品（第37类，类似群3702-3705、3707-3709、3714）：铺沥青、推土机出租、建筑设备出租、建筑、水下建筑、拆除建筑物、仓库建筑和修理、建筑物防水、挖掘机出租、高炉的安装与修理、工厂建造、建筑物隔热隔音、砖石建筑、码头防浪堤建筑、管道铺设和维护、用浮石磨光、敷石膏、涂灰泥、安装水管、港口建造、铆接、清洗剂出租、搭脚手架、砌砖、铺路、用砂纸打磨、水下修理、商业摊位及商店的建筑、建筑用起重机出租、扫路机出租、盖房顶、安装门窗、商品房建造、采矿、采石服务、钻井、深层油井或气井的钻探、汽车保养和修理、汽车清洗、运载工具（车辆）加润滑油服务、运载工具（车辆）清洗服务、运载工具（车辆）上光服务、运载工具（车辆）防锈处理服务、车辆服务站（加油和保养）、运载工具（车辆）保养服务、运载工具（车辆）清洁服务、运载工具（车辆）故障救援修理服务、车辆加油站、清洁建筑物（内部）、室内装潢修理、锅炉清洁和修理、燃烧器保养与修理、加热设备安装和修理、飞机保养与修理、造船。二、引证商标（一）引证商标一1.注册人：原告。2.注册号：1467452。3.申请日期：1997年7月12日。4.专用期限至：2020年10月27日。5.标识：6.核定使用服务（第37类，类似群3702、3707）：建筑设备出租、陆地移动车辆的维修和保养等。（二）引证商标二1.注册人：原告。2.注册号：6272818。3.申请日期：2007年9月12日。4.专用期限至：2023年9月6日。5.标识：6.核定使用服务（第37类，类似群3702、3706-3707）：建筑设备出租、车辆维修等。（三）引证商标三1.注册人：原告。2.注册号：6272840。3.申请日期：2007年9月12日。4.专用期限至：2023年8月13日。5.标识：6.核定使用服务（第37类，类似群3702、3706-3707）：建筑设备出租、车辆维修等。（四）引证商标四1.注册人：原告。2.注册号：1953688。3.申请日期：2001年7月2日。4.专用期限至：2023年2月13日。5.标识：6.核定使用服务（第37类，类似群3702）：建筑设备租赁、开采设备租赁等。（五）引证商标五1.注册人：原告。2.注册号：5017991。3.申请日期：2005年11月22日。4.注册日期：2009年6月21日。5.标识：6.核定使用服务（第37类，类似群3701-3703、3706-3707、3713-3714、3718）：提供采矿设备的出租服务、车辆保养和修理、橡胶轮胎修补等。三、其他事实在行政阶段，原告向被告提交了以下主要证据：1.世界工程机械制造50强排行榜、财富等相关榜单，显示在2006-2015年期间原告位列世界工程机械制造50强排行榜第一名，在财富、福布斯榜单中也长期位列世界500强企业；2.原告2008-2015年财务报告；3.原告在中国的分公司、子公司等企业工商登记信息及相关活动报道，显示自1994年起原告在徐州、北京、天津、上海、佛山、无锡、青岛、苏州、西安等地成立了多家分公司和子公司，经营范围主要为挖掘机的制造销售等；4.中国央视广告研究股份有限公司出具的广告监测报告、国家图书馆出具的文献复制证明以及各卫视、报刊等媒体对原告进行的采访报道，显示原告于2000-2013年期间，在《交通世界》、《中国企业家》、《宁波晚报》、《新安晚报》、《解放日报》、《成都商报》、《扬子晚报》、《环球时报》、《人民日报》等报纸杂志上，在凤凰网、人民网等网络媒体上对原告及其挖掘机等工程机械商品上的“CAT”商标进行了宣传报道，并在沈阳、上海、北京等城市多个路段户外投放宣传广告牌，天津卫视、山东卫视等电视台对原告公司设立工厂及其他活动进行了报道；5.国家图书馆出具的以“CAT”、“卡特彼勒”为关键词进行检索的检索报告，显示在1980-2011年期间，《中国证券报》、《民营经济报》、《中国交通报》、《中国机电日报》、《经济日报》、《中国工商时报》、《经济参考报》等上百家报纸对原告进行了报道，《今日工程机械》、《建设机械技术与管理》、《建筑机械》、《矿业工程》、《工程机械与维修》等杂志中七百余篇文章均涉及到原告公司及其生产的挖掘机等工程机械；6.1999年《全国重点商标保护名录》摘页；7.他案判决及裁定，证明原告的“CATERPILLAR”商标已被在先判决认定为挖掘机械上的驰名商标；8.行政机关针对侵犯原告“CAT”系列商标的侵权行为作出的行政处罚决定。在诉讼阶段，原告向本院补充提交了相关在先判决及裁定等12份证据，证明原告的“CAT”系列商标构成第7类挖掘机械商品上的驰名商标，诉争商标与引证商标构成类似商品上的近似商标。另查，原告主张驰名的第3840208号“CAT”商标和第3840209号“CAT及图”商标申请注册日期均在诉争商标申请日前，核定使用在第7类挖掘机等商品上。上述事实，有诉争商标和引证商标档案、当事人在商标评审程序中和诉讼中提交的证据以及当事人陈述等在案佐证。本院认为，根据各方当事人的诉辩主张，本案的争议焦点如下：一、诉争商标相对于引证商标是否构成商标法第三十条规定的情形商标法第三十条规定：“申请注册的商标同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。”要构成上述条款规定之情形，须同时满足以下三个要件，即：一、诉争商标与引证商标标志相同或近似；二、诉争商标指定使用的商品或服务与引证商标核定使用的商品或服务构成相同或类似商品或服务；三、诉争商标与引证商标并存在相同或类似商品或服务上容易导致相关公众的混淆误认。上述三个要件应同时具备，缺一不可。本案中，诉争商标为纯外文商标“CATONE”，引证商标一至三为外文商标“CAT”，引证商标四“CATTHERENTALSTORE及图”和引证商标五“卡特彼勒租赁店CATTHERENTALSTORE及图”中，“THERENTALSTORE”可译为“租赁商店”，使用在核定服务上，直接描述了服务的性质，显著性较差，故而引证商标四的显著识别部分为“CAT”，引证商标五的显著识别部分之一为“CAT”，诉争商标完整包含了引证商标一至三以及引证商标四、五的显著识别部分“CAT”，二者在呼叫、文字构成等方面较为近似，且诉争商标整体上并未形成明显区分于引证商标的显著特征，相关公众在隔离状态下施以普通注意力不易区分，故诉争商标与各引证商标已构成近似商标。诉争商标核定使用的“铺沥青、推土机出租、建筑设备出租、建筑、水下建筑、拆除建筑物、仓库建筑和修理、建筑物防水、挖掘机出租、高炉的安装与修理、工厂建造、建筑物隔热隔音、砖石建筑、码头防浪堤建筑、管道铺设和维护、用浮石磨光、敷石膏、涂灰泥、安装水管、港口建造、铆接、清洗剂出租、搭脚手架、砌砖、铺路、用砂纸打磨、水下修理、商业摊位及商店的建筑、建筑用起重机出租、扫路机出租、盖房顶、安装门窗、商品房建造、采矿、采石服务、钻井、深层油井或气井的钻探、汽车保养和修理、汽车清洗、运载工具（车辆）加润滑油服务、运载工具（车辆）清洗服务、运载工具（车辆）上光服务、运载工具（车辆）防锈处理服务、车辆服务站（加油和保养）、运载工具（车辆）保养服务、运载工具（车辆）清洁服务、运载工具（车辆）故障救援修理服务、车辆加油站”服务与引证商标一至三核定使用的“建筑设备出租、车辆维修”等服务、引证商标四核定使用的“建筑设备租赁”等服务、引证商标五核定使用的“提供采矿设备的出租服务、车辆保养和修理、橡胶轮胎修补”等服务属于《类似服务和商品区分表》（简称区分表）中的同一群组，二者已构成同一种或类似服务。较为近似的诉争商标与引证商标并存于上述服务上，容易误导消费者认为二者来源与同一主体，或提供者之间存在某种特定联系，从而产生混淆误认。因此，诉争商标使用在上述建筑设备出租等服务上相对于各引证商标已构成商标法第三十条所指的使用在同一种或类似服务上的近似商标之情形。诉争商标核定使用的“清洁建筑物（内部）、室内装潢修理、锅炉清洁和修理、燃烧器保养与修理、加热设备安装和修理、飞机保养与修理、造船”服务与各引证商标核定使用服务分属于区分表中的不同群组，虽然二者有一定的关联性，但在服务的内容、目的、对象上有所区分，故二者不构成类似服务，诉争商标与各引证商标并存在上述服务上，不易导致相关公众的混淆误认。因此，诉争商标使用在上述清洁建筑物（内部）等服务上相对于引证商标未构成商标法第三十条规定的情形。二、诉争商标的申请注册是否构成商标法第十三条第三款规定的情形驰名商标实行按需认定原则，鉴于本院已通过商标法第三十条的规定在建筑设备出租等服务上对原告权利予以保护，本院无须再就诉争商标在上述服务上的申请注册是否违反商标法第十三条第三款的规定作出认定，因此，本案的争议焦点为诉争商标在“清洁建筑物（内部）、室内装潢修理、锅炉清洁和修理、燃烧器保养与修理、加热设备安装和修理、飞机保养与修理、造船”服务上的申请注册是否构成商标法第十三条第三款规定的情形。商标法第十三条第三款规定：就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。根据该条款规定，在先驰名商标注册人有权在与核定使用商品或服务不同的类别上禁止在后商标的注册及使用需满足三个条件：1、在先注册商标在诉争商标申请之前在中国境内为其核定使用的商品或服务的相关公众广为知晓，构成驰名商标；2、诉争商标是对该在先驰名商标的复制、摹仿或者翻译；3、诉争商标的注册及使用会误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害。因此，本案中首先应判断原告主张的第3840208号“CAT”商标和第3840209号“CAT及图”商标是否在诉争商标申请之前已经在中国境内为其核定使用的服务的相关公众广为知晓，构成驰名商标。根据商标法第十四条的规定，认定驰名商标应当考虑下列因素：（一）相关公众对该商标的知晓程度；（二）该商标使用的持续时间；（三）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；（四）该商标作为驰名商标受保护的记录；（五）该商标驰名的其他因素。本案中，原告提交的在案证据可以证明，原告是全球知名的建筑机械、矿用设备等领域的制造企业，2006-2015年期间一直位列世界工程机械制造50强排行榜第一名，并长期入选财富、福布斯等榜杂志评选世界500强企业。自1994年起，原告在徐州、北京、天津、上海、佛山、无锡、青岛、苏州、西安等地成立了30多家关联主体进行挖掘机械等相关产品的研发、生产和销售。1980-2011年期间，原告在《交通世界》、《中国企业家》、《宁波晚报》、《新安晚报》、《解放日报》、《成都商报》、《扬子晚报》、《环球时报》、《人民日报》等报纸杂志上以及凤凰网、人民网等网络媒体上对“CAT”挖掘机等工程机械进行了宣传报道，还在沈阳、上海、北京等城市多个路段户外投放宣传广告牌，《中国证券报》、《民营经济报》、《中国交通报》、《中国机电日报》、《经济日报》、《中国工商时报》、《经济参考报》等上百家报纸对原告进行了报道，《今日工程机械》、《建设机械技术与管理》、《建筑机械》、《矿业工程》、《工程机械与维修》等杂志中七百余篇文章均涉及到原告公司及其生产的挖掘机等工程机械。此外，原告的“CAT及图”商标还曾经被商标评审委员会作出的其他裁定认定为挖掘机商品上的驰名商标，各地也发生过侵犯原告“CAT”系列商标的侵权行为。综上，在案证据可以证明原告名下的第3840208号“CAT”商标和第3840209号“CAT及图”商标在诉争商标申请注册前已经为相关公众广为知晓，构成使用在第7类挖掘机等商品上的驰名商标。诉争商标“CATONE”完整包含了原告驰名商标的文字部分“CAT”，且整体上并未形成明显区分于引证商标的显著特征，诉争商标构成对原告驰名商标的复制、摹仿。诉争商标核定使用的“清洁建筑物（内部）、室内装潢修理、锅炉清洁和修理、燃烧器保养与修理、加热设备安装和修理、飞机保养与修理、造船”服务，面向的是建筑物、供暖设备、机械制造等行业的从业人员，与原告驰名商标核定使用的挖掘机等商品的使用人群存在一定重合，且挖掘机等商品也涉及到安装、保养和维修问题，相关公众面对上述服务上的诉争商标时，容易联想到原告及其名下的“CAT”系列商标，从而误认为上述服务由原告提供，或提供者之间与原告存在某种联系，从而致使原告的利益可能受到损害。因此，诉争商标在“清洁建筑物（内部）、室内装潢修理、锅炉清洁和修理、燃烧器保养与修理、加热设备安装和修理、飞机保养与修理、造船”服务上的申请注册构成商标法第十三条第三款规定的情形。综上，被告作出被诉裁定的主要证据不足，适用法律错误，本院依法予以撤销。原告的部分诉讼请求具有事实及法律依据，应予支持。本院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第一、二项之规定，判决如下：一、撤销被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的商评字[2017]第105029号关于第11108493号“CATONE”商标无效宣告请求裁定；二、被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会针对卡特彼勒公司就第11108493号“CATONE”商标提出的无效宣告请求重新作出裁定。案件受理费人民币一百元，由被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会负担（于本判决生效后七日内交纳）。如不服本判决，原告卡特彼勒公司可在本判决书送达之日起三十日内，被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会、第三人中联重机股份有限公司可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提交副本，并交纳上诉案件受理费人民币一百元，上诉于中华人民共和国北京市高级人民法院。审 判 长  何 暄审 判 员  肖玲玲人民陪审员  杨淑兰二〇一八年十二月二十七日法官助理张凌博书记员邢芮