北京知识产权法院行 政 判 决 书（2020）京73行初6602号原告：成都东海视控眼镜有限公司，住所地四川省成都市金牛区二环路北三段245号1栋5楼1号。法定代表人：王为义，执行董事。（未到庭）委托诉讼代理人：袁保山，河北磅礴律师事务所律师。（到庭）被告：国家知识产权局，住所地北京市海淀区蓟门桥西土城路6号。法定代表人：申长雨，局长。（未到庭）委托诉讼代理人：张爽，国家知识产权局审查员。（未到庭）第三人：晶华宝岛（北京）眼镜有限公司，住所地北京市朝阳区。法定代表人：陈文錧，董事长。（未到庭）委托诉讼代理人：左玉国，北京罗杰律师事务所律师。（到庭）委托诉讼代理人：李石馨，北京罗杰律师事务所律师。（到庭）案由：商标权无效宣告请求行政纠纷被诉裁定：商评字[2020]第52918号关于第10875617号“康明宝岛”商标无效宣告请求裁定被诉裁定作出时间：2020年3月26日本院受理时间：2020年6月4日开庭审理时间：2020年11月19日被诉决定认定：第三人系第3110047号“寶島及图”商标（简称引证商标二）的被许可使用人，具有依据该引证商标提出无效宣告的主体资格。诉争商标核定使用的眼镜行服务与引证商标二核定使用的眼镜行服务在服务对象、服务场所、销售渠道等方面相近，属于同一种或类似服务。诉争商标“康明宝岛”与引证商标二文字“寶島”文字构成、呼叫及整体视觉印象相近，且诉争商标整体未形成明显区别于上述引证商标的外观特征和其他含义，二者已构成近似标志。加之，第三人提交的证据可以证明“寶島及图”商标在眼镜行服务上具有一定知名度。在此情形下，诉争商标若与引证商标二在上述同一种或类似服务上共存于市场，易使相关公众误以为诉争商标所标示的服务源自宝岛眼镜，或与宝岛眼镜之间存在某种特定联系，从而导致消费者对服务的来源产生混淆或误认。故诉争商标与引证商标二已构成2014年起施行的《中华人民共和国商标法》（简称2014年商标法）第三十条所指的使用在同一种或类似服务上的近似商标。据此，裁定对诉争商标予以无效宣告。原告不服该裁定，提起诉讼称：一、诉争商标申请注册经过实质性审查，系合法有效商标。二、诉争商标与引证商标二不构成近似商标。三、“宝岛”一词是台湾别称，属公共资源，不应被垄断，原告有权使用。四、诉争商标是对原告在先注册的第3568298号“康明宝岛及图”商标的延续性注册。五、诉争商标与引证商标二核定使用服务不构成类似服务。六、诉争商标已与原告建立了唯一对应关系，具有与引证商标并存的市场基础。七、第三人恶意提出无效申请，属于不正当竞争行为。八、第三人并未对被诉裁定提起行政诉讼，其不能在本案中主张诉争商标申请注册违反2014年商标法第十三条第三款的规定。故被诉裁定认定事实不清，请求法院依法撤销被诉裁定，并判令被告重新作出裁定。被告提交书面答辩状称：被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，请求法院驳回原告的诉讼请求。第三人述称：一、诉争商标与引证商标二构成使用在相同的“眼镜行”服务上的近似商标。二、虽然本案无效宣告请求提起之时诉争商标被核准注册已满五年，但根据相关司法解释的规定，应适用2014年商标法第十三条第三款进行审理。原告在已构成驰名商标的引证商标二相同的“眼镜行”服务上恶意摹仿申请注册近似的诉争商标，根据2014年商标法第十三条第三款之规定也应被宣布无效。综上，请求法院驳回原告的诉讼请求。本院经审理查明：一、诉争商标1.注册人：原告2.注册号：108756173.申请日期：2012年5月7日4.核准注册日期：2013年9月14日5.专用权期限至2023年9月13日6.标志：康明宝岛7.核定使用服务（第44类，4405）：眼镜行。二、引证商标二1.注册人：宝岛眼镜商业谘询有限公司2.注册号：31100473.核准注册日期：2003年7月14日4.经续展，专用权期限至2023年7月13日5.标志：6.核定使用服务（第44类，4405；4401）：眼镜行、医疗诊所、保健、护理（医务）、医疗辅助、医药咨询。三、其他事实2019年2月25日，第三人提起无效宣告请求申请。其主要理由为：一、诉争商标与引证商标构成使用在相同服务上的近似商标。二、原告在与引证驰名商标相同的眼镜行服务上，恶意模仿申请注册近似的诉争商标，严重违反了商标法第十三条第三款之规定，依法应予无效。第三人向被告提交了荣誉证书、媒体报道、“宝岛”系列商标注册清单、相似商标被不予注册的商标异议裁定书、第三人被商标权人许可使用引证商标二的商标许可使用相关材料、原告及其关联公司的企业信息及名下的注册商标列表、第3568298号“康明宝岛及图”商标于2013年被裁定予以撤销的商标争议裁定书、认定“康明宝岛”标志的使用侵害“宝岛”商标专用权的在先生效判决、认定“宝岛及图”商标为第44类眼镜行服务上的驰名商标的批复、中国眼镜协会出具的证明等作为证据。原告向被告作出答辩，同时提交了荣誉证书、商标授权使用合同、宣传册页、销售合同及发票、推广协议和作品登记证书等作为证据。在诉讼阶段，原告向本院补充提交了部分诉争商标在销售门店、商品包装、会议培训、宣传册页和赠品上的使用情形证据。第三人向本院补充提交了《知识产权报》关于“康明宝岛”和“宝岛”商标纠纷的新闻报道等证据。另查，第3568298号“康明宝岛及图”商标于2003年5月26日申请注册在第44类“眼镜行”服务上，于2009年6月17日经异议程序后被予以核准注册，注册人为康明集团私人有限公司。原国家工商行政管理总局商标评审委员会于2013年10月9日作出商评字[2013]第89495号关于第3568298号“康明宝岛及图”商标争议裁定书，以该商标与包括本案引证商标二在内的“宝岛”系列商标构成使用在同一种或类似服务/商品上的近似商标为由，对该商标予以撤销。该商标现为无效商标。以上事实，有诉争商标和引证商标二档案、第三人向被告提交的《商标无效宣告申请书》《注册商标无效宣告质证及反驳意见书》、各方当事人在评审程序和诉讼中提交的证据及当事人陈述等在案佐证。本院认为：鉴于本案诉争商标的核准注册时间处于2001年起施行的《中华人民共和国商标法》（简称2001年商标法）施行期间，被诉裁定的作出时间处于现行《中华人民共和国商标法》（简称2019年商标法）施行期间，根据法不溯及既往的原则，本案实体问题的审理应适用2001年商标法，程序问题的审理应适用2019年商标法。根据2019年商标法第四十五条第一款的规定，已经注册的商标，违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十四条的规定，当事人主张诉争商标构成对其已注册的驰名商标的复制、摹仿或者翻译而不应予以注册或者应予无效，商标评审委员会依据商标法第三十条规定裁决支持其主张的，如果诉争商标注册未满五年，人民法院在当事人陈述意见之后，可以按照商标法第三十条规定进行审理；如果诉争商标注册已满五年，应当适用商标法第十三条第三款进行审理。本案诉争商标的核准注册日为2013年9月14日，而第三人提出无效宣告请求的时间为2019年2月25日，距诉争商标核准注册之日已超过五年。在无效宣告请求审查行政程序中，第三人所提关于诉争商标与引证商标构成使用在相同服务上的近似商标的无效请求所指向的法律依据应为2001年商标法第二十八条，故该项无效请求已超出了五年的时间限制，对该请求不应进行实体审理。但与此同时，第三人还主张原告恶意摹仿其已注册的“寶島及图”驰名商标（即引证商标二），在与之相同的眼镜行服务上申请注册近似的诉争商标，违反商标法第十三条第三款（对应2001年商标法第十三条第二款）的规定。该事实和理由属于《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十四条规定的“当事人主张诉争商标构成对其已注册的驰名商标的复制、摹仿或者翻译而不应予以注册或者应予无效”的情形，在此情形下，如果诉争商标注册已满五年，应当适用商标法第十三条第三款（对应2001年商标法第十三条第二款）进行审理。根据2019年商标法第四十五条的规定，已经注册的商标违反该法第十三条相关规定的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。故判断第三人是否为驰名商标所有人及原告申请注册诉争商标是否属于恶意注册系本案中对2001年商标第十三条第二款进行实体审理的先决条件。本案中，第三人提交的在案证据可以证明，在诉争商标申请注册日即2012年5月7日之前，中国大陆26个省、市和自治区已开设超千家提供验光配镜、眼镜销售等眼镜行服务的“宝岛眼镜”连锁店，并在制式统一的门店招牌、柜台、镜盒镜布、保修卡等使用场合广泛大量地使用了引证商标二。同时，引证商标二的商标权人和被许可使用人对该商标进行了较为广泛的宣传推广，《南方都市报》《北京青年报》等报刊杂志亦对宝岛品牌进行了较为大量的宣传报道，宝岛眼镜企业和品牌获得了“最佳零售企业奖”“年度最具影响力品牌”等诸多荣誉，引证商标二还于2011年被原国家工商行政管理总局商标局认定为眼镜行服务上的驰名商标，并多次在各类案件中作为驰名商标受到保护。综合上述情形，本院认定引证商标二在诉争商标申请日之前，已经为相关公众广为知晓，在眼镜行服务上构成驰名商标。原告作为同行业经营者，在应当知晓引证商标二的情况下，不仅申请注册了本案诉争商标，其与其关联企业名下还注册有多件摹仿该驰名商标的商标，其中即包括因与第三人“宝岛”系列商标构成相同或类似商品/服务上的近似商标而已被撤销注册的第3568298号“康明宝岛及图”商标；此外，原告关联企业和加盟店铺在商业经营活动中突出使用“宝岛眼镜”标志，引发多起商标侵权诉讼并曾被生效判决认定侵权，其攀附他人商誉、意图造成混淆的主观恶意较为明显。综合其行为，可以认定原告申请注册诉争商标属于恶意注册。综上，第三人所提关于诉争商标申请注册违反2001年商标法第十三条第二款的无效宣告请求具有法律依据，不受五年期限的时间限制，依法应当对此进行实体审理。2001年商标法第十三条第二款规定，就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。该条款虽是对驰名商标在不相同或者不相类似商品上的保护，但“举重以明轻”，驰名商标在相同及类似商品上显然也应当获得同样的保护。如前所述，引证商标二在诉争商标申请日之前已构成驰名商标。而诉争商标的标志“康明宝岛”完整包含了引证商标二的文字部分“寶島”所对应的简体中文“宝岛”，诉争商标已构成对该驰名商标的复制、摹仿。诉争商标注册使用在与引证商标二核定使用服务完全相同的眼镜行服务上，极易误导相关公众，致使该驰名商标注册人的利益受到损害。因此，诉争商标的申请注册违反了2001年商标法第十三条第二款的规定，应当予以无效宣告。需要指出的是，被诉裁定在审理实体问题时适用2014年商标法，属于新旧法适用选择有误；适用2014年商标法第三十条（对应2001年商标法第二十八条）对诉争商标予以无效宣告，属于法律适用不当，本院对此均予以纠正。鉴于本案中双方当事人已就诉争商标申请注册是否违反2001年商标法第十三条第二款规定的无效请求充分发表了意见，被诉裁定也对诉争商标标志与第三人主张驰名的引证商标二的标志比对情况进行了评述，且作出了对诉争商标予以无效宣告的正确结论，故本院不再判决撤销被诉裁定。原告的各项诉讼主张，均缺乏事实与法律依据，本院不予支持。综上，被诉裁定结论正确，原告的诉讼请求缺乏事实或法律依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，本院判决如下：驳回原告成都东海视控眼镜有限公司的诉讼请求。案件受理费一百元，由原告成都东海视控眼镜有限公司负担（已交纳）。如不服本判决，各方当事人可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状及副本，并交纳上诉案件受理费一百元，上诉于北京市高级人民法院。审 判 长  陈锦川人民陪审员  凌 云人民陪审员  韩全义二〇二一年二月十九日法官 助理  刘欣蕾书 记 员  宋云燕