江苏省南京市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）苏01民终11497号上诉人（原审被告）：南通思创信息技术有限公司，住所地江苏省南通市港闸区江海大道639号1幢。法定代表人：沈仲晖，该公司执行董事。上诉人（原审被告）：上海敬海教育科技有限公司，住所地上海市金山区卫昌路293号2幢8267室。法定代表人：郭雯，该公司执行董事。以上两上诉人共同委托诉讼代理人：吴卓，江苏信阳光律师事务所律师。上诉人（原审被告）：南京贝普特信息技术有限公司，住所地江苏省南京市秦淮区太平南路333号1幢17I座。法定代表人：佘云霞，该公司执行董事。委托诉讼代理人：何运，江苏杨传圣律师事务所律师。委托诉讼代理人：李良，江苏杨传圣律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：上海歌行电子科技有限公司，住所地上海市金山区枫泾镇兴新路1087号三楼。法定代表人：丁晨晨，该公司执行董事。委托诉讼代理人：郭斌，上海市海华永泰律师事务所律师。委托诉讼代理人：李青，上海市海华永泰律师事务所律师。上诉人南通思创信息技术有限公司（以下简称思创公司）、上海敬海教育科技有限公司（以下简称敬海公司）、南京贝普特信息技术有限公司（以下简称贝普特公司）因与被上诉人上海歌行电子科技有限公司（以下简称歌行公司）侵害商标权纠纷一案，不服南京市建邺区人民法院（2020）苏0105民初49号民事判决，向本院提出上诉。本院于2020年12月1日立案后，依法适用普通程序，由审判员张斌独任进行了审理。本案现已审理终结。上诉人思创公司向本院提出上诉请求：1.撤销一审判决第一项，依法确认其未侵权；2.撤销一审判决第二项，依法改判其不承担任何损失、诉讼费用；3.本案上诉费用由被上诉人承担。事实和理由：1.其无任何侵权行为。由于客户念亲恩（南通）健康管理有限公司（以下简称念亲恩公司）的要求，其才从敬海公司采购相应产品，才与被上诉人的业务员姚有涛接洽，由贝普特公司供货。其在交易过程中完全善意。2.一审判决程序错误。一审法院应当追加念亲恩公司为被告参加诉讼，该公司也是侵权主体。3.被上诉人未因本案的采购合同受到损失，一审判决酌定赔偿数额于法无据，律师费也应以判决支持的赔偿数额作为计算基数。4.一审判决三上诉人一并承担责任错误。如果存在恶意，也是贝普特公司，其与敬海公司都是受害方，判决共同承担赔偿责任，是对贝普特公司不诚信行为的纵容。上诉人敬海公司向本院提出上诉请求：1.撤销一审判决第一项，依法确认其未侵权；2.撤销一审判决第二项，依法改判其不承担任何损失及诉讼费用；3.本案上诉费用由被上诉人承担。事实和理由：1.其无任何侵权行为。2.一审判决程序错误。应当追加念亲恩公司、姚有涛参加诉讼，查明案件事实。3.被上诉人未因本案的采购合同受到损失，一审判决酌定赔偿数额及合理费用于法无据。4.一审判决三上诉人一并承担责任错误。上诉人贝普特公司向本院提出上诉请求：1.撤销一审判决第一、二项，改判驳回被上诉人的诉讼请求；2.由被上诉人承担本案的诉讼费用。事实和理由：1.其不存在商标法第五十七条规定的商标侵权行为，未侵犯歌行公司的商标专用权。2.一审判决适用法律错误。商标法第四十八条是对商标使用的行政管理规定，不应将未经许可在交易文书上使用商标的行为认定为商标侵权行为；且本案合同中的DANACOID产品不等同于“Danacoid”商标，不构成商标侵权。3.其与另两上诉人均没有侵权的主观故意，也未利用“Danacoid”品牌的知名度获得竞争优势。4.其在合同中出现DANACOID产品是为了销售被上诉人的产品，属于正常经营行为。5.销售他人具有商标权的商品，无需获得商标权人的同意。被上诉人歌行公司答辩称：1.一审判决认定事实清楚，适用法律正确，审判程序合法。2.商标法第四十八条规定了商标使用的法律定义，第五十七条列举了销售侵犯注册商标专用权的商品及给他人的注册商标专用权造成其他损害的侵犯注册商标专用权的行为，并不存在贝普特公司所述的法律适用错误的情形。3.三上诉人在签订的销售合同中明确使用了其注册商标“Danacoid”，虽然全部是大写字母，但足以使合同相对方认为产品来源于其及商标专有权人上海大因多媒体技术有限公司（以下简称大因公司）。4.上诉人在合同履行中并未变更交易标的物。思创公司在询问函中明确询问其合同相对方及销售的商品是否经大因公司合法授权、是否是合法渠道的产品，并不存在变更交易标的物的情形，何况念亲恩公司的询问函再次明确了在整个交易中并不存在变更合同商品的情况。三上诉人明知所售商品并非被上诉人或商标权人大因公司授权销售的产品，明知自己没有获得商标使用许可，而擅自对外销售或在销售合同中列明商品品牌，属于恶意侵害其商标专用权的行为。5.关于其损失，其在一审中补充提交了其在品牌宣传、使用、推广及销售等方面所作出的努力和贡献，三上诉人的行为对其权益造成侵害，严重扰乱市场经济秩序。综上，请求驳回三上诉人的上诉请求，维持原判。歌行公司向一审法院提出诉讼请求：1.判令思创公司、敬海公司、贝普特公司立即停止侵害第22965883号注册商标“DANACOID”专用权及不正当竞争行为；2.判令思创公司、敬海公司、贝普特公司共同赔偿经济损失244500元；3.判令思创公司、敬海公司、贝普特公司共同赔偿律师费、交通费等合理维权费用2万元。一审法院认定事实：第22965883号“Danacoid”商标由大因公司于2018年2月28日获准注册，注册有效期至2028年2月27日，核定使用商品为第9类：数据处理设备；已录制的计算机程序；已录制的计算机操作程序；计算机软件（已录制）；计算机程序（可下载软件）；视频显示屏；可下载的计算机应用软件；舞台灯光调节器；计算机外围设备；计算机硬件。2018年10月15日，念亲恩公司与思创公司签订《天润念亲恩科技生活馆智能化系统建设项目合同书》一份。其中合同书附件原始清单第6.2项一层门厅液晶拼接显示系统载明：46寸液晶拼接单元、图像拼接处理器（内置）、大屏幕拼接墙专用控制软件、HDMI分配器（1分16）均为DANACOID品牌。第6.7项居家信息平台液晶拼接显示系统载明：46寸液晶拼接单元、图像拼接处理器（内置）、大屏幕拼接墙专用控制软件、拼接处理器均为DANACOID品牌。2019年2月19日，思创公司与敬海公司签订《产品购销合同》一份。该合同约定：思创公司向敬海公司购买产品包括46寸液晶拼接单元（型号DY-LCD46S1）、图像拼接处理器（内置）（型号DY-D46S1）、大屏幕拼接墙专用控制软件（型号V1.0）、HDMI分配器（1分16）（型号DH-0116）、46寸液晶拼接单元（型号DY-LCD46S1）、图像拼接处理器（内置）（型号DY-D46S1）、大屏幕拼接墙专用控制软件（型号V1.0），以上品牌均为DANACOID；合同货款362250元。2019年2月28日，敬海公司与贝普特公司签订《订货单（销售合同）》一份。其中订单明细载明：46寸液晶拼接单元（型号DY-LCD46S1）、图像拼接处理器（内置）（型号DY-D46S1）、大屏幕拼接墙专用控制软件（型号V1.0）、HDMI分配器（1分16）（型号DH-0116）、46寸液晶拼接单元（型号DY-LCD46S1）、图像拼接处理器（内置）（型号DY-D46S1）、大屏幕拼接墙专用控制软件（型号V1.0），以上品牌均为DANACOID；合同价款为345000元。2019年8月27日，念亲恩公司向大因公司发出《询问函》一份，载明：我司向思创公司采购具有“DANACOID”商标的产品用于南通天润念亲恩科技生活馆的项目（附清单），特致函如下，思创公司是否为贵公司的合法销售商，所销售带有“DANACOID”商标的产品是否经贵公司授权或通过正规合法渠道所销售出去的产品。2019年8月30日，思创公司向大因公司发出《询问函》一份，载明：我司在2019年3月7日向敬海公司采购“DANACOID”品牌的46寸液晶拼接屏，详见附件订货单（销售合同），用于念亲恩公司的南通天润念亲恩科技生活馆的项目，特致函如下，敬海公司是否为贵公司的合法销售商，所销售的“DANACOID”品牌的产品是否经贵公司授权或通过正规合法渠道所销售出去的产品。敬海公司向大因公司发出《询问函》一份，载明：我司在2018年2月28日经姚有涛向贝普特公司采购“DANACOID”品牌的46寸液晶拼接屏，详见附件订货单（销售合同），用于念亲恩公司的南通天润念亲恩科技生活馆的项目，特致函如下，贝普特公司是否为贵公司的合法销售商，所销售的“DANACOID”品牌的产品是否经贵公司授权或通过正规合法渠道所销售出去的产品。大因公司向敬海公司出具声明函一份，载明：大因公司是第22965883号“DANACOID”商标的唯一使用人和合法所有人，现就南通天润念亲恩科技生活馆项目的产品问题，特致函如下，贝普特公司并非大因公司合法销售商，在南通天润念亲恩科技生活馆项目中所销售有“DANACOID”商标的产品并非大因公司授权或通过正规合法渠道销售出去的产品。2019年8月30日，大因公司出具鉴定报告一份，载明：大因公司技术工程师对念亲恩公司的南通天润念亲恩科技生活一楼大厅正方形拼接显示屏及三楼指挥中心“L”形拼接显示屏中的45块46寸液晶拼接屏、45个图形拼接处理器（内置）、1套大屏幕控制强专用控制软件和1台HDMI分配器（1分16）进行抽查鉴定后，作出如下结论：天润念亲恩科技生活馆智能化系统建设项目合同清单中所有以“DANACOID”品牌的产品均不是由大因公司生产供货，系假冒产品。2019年10月，大因公司出具情况说明一份，载明：大因公司与歌行公司系关联公司，大因公司名下“DANACOID”品牌及全部相关注册商标（包括但不限于22965883号商标）自设立、注册以来，均许可歌行公司不限时间及地域范围进行使用，许可权限为“排他使用许可”，歌行公司有权生产销售该品牌及商标相关的全部产品，并有权代为处理涉及对该品牌及商标构成侵权等所产生的的一切事宜。审理中，歌行公司陈述未发现案涉产品贴有“DANACOID”商标。歌行公司提供的照片显示案涉产品标有型号：DY-D46S1、550HN11等字样。另查明，歌行公司因本案支付律师费20000元。以上事实由《天润念亲恩科技生活馆智能化系统建设项目合同书》、《产品购销合同》、《订货单（销售合同）》、《询问函》、《声明函》、商标注册证、鉴定报告、情况说明、《委托代理合同》、发票、银行回单及当事人的陈述等证据在卷佐证。一审法院认为，大因公司系第22965883号“Danacoid”商标注册人。商标法第四十三条规定，商标注册人可以通过签订商标使用许可合同，许可他人使用其注册商标。大因公司作为“Danacoid”商标注册人以排他使用许可的方式，授权歌行公司使用“Danacoid”商标，并处理涉及侵害该商标权的一切事宜。因此，歌行公司作为被许可人有权提起本案诉讼，系本案适格原告。商标法第四十八条规定，本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。思创公司、敬海公司、贝普特公司在签订的《天润念亲恩科技生活馆智能化系统建设项目合同书》、《产品购销合同》、《订货单（销售合同）》中使用了“DANACOID”标识，与“Danacoid”商标仅有字母大小写的区别，上述行为属于在商品交易文书中使用了案涉商标，该行为未获得商标注册人或相关权利人的许可，属于侵犯注册商标专用权，依法应承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。关于赔偿损失的数额，鉴于歌行公司因侵权遭受的实际损失及思创公司、敬海公司、贝普特公司因侵权所获得利益的具体数额均无足够证据证明，综合考虑商标的知名度及侵权行为的性质、方式等因素，酌定赔偿数额30000元。歌行公司主张的律师费用，属于维权所产生的的合理费用，予以支持。关于思创公司、敬海公司、贝普特公司的行为是否构成不正当竞争。首先，歌行公司提供的证据仅能证明思创公司、敬海公司、贝普特公司在交易文书中使用了“Danacoid”商标，并不足以证明在销售的产品中使用了“Danacoid”商标，且歌行公司确认未发现案涉产品贴有该商标。其次，产品标明型号中含有的“DY”字母虽然与“大因”的拼音首字母缩写一致，但并非注册商标，亦不具有一定辨识度。因此，思创公司、敬海公司、贝普特公司的行为不构成不正当竞争。判决：一、南通思创信息技术有限公司、上海敬海教育科技有限公司、南京贝普特信息技术有限公司立即停止侵犯第22965883号“Danacoid”商标专用权的行为；二、南通思创信息技术有限公司、上海敬海教育科技有限公司、南京贝普特信息技术有限公司于判决生效之日起十日内向上海歌行电子科技有限公司赔偿经济损失30000元及合理费用支出20000元；三、驳回上海歌行电子科技有限公司的其他诉讼请求。案件受理费4968元，减半收取2484元，保全费1843元，合计4327元，由歌行公司负担3442元，思创公司、敬海公司、贝普特公司共同负担885元。经审理查明，上诉人思创公司、敬海公司对一审中大因公司出具的鉴定报告的表述有异议，鉴定报告中称：“合同清单中所有以‘DANACOID’品牌的产品均不是由大因公司生产供货，系假冒产品”，但所有的设备上面均没有显示“Danacoid”品牌。两上诉人对一审判决查明的其他案件事实无异议。上诉人贝普特公司、被上诉人歌行公司对一审判决查明的案件事实无异议。二审审理期间，各方均未提供新的证据。本案二审的争议焦点是：一、上诉人在交易合同中使用被上诉人商标的行为和实际履行合同交付商品的行为是否构成商标侵权；二、上诉人的民事责任。本院认为：一、上诉人的行为构成商标侵权根据商标法第四十八条的规定，将商标用于商品交易文书、广告宣传及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为，属于商标的使用。交易文书中的商标使用行为是否构成商标侵权，不应简单、孤立地审查交易文书中是否使用他人商标的合同约定行为，还应结合实际交付商品的合同履行行为，分析判断交易文书中使用的商标与实际交付的商品有无关联性和对应性。本案中，念亲恩公司与思创公司、思创公司与敬海公司、敬海公司与贝普特公司签订的合同或合同附件中，约定的涉案产品品牌为“DANACOID”，与歌行公司的第22965883号“Danacoid”商标核定使用商品相同，视觉基本无差别，系约定交易标的物为“Danacoid”品牌的商品，“DANACOID”起到识别商品来源的作用；实际交付的标的物，虽未标注商标品牌，但商品品名及产品型号均与合同约定相符，且产品型号的编码规则亦具有特定性，使人有理由相信实际交付的是合同约定的商品；并且，念亲恩公司及两上诉人思创公司与敬海公司均将实际交付商品当作“Danacoid”商品，以此向大因公司核实，已经实际产生混淆。由此可见，三上诉人均是将未标示品牌、但商品品名及型号与合同对应的商品当作合同约定品牌的商品交付，该行为侵犯了歌行公司享有的第22965883号“Danacoid”注册商标专用权。思创公司、敬海公司在合同履行后才向大因公司发函询问相关产品是否经授权或通过正规渠道销售，而其在签订合同前及合同履行中均有权利亦有义务对上述问题进行审查、调查，其事后的询问行为反映出其在签订、履行合同中对相关问题持听之任之的态度，其对侵权行为具有主观故意，其行为构成侵权，并应与其他侵权行为人共同承担责任。权利用尽原则是对知识产权专有权利限制的一项典型制度，旨在保护知识产权权利人合法利益的前提下，维护正常市场交易秩序，保护经营者和一般消费者的合法利益。商业主体在市场交易中可以经营他人生产、销售的商品，但约定交付的商品应当与实际交付的商品相符，即使不能按约履行，也应以合法形式予以变更。本案中，首先，并不存在变更合同履行标的物的事实和证据，其次，三上诉人明显是将非“Danacoid”品牌商品当作合同约定的“Danacoid”商品销售，不仅主观上具有混淆的故意，而且客观上也产生了混淆的后果。因此，三上诉人人在本案中的行为并非正常的经营行为。念亲恩公司并非本案必要的共同诉讼参加人，故并非必须追加其参加本案诉讼。姚有涛并非本案所涉合同的当事人，也并非必要的共同诉讼参加人。思创公司、敬海公司认为一审判决程序错误的上诉理由不能成立。二、上诉人的民事责任侵犯注册商标专用权的，应当承担停止侵权、赔偿损失等民事责任。根据本案现有事实和证据，敬海公司与思创公司、贝普特公司间两份合同的差价即为17000余元，照此推理，加上思创公司、贝普特公司理应获取的合同收益，歌行公司因三上诉人的侵权行为而造成的交易机会丧失及实际损失，均超过一审判决确定的赔偿数额，故一审法院判决三上诉人共同赔偿被上诉人经济损失30000元及合理费用20000元，有事实和法律依据，并无不当。综上，思创公司、敬海公司、贝普特公司的上诉请求缺乏事实和法律依据，不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费1050元，由上诉人南通思创信息技术有限公司、上海敬海教育科技有限公司、南京贝普特信息技术有限公司各负担350元。本判决为终审判决。审判员 张 斌二〇二一年二月二十二日书记员 赵和玉