北京市高级人民法院行 政 判 决 书（2020）京行终7283号上诉人（原审原告）：罗顺友，男，汉族，1974年2月15日出生，住所地广东省深圳市福田区。被上诉人（原审被告）：国家知识产权局，住所地北京市海淀区蓟门桥西土城路**。法定代表人：申长雨，局长。委托诉讼代理人：孙建新，国家知识产权局审查员。原审第三人：山东黄金集团有限公司，住所地山东省济南市舜华路**舜泰广场**楼。法定代表人：陈玉民，董事长。委托诉讼代理人：王磊，山东千慧律师事务所律师。委托诉讼代理人：翟政，山东千慧律师事务所律师。上诉人罗顺友因商标权无效宣告请求行政纠纷一案，不服北京知识产权法院（2019）京73行初2158号行政判决，向本院提起上诉。本院于2020年12月16日受理本案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。北京知识产权法院查明：一、诉争商标1．注册人：山东黄金集团有限公司（简称山东黄金公司）。2．注册号：12361477。3．申请日期：2013年4月2日。4．注册日期：2015年4月28日。5．专用期限至2025年4月27日。7．核定使用商品（第14类，类似群1401；1403）：贵重金属锭；未加工或半加工贵重金属；纪念章（宝石）；戒指（首饰）；链（首饰）；珠宝首饰；黄金首饰；钻石首饰；贵重金属艺术品；耳环。二、被诉裁定：商评字[2019]第0000003934号《关于第12361477号“山东黄金SHANDONGGOLDSD－GOLD及图”商标无效宣告请求裁定书》。被诉裁定作出时间：2019年1月8日。被诉裁定认定：一，山东黄金公司提交的证据表明，其全称为“山东黄金集团有限公司”，是经原国家工商行政管理部门依法登记的企业。“山东黄金”作为其企业名称的简称，经长期广泛的宣传、使用，与山东黄金公司形成一一对应关系，整体含义有别于行政区划地名“山东”。诉争商标指定的贵金属锭等商品与山东黄金公司核准经营范围亦一致。故诉争商标的注册未违反2013年修正的《中华人民共和国商标法》（简称2013年商标法）第十条第二款的规定。二，诉争商标由汉字“山东黄金”、对应英文及图形组成，整体具备商标应有的显著特征，指定使用在贵重金属锭等商品上并未构成2013年商标法第十一条第一款第一项规定的“仅有本商品的通用名称”的情形。山东黄金公司提交证据亦表明诉争商标经长期宣传使用已经与其形成一一对应关系，客观上能够起到区分商品来源的作用，具备商标应有的显著特征，未违反2013年商标法第十一条第一款第二项的规定。综上，诉争商标予以维持。三、其他事实在行政阶段，山东黄金公司提交以下主要证据：山东黄金公司简介及发展历程；山东黄金公司上市路演照片；3．山东省人民政府国有资产监督管理委员会出具的《山东省国资委关于“山东黄金”商标注册有关情况的函》；4．诉争商标档案；5．山东黄金公司加盟店加盟合同、加盟店照片；6．山东黄金公司举办会议、活动照片及宣传材料；7．媒体对山东黄金公司的报道材料；8．其他类似的商标信息及媒体报道；9．山东黄金公司工商登记信息；10．山东黄金公司代理机构及其关联公司工商登记信息等。原审诉讼阶段，罗顺友补充提交了以下主要证据：1．商评字[2019]第0000003934号商标无效宣告请求裁定书；2．山东省人民政府国有资产监督管理委员会出鲁国资企改字[2014]18号《山东省国资委关于“山东黄金”商标注册有关情况的函》；3．申请号为第25836440号的中英文文字及图形组合商标的档案；4．申请号为第21118956号的文字图形组合商标的档案；5．申请号为第16609083号的文字商标“西藏黄金”的档案；6．（2017）最高法行申4104号行政裁定书。原审诉讼阶段，山东黄金公司补充提交了以下主要证据：1．山东黄金公司为我国第一产金企业、开展国内外业务、举办高端论坛的部分新闻媒体宣传报道；2．2009年-2019年第三人连续11年入围中国企业500强的新闻报道；3．山东黄金公司所获部分荣誉资料；4．广州宏盾知识产权代理有限公司工商档案；5．广东省黄金集团有限责任公司第25838662号、25850141号商标档案；6．山东高速、山东能源、山东盐业商标档案；7．（2018）京行终1103号、(2018)京行终4713号行政判决书。罗顺友不服被诉裁定，在法定期限内向北京知识产权法院提起行政诉讼。另查，根据中央机构改革部署，原国家工商行政管理总局商标局、商标评审委员会的相关职责由国家知识产权局统一行使。北京知识产权法院认为：诉争商标的注册未违反2013年商标法第十条第二款、第十一条第一款第一项、第二项的规定，被诉裁定对此认定正确。北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条的规定，判决：驳回罗顺友的诉讼请求。罗顺友不服原审判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决及被诉裁定，改判国家知识产权局重新作出裁定。其主要上诉理由为：1．原审判决针对罗顺友及国家知识产权局均提交的《山东省国资委关于“山东黄金”商标注册有关情况的函》，但未予审查存在错误；2．国家知识产权局关于“山东黄金”因使用而获得有别于行政区划“山东”地名的主张缺乏事实及法律依据；3．诉争商标缺乏显著特征，违反2013年商标法第十一条第一款第一项、第二项、第三项的规定，同时在案证据亦不能证明诉争商标经过长期使用宣传构成2013年商标法第十一条第二款规定的情形，故诉争商标不应核准注册。国家知识产权局、山东黄金公司服从原审判决。经审理查明：原审判决认定事实基本清楚，证据采信得当，且有诉争商标档案、被诉裁定、当事人在行政阶段与诉讼阶段提交的证据以及当事人陈述等在案佐证，本院予以确认。二审诉讼中，罗顺友补充提交了山东省人民政府国有资产监督管理委员会办公室出具的《政府信息依申请公开告知书》、国家知识产权局针对其他商标作出的裁决、《情况反映》等证据，用以证明其上诉主张。同时，罗顺友基于上述证据提交《二审开庭审理申请书》。山东黄金公司认为上述证据与本案缺乏关联性，不予认可。上述事实有罗顺友在二审阶段提交的证据等在案佐证。本院认为：《中华人民共和国行政诉讼法》第六条规定，人民法院审理行政案件，对行政行为是否合法进行审查。国家行政机关作出的行政行为应当确保实体与程序均具有合法性，若行政行为程序上明显违反法律、法规的规定，且实际损害了行政相对人的合法权益，人民法院应当对此予以纠正。然而，人民法院对行政行为合法性审查的范围应当及于被诉的行政行为，即人民法院系对已经作出的行政行为合法性进行的审查，对行政行为并未涉及的内容，一般不宜直接予以认定，从而影响国家行政机关依职权行使法定权力。本案中，罗顺友在评审阶段并未提出诉争商标的注册违反2013年商标法第一款第三项规定的理由，被诉裁定对此亦未进行审查，故罗顺友该部分上诉理由不属本院审理范围，对此不予评述。2013年商标法第十条第二款规定，县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，不得作为商标。但是，地名，地名具有其他含义或者作为集体商标商标组成部分的除外；已经注册的使用地名的商标继续有效。关于诉争商标标志是否构成上述条款所规定情形，应当从整体上进行判断，若该标志包含地名，整体上是否与该地名相区分无法确定的情况下，可以结合该标志的使用情况，就公众对该标志含义的认知进行判断。本案中，诉争商标由文字“山东黄金”、字母“SHANDONGGOLDSD－GOLD”以及图形构成，根据我国公众的认知，文字部分“山东黄金”为其主要显著部分。然而，考虑到诉争商标另有字母和图形组成部分，同时山东黄金公司全称为“山东黄金集团有限公司”，是经原国家工商行政管理部门依法登记的企业。并且基于在案证据，山东黄金公司位列2017年全球黄金企业第11位，成为我国10大黄金开采企业，同时多篇媒体报道将“山东黄金”作为企业简称、店铺招牌等进行使用，山东黄金公司在2012年、2013年、2014年、2015年、2016年营业收入分别为572．27亿元、621．21亿元、760．18亿元、681．98亿元、731．9亿元，同时2019年营收额达到821．4亿元（详见原审证据1、2），足以证明“山东黄金”无论是作为企业简称或是商标均经过长期广泛的宣传、使用，已经与山东黄金公司形成稳定对应关系。因此，结合诉争商标其他组成部分，公众在对诉争商标进行识别时，其整体上已经形成有别于行政区划地名“山东”的含义。原审判决及被诉裁定关于诉争商标的注册未违反2013年商标法第十条第二款规定的认定并无不当，本院予以确认。2013年商标法第十一条第一款第一项、第二项规定，下列标志不得作为商标注册：（一）仅有本商品的通用名称、图形、型号的；（二）仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的。商标的基本功能在于特定标志通过使用在商品或服务上，能够实现使相关公众基于该标志识别商品或服务来源的作用，而无论该标志的组成来源于臆造或是公有领域已经存在的客体，只要能够实现上述的识别性，则具有了固有显著性。通常而言，在判断标志本身是否具有显著性时，应当围绕下列因素进行考量：1．标志本身与其指定使用的商品或服务的关联程度。一般而言，标志本身与其指定使用的商品或服务关联程度越低，则其可作为商标进行认知的可能性越大；若标志本身与其指定使用的商品或服务关联程度越高，则其可作为商标进行认知的可能性越小。正是基于此，若标志本身直接指代了其所要标示商品或服务来源的通用名称、或直接描述了该商品或服务的自身特点时，通常认为该标志本身缺乏显著性。2．判断主体应以具体商品或服务领域中相关公众的普遍知识水平和认知能力为依据。在此应当注意的是，针对不同商品或服务的具体类别、属性、功能等本质特性的差异，相关公众所表现的具体知识水平和认知能力也会存在不同，故应当结合具体的商品或服务作出符合市场客观化标准的判断。同时，在此需要特别指出的，虽然我国商标法规定了文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等可以作为构成商标的要素，但是特定要素所构成的标志本身的使用、表达或展现方式，应当符合该标志所标示商品或服务行业的通常使用习惯，也就是相关公众在具体商品或服务上发现特定标志时，是否会将其认知为商标，进而对该标志是否能够起到辨别商品或服务来源的作用进行判断。简言之，对特定标志是否具有识别性的判断，实际是存在二个层面判断的认知，即首先该标志应具有被认知为商标的可能性，其次该标志具有能够辨别商品或服务不同来源的功能性。正如被简化的特定字母、数字，臆造的特定图案、形状，独创的特定短语、广告用语等，可能会基于相关领域商品或服务的相关公众的通常认知，被识别为表达、体现特定经营者营销理念、促销手段、经营技巧等具有独特风格的指示客体。无论该指示客体是以直接方式或是暗示性的方式进行体现，其自身被相关公众识别为商标的可能性均较低或不会被认知为商标，故而其也就无法发挥辨别商品或服务不同来源的功能，由此无法体现商标的真正功效。3．判断过程中应当以标志的整体性为原则。关于诉争标志是否具有显著性的认知，应当结合诉争标志的整体构成要素进行判断，不应单一、割裂的对特定构成要素进行分析，而忽视各个要素组合而成的诉争标志的整体含义与表达形式。本案中，虽然诉争商标除文字“山东黄金”、字母“SHANDONGGOLDSD－GOLD”外，另有图形部分，但是从我国相关公众的认知习惯，其整体上并未明显形成区别于文字部分的含义或视觉效果。相关公众在认读诉争商标时，仍然会将其认知为是产自山东的黄金，故诉争商标作为标示商品来源商标的功能较弱，仅直接表示了商品的主要原料，不易被相关公众予以识别，缺乏固有显著特征，已经构成2013年商标法第十一条第一款第二项所规定的情形。然而，在案证据尚不足以证明诉争商标构成其核定使用的钻石首饰、耳环等商品的通用名称，故诉争商标并未违反2013年商标法第十一条第一款第一项的规定。因此，原审判决及被诉裁定关于诉争商标未违反2013年商标法第十一条第一款第二项的认定错误，本院予以纠正。2013年商标法第十一条第二款规定，前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。在标志自身缺乏显著特征的情况下，其并不当然失去作为商标获准注册的可能性，该标志亦可以通过在市场流通、经营过程中的实际使用，获得其固有含义之外的“第二含义”，即通过实际、有效使用获得显著性。在判断标志是否通过使用获得显著特征时，应当结合以下因素进行考量：1．该标志实际使用的方式、效果、作用，即是否以商标的方式进行使用，在此应当以是否能够达到识别商品或服务的来源为判断基准；2．该标志实际持续使用的时间、地域、地域、销售规模等经营情况；3．该标志在相关公众中的知晓程度；4．该标志通过使用具有显著性的其他因素。在此需要指出，审查判断标志是否通过使用获得显著性，应当区分在授权阶段和确权阶段的实质差异，若诉争商标已经核准注册后，其核准注册后的实际使用、宣传情况已应当予以考量。本案中，结合山东黄金公司提交的诉争商标使用、宣传的证据，可以证明山东黄金公司位列2017年全球黄金企业第11位，成为我国10大黄金开采企业，同时多篇媒体报道将“山东黄金”作为企业简称、店铺招牌等进行使用，山东黄金公司在2012年、2013年、2014年、2015年、2016年营业收入分别为572．27亿元、621．21亿元、760．18亿元、681．98亿元、731．9亿元，同时2019年营收额达到821．4亿元，足以证明“山东黄金”无论是作为企业简称或是商标均经过长期广泛的宣传、使用，已经与山东黄金公司形成稳定对应关系，相关公众能够将诉争商标所标示的商品来源进行认知，即获得“第二含义”。同时，若仅以诉争商标缺乏固有显著特征，即将持续使用较长且规模较大的商标予以宣传无效，势必将造成相关公众已经形成的基于该商标对具体商品品质、特点、声誉对应认知的损耗，并不有利于商标注册制度的健康发展。因此，在山东黄金公司已经能够举证证明诉争商标通过持续使用、宣传具有“第二含义”，实现商标基本功能的情况下，应当维持其有效注册。《中华人民共和国行政诉讼法》第八十六条的规定：“人民法院对上诉案件，应当组成合议庭，开庭审理。经过阅卷、调查和询问当事人，对没有提出新的事实、证据或者理由，合议庭认为不需要开庭审理的，也可以不开庭审理。”根据本案具体情况，本院确定本案采用书面方式进行审理。本案审理过程中，虽然罗顺友提出了改为开庭审理的申请，但其所提交的证据与本案缺乏关联性，亦不影响本案认定结论，故对其要求变更审理方式的申请，本院不予准许。同时，原审判决及被诉裁定针对各方当事人提交的证据进行了综合评述，并不存在罗顺友上诉主张的针对《山东省国资委关于“山东黄金”商标注册有关情况的函》未予审查的情形。综上，原审判决虽然认定的部分事实及适用法律存在错误，但其认定结论并无不当，本院在纠正其错误的基础上，对原审判决结论予以维持。罗顺友的上诉理由尚不足以支持其上诉请求，故本院对其上诉请求不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。一、二审案件受理费各一百元，均由罗顺友负担（均已交纳）。本判决为终审判决。审 判 长  陶 钧审 判 员  孙柱永审 判 员  曹丽萍二〇二一年二月十八日法官助理  薛黎明书 记 员  张梦娇