北京市高级人民法院行 政 判 决 书（2020）京行终7521号上诉人（原审原告）：特步（中国）有限公司，住所地福建省泉州经济技术开发区。法定代表人：丁水波，董事长。委托诉讼代理人：刘莉莎，北京超成律师事务所律师。（到庭）委托诉讼代理人：计海军，北京超成律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：国家知识产权局，住所地北京市海淀区蓟门桥西土城路**。法定代表人：申长雨，局长。委托诉讼代理人：郑婷，国家知识产权局审查员。原审第三人：福建省晋江市加来盟鞋塑有限公司，住所地福建省泉州市晋江市陈埭镇。法定代表人：林丽霞，总经理。上诉人特步（中国）有限公司（简称特步公司）因商标权无效宣告请求行政纠纷一案，不服北京知识产权法院（2020）京73行初10532号行政判决，向本院提起上诉。本院于2020年11月26日受理本案后，依法组成合议庭进行了审理，本案现已审理终结。北京知识产权法院查明：一、争议商标1.注册人：福建省晋江市加来盟鞋塑有限公司（简称加来盟公司）。2.注册号：第17357254号。3.申请日期：2015年7月6日。4.注册日期：2018年1月21日。5.专用期限至：2026年9月6日。6.标志：7.核定使用服务（第41类，类似群4101-4107）：教育；安排和组织会议；流动图书馆；书籍出版；广播和电视节目制作；娱乐；提供体育设施；游戏器具出租；动物园服务；经营彩票。二、被诉裁定：商评字[2020]第163439号《关于第17357254号“特跑族”商标无效宣告请求裁定书》被诉裁定作出时间：2020年6月17日。该裁定认定：鉴于本案争议商标于2019年4月23日修改的《中华人民共和国商标法》（简称2019年商标法）修改决定实施前已获准注册，根据法不溯及既往原则，本案实体问题应适用2013年8月30日修改的《中华人民共和国商标法》（简称2013年商标法），程序问题适用2019年商标法。特步公司请求宣告争议商标无效所援引的2013年商标法第七条为总则性条款，其实质内涵已在商标法实体条文中予以体现。依据当事人陈述的事实、理由及在案证据，本案的焦点问题为：一、争议商标的注册是否违反2013年商标法第十三条第三款的规定。二、争议商标的注册是否构成以不正当手段抢先注册特步公司已经使用并有一定影响的商标，违反2013年商标法第三十二条关于“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定。关于焦点问题一，国家知识产权局认为，尽管特步公司的图形引证商标在鞋商品上具有一定知名度，但争议商标核定使用的教育等服务与特步公司引证在先注册的“特步”“TEP及图”、图形商标所使用的“鞋”等商品分属截然不同的行业领域，且服务和商品之间的关联性亦较弱。加之，争议商标与特步公司“TEP及图”、图形商标在呼叫、含义、视觉印象等方面存在较大差异，争议商标的注册未构成对特步公司“TEP及图”、图形商标的复制、摹仿。综上，本案证据不能证明争议商标的注册违反了2013年商标法第十三条第三款的规定。特步公司的该项主张缺乏事实依据，不能成立。关于焦点问题二，国家知识产权局认为，特步公司提交的在案证据均非是在争议商标核定使用的教育等服务或与之相类似服务上的宣传和使用证据，且有的证据未显示“特跑族及图”“特跑族”商标信息，有的证据于争议商标注册申请日之后形成。综合特步公司提交的在案证据，不足以证明在争议商标注册申请日之前，特步公司在争议商标核定使用的教育等服务或与之相类似的服务上对“特跑族及图”“特跑族”商标进行了宣传和使用并已具有一定影响。因此，争议商标的注册未构成以不正当手段抢先注册特步公司已经使用并有一定影响的商标。特步公司的该项主张缺乏事实依据，不能成立。依照2019年商标法第四十五条第二款和第四十六条的规定，国家知识产权局裁定：争议商标予以维持。三、其他事实2019年9月2日，特步公司向国家知识产权局提起商标无效宣告申请。在商标评审阶段，特步公司向国家知识产权局提交了以下主要证据：1、特步公司企业厂区及产品图片；2、特步公司产品检测检验证明；3、特步公司签订的产品销售合同及发票；4、特步公司海外销售资料；5、特步公司签订的广告合同及发票；6、特步公司所获的荣誉资料；7、特步公司的维权资料；8、福建省厦门市中级人民法院（2004）厦民初字第244号民事判决书（简称第244号民事判决）；9、商标异议复审裁定书；10、特跑族服务协议、活动简报、活动现场照片、发票等资料。加来盟公司在国家知识产权局规定期限内未予答辩。在原审诉讼阶段，特步公司向法院提交了以下主要证据：第一组：特步公司企业基本情况，特步公司企业简介及品牌内涵、特步公司企业工厂及产品照片。第二组：特步公司审计报告及纳税情况，2014-2017年审计报告、2014-2017年纳税证明。第三组：特步公司“特步”系列商标在国内外的注册情况，“特步”系列商标在国内和国外的注册证书。第四组：特步公司及“特步”系列商标所获荣誉资质证明材料，特步公司及特步品牌所获荣誉资质证书、特步公司赞助各类体育赛事及活动的证明。第五组：特步公司“特步”系列商标被认定为驰名商标的证明文件，第244号民事判决、商标驰字[2006]第27号《关于认定“XTEP”商标为驰名商标的批复》、商评字[2011]第11581号《关于第5639851号“IX”商标争议裁定书》（简称第11581号争议裁定）。第六组：特步公司“特步”产品在全国各地的销售情况，2014-2017年销售额证明函、销售总代理授权合同书及发票、特步产品在电商平台销售的网页截图、2016-2019年部分产品检验报告。第七组：特步公司对“特步”系列商标的广告宣传情况，广告宣传合同及发票、各类媒体对特步公司及“特步”商标的宣传报道。第八组：特步公司“特步”系列商标受保护记录，特步公司对他人摹仿的商标提出异议或无效的裁定书、行政处罚决定书、特步公司维权的相关判决书及调解书。第九组：加来盟公司存在摹仿特步公司“特步”系列商标的主观恶意，加来盟公司摹仿特步公司“特步”商标的相关裁定书、（2014）一中知行初字第1832号行政判决书、加来盟公司行政处罚信息、（2018）闽0582刑初1479号刑事判决书、加来盟公司申请注册的商标信息列表。第十组：特步公司在先使用“特跑族”商标的证明材料，2012-2016年特步族会员参赛服务协议、2012-2019年特跑族总结及发展规划、特跑族官网、微信官网设计开发项目服务合同、特跑族广告宣传合同及发票、各类媒体对特步公司的“特跑族”品牌的宣传报道、2012-2015年特步公司开展“特跑族”品牌活动的简报、2015-2018年特步跑者实物合作合同。原审法院另查，特步公司在商标评审阶段并未明确提起本案无效宣告请求所引证在第25类商品上注册的“特步”“TEP及图”及图形商标的商标注册号。国家知识产权局经查，特步公司在争议商标注册申请日之前，在第25类运动鞋、鞋等商品上注册有第1497295号“TEP及图”商标、第1497296号图形商标、第2014416号“特步”商标等。在第11581号争议裁定中，特步公司第1497296号图形商标被认定为使用在“鞋”商品上被中国消费者所熟知。北京知识产权法院认为：本案在实体方面适用2013年商标法，在程序方面适用2019年商标法。本案中，虽然特步公司的图形商标在鞋商品上具有一定知名度，但鉴于本案争议商标与特步公司主张驰名的“TEP及图”、图形商标标志本身在文字构成、读音呼叫及整体视觉效果方面存在较大差异，未构成近似商标，争议商标的注册未构成对特步公司“TEP及图”、图形商标的复制、摹仿。争议商标核定使用的“教育”等服务与特步公司引证在先注册的“特步”“TEP及图”、图形商标所使用的“鞋”等商品不属于同一种或者类似服务，且服务和商品之间的关联性亦较弱。故争议商标的注册构成2013年商标法第十三条第三款规定之情形的必要条件已不具备，法院不再对其他要件予以评述。综上，本案证据不能证明争议商标的注册违反了2013年商标法第十三条第三款的规定，特步公司的该项主张缺乏事实依据，不能成立。特步公司提交的荣誉证书、媒体宣传、广告合同及发票、产品销售合同及发票等证据，可以认定在争议商标注册申请日之前，特步公司的“特步”商标在第25类“运动鞋、鞋”等商品在先使用并具有一定影响。但争议商标核定使用的第41类“教育”等服务与特步公司在先使用的“运动鞋、鞋”商品不构成同一种或类似商品或服务，且关联性较弱，因此，被诉裁定认定争议商标的注册申请未构成2013年商标法第三十二条所指“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的情形并无不当。特步公司的相关诉讼理由于法无据，法院不予支持。北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，判决：驳回特步公司的诉讼请求。特步公司不服原审判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决和被诉裁定，判令国家知识产权局重新作出裁定。其主要上诉理由是：1.特步公司在商标评审阶段和原审诉讼阶段均明确主张第2014416号“特步”商标为驰名商标，被诉裁定和原审判决未对此进行审理，属遗漏案件相关事实。2.争议商标系对第2014416号“特步”商标的复制摹仿，争议商标核定使用的服务与该商标核定使用的商品存在较强关联，争议商标的注册和使用容易误导公众、损害特步公司的合法权益，违反了2013年商标法第十三条第三款的规定，应予无效宣告。3.特步公司第1497295号“TEP及图”商标、第1497296号图形商标也已达到驰名程度，争议商标亦构成对两商标的复制摹仿，依据2013年商标法第十三条第三款的规定，应予无效宣告。4.在争议商标申请日之前，特步公司在先使用的“特跑族”未注册商标已具有一定影响，争议商标在“安排和组织会议、提供体育设施”等服务上的注册违反了2013年商标法第三十二条“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定，应予无效宣告。5.争议商标申请人多次摹仿特步公司及他人知名品牌，争议商标的注册违反了2013年商标法第七条“应当遵循诚实信用原则”的规定。国家知识产权局和加来盟公司服从原审判决。经审理查明：原审法院查明事实属实，且有争议商标的商标档案、注册商标无效宣告申请书、被诉裁定、各方当事人在商标评审阶段和原审诉讼阶段提交的证据材料及当事人陈述等证据在案佐证，本院对此予以确认。二审诉讼中，特步公司向本院提交了下列证据材料：1.加来盟公司恶意注册的部分商标信息。2.加来盟公司摹仿的其他品牌介绍。以上事实，有特步公司在二审诉讼中提交的证据材料等在案佐证。本院认为：本案实体问题应适用2013年商标法，程序问题应适用2019年商标法进行审理。《中华人民共和国行政诉讼法》第六条规定：“人民法院审理行政案件，对行政行为是否合法进行审查。”人民法院对行政行为合法性的审查，既包括行政行为程序合法的审查，也包括行政行为实体合法的审查，人民法院在进行审查时不应超出行政行为的审查范围。本案中，特步公司在商标无效宣告申请书全文均未写明其主张驰名商标的商标注册号，被诉裁定和原审判决对其该项事实均予以明确列明，并在文书的事实查明部分主动查明了特步公司第1497295号“TEP及图”商标、第1497296号图形商标、第2014416号“特步”商标等商标信息。特步公司有关被诉裁定和原审判决遗漏审查第2014416号“特步”商标信息的上诉理由缺乏事实和法律依据，本院不予支持。2013年商标法第七条第一款规定：“申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则。”第十三条第三款规定：“就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。”第三十二条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”2013年商标法第七条第一款系原则性条款，其实质内涵已在商标法其他具体条款中予以体现，该款并非独立的无效宣告理由，特步公司的相关上诉理由不能成立，本院不予支持。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十三条规定：“当事人依据商标法第十三条第三款主张诉争商标构成对其已注册的驰名商标的复制、摹仿或者翻译而不应予以注册或者应予无效的，人民法院应当综合考虑如下因素，以认定诉争商标的使用是否足以使相关公众认为其与驰名商标具有相当程度的联系，从而误导公众，致使驰名商标注册人的利益可能受到损害：（一）引证商标的显著性和知名程度；（二）商标标志是否足够近似；（三）指定使用的商品情况；（四）相关公众的重合程度及注意程度；（五）与引证商标近似的标志被其他市场主体合法使用的情况或者其他相关因素。”本案中，虽然特步公司的“特步”“TEP及图”及图形商标在“鞋”商品上已具有一定知名度，但争议商标“特跑族”与特步公司主张驰名的“特步”“TEP及图”及图形商标在文字构成、呼叫、含义和整体外观上差异明显，未构成对特步公司“特步”“TEP及图”及图形商标的复制、摹仿、翻译。争议商标核定使用的“教育、安排和组织会议”等服务与特步公司主张驰名的“服装、鞋”等商品在生产部门、服务内容、功能用途、销售渠道、消费群体等方面均存在显著区别，上述商品和服务所属行业跨类较大、关联度较弱，相关公众亦鲜有交叉，争议商标使用在“教育、安排和组织会议”等服务上，难以产生误导公众的后果，进而使特步公司的利益受到损害。因此，争议商标的注册未违反2013年商标法第十三条第三款的规定，特步公司的相关上诉理由不能成立，本院不予支持。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十三条第一款、第二款规定：“在先使用人主张商标申请人以不正当手段抢先注册其在先使用并有一定影响的商标的，如果在先使用商标已经有一定影响，而商标申请人明知或者应知该商标，即可推定其构成‘以不正当手段抢先注册’。但商标申请人举证证明其没有利用在先使用商标商誉的恶意的除外。在先使用人举证证明其在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传的，人民法院可以认定为有一定影响。”特步公司在本案中提交的证据可以证明，在争议商标申请日之前，特步公司已与多家公司签订服务协议，多次组织特跑族会员参加在各地举办的马拉松赛事，并在赛事中展示了“特跑族”标志。在争议商标申请日之前，“特跑族”未注册商标在“组织体育比赛”服务上已具有一定知名度和影响力。争议商标核定使用的“安排和组织会议”服务与特步公司“特跑族”未注册商标实际使用的“组织体育比赛”服务在《类似商品和服务区分表》中属于同一类似群组，构成类似服务。争议商标核定使用的“提供体育设施”服务与“组织体育比赛”服务虽不属同一类似群组，但二者在服务目的、服务方式、服务对象等方面具有密切关联，亦构成类似服务。加来盟公司与特步公司同处福建省泉州市，其对特步公司及其“特跑族”未注册商标应有所了解，在此情况下，加来盟公司在与特步公司“特跑族”未注册商标实际使用的“组织体育比赛”服务具有类似关系的“安排和组织会议、提供体育设施”服务上申请注册与“特跑族”完全一致的争议商标，其目的难谓正当。因此，争议商标在“安排和组织会议、提供体育设施”服务上的注册已构成2013年商标法第三十二条所指“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的情形，应予无效宣告。原审法院对此认定有误，本院予以纠正，特步公司的相关上诉理由成立，本院予以支持。争议商标核定使用的“教育；流动图书馆；书籍出版；广播和电视节目制作；娱乐；游戏器具出租；动物园服务；经营彩票”等服务与特步公司“特跑族”未注册商标实际使用的“组织体育比赛”服务在服务内容、服务对象等方面差异较大，未构成类似服务，争议商标在上述服务上的注册未违反2013年商标法第三十二条的规定，应予维持注册。综上，原审判决认定事实和适用法律均有错误，本院予以纠正。特步公司的上诉理由部分成立，对其上诉请求本院予以支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条、第八十九条第一款第（二）项、第三款之规定，判决如下：一、撤销北京知识产权法院（2020）京73行初10532号行政判决；二、撤销国家知识产权局作出的商评字[2020]第163439号《关于第17357254号“特跑族”商标无效宣告请求裁定书》；三、国家知识产权局就特步（中国）有限公司针对第17357254号“特跑族”商标提出的无效宣告请求重新作出裁定。一、二审案件受理费各一百元，均由国家知识产权局负担（于本判决生效之日起七日内交纳）。本判决为终审判决。审 判 长 苏志甫审 判 员 俞惠斌审 判 员 陈 曦二〇二一年二月十八日法官助理 吕梦林书 记 员 刘 茜