山东省日照市中级人民法院民 事 判 决 书(2016)鲁11民初98号原告:日照立德电子科技有限公司,住所地日照市山东路515号。法定代表人：李业生，总经理。委托代理人：粟晓南、岳倩倩，国浩律师（北京）事务所律师。被告：山东比特智能科技股份有限公司，住所地日照市日照北路1号204国道西侧。法定代表人：曹现贵，董事长。委托代理人：庄会花，山东弘圣律师事务所律师。委托代理人：宋永丽，北京市百瑞（济南）律师事务所律师。原告日照立德电子科技有限公司（简称：立德公司）与被告山东比特智能科技股份有限公司（简称：比特公司）因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷一案，于2016年4月7日向本院提起诉讼。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年5月24日公开开庭进行了审理。原告的委托代理人粟晓南、岳倩倩，被告的委托代理人庄会花、宋永丽到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告立德公司诉称，原告是美国美爵信达有限公司“TELEMATRIX”品牌酒店电话机在中国的代工生产商。被告亦曾是美国美爵信达有限公司的代工生产商，曾用名山东比特电子工业有限公司（以下亦简称：比特公司）。2010年12月比特公司申请财产保全了其出口的电话机500台，同时申请工商部门查封了立德公司的工厂，扣押了电话机317箱、商标标识2364个、包装物160套，致立德公司停工停产，后比特公司又以侵犯其第9类注册号为第4359350的“TELEMATRIX”注册商标专用权为由起诉立德公司请求赔偿20万元，停止侵权，后双方和解，立德公司赔偿其2万元，并停止侵权。后上述商标因违反了商标法第三十一条之规定，因以不正当手段抢先注册他人在先使用并有一定影响的商标而被撤销。比特公司的行为给其造成了损失、声誉造成影响，构成恶意诉讼，为此请求：判令比特公司赔偿立德公司因遭受比特公司所提起的恶意知识产权诉讼而造成的损失500万元和合理支出10万元，并消除影响，并由比特公司承担诉讼费用。被告比特公司辩称：一、其依据合法持有的商标使用权并且在使用期限内提起诉讼有合法依据，2010年12月提起的诉讼及申请工商部门对涉案货物进行检查，均系在上述商标的有效期间提起的正当申请，申请的时间分别为2010年12月6日和同年12月16日，工商部门和法院分别于2010年12月6日和同年12月24日做出扣押裁定，而商评委是在2011年4月20日才向答辩人发出答辩通知书，2013年7月做出撤销涉案商标的裁定书。从时间上看其申请工商部门和法院对涉案货物进行扣押或检查，均在商标的有效期间，且当时并不知其注册并持有的商标存有争议，且涉案商标其早在2004年11月24日提起申请，经过商标异议期和公告后，于2007年5月28日获得注册商标专用权，其在提起上述诉讼和申请工商部门对涉案货物进行检查时其商标的有效性是稳定的，故其无主观过错。二、其并未向工商部门申请查封立德公司的工厂、电话机、及相关生产线，其停工与否与其提起的商标侵权诉讼及申请工商部门的检查无关联性，工商部门的执法行为与本案无关，且工商部门扣押的是成品的电话机、尚未使用包装物、标识等，上述行为不会导致其停工停产。三、对于立德公司主张的赔偿数额与比特公司的行为没有因果关系，其注册的商标被撤销，根据法律规定，其责任仅在于在明显违反公平原则情况下返还已执行的赔偿金等，立德公司主张赔偿并无法律依据，赔偿的数额与比特公司的侵权诉讼也没有因果关系，均不能得到支持。经审理查明:原告立德公司成立于1997年7月，主要经营范围包括生产、销售（含批发）电话机、电子产品等。其主张2007年8月23日始与美国赛德公司合作，合作内容涉及TELEMATRIX品牌产品的开发、生产。2006年3月28日，美国赛德公司兼并了美国TeleMatrix（美国佛罗里达公司），其后使用TeleMatrix做为企业名称，即TeleMatrix,INC（美国特拉华公司），后更名为美国美爵信达公司，其授权北京美爵信达科技有限公司在中国独家代理销售、宣传TeleMatrix酒店专用电话机产品。美国赛德公司未兼并美国TeleMatrix,INC及使用TeleMatrix企业名称前与日澳公司（山东比特智能科技股份有限公司前身）之间（1998年-2001年期间），有业务往来，但没有涉及本案涉案TELEMATRIX商标的产品。兖矿集团山东比特电子公司于2004年11月12日申请注册TELEMATRIX商标，注册号为4359350号，2007年5月28日获得注册商标专用权，核定使用商品在国际分类第9类的“电话机”等商品上，后申请人、权利人均由兖矿集团山东比特电子公司变更为山东比特电子工业有限公司，后该公司更名为山东比特智能科技股份有限公司。2010年12月6日日照市工商行政管理局东港分局扣押了立德公司涉嫌侵犯比特公司注册商标专用权的电话机317箱、商标标识2364个、包装物160套，16日比特公司申请本院查封了立德公司所有的在青岛流亭机场海关扣押的电话机500台，23日比特公司起诉立德公司[案号（2011）日民三知初字第1号]，主张立德公司未经其许可，擅自在宣传网站、电话机、百度搜索引擎上发布广告等方面使用“TeleMatrix”商标，侵犯了其注册商标专用权，请求判令立德公司立即停止侵犯其“TELEMATRIX”注册商标专用权的行为，赔偿经济损失20万元，立德公司辩称其出口的产品系由美国TeleMatrix公司定制的，TeleMatrix系该公司的名称，涉案话机使用的商标是“MARQUIS”，因此其未侵犯比特公司的注册商标专用权，且比特公司要求赔偿的数额过高，要求驳回比特公司的诉讼请求，后双方达成如下和解协议：一、立德公司不得在生产的产品、包装以及宣传材料等使用比特公司享有注册商标专用权的“TELEMATRIX”商标及字样。二、立德公司给予比特公司经济补偿2万元。三、比特公司允许立德公司出口日照市中级人民法院自流亭机场海关所扣押的500部电话机。四、比特公司同意日照市工商行政管理局东港分局解除对涉案货物的扣留（封存）[详见日东工商扣字（2010）第1117003号扣留（封存）财物通知书]，并允许出口该批话机，数量不得超过通知书所列明的话机数量。五、案件诉讼费用由比特公司负担。六、其他事项，双方互不追究。2010年9月6日北京美爵信达科技有限公司针对争议商标向商标评审委员会提出了争议申请，2013年7月22日商标评审委员会作出商评字（2013）第23303号裁定，认为比特公司“TELEMATRIX”商标的注册违反了《中华人民共和国商标法》（简称：商标法）第三十一条（旧商标法）的规定，撤销了争议的注册商标。北京市第一中级人民法院及北京市高级人民法院对上述撤销行为均予以维持。认定上述事实的证据主要有商标注册证、当事人陈述、委托代理合同、商标评审委员会作出的裁定、民事判决书、裁定书等。本院认为:因恶意提起知识产权诉讼，应判断行为人在主观方面是否明知其提起的商标侵权之诉及相关行为无法律和事实上的根据，以便通过诉讼行为达成不正当的目的。本案中，比特公司申请注册涉案商标并投入了使用，其2004年申请、2007年获准注册直至本案2010年提起诉讼时，在6年期间无行为人对其涉案商标提出质疑，其提起的诉讼及申请工商部门扣押涉案产品的行为，均在注册商标有效期间依据相关法律规定实施，不存在主观上的过错，亦符合法律规定。本院审理的（2011）日民三知初字第1号案件，当事人双方和解，比特公司不存在通过诉讼获取高额不正当利益等情形，立德公司以比特公司曾对其提起侵权诉讼及申请工商部门检查等行为主张其为因恶意提起知识产权诉讼不成立，虽然最终比特公司注册的商标被撤销，但据此不足以认定比特公司系恶意提起知识产权诉讼。依据商标法第三十一条之规定注册商标被撤销，不必然导致赔偿的法律后果，是否应予赔偿，应以商标注册人注册涉案商标时的主观状态分析认定其行为能否构成恶意。首先从时间上看，比特公司注册涉案商标及取得涉案商标时，立德公司并不从事与涉案商标相关的业务，难以认定比特公司的注册行为对其构成恶意；其次比特公司于2001年前与美国赛德公司有过业务合作，并未涉及涉案商标，比特公司申请注册涉案商标时，涉案商标的境外权利人是美国TELEMATRIX公司并非比特公司与之有合作关系的美国赛德公司，其后美国赛德公司并购美国TELEMATRIX公司继而获得境外涉案商标权均在比特公司申请注册日期之后，立德公司拟证实比特公司通过与美国赛德公司合作知悉涉案商标，继而申请注册涉案商标，达成不正当的商业目的仅此及据此提起的合法诉讼行为分析，难以成立；再次商标的地域性并不排除同一商标在国内外存在不同权利人的情形，权利人依据在先使用权申请对涉案商标予以撤销，被撤销商标的注册商标专用权视为自始不存在，对其有效期间所发生的行为不具追溯力，立德公司要求比特公司赔偿没有依据；另外，我国商标法对申请注册商标采用申请在先原则，使用在先为补充，涉案商标的境外权利人未在我国申请注册涉案商标，比特公司申请在先，据此不必然构成商标申请人需进行赔偿意义上的恶意，且商评委裁定中载明，在依据商标法第三十一条之规定认定“‘有一定影响’程度上不宜过高，采用的是相对化的标准”，也即在撤销涉案商标案件审理过程中，重在保护在先使用人的权益，本案认定行为人的恶意应苛以更高的标准，同时能否达到一定影响实践中可能存在差异，只有在相关职能部门作出审查后方可认定，存在不确定性，由此导致涉案商标被撤销不足以认定比特公司的行为具有过错，即不应承担赔偿责任。同时亦不能因涉案商标的注册违反商标法第三十一条被撤销即反向推定行为人存在主观上的恶意，商标撤销案件中虽有“难谓善意”等表述均不足以作为认定本案被告构成恶意的依据。综上，对立德公司的主张不采信，但根据公平原则，本院（2011）日民三知初字第1号案件的补偿款2万元，比特公司应予返还。根据《中华人民共和国民法通则》第四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第六十五条第一款之规定，判决如下：一、被告山东比特智能科技股份有限公司于本判决生效后10日内返还原告日照立德电子科技有限公司补偿款2万元。二、驳回原告日照立德电子科技有限公司的其他诉讼请求。案件受理费47500元，由原告日照立德电子科技有限公司负担47000元，被告山东比特智能科技股份有限公司负担500元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省高级人民法院。审 判 长  王 蓉代理审判员  任宗昌人民陪审员  汉京明二〇一六年七月十五日书 记 员  侯永霞