中华人民共和国北京知识产权法院行 政 判 决 书（2019）京73行初718号原告：上海艾可玛贸易有限公司，住所地中华人民共和国上海市长宁区中山西路933号2904室。法定代表人：潘常恺，总经理。（未到庭）委托诉讼代理人：龚婷贤，上海创远律师事务所律师。（到庭）被告：中华人民共和国国家知识产权局，住所地中华人民共和国北京市海淀区蓟门桥西土城路6号。法定代表人：申长雨，局长。（未到庭）委托诉讼代理人：韩蓄，中华人民共和国国家知识产权局审查员。（到庭）第三人：荣四郎瓦株式会社，住所地日本国爱知县碧南市白泽町一丁目38番地。法定代表人：枞山朋久，董事长。（未到庭）委托诉讼代理人：张华东，北京罗杰律师事务所律师。（到庭）委托诉讼代理人：乔健，北京市一法律师事务所律师。（到庭）案由：商标权无效宣告请求行政纠纷被诉裁定：商评字[2018]第216001号关于第6217964号“荣四郎瓦EISHIRO及图”商标(简称诉争商标)无效宣告请求裁定本院受理时间：2019年1月18日开庭审理时间：2019年7月24日、2019年8月14日被诉裁定认定：诉争商标的注册构成对第三人在先著作权的侵犯，违反2001年《中华人民共和国商标法》（以下简称2001年商标法）第三十一条所规定的“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”，同时诉争商标的注册未违反2001年商标法第十五条、第三十一条后半段、第四十一条第一款等规定，诉争商标予以宣告无效。原告诉称：一、第三人主张的涉案作品并不构成著作权法意义上的作品；二、第三人在行政阶段提供的证据不足以证明其对诉争商标享有著作权，且诉争商标申请日前第三人并未在中国大陆使用过相同的标识，原告亦无从接触，故诉争商标的注册并不侵犯第三人的著作权。综上，请求法院撤销被诉裁定，并判令被告重新作出裁定。被告辩称：被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法，请求法院驳回原告的诉讼请求。第三人述称：同意被诉裁定，请求法院驳回原告的诉讼请求。本院经审理查明：一、诉争商标1.注册人：原告2.注册号：62179643.申请日期：2007年8月13日4.专用权期限至：2020年2月20日5.标识：6.核定使用商品（第19类）：屋顶;波形瓦;陶土(原材料)等二、其他事实行政阶段第三人提交了以下证据：1.第三人官网信息；2.日本商标注册证；3.《著作权登记证》；4.日本期刊摘页；5.邮件资料；6.国家图书馆检索报告；7.原告网站信息及其名下商标注册信息等。行政阶段原告提交了商标异议裁定书及行政处罚决定书复印件。诉讼阶段第三人提交了其行政阶段证据2、4的翻译件，并补充提交了8份证据，主要包括（编号续前）：8.2003年11月、2005年5月、2006年3月、2007年4月第三人参加重庆、上海、北京、深圳展览会的会刊、发票、名片、照片等；9.2007年11月第三人上海博览会的参展文件及照片；10.建设工程文件、产品发货文件等。并补充提交了原告名下商标列表。诉讼阶段原告提交了“荣瓦”商标注册信息、采购合同及发票、产品技术手册、广告单、建筑杂志、原告网站打印件。另查一，原告在被诉裁定作出前申请注册了32件商标，后又申请注册了13件商标，包括2件“荣四郎瓦EISHIRO”、1件“岛加贝拉BORJA”等。另查二，原告曾于诉争商标申请日同日即2007年8月13日申请注册第6217965号“岛加贝拉TEJASBORJAUniquesince1899及图”商标，经法院审理，生效判决认定该商标构成2001年商标法第十五条所指情形应予以无效宣告。另查三，根据中央机构改革部署，原中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局、商标评审委员会的相关职责由中华人民共和国国家知识产权局统一行使。以上事实，有商标档案、各方当事人在评审程序和诉讼程序中提交的证据及当事人陈述等在案佐证。本院认为，鉴于诉争商标获准注册日期早于2014年5月1日，根据法不溯及既往的原则，实体问题适用2001年商标法，程序问题适用2014年施行的《中华人民共和国商标法》。一、诉争商标的申请注册是否侵犯第三人的著作权2001年商标法第三十一条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”其中，“在先权利”是指除商标权之外的其他在先合法权利，包括著作权。我国著作法所称作品，是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果。作品所要求的独创性，应当体现作者个人的选择、取舍和安排，这种选择、取舍和安排应当区别于公有领域的表达。本案中，第三人主张享有著作权的荣四郎瓦标识与诉争商标标识相同，该标识由“EISHIRO”、“荣四郎瓦”和两条横线组成，其中“荣”字的表现形式属于现有的日文汉字，“EISHIRO”为常见英文字母组合，上述文字的书写方式或呈垂直状或呈倾斜状，稍作了艺术处理，但其表达形式与通常使用的的字体差异不大，体现的创造性劳动过于微小，因此该标识不属于著作权法意义上的美术作品。虽然第三人就该标识的著作权权属提交了证据，但由于该标识本身不构成作品，故无法认定诉争商标的申请注册侵犯了第三人享有的在先著作权。诉争商标的申请注册未违反2001年商标法第三十一条前半段的相关规定，被诉裁定对此认定有误，本院予以纠正。《中华人民共和国行政诉讼法》第六条规定：人民法院审理行政案件，对行政行为是否合法进行审查。虽然原告起诉的理由为诉争商标的注册未违反2001年商标法第三十一条有关在先权利的规定，但鉴于本院认为被诉裁定相关认定错误，需要对请求人即第三人提出的其他无效理由进行全面审查，进而判断其他无效理由是否仍然足以支持被诉裁定宣告诉争商标无效的结论。二、诉争商标的申请注册是否违反2001年商标法第十五条的规定2001年商标法第十五条规定，未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册，被代理人或者被代表人提出异议的，不予注册并禁止使用。该条款的立法宗旨在于给予特殊商业关系的当事人以特别保护。未经授权恶意抢注被代理人或被代表人的商标，不仅破坏具有代理或者代表关系的当事人之间因特定商业联系而产生的信赖关系，违反诚实信用原则，而且危害双方的交易安全，扰乱正常的市场竞争秩序，应予以制止。本案中，诉争商标为“荣四郎瓦EISHIRO及图”，与第三人2000年于日本在先注册的商标标识完全相同，同时两商标均核定使用在第19类土瓦等建筑材料上，核定商品类似，已构成相同或类似商品上的近似商标。第三人在行政阶段提交的邮件包括acme@263.net与seirai-yu@eishiro.co.jp之间的邮件，以及kalintian@sina.com.cn与seirai-yu@eishiro.co.jp之间的邮件，部分邮件提到“杭州绿城留庄项目和北京绿城御园见杭州会所图纸”，其中2007年6月6日的一份邮件显示：“关于绿城在杭州临安的项目……我已经推荐了日本的瓦……上海中凯佘山目前已经确定了用法国和日本荣四郎的”。而第三人提交的（2017）京方圆内经证字第46291号公证书显示，原告网站（www.acmeroofing.cn）“项目实例”下展示了“杭州绿城留庄公寓2008荣四郎日式陶土平瓦”、“杭州中海钱塘山水别墅2008荣四郎日式陶土平瓦”、“上海紫薇园别墅2007水泥瓦国产岛加贝拉陶瓦”、“上海和记黄埔御翠园荣四郎日式陶土平瓦”等，并显示其电子邮箱为acme@263.net。第三人诉讼阶段证据9参展文件中显示原告为第三人的代理人，联系人、联系方式与“上海艾可玛贸易有限公司田朝阳”名片一致，亦与邮件内容相符。但是，证据5邮件未经公证认证，名片、参展文件等证据亦未提交原件，难以确定其真实性，无法作为有效证据证明第三人与原告之间形成了代理关系或存在销售代理等业务合作上的磋商，故诉争商标的申请注册未构成2001年商标法第十五条所指情形。三、诉争商标的申请注册是否违反2001年商标法第四十一条第一款的规定2001年商标法第四十一条第一款规定：“已经注册的商标，违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局撤销该注册商标；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。”该项规定的立法精神，在于贯彻公序良俗原则，维护良好的商标注册、管理秩序，营造良好的商标市场环境，其保护的法益是商标注册与管理秩序。本案中，至本案审理之时，原告申请注册了45件商标，多注册在第19类商品上，标识本身多为外文或外文音译，显著性较强。庭审中，原告主张其与上述部分品牌的厂商存在合作关系，并声称上述品牌同意其在国内申请注册商标，但是：首先，原告并未举证证明对上述商标均进行了实际使用，或具有真实使用的意图。其虽主张与部分品牌存在代理关系，但并未对此举证证明，更未提交证据证明其在国内注册上述品牌获得相关权利人的许可。原告诉讼阶段提交的采购合同及发票形成时间为2018年，产品技术手册均为自制证据，建筑杂志上未体现原告信息，网站截图未经公证无法认定其真实性，不足以佐证原告的主张。其次，原告并未就诉争商标与第三人在日本在先注册的商标完全相同作出合乎常理的解释。再次，在原告第6217965号“岛加贝拉TEJASBORJAUniquesince1899及图”商标因违反商标法第十五条的规定而被无效宣告、以及诉争商标被无效宣告之后，原告依然继续申请“岛加贝拉”、“荣四郎瓦EISHIRO”等商标，其主观意图难谓善意。综合考虑上述因素，诉争商标的申请注册扰乱了正常的商标注册秩序，不当占用了社会公共资源，已构成2001年商标法第四十一条第一款规定的以不正当手段取得注册之情形。被诉裁定对此认定不当，本院予以纠正。综上所述，被诉裁定虽部分认定有误，但结论正确。据此，依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，本院判决如下：驳回原告上海艾可玛贸易有限公司的诉讼请求。案件受理费人民币一百元，由原告上海艾可玛贸易有限公司负担（已交纳）。如不服本判决，原告上海艾可玛贸易有限公司、被告中华人民共和国国家知识产权局可在本判决书送达之日起十五日内，第三人荣四郎瓦株式会社可在本判决书送达之日起三十日内，向本院提交上诉状，并按照对方当事人人数提交副本，交纳上诉案件受理费人民币一百元，上诉于中华人民共和国北京市高级人民法院。审 判 长  张 宁人民陪审员  姚文斌人民陪审员  韩君华二〇一九年八月二十日法官 助理  聂 菲书 记 员  于汭鑫书 记 员  刘 博