中华人民共和国北京知识产权法院行 政 判 决 书（2017）京73行初5697号原告：鹤山三丽雅工艺制品有限公司，住所地中华人民共和国广东省鹤山市沙坪镇凤亭路863号。法定代表人：萧焯帆，总经理。委托诉讼代理人：张中辉，北京市鑫诺律师事务所律师。被告：中华人民共和国国家知识产权局，住所地中华人民共和国北京市海淀区蓟门桥西土城路6号。法定代表人：申长雨，局长。委托诉讼代理人：谢峥，中华人民共和国国家知识产权局审查员。第三人：新秀丽知识产权控股责任有限公司，住所地卢森堡大公国自由大道13-15，L-1931。授权代表人：理查·安德鲁·兰姆，董事。委托诉讼代理人：冯斐斐，北京市寅嘉律师事务所律师。委托诉讼代理人：蔡小萌，北京市寅嘉律师事务所律师。原告鹤山三丽雅工艺制品有限公司（简称三丽雅公司）因商标异议复审行政纠纷一案，不服被告中华人民共和国国家知识产权局（简称国家知识产权局）于2017年5月15日作出的商评字［2013］第94803号重审第627号《关于第5636670号“GREGORY及图”商标（简称诉争商标）异议复审裁定书》（简称被诉裁定），在法定期限内向本院提起行政诉讼。本院于2017年7月28日受理后，依法组成合议庭，并通知新秀丽知识产权控股责任有限公司（简称新秀丽公司）作为本案第三人参加诉讼。2018年10月9日，本院依法公开开庭审理了本案。原告三丽雅公司的委托诉讼代理人张中辉、被告国家知识产权局的委托诉讼代理人谢峥、第三人新秀丽公司的委托诉讼代理人冯斐斐到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。2017年5月19日，被告国家知识产权局就格里高利登山用品有限公司（简称格里高利公司）针对原告三丽雅公司获准注册的第5636670号“GREGORY及图”商标所提异议复审请求，作出被诉裁定认定：“GREGORY山形图案”商标最早由边奇公司于1992年在美国取得注册，后转让给原格里高利登山用品有限公司前身（简称原格里高利公司前身），该事实由（2016）最高法行申2153号行政裁定书确认，该裁定书亦确认了原格里高利公司前身变更为原格里高利登山用品有限公司（简称原格里高利公司），并与珠穆朗玛联合Ⅱ有限公司合并成立申请人。现“GREGORY山形图案”商标为申请人在美国有效的注册商标。根据最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十九条，商标公告、商标注册证等可以作为确认商标申请人为有权主张商标标志著作权利害关系人的初步证据，故在案事实可以确认申请人有权作为利害关系人对他人以“GREGORY山形图案”作品申请注册商标主张权利。边奇公司1992年11月16日申请注册“GREGORY山形图案”，边奇公司在2008年合并至三珐理兰公司后停止存续，（2016）最高法行申2153号行政裁定书据此对签订于2009年的边奇公司、PamelaBeverly和原格里高利公司关于著作权转让的三方协议的真实性提出质疑。申请人在重审过程中提交的证据5，即边奇公司所在地美国加利福尼亚公司法的规定，根据该法规定，边奇公司解散后仍可以以其自身名义转让、处置名下财产及相关权利。故在无相反证据的情况下，经公证认证的边奇公司、PamelaBeverly和原格里高利公司关于著作权转让的三方协议具有真实性。申请人在重审程序中提交的证据4、证据6亦可佐证该事实。根据经公证认证的PamelaBeverly-Quigley的宣誓书，PamelaBeverly为其曾用名，宣誓书、三方协议、创作说明书上三个签名笔记主要特征具有一致性。申请人在重审程序中提交的证据1、3为经公证认证的边奇公司、申请人前身、申请人在其网站、产品上使用“GREGORY山形图案”的证据，上述证据证明“GREGORY山形图案”自1993年起在边奇公司、申请人前身、申请人的产品、网站上进行了使用、宣传，在产品标签上，边奇公司进行了版权标记，声明其为所涉作品的版权人。综合在案证据，根据优势证据原则，可以证明“GREGORY山形图案”作品由边奇公司于1992年委托PamelaBeverly创作，并转让给原格里高利公司，原格里高利公司经与珠穆朗玛联合Ⅱ有限公司合并成立申请人，故申请人为“GREGORY山形图案”作品的权利人。“GREGORY山形图案”作为独创性作品，最早于1992年11月16日由边奇公司在美国申请注册为商标，标有“GREGORY及图”商标的产品进行了一定的使用、宣传。被申请人亦为从事户外用品生产的经营者，具有接触该作品的可能性。被申请人虽然也提交了著作权登记证书，但其登记远远晚于该作品由边奇公司在美国进行商标注册的时间。（2016）最高法行申2153号行政裁定书对被异议商标与格里高利公司主张著作权的“GREGORY山形图案”构成实质性近似亦予以确认。综上，国家知识产权局认为，被异议商标的申请注册，损害了申请人的在先著作权，构成《中华人民共和国商标法》（简称《商标法》）第三十二条所述的“损害他人现有的在先权利”的情形。原告三丽雅公司诉称：一、被告认定本案除主体资格问题外，其他程序问题和实体问题均适用修改后的商标法，属于适用法律、法规错误。二、被告适用新的司法解释认定格里高利公司有权作为利害关系人对他人以“GREGORY山形图案”作品申请注册商标主张权利，属于适用法律、法规错误。三、被告未将格里高利公司在重审程序中补充提交的证据送达三丽雅公司进行质证，即予以采信，属于违反法定程序。四、格里高利公司在重审程序中补充提交的证据不足以影响司法机关对案件的审理结果，不应予以采信：（一）格里高利公司补充提交的证据不足以释除宣誓书、创作说明书、三方协议书等证据存在的疑点。（二）注册商标出现于网站网页、出版物以及产品标签上，仅能证明注册商标权的归属，不属于著作权法规定的表明作品创作者身份的署名行为。（三）被告根据优势证据规则认定格里高利公司为涉案作品的权利人，缺乏事实和法律依据。故请求法院依法撤销被诉裁定。被告国家知识产权局辩称：被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法，请求法院依法驳回原告的诉讼请求。第三人新秀丽公司辩称：被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法，请求法院依法驳回原告的诉讼请求。本院经审理查明：一、诉争商标1.注册人：原告2.注册号：56366703.申请日期：2006年9月28日4.专用权期限：自2009年9月28日起至2019年9月27日止5.标识：“GREGORY及图”6.核定使用商品（第30类）：可可制品；茶；糖；糖果；龟苓膏等二、其他事实三丽雅公司不服国家知识产权局[2013]第94803号《关于第5636670号“GREGORY及图”商标异议复审裁定书》，向中华人民共和国北京市第一中级人民法院（简称北京市一中院）提起行政诉讼，北京市一中院作出（2014）一中知行初字第1618号行政判决书，判决维持[2013]第94803号商标异议复审裁定书。被申请人对该判决不服，上诉至中华人民共和国北京市高级人民法院（简称北京市高院），北京市高院作出（2015）高行（知）终字第811号行政判决书，判决撤销一审判决及[2013]第94803号商标异议复审裁定书。申请人向中华人民共和国最高人民法院（简称最高人民法院）申请再审，最高人民法院作出（2016）最高法行申2151号行政裁定书，裁定驳回申请人的再审申请。国家知识产权局重新作出被诉裁定。商标评审阶段，格里高利公司向国家知识产权局提交了以下与本案有关的主要证据（以复印件形式）：1、申请人商标注册证据；2、申请人商标使用证据；3、著作权登记证书、申请人“GREGORY及图”商标在美国的注册情况及创作说明书复印件；4、申请人商标知名度证据；5、被申请人恶意证据；6、格里高利登山用品有限公司出具的确认函及翻译。在原异议复审程序中，申请人的主要理由为：1、被申请人申请被异议商标的行为损害了申请人对“GREGORY山形图案”美术作品享有的在先著作权；2、被申请人申请被异议商标的行为损害了申请人对“GREGORY山形图案”享有的在先商号权；3、被申请人抢先注册申请人在先使用并具有较高声誉的商标，违反了诚实信用原则。综上，根据修改前《商标法》第三十一条、《中华人民共和国民法通则》规定，请求不予核准被异议商标注册。被申请人答辩的主要理由：申请人主体资格不清晰，未提供与其“创作说明书”作者相应的法律证据。申请人有编造证据的故意和造假的嫌疑。申请人未提交来自美国官方的确权版权证明，且其《著作权登记证书》时间晚于被申请人龙皇组合图版权登记时间近3年。同时，申请人商标未在中国注册，在被异议商标申请注册之前，没有在中国销售、使用，不具有知名度和跨国效力。相反，被申请人用了12年时间对被异议商标进行推广、培育，使被异议商标在中国具有一定的知名度。综上，请求核准被异议商标注册。三利雅公司向国家知识产权局提交以下主要证据（以复印件形式）：1、关于龙皇组合图的《著作权登记证书》；2、美国版权法、中国登山协会网资料、淘宝网的网页资料；3、被异议商标信息及被申请人注册的“GREGORY”商标列表；4、他人在中国注册的“GREGORY”商标信息复印件；5、被申请人的广告宣传页；6、在先相关裁定。诉讼期间，申请人向法院及国家知识产权局提交的新证据为（以复印件形式，证据编号续前）：7、经公证认证的申请人/边奇公司缓存官方网站自2000年至2014年就“GREGORY山形图案”作品的著作权声明；8、维基百科关于互联网档案缓存网页功能的介绍；9、宣传报道资料；10、“GREGORY山形图案”作品著作权的声明；11、2007年5月出版的《格里高利详述》一书中对“GREGORY山形图案”作品演变历史的说明；12、边奇公司与三珐理兰公司的合并协议；13、美国加利福尼亚公司法第2001条及第2010条关于合并后原主体仍具有一定签署合同行为能力的规定；14、三珐理兰公司于申请人就“GREGORY山形图案”作品转让事宜签署的确认函；15、1978年申请人前身格里高利股份公司的注册证明即其被边奇公司收购的记录；16、1983年格里高利股份公司注册“araaory”商标记录；17、被申请人恶意使用三丽欧公司注册商标及知名卡通形象的证据；18、被申请人恶意宣传申请人“GREGORY”香港注册商标为其所用的证据；19、美国专利商标局第74331349号“GREGORY山形图案”商标注册信息；20、经公证认证的“GREGORY山形图案”作品作者PamelaBeverly宣誓书及其创作说明书、三方协议书；21、格里高利登山用品有限公司公司注册记录；22、原格里高利登山用品有限公司公司注册记录；23、原格里高利登山用品有限公司与珠穆朗玛联合Ⅱ有限公司合并记录；24、相关法院判决；25、网页资料；26、格里高利登山用品有限公司赞助的户外运动组织名称列表；27、申请人“GREGORY”品牌背包有关中文杂志广告；28、商业发票；29、中国泉州开元皮塑有限公司签章出具的书面《声明》；30、行业发展中心就“GREGORY山形图案”品牌出具的声明；31、销售“GREGORY”产品的商店名称列表；32、“GREGORY”产品装货单；33、“GREGORY山形图案”产品经销商的说明；34、中国登山协会就“GREGORY山形图案”品牌知名度的声明；35、被申请人商标注册情况；36、申请人在其他国家和地区注册商标资料；37、江门市黑马出具的证明书；38、江门市黑马设计工商登记信息；39、被申请人工商登记信息；40、经公证认证的《GREGORY山形图案》作品创作人宣誓书、申请人公司产品设计师宣誓书；41、美国加利福尼亚州公司法第2001、2010条及翻译；42、关于互联网档案缓存网页功能的介绍;43、上海图书馆复制证明及《特拉华州普通公司法最新全译本》；44、美国《特拉华州普通公司法》翻译件；45、经公证认证的著作权转让书；原告三丽雅公司在诉讼中提交了下列证据：1、商标评审案件证据再交换通知书；2、针对格里高利公司评审证据材料之书面意见；3、国家工商行政管理总局商标评审委员会（现更名为国家知识产权局）挂号信封皮，用于证明被诉裁定程序违法。被告国家知识产权局在诉讼中提交了下列证据：1、被异议商标档案，用以证明被异议商标的基本情况；2、第三人提交的异议复审申请书、相关证据，原告提交的答辩书、相关证据，用以证明第三人、原告的评审请求、理由，答辩人是针对第三人、原告的评审请求、理由进行评审的；3、答辩通知书、证据交换通知书，用以证明被诉裁定的作出程序合法；4、（2016）最高法行申2141号行政裁定书，用以证明答辩人作出被诉裁定的依据。以上事实，有商标档案、各方当事人在评审程序和诉讼程序中提交的证据及当事人陈述等在案佐证。另查：1、2009年11月24日，三珐理兰公司与原格里高利公司签署确认函，该确认函经过公证认证，内容为：2000年11月至2009年6月期间，边奇公司将其背包业务（包括但不限于格里高利知识产权）分立至原格里高利公司前身，边奇公司合并至三珐理兰公司并停止存续。2、三珐理兰公司提交经公证认证的合并协议，载明2009年6月30日，边奇公司合并入三珐理兰公司。3、经公证认证的原格里高利公司成立证明载明，原格里高利前身于2008年3月3日更名为原格里高利公司。4、2009年10月27日，中华人民共和国国家版权局颁发登记号为2009-F-021614号《著作权登记证书》，其上显示：格里高利登山用品有限公司（GregoryMountainProducts,Inc.），即原格里高利公司于1992年从边奇公司处受让取得了“GREGORY山形图案”的著作权。5、经公证认证的合并证明载明，2010年，原格里高利公司与珠穆朗玛联合II有限公司合并为格里高利登山用品有限公司(GregoryMountainProducts,LLC.)，即本案异议复审申请人格里高利公司。6、经公证认证，2014年7月23日，格里高利公司将“GREGORY山形图案”著作权转让给新秀丽公司。7、2006年12月7日，广东省版权保护联合会颁发的登记号为19-2006-F-1487号《著作权登记证书》上显示：萧焯帆于2000年9月27日创作完成龙皇组合图（即诉争商标图样），著作权人为原告。8、2016年3月7日，PamelaBeverly-Quigley（PamelaBeverly为其曾用名）签署宣誓书，内容为：（1）1992年，边奇公司委托其创作“GREGORY山形图案”作为背包产品的产品标识，并向本人支付了委托创作费用；（2）“GREGORY山形图案”于1992年10月1日创作完成，自创作完成之日起，包括著作权在内的“GREGORY山形图案”所有权益均归边奇公司所有；（3）边奇公司将包括著作权在内的“GREGORY山形图案”所有权益转让给原格里高利公司，后原格里高利公司名称变更为格里高利公司，转让期限自作品创作之日起至永久；（4）格里高利公司在中华人民共和国登记其就“GREGORY山形图案”享有的著作权。为著作权登记之目的，本人签署了名为创作说明书及协议书的文件。9、2009年9月，边奇公司与PamelaBeverly、格里高利公司签署三方协议书，确认以下事实：（1）边奇公司委托PamelaBeverly于1992年创作“GREGORY山形图案”美术作品，并向PamelaBeverly支付了委托创作费用；（2）“GREGORY山形图案”美术作品的著作权及所有相关权益，包括署名权全归边奇公司所有；（3）边奇公司已将“GREGORY山形图案”的著作权及所有相关权益，包括署名权，转让给格里高利公司，权利期限自作品创作之日起至永久。10、2009年，PamelaBeverly出具创作说明书，对“GREGORY山形图案”的创作过程予以描述，并表示“GREGORY山形图案”美术作品的著作权及所有相关权益，包括署名权全归边奇公司所有。边奇公司已将“GREGORY山形图案”的著作权及所有相关权益，包括署名权，转让给格里高利公司，权利期限自作品创作之日起至永久。11、《加利福尼亚公司法》第2001条规定，董事和管理人员在解散程序启动后，可以以公司名义签订合同并执行有利于或便于解散、结算和清算公司事务的活动。12、《特拉华州普通公司法》第259条规定，当任何合并或联合依据本法生效后，在本州的任何法律下，任何合并前的原公司，除了吸收合并中的吸收公司外，都不再独立存续，这些公司将成为一个合并后存续的公司，或者被并入这些公司中的一个存续公司，合并后的存续公司将拥有被合并或联合的原公司的所有权利、权益、权力、具有公共属性或私有属性的分支机构、并受制于原公司的所有责任、限制与义务；原公司所拥有的全部权利、权益、权力、分支机构以及所有财产，包括动产、不动产或混合财产，及原公司的所有债务、股份认购、以及其他在原公司行为中产生的，属于原公司的债务，都将归于合并或联合后存活下来的存续公司，并且所有财产、权利、权益、权力、分支，以及任何其他利益，都将成为合并后存续公司的财产。13、根据中央机构改革部署，原中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局、商标评审委员会的相关职责由国家知识产权局统一行使。本院认为：根据各方当事人的诉辩主张，本案的争议焦点是：一、本案的法律适用是否正确；二、被诉裁定是否存在程序违法；三、诉争商标的注册是否违反了《商标法》第三十二条的规定。一、本案的法律适用是否正确原告主张被告在本案的重审程序中，对格里高利公司新提出的评审请求和法律依据不应列入重审范围。格里高利公司根据2017年3月1日起实施的《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》，主张有权作为利害关系人对他人以“GREGORY山形图案”作品申请注册商标主张权利，提出了新的评审请求和法律依据，被告对其主张予以支持，属于适用法律法规错误。本院认为，依据《最高人民法院关于商标法修改决定施行后商标案件管辖和法律适用问题的解释》第六条规定，对于在《商标法》修改决定施行前当事人就尚未核准注册的商标申请复审，商标评审委员会于决定施行后作出复审决定或者裁定，当事人提起行政诉讼的，人民法院审查时适用修改后的《商标法》。对于在《商标法》修改决定施行前受理的商标复审申请，商标评审委员会于决定施行后作出不予核准注册决定，当事人提起行政诉讼的，人民法院审查相关诉权和主体资格问题时，适用修改前的《商标法》。本案诉争商标于《商标法》修改决定施行前提出复审申请，即在《商标法》修改决定施行前当事人就尚未核准注册的商标申请复审，商标评审委员会于决定施行后作出复审裁定。因此，本院审理中，主体资格问题适用修改前《商标法》，其他程序问题和实体问题适用修改后《商标法》。根据修改前《商标法》第三十条，对于初步审定的商标，自公告之日起三个月内，任何人可以提出异议。公告期满无异议的，予以核准注册，发给商标注册证，并予公告。格里高利公司在提出商标异议复审时，其作为商标异议人，主体资格符合修改前《商标法》的规定。本案重审过程中，被告适用《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》确定格里高利公司可以作为本案的利害关系人对他人“GREGORY山形图案”作品申请注册商标主张权利，与修改前《商标法》第三十条的规定并不冲突，不影响当事人的程序权利。同时本案重审过程中，格里高利公司并未提出新的评审请求，被告亦未存在对新的评审请求予以审查的情形。综上，原告的上述主张没有事实和法律依据，本院不予支持。二、被诉裁定是否存在程序违法原告主张被告未将格里高利公司在重审程序中补充提交的证据送达三丽雅公司进行质证，存在程序违法行为。经查，2017年3月29日，被告向原告发送商标评审案件证据再交换通知书，载明将申请人的有关证据材料（副本）寄送被申请人，被申请人如对上述材料有相反意见或证据，应当自收到本通知之日起十日内向我委一次性提交。2017年5月2日，原告向被告寄送了《针对格里高利公司评审证据材料之书面意见》，载明2017年4月19日，原告收到了广州星腾商标代理有限公司（申请商标注册时的商标代理机构）转交的19个异议复审案件格里高利公司提交的有关证据材料，并发表质证意见。上述证据表明，被告在重审过程中，按照法律规定向原告进行了证据交换，原告收到被告寄送的证据并发表了质证意见。原告提交的证据不足以证明被告存在程序违法的事实，对其该项主张，本院不予支持。三、关于诉争商标是否违反《商标法》第三十二条的规定《商标法》第三十二条规定：申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。《中华人民共和国著作权法》（简称《著作权法》）第二条第二款规定：外国人、无国籍人的作品根据其作者所属国或者经常居住地国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约享有的著作权，受本法保护。第十七条规定：受委托创作的作品，著作权的归属由委托人和受托人通过合同约定。合同未作明确约定或者没有订立合同的，著作权属于受托人。“GREGORY山形图案”的创作者PamelaBeverly-Quigley（PamelaBeverly为其曾用名）出具创作说明书、宣誓书、三方协议书，证明“GREGORY山形图案”系其受边奇公司委托，于1992年创作完成，自创作完成之日起，“GREGORY山形图案”的著作权归属于边奇公司。宣誓书、创作说明书、三方协议等证据均进行了公证认证。上述证据能够形成初步证据，证明边奇公司享有“GREGORY山形图案”的著作权。2009年6月30日前边奇公司将其背包业务（包括但不限于涉案“GREGORY山形图案”的知识产权）分立至原格里高利公司前身，2009年6月30日之后边奇公司合并至三珐理兰公司并停止存续。原格里高利前身于2008年3月更名原格里高利公司。根据上述事实，2009年6月30日之后，边奇公司不再存续，原格里高利公司享有“GREGORY山形图案”的著作权。2010年，原格里高利公司与珠穆朗玛联合II有限公司合并为格里高利公司。根据格里高利公司所在州公司法规定，原格里高利公司的所有财产、权利、权益等，都将成为格里高利公司的财产。因此，格里高利公司享有“GREGORY山形图案”的著作权。综上所述，综合在案证据，根据优势证据原则，可以证明“GREGORY山形图案”作品由边奇公司于1992年委托PamelaBeverly-Quigley（PamelaBeverly）创作，并转让给原格里高利公司，原告格里高利公司与珠穆朗玛联合Ⅱ有限公司合并成立格里高利公司，进而转让给了本案第三人新秀丽公司，故本案第三人新秀丽公司为“GREGORY山形图案”作品的权利人。第三人主张的“GREGORY山形图案”标识，设计独特，具有独创性，属于我国著作权法保护的美术作品。而在案证据可以证明，第三人新秀丽公司为“GREGORY山形图案”作品的权利人。因此，在原告未提交相反证据的情况下，依据本案现有证据可以认定第三人享有涉案作品的著作权。原告有关主张缺乏事实依据，本院对此不予支持。另，就图样而言，涉案作品与诉争商标在整体外观上几乎完全相同，构成实质性近似。涉案作品最早于1992年11月16日由边奇公司在美国申请注册为商标，并对标有“GREGORY山形图案”商标的产品进行了一定的使用、宣传。原告亦从事户外用品生产的经营者，具有接触该产品的可能性。涉案作品的创作完成时间早于诉争商标申请注册日。且原告提交的著作权登记证明中显示的作品创作完成日期晚于第三人“GREGORY山形图案”作品的完成日期。故在未得到著作权人许可的情况下，原告将第三人在先享有著作权的作品作为诉争商标申请注册的行为，构成对原告享有的在先著作权之损害，违反了《商标法》第三十二条关于申请商标注册不得损害他人现有的在先权利的规定。原告有关主张缺乏事实依据，本院对此不予支持。综上，被告作出的被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，符合法定程序，本院予以维持。原告的诉讼请求不具有相应的事实理由和法律依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，本院判决如下：驳回原告鹤山三丽雅工艺制品有限公司的诉讼请求。案件受理费人民币一百元，由原告鹤山三丽雅工艺制品有限公司负担（已交纳）。如不服本判决，原告鹤山三丽雅工艺制品有限公司、被告中华人民共和国国家知识产权局可于本判决书送达之日起十五日内，第三人新秀丽知识产权控股责任有限公司可于本判决书送达之日起三十日内，向本院提交上诉状，并按照对方当事人的人数提交副本，交纳上诉案件受理费人民币一百元，上诉于中华人民共和国北京市高级人民法院。审 判 长  杨 洁审 判 员  高 玲人民陪审员  张立伟二〇一九年八月一日法官 助理  熊北辰书 记 员  王美晶诉争商标