江苏省高级人民法院民 事 判 决 书(2018)苏民终938号上诉人（原审原告）：杭州新元化工技术开发有限公司，住所地浙江省杭州市萧山区经济技术开发区都市阳光广场******。法定代表人：郭爱梅，该公司总经理。委托诉讼代理人：曹立志，江苏苍梧律师事务所律师。委托诉讼代理人：马江，江苏苍梧律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：连云港金泰达橡胶材料有限公司，住所地，住所地江苏省连云港市连云港开发区久和国际新城**楼****iv>法定代表人：白爽，该公司董事长。原审第三人：香港洋泰技术顾问有限公司，住所地香港德辅，住所地香港德辅道中**李宝椿大厦****div style='LINE-HEIGHT: 25pt; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0.5pt 0cm;FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 15pt;'>法定代表人：刘大平，该公司董事。委托诉讼代理人：徐洪伟，江苏尚扬律师事务所律师。原审第三人：香港连捷实业有限公司，住所地香港湾仔骆克道53-，住所地香港湾仔骆克道**恒泽商业大厦**yle='LINE-HEIGHT: 25pt; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0.5pt 0cm;FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 15pt;'>法定代表人：茅丽芳，该公司董事。委托诉讼代理人：徐洪伟，江苏尚扬律师事务所律师。杭州新元化工技术开发有限公司（以下简称杭州新元公司）因与连云港金泰达橡胶材料有限公司（以下简称连云港金泰达公司）、原审第三人香港洋泰技术顾问有限公司（以下简称香港洋泰公司）、香港连捷实业有限公司（以下简称香港连捷公司）发明专利实施许可合同纠纷一案，不服江苏省连云港市中级人民法院(2016)苏07民初198号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上诉人杭州新元公司委托诉讼代理人曹立志，原审第三人香港洋泰公司、香港连捷公司委托诉讼代理人徐洪伟到庭参加诉讼。被上诉人连云港金泰达公司经本院传票传唤，无正当理由未到庭，本院对其依法缺席审理。本案现已审理终结。杭州新元公司上诉请求：1.撤销一审判决，依法支持一审全部诉讼请求。2.由连云港金泰达公司承担本案的全部诉讼费用。事实和理由：依据杭州新元公司与连云港金泰达公司签订的专利实施许可合同，专利实施许可期限已经在上诉审理期内，也就是2018年3月7日到期。因此，一审法院所依据的合同未到期而不应解除的理由已经不存在，请求二审法院依法支持上诉请求。二审中，杭州新元公司书面申请撤回要求连云港金泰达公司赔偿100万元的诉讼请求。连云港金泰达公司二审未提交答辩意见。香港洋泰公司、香港连捷公司二审答辩称：1.本案案由是专利实施许可合同，杭州新元公司据以主张权利的核心证据是定案关键证据，但相关证据可以证明涉案专利实施许可合同是连云港金泰达公司为了申报高新企业的需要而倒签的虚假资料，故新元公司以该合同提起本案诉讼没有事实和法律依据，无所谓真实和解除合同问题，一审判决认定该专利实施许可合同合法有效是错误的。鉴于涉案专利现登记在杭州新元公司名下，其可以据此主张权利，但与涉案专利许可实施合同无关。2.白杰将应属于连云港金泰达公司的专利登记在杭州新元公司名下，2012年8月28日就涉案专利各方董事签订了董事会决议，该决议提及专利虽然属于杭州新元公司，但无偿转让给连云港金泰达公司，在现有专利基础上完善、开发的任何技术和工艺所申请的专利和使用权也均属于连云港金泰达公司。该董事会决议是各方真实的意思表示，杭州新元公司无任何理由主张权利。3.专利实施许可合同现已到期，不管有效无效，均不能约束连云港金泰达公司，杭州新元公司没有任何理由要求停止使用该专利。杭州新元公司有义务确保连云港金泰达公司对涉案专利的正常使用，并且将在此基础上完善开发的任何专利归于连云港金泰达公司。杭州新元公司向一审法院提出诉讼请求：1.确认杭州新元公司与连云港金泰达公司于2013年2月7日签订的《专利实施许可合同》于2016年12月2日解除；2.判令连云港金泰达公司立即停止使用杭州新元公司的发明专利“一种气固相反应制备氯磺化聚乙烯的方法”的生产与实验行为；3.判令连云港金泰达公司赔偿杭州新元公司经济损失人民币100万元；4.本案诉讼费用由连云港金泰达公司承担。庭审中，杭州新元公司明确其第2项诉讼请求为：连云港金泰达公司立即停止使用杭州新元公司的发明专利“一种气固相反应制备氯磺化聚乙烯的方法”。一审法院查明：2008年5月14日，连云港经济技术开发区管委会以连开复字［2008］078号《关于同意设立连云港连杰橡胶材料有限公司的批复》，同意杭州汇金化工有限公司（以下简称杭州汇金公司）与在香港注册的香港洋泰公司及香港连捷公司在连云港开发区合资设立“连云港连杰橡胶材料有限公司”,原则同意依法签订的合资合同、企业章程，同意委派的董事会及监事会成员。连云港金泰达公司成立于2008年6月13日，原企业名称为连云港连杰橡胶材料有限公司，2009年10月28日变更为现企业名称，原法定代表人白杰变更为现法定代表人白爽。由杭州汇金公司、香港洋泰公司、香港连捷公司共同出资成立，公司的注册资本为500万美元，公司经营范围包括氯化聚乙烯橡胶、氯磺化聚乙烯橡胶的生产，销售公司自产产品及技术进出口业务。公司的章程载明：合资公司的投资总额为1000万美元，其中杭州汇金公司（甲方）出资200万美元，占出资40％，香港洋泰公司（乙方）和香港连捷公司（丙方）各出资150万美元，各占出资额的30％；合资公司设董事会，董事会是合资公司最高权力机构；董事会决定合资公司的一切重大事宜，重大事宜需经出席董事会的全体董事一致同意方可作出决议，其职权主要有通过及修改公司的重要规章制度，决定聘用总经理和其他高级职员，合资公司合同、章程修改，其他应由董事会决定的重大事宜等。董事会由7名董事组成，其中甲方委派3名董事，乙方委派2名董事，丙方委派2名董事。设董事长一名，董事长由甲方委派，董事长、董事任期四年，期满后继续委派可以连任。董事长是合资公司的法定代表人。董事会例会每年召开一次，经三分之一以上的董事提议，可以召开董事会临时会议。董事会会议由董事长召集主持。董事长在董事会开会前十五天书面通知各董事，写明会议内容、时间和地点。出席董事会议的法定人数为全体董事的三分之二，不够三分之二人数时，其通过的决议无效。2008年4月24日杭州汇金公司委派白杰为连云港金泰达公司董事长，郭爱梅、白爽为董事会董事，香港连捷公司委派徐翔、茅丽芳为董事会董事，香港洋泰公司委派刘文潮、朱结东为董事会董事。2013年2月6日，国家知识产权局授予了“一种气固相反应制备氯磺化聚乙烯的方法”发明专利。该专利的申请日为2011年1月13日，专利号为ＺＬ20111000××××.3，发明人为白杰，专利权人为杭州新元公司。目前该专利为有效专利。2013年2月7日，杭州新元公司（许可方）与连云港金泰达公司（被许可方）签订《专利实施许可合同》，许可专利名称为一种气固相反应制备氯磺化聚乙烯的方法（专利号为ＺＬ20111000××××.3）。许可方式为独占许可，许可时间为5年以上，自2013年2月7日至2018年3月7日，使用费为0元。合同第七条：后续改进的提供与分享。在合同有效期内，任何一方对合同技术所作的改进应及时通知对方；有实质性的重大改进和发展，申请专利的权利由合同双方当事人约定，没有约定的，其申请专利的权利归改进方，对方有优先被许可的权利；属双方共同作出的重大改进，申请专利的权利归双方所有，另有约定的除外。第八条：专利有效性的维护。被许可方应当在本合同有效期内缴纳专利年费，以维护本项专利的有效性。如由于被许可方过错致使本项专利权终止的，被许可方应当支付许可违约金或赔偿损失。第九条：违约及索赔。对被许可方：被许可方拒付使用费的，许可方有权解除合同，要求返回全部技术资料，并要求赔偿其实际损失。被许可方违反合同的保密义务，致使许可方的技术秘密泄露，许可方有权要求被许可方立即停止违约行为，赔偿损失。2015年6月9日，该《专利实施许可合同备案证明》在国家知识产权局进行了备案登记，专利实施许可合同备案号为2015320000408。审理中，杭州新元公司、连云港金泰达公司对香港洋泰公司、香港连捷公司提出的“涉案《专利实施许可合同》为申报高新企业需要，签订时间是倒签”的说法均予以认可，并确认实际签订时间是2015年。2016年12月1日，杭州新元公司向连云港金泰达公司发送《解除合同通知书》，内容为：2013年2月7日，我公司同意你公司无偿实施该专利，并签订《专利实施许可合同》一份，独占许可时间为2013年2月7日至2018年3月7日。但是，以你公司的经营现状，不能实现该专利之应有社会与经济价值，且《专利实施许可合同》第八条约定“被许可方应当在本合同有效期内缴纳专利年费，以维持本项专利权的有效性”，但你公司未依约缴费。因此，我公司决定收回该专利使用权、撤销无偿实施许可、解除专利实施许可合同。请你公司于收到本通知书后五日内，停止实施该专利。否则，本公司将依法保护自己的合法权益。2016年12月11日，时任连云港金泰达公司总经理徐翔签名的《关于的回复函》(以下简称《回复函》)内容为：杭州新元公司于2016年12月1日所发的《解除通知书》，我公司已收悉。但鉴于如下事实与理由，该通知对我公司尚不产生任何法律效力。一、双方《专利实施许可合同》独占许可实施期间为2013年2月7日至2018年3月7日。鉴于此，合同期尚未届满，我公司依然可以继续独占使用该专利。二、关于杭州新元公司所称合同不能继续履行之原因系我公司造成，有悖事实真相。“公司的经营现状，不能实现该专利之应有社会与经济价值”，“公司未依约缴纳专利年费”等理由不能成立。1.我公司的经营现状与之前和杭州新元公司所签合同时的状况一样正常运转，并未出现不妥之处。2.杭州新元公司的法定代表人郭爱梅女士曾经是我公司的董事之一，股东白爽女士系我公司的法定代表人及董事长，专利发明人白杰先生系我公司前任董事长、总经理，及现任董事。三位与我公司利益相关，理应熟知我公司自开业以来的经营状况和近几年来在生产工艺、生产设备、产品质量等方面大幅改进和提升的事实，并不存在你方所述的我公司经营现状。3.公司现任总经理徐翔先生（于2014年正式上任）在缴纳专利年费一事方面，是依照前任总经理（白杰）的工作轨迹、惯例行事，且在接任工作之时，前任总经理也未对此事宜作出交接，因而公司对专利年费缴纳之事并不明了……你我公司自签订合同以来，你方从未向我公司主张专利年费，或提交已缴纳的年费票据要求报销等，我公司不负有直接向专利部门缴费的义务。请杭州新元公司提供相关年份的已缴纳的专利年费票据，我公司将根据双方合同的约定相应支付给杭州新元公司，同时请贵公司在今后年份及时向我公司提交相应的年费票据。2016年12月13日连云港金泰达公司董事长白爽就上述《回复函》发送给白杰、茅丽芳、刘文潮的邮件中称：今收到徐翔《回复函》,因为此事非常重要，而这份函仅能代表徐翔本人的意愿，并不是董事会的意见，徐翔并未与董事会做任何沟通。所以，我方不同意在此函上盖章。另外，徐翔仅为金泰达的总经理，没有权利代替法人代表做对外声明、函件。2016年12月25日，连云港金泰达公司董事茅丽芳、徐翔、刘文潮就本案诉讼问题向公司董事长提出《关于提议召开董事会临时会议的通知》，要求按公司章程第16条的规定，提议商议本案诉讼代表人/代理人，并负责代表公司进行诉讼及提起相关程序。2016年12月27日，连云港金泰达公司董事长白爽向各位董事发送《关于召开连云港金泰达公司董事会的通知》，称：依据公司章程规定，通知各位董事于2017年1月11日上午九时三十分在连云港市公安局新东派出所召开。另，由于杭州新元公司诉本公司发明专利实施许可合同纠纷一案,鉴于本公司实施该专利用于生产经营属实，本公司使用该专利也并未向该公司支付任何费用，现该公司要求收回，本公司无权拒绝。因此，该案出庭由本公司法定代表人依职权出庭，当庭口头如实陈述案情，无需委托代理律师出庭答辩，造成本公司不必要的费用支出。后连云港金泰达公司未能召开董事会，未形成董事会决议。审理中，白爽以连云港金泰达公司法定代表人身份参加本案诉讼，并表示同意解除《专利实施许可合同》，确认解除的时间为2016年12月2日。杭州新元公司提交了2017年1月4日连云港金泰达公司董事长白爽签名的《情况说明》，该说明中称“本公司实施该专利用于生产经营属实，本公司使用该专利也未向该公司支付任何费用，现该公司要求收回，本公司无权拒绝……”。杭州新元公司以该说明证明连云港金泰达公司在收到其发出的《解除通知书》后，仍在继续使用其专利技术进行生产。另查明，连云港金泰达公司股东杭州汇金公司的法定代表人是白爽，本案杭州新元公司的法定代表人是郭爱梅，股东为郭爱梅、白爽，郭爱梅系白爽的母亲，白杰系白爽的父亲，白杰与郭爱梅系夫妻关系，白杰曾是连云港金泰达公司的原法定代表人，现为连云港金泰达公司公司董事。一审法院认为：一、关于杭州新元公司与连云港金泰达公司签订的《专利实施许可合同》的效力香港洋泰公司、香港连捷公司陈述称，本案争议的《专利实施许可合同》签订时间系为申报高新企业需要而倒签时间，系虚假材料，故本案系虚假诉讼，要求驳回杭州新元公司起诉。一审法院认为，本案《专利实施许可合同》签订时间虽系倒签，但不足以证明其是无效合同，进而得出本案是虚假诉讼的结论。双方签订的《专利实施许可合同》是双方当事人真实意思表示，内容没有违反法律法规的禁止性规定，应确认为合法有效。双方应在上述合同约定和法律规定范围内享有权利、承担义务，任何一方不履行约定义务或履行义务不符合要求，都要承担相应合同责任。二、关于连云港金泰达公司是否构成违约杭州新元公司诉称连云港金泰达公司违反合同第八条的约定，即连云港金泰达公司应当在合同有效期内缴纳专利年费，以维持专利的有效性。但连云港金泰达公司未按合同约定缴纳专利年费，每年的专利年费均是由杭州新元公司支付。连云港金泰达公司认可涉案专利的年费均是由杭州新元公司自行缴纳，连云港金泰达公司未缴纳过专利年费。第三人香港洋泰公司、香港连捷公司称是杭州新元公司缴纳后再要求连云港金泰达公司报销。杭州新元公司对第三人的述称不予确认，认为根本没有这说法。一审法院认为，依据合同法及相关法律规定，合同解除包含两种情形，即约定解除合同和法定解除合同。首先，本案双方所签合同约定了合同解除条件，即被许可方（连云港金泰达公司）拒付使用费的，许可方（杭州新元公司）有权解除合同。而本案双方合同中约定的使用费为0元，故不存在被许可方拒付使用费这一情形。合同第八条约定，被许可方应当在本合同有效期内缴纳专利年费，以维持本项专利权的有效性。如由于被许可方过错致使本项专利权终止的，被许可方应当支付许可方违约金或赔偿损失。根据查明的事实，涉案发明专利年费系杭州新元公司自行缴纳，连云港金泰达公司作为被许可方未按合同约定缴纳专利年费，故连云港金泰达公司构成违约，但该违约并不构成根本违约，且该违约亦不符合涉案合同约定的解除合同的条件。故杭州新元公司以违约为由解除涉案合同的主张不能成立，一审法院不予支持。其次，本案审理期间，连云港金泰达公司法定代表人白爽明确表示同意解除《专利实施许可合同》，并确认合同于2016年12月2日解除。一审法院认为，根据连云港金泰达公司章程的规定，董事会是合资公司最高权力机构，合资公司合同、章程修改属于公司重大事宜，需经出席董事会的全体董事一致同意方可作出决议。本案《专利实施许可合同》的解除属于公司章程中规定的公司重大事宜，即是否同意解除合同应有董事会决议。杭州新元公司向连云港金泰达公司发送《解除通知书》后，时任连云港金泰达公司总经理徐翔向杭州新元公司出具的《回复函》中认为该通知书对连云港金泰达公司不产生任何法律效力，不同意解除合同。连云港金泰达公司法定代表人白爽收到徐翔《回复函》后，认为仅能代表徐翔本人的意愿，并不是董事会的意见。因连云港金泰达公司收到《解除通知书》后，并未就是否同意解除《专利实施许可合同》形成董事会决议，故本案不符合双方当事人协商一致的情形。再次，根据杭州新元公司所举证据，不能证实连云港金泰达公司具有我国合同法第九十四条规定之法定解除情形。据此，在涉案合同无约定解除和法定解除情形下，对杭州新元公司要求确认双方于2013年2月7日签订的《专利实施许可合同》于2016年12月2日解除等诉讼请求不应予以支持。综上，杭州新元公司的诉讼请求无事实和法律依据，应予以驳回。依据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第九十三条、第九十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，一审法院判决：驳回杭州新元化工技术开发有限公司的诉讼请求。案件受理费13800元，由杭州新元化工技术开发有限公司负担。二审中，香港洋泰公司、香港连捷公司提交以下新证据：1.杭州新元公司工商登记资料；2.杭州新元公司资产负债表、损益表、利润表；以证明杭州新元公司不具备化学技术开发资质，不从事生产经营。杭州新元公司对上述证据的真实性无异议，对关联性有异议。杭州新元公司认为，工商登记资料中的营业范围不影响杭州新元公司成为专利权人，实践中资产负债表与真实经营情况有出入。本院对上述证据真实性予以确认，但与本案专利实施许可合同纠纷不具有关联性。二审另查明：2012年8月28日连云港金泰达公司董事会会议记录以下内容：“关于流化床工艺改进：1.因为现有工艺不成熟，洋泰同意提供更新的方法，对现有硫化床工艺做改进。新方法将基于300mm反应器，并试图达到能够连续使用现有风机7天以上无需清洗和维修……2.如能达到以上要求，董事会同意洋泰从税后净利润中提取15%（原为20%），作为提供技术的补偿，期限按原合同规定。关于固定床工艺改进：白杰将继续推进固定床制氯磺化聚乙烯方法的试验。关于知识产权和使用权：1.目前正在试验的洋泰硫化床制备氯磺化聚乙烯方法和白杰/新元固定床的专利和技术不管是否采用，其使用权均只属金泰达包括任何金泰达的转让和买卖，除非金泰达和或新形成的企业不生产氯磺化聚乙烯。2.白杰同意将已申请并获批准的属于杭州汇金的有关气相法制氯磺化聚乙烯的专利使用权无偿转让给金泰达。在使用期间（7/28/2012起）其专利的维持费用由金泰达承担。在现有的专利上完善和开发的任何技术和工艺所申请的专利和使用权均属金泰达。关于与氯磺化聚乙烯相关联的产品。任何与氯磺化聚乙烯相关联的产品将在金泰达生产”。2013年5月24日连云港金泰达公司董事会会议记录以下内容：6.同意CPE原料开发：日照三星，镇新，扬子石化，后面手写添加“或其它”。在第7条后面手写添加以下内容：“8.申请的所有有关氯磺化新工艺技术的专利取代新元以前申请的有关专利，且归于金泰达”。白杰、郭爱梅、徐翔、茅丽芳、刘文潮在会议记录上予以签字。一审庭审中，第三人香港洋泰公司、香港连捷公司确认第8条手写内容系茅丽芳所写。本案二审争议焦点：1.涉案专利许可使用合同的效力如何认定；2.涉案专利许可使用合同是否应予以解除；3.连云港金泰达公司是否应停止使用涉案专利。本院认为：一、关于涉案专利许可使用合同的效力问题第三人香港洋泰公司、香港连捷公司认为涉案《专利实施许可合同》系为了申报高新企业需要而签订，属于虚假的合同。对此本院认为，首先，涉案合同的签订主体分别为杭州新元公司与连云港金泰达公司，双方均认可该合同系其真实意思表示。双方代表在董事会会议上明确了许可使用的意思表示，涉案合同的内容也是许可使用专利。而且，第三人香港连捷公司委派的董事徐翔系连云港金泰达公司总经理，其在收到杭州新元公司的解除通知后亦以《专利实施许可合同》未到期为由主张有权继续使用涉案专利。其次，涉案《专利实施许可合同》实际签订的时间是2015年，并非合同上记载的时间“2013年”。但在2015年签订该合同之前，连云港金泰达公司事实上已在无偿使用涉案专利技术。综合考虑上述事实和相关因素，本院认为，即便2015年签订的该份合同系为了连云港金泰达公司申报高新企业，同时也是对杭州新元公司与连云港金泰达公司之间存在的专利许可使用的事实予以确认。双方签订书面的实施许可合同不属于虚伪的意思表示，亦不违反法律、行政法规禁止性规定，合法有效，双方应按照该合同约定履行义务。二、关于涉案合同是否解除问题杭州新元公司以连云港金泰达公司未按约缴纳专利年费为由主张涉案合同予以解除。本院认为，首先，涉案合同明确约定了解除条件，即连云港金泰达公司拒付使用费的，杭州新元公司有权解除。而合同约定的使用费为0元，故本案不存在连云港金泰达公司拒付使用费的情形。其次，虽然连云港金泰达公司未按约缴纳专利年费构成违约，但并未对涉案合同的履行产生实质影响。事实上，涉案专利年费一直由杭州新元公司自行缴纳，专利至今维持有效，杭州新元公司从未向连云港金泰达公司提出异议，亦未催告其缴纳专利年费。因此，连云港金泰达公司的违约行为既不符合约定解除条件，亦不构成法定解除情形，杭州新元公司主张涉案合同在2016年12月2日解除，本院不予支持。三、关于连云港金泰达公司是否停止使用涉案专利问题杭州新元公司还称，涉案合同解除后连云港金泰达公司仍使用涉案专利，侵犯其合法权益，故其在主张合同解除的同时，主张连云港金泰达公司停止使用涉案专利。本院认为，涉案合同约定的许可使用期限截止至2018年3月7日，现合同已到期，属于自然终止的状态。合同终止后，双方如无特殊约定，连云港金泰达公司自然应当停止使用涉案专利技术，否则应构成侵权。根据前述，杭州新元公司关于涉案合同于2016年12月2日解除的主张不能成立，故从2016年12月2日起至涉案2018年3月7日合同到期，连云港金泰达公司有权使用涉案专利，杭州新元公司主张连云港金泰达公司在此期间停止使用涉案专利的理由不能成立，本院不予支持。本案中，州新元公司所主张的法律责任并非合同自然终止后的情形，其如主张合同自然终止后法律责任可以另行起诉主张，本案不予理涉。此外，关于程序问题。1.本案是否应中止审理。第三人香港洋泰公司、香港连捷公司以白杰、白爽涉嫌挪用资金等被公安机关立案侦查为由，申请本案中止审理。本院认为，白杰、白爽个人实施的上述行为与杭州新元公司、连云港金泰达公司之间的合同纠纷无直接关联，不影响本案的实体处理，故本案无需中止审理。2.第三人香港洋泰公司、香港连捷公司是否有权上诉。香港洋泰公司、香港连捷公司系无独立请求权第三人，且一审判决驳回原告诉讼请求，并未侵害或影响第三人的相关权益，故香港洋泰公司、香港连捷公司无权提起上诉。综上，杭州新元公司的上诉请求不能成立，应予以驳回。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予以维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费800元，由杭州新元公司负担。本判决为终审判决。审判长  汤茂仁审判员  曹美娟审判员  何永宏二〇一九年八月十三日书记员  张一然