北京知识产权法院行 政 判 决 书（2017）京73行初5334号原告：颜福成，男，1968年4月19日出生，住台湾地区台北市。（未到庭）原告：颜清泉，男，1974年5月8日出生，住香港特别行政区。（未到庭）二原告委托诉讼代理人：苗卫华，北京市丰禾律师事务所律师。（到庭）二原告委托诉讼代理人：唐轶，男，1979年12月12日出生，北京市丰禾律师事务所实习律师，住北京市朝阳区。（到庭）被告:国家知识产权局，住所地北京市海淀区蓟门桥西土城路**。法定代表人：申长雨，局长。（未到庭）委托诉讼代理人：康陆军，国家知识产权局审查员。（到庭）委托诉讼代理人：樊莉，国家知识产权局审查员。（未到庭）第三人：和兴白花油药厂有限公司，住所地香港特别行政区湾仔告士打道****。法定代表人：邱礼菁，董事。（未到庭）委托诉讼代理人：王荷舒，北京市集佳律师事务所律师。（到庭）委托诉讼代理人：赵雷，北京市集佳律师事务所律师。（未到庭）案由：商标权无效宣告请求行政纠纷被诉裁定：商评字[2017]第17536号关于第7825502号“颜玉莹万应及图”商标（简称诉争商标）无效宣告请求裁定本院受理时间：2017年7月19日开庭审理时间：2018年3月5日被诉裁定认定：原告未经第三人许可，恶意注册诉争商标的行为已构成修改前《中华人民共和国商标法》（简称修改前《商标法》）第十五条规定的情形，故裁定诉争商标予以无效宣告。原告诉称：一、第三人提供的使用证据显示商标为“和兴白花油”，并非“颜玉莹真像及图”，“颜玉莹”在使用说明书中的使用不是作为商标使用，也不具有知名度，诉争商标的注册未违反修改前《商标法》第十五条的规定；二、原告申请诉争商标时基于自己在台湾的在先注册商标，是对父业的传承，属于正当的商业理由，并非恶意抢注行为；三、中国大陆关于“颜玉莹及其肖像”商标的知名度均来自于原告的产品，源自于原告对诉争商标的宣传，第三人在中国大陆未使用过颜玉莹及其肖像的商标；四、第三人针对原告的行为存在明显恶意。综上，请法院依法撤销被诉裁定，并判令被告重新作出裁定。被告辩称：被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，请求法院驳回原告的诉讼请求。第三人述称：同意被诉裁定，请求驳回原告的诉讼请求。本院经审理查明：一、诉争商标1.注册人：颜福成2.注册号：78255023.申请日期：2009年11月11日4.核准日期：2011年1月7日5.标识：6.核定使用商品（第5类）：药油、医用油、人用药、油剂（止痛、止痒、消肿用）、防蚊液、止痛药、伤风油等。7.其他：经原国家工商行政管理总局商标局核准，该商标现转让至颜福成、颜清泉共有。二、证据提交情况第三人在行政阶段提交了如下主要证据：1.第三人公司注册证书、1959年12月31日之周年申报表。载明第三人于1959年8月21日成立于香港，颜玉莹为原始股东之一；2.第三人公司章程、章程细则。载明颜玉莹为第三人董事，并担任第三人公司主席职务；3.第三人与颜玉莹先生于1961年12月31日签订的协议书。载明颜玉莹自1961年4月1日起将白花油业务相关的商誉、家具、设备、原材料存货等资产转让给第三人，并承诺除作为公司股东、高级人员、公司业务代理人外，颜玉莹不会单独或连同其他人于香港参与其他白花油业务相关的商业活动等，包括使用其名字；4.香港以及中国大陆地区版本的白花油产品包装以及第三人放入产品包装盒内的载有颜玉莹先生名称及肖像的使用指示说明书。该不同版本说明书内均有颜玉莹肖像及“颜玉莹真像”、“GANGEOKENG”字样；5.香港旅游事务署出具的计划材料。载明香港个人游计划自2003年起推行；6.部分有销售第三人白花油产品的药房负责人或职员作出的声明以及相关代购、讨论该产品的材料。声明载明，自2003年个人游计划实施以来，众多中国大陆游客在药房药店购买第三人生产的和兴白花油，在本店销售的和兴白花油中均有放置带有颜玉莹先生名字和肖像的使用指示说明书等。对此，冠华西药房、仁生大药房有限公司均盖章予以确认上述声明属实；7.颜玉莹先生参加的各种社交活动材料。显示其在社交活动中对和兴白花油商品进行了宣传推广，并且获得过“药油大王”的称号；8.白花油国际有限公司2010年度年报以及招股书的摘录页面副本。该证据显示第三人为白花油国际有限公司的附属公司之一；9.介绍颜玉莹先生创立第三人和兴白花油药厂有限公司及白花油产品历史的介绍材料；10.第三人及其经销商在中国大陆地区的广告宣传、媒体报道相关材料。该证据显示在诉争商标申请日前，国内媒体对颜玉莹及其白花油产品已有宣传报道等；11.相关行政处罚决定书；12.台湾和兴白花油厂股份有限公司的事业登记证副本。载明颜玉莹于1970年在台湾地区成立了和兴白花油厂股份有限公司；13.原告向第三人签订的保证书材料。该证据显示1992年7月29日，颜福成代表和兴白花油厂股份有限公司向第三人保证：本分公司承认“和兴白花油”是香港注册商标…本分公司未得香港总公司同意，绝对不能使用香港注册之商标等。1993年6月，颜福成代表和兴白花油厂股份有限公司向第三人保证：本公司所进口适用于生产“万应白花油”之一切原料及物料全部由第三人供应，是以本公司同意保证所生产之货品只会在中华民国台湾省地区发售等；14.原告受聘于第三人及关联公司的相关材料。该证据显示颜福成于1997年7月27日至1997年8月10日期间替代颜福伟作为白花油国际有限公司代董事。2001年2月26日，第三人任命颜福成担任其项目经理一职。2003年1月28日，第三人对上述任命发出委任终止函；15.原告在台湾地区成立的公司相关材料以及其申请注册商标情况材料。登记资料显示，颜福成在台湾地区先后成立和兴白花油厂股份有限公司、颜玉莹和兴化工厂有限公司及白花油国际有限公司，并担任代表人；16.中国国家食品药品监督管理总局发布的相关法律以及实施条例材料以及第三人相关查询说明材料；17.关于香港第301610865号、301610874号商标无效申请裁定书，裁定宣布上述商标无效。原告在行政阶段提交了以下主要证据：1.原告拥有的台湾第26139号商标注册信息等相关材料复印件。该商标为颜玉莹姓名及真像；2.原告参加展会材料复印件；3.诉争商标相关宣传报道、销售使用材料；4.第三人网站页面、第9917249号商标在部分商品上不予注册决定、原告购买的第三人在中国出售的相关产品、使用说明书、发票材料。以上证据用以证明第三人的主要商标为“和兴及图”，其对颜玉莹肖像及姓名在中国大陆不享有在先权利；5.台湾和兴白花油厂股份有限公司清算完结证明、原告与颜何秀琼就和兴白花油厂股份有限公司的盈余分配事宜签订的协议材料、台湾经济部智慧财产局授权登记函、产业发展规划等。以上证据用以证明原告的一切活动均基于诚信原则且合法；6.第三人对诉争商标提出撤销三年不使用相关材料；7.许可使用备案通知、被许可人网站首页、许可使用协议等，用以证明诉争商标在中国大陆已进行了使用。原告在诉讼阶段提交了如下主要证据：1.第三人在中国销售的产品的实际使用图片、第三人使用的产品使用说明书，用以证明第三人并未将颜玉莹及其肖像作为商标进行使用；2.经公证的中国台湾注册第26139号商标注册簿、经公证的原告买下台湾第26139号的商标权之发票，用以证明原告为颜玉莹及其肖像商标的权利人；3.原告任职白花油国际有限公司代董事的文件，用以证明原告任职只有15天，并不能接触到实质性的内容；4.诉争商标在中国进行授权使用的相关证据材料、原告公司2014年至2016年参加中国进出口商品交易会的相关证明资料，用以证明原告为颜玉莹及其肖像商标在中国最早使用人；5.2012年台湾医疗、保健行业在北京、大连的宣传及相关媒体的报导、广交会官网关于原告及其产品的相关介绍及宣传、平潭时报及大连社区长春养生报关于诉争商标的报导与介绍，用以证明原告针对诉争商标在中国进行了大力的宣传；6.原告向中国出售诉争商标商品的出口报单、淘宝网站上关于原告商品的相关信息、台湾颜玉莹健康产品（深圳）有限公司官方网站关于原告商品的宣传、诉争商标被许可人在阿里巴巴、信天邮网站上的相关信息及销售订单情况及信天邮药房陈列的相关产品照片，用以证明中国市场带有颜玉莹及肖像商标的商品均为原告的商品；7.诉争商标2014-2017年在中国销售的部分发票，用以证明诉争商标在中国市场具有一定的知名度。三、其他事实庭审中，第三人出示了经公证认证的其与颜玉莹先生于1961年12月31日签订的协议书，原告经核对后表示对该协议的真实性认可。根据中央机构改革部署，原国家工商行政管理总局商标局、商标评审委员会的相关职责由国家知识产权局统一行使。以上事实，有商标档案、双方当事人在行政程序和诉讼程序中提交的证据及当事人陈述等在案佐证。本院认为：根据各方当事人的诉辩主张，本案主要的争议焦点为：诉争商标的申请注册是否构成修改前《商标法》第十五条所指情形。修改前《商标法》第十五条规定，未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册，被代理人或者被代表人提出异议的，不予注册并禁止使用。因代理人或代表人与被代理人或被代表人之间有着更多的信赖关系，其比一般公众更加了解被代理人或被代表人的商业运作及安排，故该条款对代理人或代表人利用自己因上述关系而掌握的信息对被代理人或被代表人的商标进行抢注的行为进行了规制。同时，该条规定并未对被代理人或被代表人的商标所在地域进行限制，亦未有在先使用及知名度要求。本案中，根据已查明的事实，颜玉莹为白花油产品的创始人，其自1961年4月1日起将白花油业务相关的商誉、原材料存货等资产转让给第三人，并承诺不会将其名字用于第三人以外的白花油业务相关的商业活动中。颜玉莹生前曾亲自积极参与推广其白花油产品，并获得“药油大王”的称号，而第三人在推广其白花油产品过程中亦经常以颜玉莹研制白花油、创立该品牌等事迹进行宣传。同时，第三人产品包装盒内的说明书中亦在明显位置显示有颜玉莹肖像及“颜玉莹真像”、“GANGEOKENG”等字样。上述事实可以证明，在诉争商标申请日前，颜玉莹肖像及名称已作为第三人白花油产品的一个重要标志，承载了一定程度的商誉和知名度，可以起到指示其商品来源的作用，构成商标法意义上的商标。颜福成系颜玉莹之子，不仅曾担任过第三人项目经理及集团公司董事，还曾代表台湾的和兴白花油厂股份有限公司向第三人出具保证书，保证该公司所进口的适用于生产“万应白花油”之一切原料及物料全部由第三人供应等，其显然应知晓前述第三人白花油业务的相关情况。有鉴于此，本院认为，颜福成已构成修改前《商标法》第十五条规定的“代表人或代理人”，其在理应知晓第三人对颜玉莹肖像及“颜玉莹真像”、“GANGEOKENG”等字样使用情况的前提下，未经许可，仍将上述元素作为商标申请注册的行为难谓正当，已构成修改前《商标法》第十五条所指情形。被诉裁定对此认定正确，本院予以确认。此外，原告拥有的台湾商标及使用情况不能构成其违反修改前《商标法》第十五条规定申请注册诉争商标的正当理由。综上，被诉决定认定事实清楚、适用法律正确、审查程序合法，原告的诉讼请求缺乏事实及法律依据，本院不予支持。本院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，判决如下：驳回原告颜福成、颜清泉的诉讼请求。案件受理费人民币一百元，由原告颜福成、颜清泉负担（已交纳）。如不服本判决，被告国家知识产权局可在本判决书送达之日起十五日内，原告颜福成、颜清泉以及第三人和兴白花油药厂有限公司可在本判决书送达之日起三十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，交纳上诉案件受理费人民币一百元，上诉于北京市高级人民法院。审 判 长 宋 晖人民陪审员 高 松人民陪审员 袁 明二〇一九年八月二十八日法官 助理 夏 旭书 记 员 谢馨蕊