中华人民共和国北京知识产权法院行 政 判 决 书（2016）京73行初6959号原告阿肯马法国公司，住所地法兰西共和国科隆布市阿斯狄亚娜道尔夫大街**。法定代表人米歇尔戴尔拉伯德，管理董事。委托代理人柯珂，中国专利代理（香港）有限公司专利代理人。委托代理人黄念，中国专利代理（香港）有限公司专利代理人。被告中华人民共和国国家知识产权局，住，住所地中华人民共和国北京市海淀区蓟门桥西土城路**/div>法定代表人申长雨，局长。委托代理人杜国顺，中华人民共和国国家知识产权局审查员。委托代理人刘洪尊，中华人民共和国国家知识产权局审查员。原告阿肯马法国公司（简称阿肯马公司）因发明专利申请驳回复审行政纠纷一案，不服被告原中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）作出的第114264号复审决定（简称被诉决定），于法定期限内向本院提起诉讼。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年5月29日依法公开开庭审理了本案。原告阿肯马公司的委托代理人柯珂、黄念，被告中华人民共和国国家知识产权局（简称国家知识产权局）的委托代理人杜国顺、刘洪尊到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。被诉决定系专利复审委员会针对阿肯马公司就名称为“氢(氯)氟烯烃和用于制备它们的方法”的第200980126421.6号发明专利申请（简称本申请）所提复审请求作出的。专利复审委员会在该决定中认定：权利要求1与对比文件2的区别特征在于：（1）权利要求1限定了化合物中的生物碳含量为至少1%，其中“生物碳”表示该碳是天然来源的并且来自生物材料，对比文件2并未有此限定。（2）化合物结构不同，权利要求1制备的化合物为氟代（卤代）丁烯或氟代（卤代）戊烯，对比文件2制备的化合物为氟代丙烯。（3）制备方法不同，权利要求1限定其制备方法包括由生物质生产醇，进而依次转化为烯烃或饱和卤代化合物等步骤，对比文件2公开了由六氟代丙烷通过脱氟化氢制备相应化合物的步骤。根据所述区别特征所起的效果确定，权利要求1实际解决的技术问题仅仅是提供一种通过使用生物碳替代非生物碳原料制备含生物碳的(卤)氟烯烃类化合物的方法。对于上述区别特征（1），对比文件3公开了采用生物质材料作为合成的起始原料制备燃料等化合物可以使大气中CO2的浓度不增加的启示，其在对比文件3所起的作用与其在权利要求1所要求保护的技术方案中所起的作用相同，并且对于采用所述生物质原料制备得到的产品，使其中含有生物碳的含量达到至少为1％，是本领域技术人员通过常规技术手段可以得到的。对于上述区别特征（2）和（3），对比文件3还公开了生产醇，以及把生物质转化为醇的常规方法包括，例如发酵法（参见对比文件3说明书第1页第11-17行）。虽然本申请权利要求1的式(II)化合物与对比文件2的氟代丙烯结构不同，但这些也都是本领域技术人员已知结构的化合物，其制备方法在本领域中已有教导，醇脱水转化为烯烃，烯烃卤代加成转化为饱和卤化物、烯烃氯化、氟化等步骤也都是本领域已知的工艺。氟代丙烯和氟代（卤代）丁烯或氟代（卤代）戊烯是结构类似的同系物，制备方法也类似，本领域技术人员有动机借鉴制备氟代丙烯的方法来制备氟代丁烯或氟代戊烯，而从本申请说明书的记载来看，其也没有就制备步骤提出新的技术路线和方案。因此，本领域技术人员有动机在对比文件2的基础上结合对比文件3获得权利要求1所要求保护的技术方案，这对本领域技术人员而言是显而易见的。权利要求1要求保护的技术方案不具备突出的实质性特点和显著的进步，不具备《中华人民共和国专利法》（简称专利法）第二十二条第三款规定的创造性。此外，直接或间接引用权利要求1的权利要求2-9的附加技术特征或被对比文件公开，或为本领域所公知，在权利要求1不具备创造性的情况下，上述从属权利要求也不具备创造性。据此，专利复审委员会作出被诉决定，维持国家知识产权局于2015年9月2日对本申请作出的驳回决定。原告阿肯马公司不服被诉决定，在法定期限内起诉称：一、被诉决定的作出违反听证原则。原告在复审期间修改了权利要求，删除了n=0这一数值，保留了现权利要求1中n=1、2的数值。在原告修改之后，被告在未告知并听取原告意见的情况下，直接作出被诉决定，认定本申请权利要求1不具备创造性，违反了《专利审查指南》第四部分第一章2.5节有关听证原则的规定。二、本申请权利要求1具备创造性。对于区别特征1，虽然对比文件3公开了采用生物质材料作为合成的起始原料制备燃料等化合物可以使大气中CO2的浓度不增加的启示，但对于本领域技术人员而言，其不易想到采用该起始原料制备权利要求1中的式(II)化合物。对于区别特征2，权利要求1中的式(II)化合物与对比文件2所公开的化合物相比，R的选择及n的数值均不同，其不属于本领域技术人员已知结构的化合物。对于区别特征3，虽然本申请说明书中记载了相关步骤的参考文献，但被告仍须举证证明上述步骤属于本领域已知工艺。即便上述步骤属于已知工艺，本申请权利要求1也限定了合成式(II)化合物的具体步骤顺序，该顺序未被公开，本领域技术人员不易想到将其与对比文件2相结合。综上，本申请权利要求1具备创造性。三、在本申请权利要求1具备创造性的情况下，直接或间接引用权利要求1的权利要求2-9也具备创造性。被诉决定认定有误，请求法院依法予以撤销，并责令被告重新作出决定。被告国家知识产权局认为被诉决定认定事实清楚，适用法律正确，请求法院依法驳回原告的诉讼请求。本院经审理查明：本申请系名称为“氢(氯)氟烯烃和用于制备它们的方法”的第200980126421.6号发明专利申请，申请日为2009年7月9日，优先权日为2008年7月10日，公开日为2011年6月8日，申请人阿肯马公司，即本案原告。经实质审查，国家知识产权局原审查部门于2015年9月2日发出驳回决定，驳回了本申请，其理由是：权利要求8-22不具备创造性，不符合专利法第二十二条第三款的规定。驳回决定所依据的文本为阿肯马公司于2015年4月27日提交的权利要求第1-22项，2011年1月7日国际申请进入中国国家阶段提交的说明书中文译文第1-14、16-63段，2013年12月02日提交的说明书第15段以及说明书摘要。驳回决定所针对的权利要求书如下：“1.式(I)化合物XCFzR3-z其中X表示未被取代的或者取代的、支链的或者直链的具有最多5个碳原子的不饱和烃基团，其中一种或多种含碳链包括一个或多个具有至少1%的生物碳含量的碳原子，R表示Cl，Br，I或H，Z等于1或2，其生物碳含量为至少1%；其中"生物碳"表示该碳是天然来源的并且来自生物材料。2.根据权利要求1的化合物，其中生物碳含量大于5%，优选地大于10%，优选地大于25%，优选地大于或等于33%，优选地大于50%，优选地大于或等于66%，优选地大于75%，优选地大于90%，优选地大于95%，优选地大于98%，优选地大于99%，有利地基本上等于100%。3.根据权利要求1或2的化合物，其中X为未被取代的或者被至少一个原子，优选地1-9个原子，有利地1-6个原子取代的基团，所述原子选自Cl，F，Br和I。4.根据权利要求1-3任一项的化合物，其为式(II)化合物，其中:R2C=CRR’其中R'代表(CR2)nYY代表CRF2每个R独立地具有在权利要求1至3中给出的含义n等于0，1，2或者3。5.根据权利要求4的化合物，其中n为0或1。6.根据权利要求4或5的化合物，其中Y代表CF3。7.根据权利要求1-6任一项的化合物，其中R代表Cl，F或H。8.根据权利要求1-7任一项的化合物，其选自四氟丙烯，五氟丙烯和氯三氟丙烯。9.根据权利要求1-8任一项的化合物，其选自2，3，3，3-四氟-1-丙烯(1234yf)，1，3，3，3-四氟-1-丙烯(1234ze，顺式和反式)，1，2，3，3，3-五氟丙烯(1225ye，顺式和反式)，1，1，3，3，3-五氟丙烯(1225zc)，3，3，3-三氟-2-氯-1-丙烯(1233xf)和3，3，3-三氟-1-氯-1-丙烯(1233zd)。10.根据权利要求1-9任一项的化合物，其中14C/12C同位素比为0.2×10-12-1.2×10-12。11.制备根据权利要求1-10任一项的化合物的方法，包括提供一种或多种包含一个或多个碳原子具有至少1%的生物碳含量的碳链的步骤，和通过合成转化为所寻求的卤代化合物。12.根据权利要求11的方法，其中所述提供步骤包括生产醇，特别地甲醇、乙醇、正丙醇和正丁醇的步骤。13.根据权利要求12的方法，其中生产醇的步骤通过生物质的发酵进行。14.根据权利要求12的方法，其中生产醇的步骤包括以下分步骤：(i)由生物质生产甲烷，(ii)将甲烷蒸气重整为合成气体；或者通过直接气化生物质生产合成气，和(iii)由这种合成气体生产醇。15.根据权利要求12的方法，其中生产醇的步骤包括以下分步骤：(i)由生物质生产甲烷，(ii)直接氧化为甲醇。16.根据权利要求12-15任一项的方法，其中醇被转化为烯烃。17.根据权利要求16的方法，其中该甲醇被转化为DME，其然后被脱水为烯烃。18.根据权利要求12-15任一项的方法，其中该醇被转化为饱和卤代化合物。19.根据权利要求18的方法，其中甲醇被转化为化合物CHmClnF4-m-n，其中每个m能够表示0-3的整数和每个n能够表示0-4的整数和m+n最多等于4。20.根据权利要求19的方法，其中化合物CHmClnF4-m-n与至少一种烯烃反应。21.根据权利要求11-20任一项的方法，其中合成步骤包括至少一个氯化步骤然后至少一个部分或者完全氟化步骤。22.根据权利要求11-21任一项的方法，其中该合成步骤包括至少一个脱卤化氢步骤。”本申请说明书中有如下记载：[0045]关于合成气转化为甲醇或者高级醇，可以参考“Procédésdepétrochimie，IFP，ENSPM”，1985，第2版，pp90-104和参考“FundamentalsofIndustrialCatalyticProcesses”，Wiley，第2版，6.4.8。[0047]乙醇或者高级醇如丙醇或者丁醇还可以直接地由生物质进行生产。生物质使用酵母(例如酿酒酵母(SaccharomycesCerevisiae))或者细菌(例如发酵单孢菌(Zymomonas)或者Clostrodium)进行发酵。这种方法为本领域的技术人员所知的。原料生物质是不定的，特别地取决于使用的微生物，它可以任选地被水解至基本的单糖。[0048]从生物质获得的甲醇随后可以被转化为二甲醚(DME)。DME然后进行脱水以产生低级烯烃，典型地乙烯和丙烯。这种反应是通常的并且对于本领域的技术人员是熟知的。[0049]高级醇如乙醇、丙醇和丁醇因此可以以标准的方法进行脱水以通过脱水获得烯烃。[0051]如此获得的烯烃随后可以通过本领域的技术人员已知的氟化和/或氯化反应进行转化。[0060]该六氟丙烷和/或六氟丙烯的合成途径是标准的并且本领域的技术人员已知的(特别地从二氟一氯甲烷开始)。[0061]还可以提及在以下文献中提到的反应Knunyants等，(JournaloftheUSSRAcademyofSciences，ChemistryDepartment,“Reactionsoffluoro-olefins”，report13，“Catalytichydrogenationofperfluoro-olefins”，1960)。驳回决定引用的对比文件如下：对比文件2：公开号为US6369284B1，公开日2002年4月9日的美国专利文献。对比文件2公开了一种全氟丙烯的制备方法，具体为在DHF中将CF3CH2CF3转化CF3CH＝CF2，将CF3CHFCHF2转化为CF3CF＝CHF（参见对比文件2第4栏第18-25行）。对比文件3：公开号为CN1362986A，公开日2002年8月7日的中国发明专利申请公开说明书。对比文件3公开了一种利用生物质物质合成制造产品的方法和系统，其中公开了所述生物质通常指可用作能源或工业原材料的生物来源（如农产品或副产物，木材、植物等）。可利用上述生物质制备燃料、甲醇和类似材料，另外，因为可使用呈废料形式存在的生物质，从而可以提供清洁的环境，另外，由于通过光合成，即CO2固定生长了新生成的生物质。从而使大气中CO2的浓度不增加（参见对比文件3说明书第1页第11-16行）。对比文件3还公开了生产醇，以及把生物质转化为醇的常规方法包括，例如发酵法（参见对比文件3说明书第1页第11-17行）。阿肯马公司对上述驳回决定不服，于2015年12月17日向专利复审委员会提出了复审请求，同时将权利要求书修改为19项（简称复审文本）。相对于驳回文本，其将原权利要求1-3删除，对于原权利要求4中的n进行了修改，删除n=3这一限定，修改后对n的限定为“n等于0，1，2”。同时将R限定为“独立地Cl，F，Br，I或H”，在上述修改的基础上形成新的权利要求1，并顺序修改了其他权利要求的编号和引用关系。经形式审查合格，专利复审委员会依法受理了该复审请求，并将其转送至原审查部门进行前置审查。原审查部门在前置审查意见书中坚持驳回决定。专利复审委员会于2016年3月28日向阿肯马公司发出复审通知书，指出权利要求1相对于对比文件2和3的结合不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。相应地，从属权利要求2-7也不具备创造性。权利要求8相对于对比文件2和3的结合也不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。相应地，从属权利要求9-19也不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。针对该复审通知书，阿肯马公司于2016年7月12日提交了意见陈述书，同时再次修改权利要求，修改后的权利要求书包括9项。相对于复审文本，其删除了原权利要求1-7以及原权利要求1中n=0的限定，将原权利要求9、13、15和18的附加技术特征并入原权利要求8中形成新的权利要求1，顺序修改了权利要求的编号和引用关系。新提交的权利要求1如下：“1.制备式(II)化合物的方法，R2C=CRR’(II)其中R'代表(CR2)nYY代表CRF2每个R独立地Cl，F，Br，I或Hn等于1或者2，其生物碳含量为至少1%；其中"生物碳"表示该碳是天然来源的并且来自生物材料；包括提供一种或多种包含一个或多个碳原子具有至少1%的生物碳含量的碳链的步骤，和通过合成转化为所寻求的卤代化合物，其中所述提供步骤包括由生物质生产醇，所述醇被转化为烯烃或被转化为饱和卤代化合物，并且所述合成步骤包括至少一个氯化步骤然后至少一个部分或者完全氟化步骤。”在此基础上，专利复审委员会于2016年9月9日作出被诉决定，维持国家知识产权局对本申请作出的驳回决定。另查，根据中央机构改革部署，原国家知识产权局专利复审委员会的相关职责由国家知识产权局统一行使。上述事实，有被诉决定、本申请权利要求书及说明书、对比文件2、对比文件3及庭审笔录在案佐证。本院认为：一、被诉决定的作出是否违反听证原则《专利审查指南》第四部分第一章2.5节规定，在作出审查决定之前，应当给予审查决定对其不利的当事人针对审查决定所依据的理由、证据和认定的事实陈述意见的机会，即审查决定对其不利的当事人已经通过通知书、转送文件或者口头审理被告知过审查决定所依据的理由、证据和认定的事实,并且具有陈述意见的机会。原告主张被告在原告删除n=0这一数值后，未给予原告针对n=1、2陈述意见的机会而直接作出被诉决定，违反了上述规定。对此，本院认为，听证原则要求被告保障审查决定对其不利的当事人针对审查决定所依据的理由、证据和认定的事实陈述意见的机会，而非告知当事人审查结论。本案中，驳回文本中对于n的限定为“n等于0，1，2或者3”，其n的取值为一个特征。在2015年12月17日的修改文本中，原告删除了其中的n=3这一限定。2016年7月12日的修改文本中，进一步删除了n=0这一限定，修改后的该特征为“n等于1或者2”。上述两次修改均属于对同一技术特征的修改，且上述修改是为了克服驳回决定及通知书中所指出的缺陷。基于此，原告应该说明其为何删除n等于0及3，而保留n等于1或者2。如果原告并未就n等于1或者2这一特征发表意见，仅能说明其放弃发表意见的机会，而不能认为被告未给其发表意见的机会。据此，被告并未违反听证原则，原告的相关主张不能成立，本院不予支持。二、本申请权利要求1及其他权利要求是否具备创造性对于区别特征1，权利要求1限定了式(II)化合物中含有至少1%的、天然来源的并且来自生物材料的生物碳。对比文件3公开了一种利用生物质物质制备燃料、甲醇和类似材料的方法，其给出了使用生物质材料作为原料制备燃料等化合物可以使大气中CO2的浓度不增加的启示。对比文件3中的生物质材料与权利要求1中的生物碳作用相同，在将生物碳的含量控制为至少1%属于常规选择，且本领域技术人员通过常规手段即可达到这一效果的情况下，对比文件3显然存在结合启示。本领域技术人员容易想到采用对比文件3中的生物材料制备权利要求1中的式(II)化合物，原告的相关主张不能成立，本院不予支持。对于区别特征2，本申请权利要求1中的R为Cl、F、Br、I或H，对比文件2中的R为F或H，因对比文件2中的这一选择落入权利要求1中R的范围内，故对比文件2已公开权利要求1中的该特征，原告认为该特征为区别特征的主张不能成立。基于此，区别特征2仅指向权利要求1与对比文件2中n的不同数值。对比文件2中n=0，本申请中n=1或者2。因n=0所对应的丙烯与n=1所对应的丁烯及n=2所对应的戊烯均是结构类似的同系物，在对比文件2公开了n=0的化合物的情况下，本领域技术人员显然可以合理预见上述常规变化所得到的化合物。因此，本领域技术人员在对比文件2的基础上获得本申请权利要求1中的化合物无需创造性劳动。此外，原告在复审程序中删除了原申请中的产品权利要求，而仅保留现有的若干方法权利要求，这一作法也可从另一角度说明其亦并不认为式(II)化合物本身具备创造性。据此，原告的相关主张不能成立，本院不予支持。对于区别特征3，原告主张本申请权利要求1限定了合成式(II)化合物的具体步骤顺序，即首先由生物质生产醇，然后将醇转化为烯烃或转化为饱和卤代化合物，最后进行氯化及氟化。对此，本院认为，权利要求1中有关步骤顺序的限定为“所述提供步骤包括由生物质生产醇，所述醇被转化为烯烃或被转化为饱和卤代化合物，并且所述合成步骤包括至少一个氯化步骤然后至少一个部分或者完全氟化步骤”，其仅限定了在合成步骤中需要“包括”氯化及氟化步骤，而并未限定上述氯化及氟化步骤与其他步骤之间的顺序关系，对此，原告对于本申请上述技术特征的理解不能成立。对于区别特征3中所涉及的步骤特征，本申请权利要求书中的大量记载足以说明其已为本领域技术人员所公知，诸如“乙醇或者高级醇如丙醇或者丁醇还可以直接地由生物质进行生产。生物质使用酵母(例如酿酒酵母(SaccharomycesCerevisiae))或者细菌(例如发酵单孢菌(Zymomonas)或者Clostrodium)进行发酵。这种方法为本领域的技术人员所知的”、“从生物质获得的甲醇随后可以被转化为二甲醚(DME)。DME然后进行脱水以产生低级烯烃，典型地乙烯和丙烯。这种反应是通常的并且对于本领域的技术人员是熟知的”、“高级醇如乙醇、丙醇和丁醇因此可以以标准的方法进行脱水以通过脱水获得烯烃”、“如此获得的烯烃随后可以通过本领域的技术人员已知的氟化和/或氯化反应进行转化”、“该六氟丙烷和/或六氟丙烯的合成途径是标准的并且本领域的技术人员已知的(特别地从二氟一氯甲烷开始)”等，在此基础上，被告已无需另外举证证明上述步骤均属于本领域已知工艺。据此，原告的相关主张不能成立，本院不予支持。综上可知，原告有关本申请权利要求1具备创造性的理由均不能成立。在权利要求1不具备创造性的情况下，原告有关因权利要求1具备创造性，故直接或间接引用权利要求1的权利要求2-9也具备创造性的主张不能成立，本院不予支持。综上，原告的诉讼请求缺乏事实和法律依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，本院判决如下：驳回阿肯马法国公司的诉讼请求。案件受理费人民币一百元，由原告阿肯马法国公司负担（已交纳）。如不服本判决，原告阿肯马法国公司可于本判决书送达之日起三十日内，被告中华人民共和国国家知识产权局可于本判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提交副本，同时交纳上诉案件受理费人民币一百元，上诉于中华人民共和国最高人民法院。审 判 长  芮松艳人民陪审员  李淑云人民陪审员  李永刚二〇一九年八月二十日法官 助理  段重合技术调查官宋丹青书记员刘海璇