山东省烟台市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）鲁06民初111号原告：叶正腾，男，汉族，1988年9月18日出生，住安徽省巢湖市。委托诉讼代理人：程华年，安徽汉合律师事务所律师。被告：烟台信人机电设备有限公司，住所地：山东省烟台市福山区蒲湾街銮驾路**。法定代表人：杨明贞，总经理。委托诉讼代理人：林琼，山东智宇律师事务所律师。原告叶正腾与被告烟台信人机电设备有限公司（以下简称信人公司）侵害商标权纠纷一案，本院于2019年3月6日立案后，依法适用普通程序，于2019年5月6日公开开庭进行了审理。原告叶正腾的委托诉讼代理人程华年、被告信人公司的委托诉讼代理人林琼到庭参加诉讼。本案现已审理终结。叶正腾向本院提出诉讼请求：1.确认被告侵犯原告第16790410号注册商标专用权；2.判令被告赔偿损失150万元及制止本起侵权行为的合理费用开支28518元，共计1528518元；3.判令被告立即停止对原告第16790410号注册商标专用权的侵害行为，销毁已经生产的侵权产品，并在省级以上报纸发布启事，消除影响；4.本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2018年5月13日，经国家工商管理总局核准，原告依法受让取得第16790410号“DBK”商标，第16790410号注册商标核定使用商品项目为第七类：旋转锻造机；锤(机器部件)；搅拌机；夯锤(机器)；杵锤；金属加工机械；穿孔机冲头；穿孔机；电锤。2018年11月29日，原告在上海新国际博览中心举办的2018“中国国际工程机械、建材机械、矿山机械、工程车辆及博览会”E5馆，发现被告销售、展示的工程机械及宣传册中，使用了“DBK”标识，其后，原告登录被告公司网站，发现其对外销售的产品也处处使用原告的涉案商标。原告认为，被告未经其授权，在其生产和销售的产品中使用原告的涉案商标，侵犯了原告的注册商标专用权。原告曾于2019年1月17日委托律师事务所向被告发出警告函，要求被告停止生产、销售被控侵权产品，但被告置若罔闻，无奈，为维护自身合法权益，原告将被告诉至法院，请求判如所请。信人公司辩称，一、信人公司未侵犯原告”DBK”商标专用权，信人公司享有涉案商标的先用权，无需承担侵权责任。信人公司成立于2009年，作为国内最大的液压破碎锤及其缸体的专业制造商之一，专注于“DBK”、”GTX”品牌系列破碎锤及其缸体的研发与制造，并引进了韩国和日本的先进生产技术及设备，由韩国专家专业指导生产和品质管控。信人公司生产的破碎锤等机械产品一直使用的是DBK商标，源于英文“Diamondbroken”，D来源于“Diamond”钻石之意，BK来源于“broken”破碎之意。信人公司长期使用的DBK商标有两个：一个是DBK艺术字演化图形商标，申请日为2012年7月26日，注册日为2013年12月21日，核定注册类别为第7类，核定商品项目为：旋转锻造机,锤(机器部件),动力锤,气锤,杵锤,金属加工机械,穿孔机冲头,穿孔机,冲床(工业用机器),电锤。另一个是DBK字母组合，DBK字母组合商标与图形商标同时在使用，而图形商标实际就是DBK英文商标的变形。根据商标法第五十九条第三款规定“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。”商标法第三十二条规定“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第十八条规定“根据商标法的规定，申请人不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。如果申请人明知或者应知他人已经使用并有一定影响的商标而予以抢注，即可认定其采用了不正当手段。在中国境内实际使用并为一定范围的相关公众所知晓的商标，即应认定属于已经使用并有一定影响的商标。有证据证明在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传等的，可以认定其有一定影响。”信人公司早在2012年11月26日慕尼黑展会上就已经使用了DBK英文商标，2013年5月15日年在山东省质量技术监督局颁发给信人公司的山东企业产品执行标准登记证书副本上，也显示产品名称为“DBK液压破碎锤”，2013年11月13日信人公司获得的质量体系认证证书上也显示了覆盖范围为DBK破碎锤，而在2014年上海的宝马展上信人公司也有DBK标识的商品展出，并有企业网站上发布的新闻时间加以佐证。随着宣传的扩大信人公司在破碎锤行业成为知名制造商，已经形成了立足烟台、辐射全国的销售网络，先后在贵阳、武汉、兰州、包头、杭州、南宁、广州、昆明、安徽、成都、江西等地设立分公司，代理商遍布山东，广东、上海、北京、广西、武汉、四川、重庆、新疆、青海、辽宁等地，业务领域覆盖全国。信人公司致力打造一支专业的外贸团队，拓展海外市场，液压破碎锤产品远销韩国、哥伦比亚、印度、俄罗斯、沙特、巴基斯坦、澳大利亚、波兰等国家和地区，形成了公司自主销售与代理销售等多元化、多渠道的营销体系，以适应多变的市场需求。信人公司不仅在先使用了DBK商标，而且也进行了全国大范围的长期持续性的宣传，已经具有了一定的知名度。以上DBK商标使用的时间及范围表明，信人公司为DBK商标的在先权利人。而原告DBK商标的申请日为2015年4月23日，远远晚于信人公司对涉案商标的使用，故信人公司在原有范围内继续使用涉案商标并不侵犯原告商标专用权。二、原告所持有的商标原注册人张巧明与信人公司有业务往来关系，且注册成功后及转让后都未真实使用过，原告具有恶意依法不应得到商标法的保护。从商标局的商标流程页面可以看出，2016年12月15日涉案商标原注册人张巧明恶意抢注商标成功，后于2017年11月17日将商标转让给原告叶正腾。2018年5月28日商标转让被核准。原注册人张巧明也从事破碎锤行业，期间参加过被告的展会，并在涉案商标申请日期之前向信人公司购买过信人公司生产的DBK破碎锤产品，说明张巧明不仅明知信人公司DBK商标的存在，而且与信人公司存在业务往来关系，信人公司曾经委托物流公司运送张巧明购买的DBK破碎锤产品。另外，原告叶正腾，出生日期为1988年9月18日，且涉案商标的原申请地址为安徽省巢湖市居巢区散兵镇高林居委会210号，转让后地址为安徽省巢湖市散兵镇散兵街道居委会散兵油厂宿舍。两个地址非常相近，且两个地址均为居住地址，非公司或生产厂区。另据业内人士了解，叶正腾并非破碎锤行业相关工作者，恳请法院发出调查令调查叶正腾真实职业及身份。根据商标法第十五条第二款规定“就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似，申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在，该他人提出异议的，不予注册。”商标法第四十八条规定“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第一条规定“人民法院在审理商标授权确权行政案件时，对于尚未大量投入使用的诉争商标，在审查判断商标近似和商品类似等授权确权条件及处理与在先商业标志冲突上，可依法适当从严掌握商标授权确权的标准，充分考虑消费者和同业经营者的利益，有效遏制不正当抢注行为，注重对于他人具有较高知名度和较强显著性的在先商标、企业名称等商业标志权益的保护，尽可能消除商业标志混淆的可能性；对于使用时间较长、已建立较高市场声誉和形成相关公众群体的诉争商标，应当准确把握商标法有关保护在先商业标志权益与维护市场秩序相协调的立法精神，充分尊重相关公众已在客观上将相关商业标志区别开来的市场实际，注重维护已经形成和稳定的市场秩序。”及第十九条规定“人民法院在审理涉及撤销注册商标的行政案件时，审查判断诉争商标是否属于以其他不正当手段取得注册，要考虑其是否属于欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的手段。对于只是损害特定民事权益的情形，则要适用商标法第四十一条第二款、第三款及商标法的其他相应规定进行审查判断。”所以涉案商标的注册一定不是为了生产和销售，而是张巧明和原告为了谋取不正当利益的恶意注册及转让。三、原告的诉请无事实和法律依据。原告受让的涉案商标于2018年5月28日才转让完成，2019年初在取得商标专用权半年的时间内就提起侵犯商标专用权诉讼，这么短的时间内涉案商标根本就没有经过实际使用。根据商标法第六十四条规定“注册商标专用权人请求赔偿，被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的，人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前三年内实际使用该注册商标的证据。注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标，也不能证明因侵权行为受到其他损失的，被控侵权人不承担赔偿责任。”以及《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条规定：“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。”第七十六条规定“当事人对自己的主张，只有本人陈述而不能提出其他相关证据的，其主张不予支持。”原告未提供任何证据证明自己使用过涉案商标，及提供其遭受损失的证明。故原告要求信人公司赔偿人民币150万元损失及28518元费用支出没有事实和法律依据。另根据商标法第五十九条第三款规定“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。”信人公司因享有商标先用权而未侵犯原告商标专用权，可以在原有范围内继续使用该商标，不需要赔偿及销毁已生产产品。原告注册转让商标并索取巨额赔偿具有恶意不应得到法律的支持，在商标法中并未有登报消除影响的法律规定，所以原告的请求没有法律依据，不应得到法律保护。四、信人公司于2019年4月1日向国家商标总局商标评审委员会提交相关证据提起涉案商标的无效程序。根据商标法第四十五条第一款规定“已经注册的商标，违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。”综上所述，信人公司作为涉案商标的在先权利人，未侵犯原告商标专用权，原告的请求没有事实和法律依据，请求法院依法驳回原告的全部诉讼请求。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。根据当事人的质证和本院的认证，结合双方当事人的有关陈述，本院认定事实如下：一、涉案商标及相关被控侵权事实2016年9月21日，经中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局核准，案外人张巧明获得第16790410号“DBK”商标专用权，核定使用商品项目为第7类：旋转锻造机,锤(机器部件),动力锤,气锤,杵锤,金属加工机械,穿孔机冲头,穿孔机,冲床(工业用机器),电锤。商标有效期限自2016年9月21日至2026年9月20日。2018年5月13日，经国家商标局核准备案，第16790410号“DBK”商标注册人变更为本案原告叶正腾。2018年11月，叶正腾委托程华年到安徽省合肥市微元公证处申请证据保全，2018年11月29日下午一时左右，程华年和安徽省合肥市微元公证处公证员张方方和实习公证员李欣共同来到上海新国际博览中心，三人通过购票进入E5馆来到标有“烟台信人机电设备有限公司”展位，公证员使用手机对该展位现场进行拍照，该展位现场放置有标有“DBK-S680”等字样的设备。程华年在该展位内，向该展位的销售人员提出购买DBK68型号破碎锤一只，一位自称“祝艳红”的销售人员向程华年递上名片及宣传册并向程华年报价。“祝艳红”称现场没有产品现货，需要从公司发货，并将公司的账号信息图片通过微信发送给程华年。因程华年现场无法进行公对公账户支付货款，二人经商谈后，确定通过微信支付6600元(含税)给自称是该公司财务人员“王莹”，“王莹”收款后开具了加盖“烟台信人机电设备有限公司财务专用章”的收据一张，并标注了姓名和手机号。安徽省合肥市微元公证处出具了(2018)皖合元公证字第8734号公证书对上述过程进行了公证。信人公司自行制作的公司宣传册中显示，其生产的多款破碎锤产品上均标有“DBK”标识。二、被告主张对涉案商标拥有先用权的相关事实信人公司的职工麻名轩和赵艳红的个人的微信朋友圈的信息显示，麻名轩曾于2014年3月16日发布了信人公司生产的标有“DBK”标识的破碎锤产品图片。赵艳红曾于2014年4月7日、11月20日、11月24日发布了信人公司生产的标有“DBK”标识的有关破碎锤产品的图片。浙江省杭州市之江公证处出具(2019)浙杭之证字第3523号、3524号公证书对上述事实进行了公证。2013年5月15日，山东省质量监督局向信人公司颁发产品执行标准登记证书，证书上载明信人公司的登记的产品名称为“DBK液压破碎锤”。2013年11月13日，北京中润兴认证有限公司向信人公司颁布质量管理体系认证证书，载明质量管理体系认证覆盖的范围为“DBK(680-1800)破碎锤及配件的生产和销售”。信人公司网站(http//www.ytxinren.com)发布的信息显示，2014年11月25-28日信人公司第三次参加了在上海新国际展览中心举行的宝马展，摊位号为W4.401，展览现场的图片显示信人公司展示多款破碎锤产品上均标有“DBK”商标标识。信人公司的职工李晔个人的微信朋友圈信息显示，李晔曾于2014年9月、11月、12月，2015年3月、4月期间，多次在朋友圈发布了信人公司生产的标有“DBK”标识的有关破碎锤产品图片。三、其他事实2013年12月21日，经中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局核准，信人公司获得第11259660号图形商标的专用权，核定使用商品项目为第7类：旋转锻造机,锤(机器部件),动力锤,气锤,杵锤,金属加工机械,穿孔机冲头,穿孔机,冲床(工业用机器),电锤。商标有效期限自2013年12月21日至2023年12月20日。该图形商标外围为一椭圆形，椭圆形内部为字母DBK的变形艺术体的组合。叶正腾主张为本案诉讼支出合理费用28518元，但提供的证据显示其为本案支出公证费10000元，购买被控侵权产品6600元，门票150元。本院认为，根据双方的诉辩主张，本案争议的主要焦点为被告信人公司提出的商标在先使用抗辩能否成立。《中华人民共和国商标法》第五十九条第三款规定，商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。从本案查明的事实看，信人公司至少从2014年4月起就在其生产的多种型号的破碎锤产品上使用了“DBK”字母作商标标识，而本案涉案商标注册时间为2016年9月21日，晚于信人公司使用“DBK”商标标识的时间。由于信人公司生产的破碎锤产品系与原告涉案注册商标核定使用商品项目相类似的商品，其生产和销售时间较早，产品亦多次参加国内有关大型展览会，在破碎锤行业和相关销售市场上具有一定的影响力，故信人公司对涉案商标的使用行为符合商标法第五十九条第三款规定的情形，信人公司主张的商标在先使用抗辩权成立，根据该规定，信人公司可以在原使用范围内继续使用“DBK”字母作为商标。由于原告在庭审中并未提出要求信人公司在“DBK”商标上附加适当区别标识的请求，且从庭审调查的情况看，在信人公司对原告涉案商标提出未使用抗辩时，原告未能就涉案商标进行过实际使用提供相关证据证明，故本院对信人公司使用“DBK”商标过程中是否需要附加区别标识一项不予处理。综上，原告叶正腾的诉讼请求缺乏事实和法律依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国商标法》第五十九条第三款、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决如下：驳回原告叶正腾的诉讼请求。案件受理费18557元，由原告叶正腾负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省高级人民法院。审 判 长  韩素华人民陪审员  孙 强人民陪审员  高风秋二〇一九年八月二十日书 记 员  于 仪