广东省佛山市中级人民法院民 事 判 决 书上诉人（原审原告）：潘广松，男，汉族，1965年12月30日出生，住广东省佛山市南海区。委托诉讼代理人:龙伟文，广东大润律师事务所律师。委托诉讼代理人:林洁莲，广东大润律师事务所律师。上诉人（原审原告）：广东捷成工机械有限公司，住所地广东省佛山市南海区。法定代表人：何翠瑛。委托诉讼代理人:龙伟文，广东大润律师事务所律师。委托诉讼代理人:林洁莲，广东大润律师事务所律师。上诉人（原审被告）：佛山市南海顺粤机械铸件有限公司，住所地广东省佛山市南海区。法定代表人：刘敏杰，总经理。委托诉讼代理人：江云霏，广东科韵律师事务所律师。委托诉讼代理人：唐汉宇，广东科韵律师事务所律师。原审被告：佛山市南海区星泰机械有限公司，住所地广东省佛山市南海区。法定代表人：向以述，总经理。委托诉讼代理人：谢晓阳，广东龙浩律师事务所律师。上诉人潘广松、广东捷成工机械有限公司（以下简称捷成工公司）、佛山市南海顺粤机械铸件有限公司（以下简称顺粤公司）因与原审被告佛山市南海区星泰机械有限公司（以下简称星泰公司）侵害商标权纠纷一案，不服广东省佛山市禅城区人民法院（2019）粤0604民初20525号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年4月3日立案后，依法组成合议庭审理了本案。本案现已审理终结。潘广松、捷成工公司上诉请求判令：1.撤销一审判决第三项判项、第四项判项，判令顺粤公司、星泰公司连带赔偿潘广松、捷成工公司经济损失及合理开支300000元；2.顺粤公司、星泰公司承担本案一审、二审的全部诉讼费用。事实与理由：一、一审法院判决顺粤公司、星泰公司仅向潘广松、捷成工公司赔偿经济损失及合理开支70000元错误。顺粤公司曾与捷成工公司存在业务往来，捷成工公司委托顺粤公司加工带有“捷成工”“JCG”标识的零部件铸件，说明顺粤公司侵权主观恶意较大。综合考量涉案被控侵权行为的情形、以及彼此之间的关系，顺粤公司、星泰公司侵权行为存在持续时间长、销售规模大、主观恶意明显的情形，一审法院判决赔偿数额较低，不足以填补潘广松、捷成工公司损失，也达不到打击与惩罚侵权行为。顺粤公司的售出价格明显低于潘广松、捷成工公司生产、销售的正品的批量销售价，质量难以保证。顺粤公司、星泰公司的侵权行为以及低价销售行为分割了潘广松、捷成工公司市场份额，导致潘广松、捷成工公司正品产品销量数年内锐减，损失惨重。根据《汇算清缴报告书》显示，潘广松、捷成工公司客户流失，销售营业下降，损失惨重。潘广松、捷成工公司因侵权行为造成损失的不仅是涉案商标背后相应的价值，亦包括涉案产品相应专利价值。另外，捷成工公司是行业标准的起草单位之一，属于行业标杆企业，更是知名企业，涉案商标具有较高的知名度。二、星泰公司应对本案债务承担连带赔偿责任。根据商标法第六十条第二款、第六十四条第二款的规定，销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，由工商行政管理部门责令停止销售，不承担赔偿责任。但星泰公司明知其购买的涉案产品是侵权产品，其仍然生产、加工、销售、使用的行为，应承担赔偿责任。顺粤公司的答辩意见与上诉意见相同。顺粤公司上诉请求：1.撤销一审判决，改判顺粤公司无须赔偿潘广松、捷成工公司经济损失及任何支出；2.本案一审、二审诉讼费用由潘广松、捷成工公司承担。事实和理由：一、顺粤公司在一审过程中提交的质量检验记录单显示，顺粤公司与捷成工公司合作期间产生了一定数量的退货产品，该部分质量产品双方无处理事宜相关约定，故而顺粤公司将退货产品以成本价的方式转售予星泰公司，潘广松、捷成工公司提交的顺粤公司、星泰公司出具的证明中也陈述了该事实，佛山市南海区市场监督管理局依据该证明终止了强制措施，捷成工公司、潘广松亦未对此提出相反证据，证明被查封的涉诉产品是顺粤公司超出其订单范围私下生产的侵权产品。一审法院对涉诉产品是捷成工公司退货产品的事实不予认定有误，顺粤公司从未以生产侵权产品的形式侵犯潘广松、捷成工公司的商标权。二、顺粤公司将退货产品转售予星泰公司的行为不应被认定为商标侵权行为。商标法中规定的以销售侵权产品的方式侵犯注册商标权，其销售行为的本质应为谋利，结合潘广松、捷成工公司提交的顺粤公司将产品销售予星泰公司的价格可知，顺粤公司对涉诉产品的转售价格为该捷成工公司售价的一半，该价格已不包含涉诉商标的价值，仅为产品原材料及加工工艺的价值。该行为非商标法所规范的销售侵权商品的注册商标侵权行为，不应被认定为商标侵权行为。另，顺粤公司与星泰公司之间的销售价格之低，恰恰说明顺粤公司不可能为了谋利而超出捷成工公司的授权范围私下生产侵权商品，对于一个以盈利为目的的经营主体，私下生产侵权商品毫无意义。三、一审法院在认定事实不清，适用法律错误的情况下，依据商标法第五十六条的规定酌定顺粤公司赔偿潘广松、捷成工公司经济损失及为制止侵权的合理开支共计70000元无依据，结合转售退货产品总价格为1568元的客观情况，该酌定金额过高。潘广松、捷成工公司辩称，一审法院对案件事实认定清楚，对顺粤公司侵权行为的性质认定正确，顺粤公司与星泰公司均侵犯了潘广松、捷成工公司的商标专用权，但一审法院赔偿金额过低，应适用惩罚性赔偿。星泰公司述称，一审判决认定事实清楚，星泰公司与捷成工公司的事由在另案已经处理，相关证据捷成工公司在一审都已经提交。潘广松、捷成工公司向一审法院起诉请求判令：1.顺粤公司、星泰公司停止生产、销售、许诺销售侵犯6727931号“JCG”与1359422号“捷成工”注册商标专用权的行为，并销毁库存侵权产品、相关模具以及侵犯商标权的说明书、宣传资料、店铺招牌、户外广告、网站、名片等资料；2.顺粤公司、星泰公司连带向潘广松、捷成工公司赔偿经济损失30万元；3.顺粤公司、星泰公司连带向潘广松、捷成工公司支付因维权而支出的律师费5000元；4.顺粤公司、星泰公司分别在《佛山日报》《珠江时报》上的主要版面连续7天刊登面积不小于30厘米×30厘米的公开声明，消除影响（内容需由原告确认）；5.顺粤公司、星泰公司承担本案全部诉讼费用。一审法院认定事实：一、潘广松、捷成工公司的权利情况。潘广松系第1359422号“”及第6727931号“”商标的所有权人。第1359422号“”商标核定使用商品为第7类陶瓷工业用机器设备（包括建筑用陶瓷机械），注册有效期限经续展后至2020年1月27日止。第6727931号“”商标核定使用商品为第7类陶瓷工业用机器设备（包括建筑用陶瓷机械）、发电机组、水力发电机和马达，注册有效期限自2010年8月7日至2020年8月6日。捷成工公司于2008年4月8日注册成立，经营范围为生产、销售：陶瓷机械设备，货物进出口、技术进出口等，注册资本为人民币3001万元。潘广松分别于2010年1月28日、2010年8月7日将“”、“”注册商标无偿许可捷成工公司于商标有效期内在中国大陆排他使用。二、被诉侵权事实。2016年7月8日，佛山市南海区市场监督管理局以星泰公司涉嫌侵犯注册商标专用权为由，对星泰公司涉案产品采取扣押行政强制措施。期间在佛山市南海区市场监督管理局对星泰公司所作的现场笔录中有关检查情况出记录如下：“……检查现场，该厂房分为左右两边，右边厂区有铣床，其中一台铣床旁发现带有“JCG”标识的陶瓷工业用机械零部件一个，左边厂房有2台带维修的陶瓷机械生产线，旁边有一批带有“JCG”标识的陶瓷工业用机械零部件。经清点在厂房仓库里共发现有如下带有“JCG”标识的产品：1.磨头支座6件，型号JCP650C-22D-06;2.上同步带架后支架14件，型号JCQS1200K-10-1;3.外壳19件，型号GMT-00-30;4.抛光机半联轴器58件，型号JP600-10-043-2B；5.右螺母26件，型号为JCX1000-02-01F-7……总数为860件……”。2016年8月3日，星泰公司的法定代表人向以述在佛山市南海区市场监督管理局接受询问时陈述：1.公司的业务包括三方面：第一从铸件厂购买铸件加工生产为陶瓷机械零件，再用生产出来的陶瓷机械零件维修客户送过来的陶瓷机械；第二将铸件厂购买来的铸件加工生产为陶瓷机械零件后再销售出去；第三从铸件厂直接购买陶瓷机械零件用以维修客户送过来的陶瓷机械。2.公司通过三家供货商处购买带有“JCG”和“捷成工”字样标识的陶瓷机械零件：第一是佛山市南海顺粤机械铸件有限公司，第二是开平市某铸造有限公司，第三是广州市花都区某五金机械铸造厂。3.三家企业均是捷成工公司的供货商，公司在购进时只要求是铸件的毛坯，不要求有任何标识，同时在公司维修使用陶瓷机械零件前都要打磨掉相关标识。当日星泰公司向佛山市南海区市场监督管理局向提交了上述三家企业出具的证明及送货单。2016年9月5日佛山市南海区市场监督管理局作出解除上述行政强制措施决定书，对该局采取行政措施的全部物品予以解除强制措施。顺粤公司提交的质量检验记录单等材料，证明涉案产品为捷成工公司退回给公司的产品，确认涉案产品是其转让给星泰公司。根据佛山市南海区市场监督管理局的现场拍摄照片，可反映案涉零部件上有标识“JCG”字样。经庭审比对，潘广松、捷成工公司认为该字样与潘广松、捷成工公司第6727931号注册商标一致。星泰公司表示提供的照片中仅有“JCG”标识。顺粤公司认为涉案产品上只有“JCG”标识，没有“捷成工”标识。三、其他查明事实。顺粤公司于2010年2月12日注册成立，为自然人投资或控股的有限责任公司，注册资本为100万元，经营范围为销售：铸造、五金机电产品。星泰公司于2012年11月8日注册成立，为自然人投资或控股的有限责任公司，注册资本为20万元，经营范围为维修、加工、生产、销售：抛光机配件、五金配件。一审法院认为，本案系侵害商标权纠纷，案中潘广松、捷成工公司主张权利保护的第1359422号“”及第6727931号“”两个注册商标，已由国家工商行政管理总局商标局核准注册，且在注册有效期内。潘广松作为上述商标注册人，捷成工公司系上述注册商标的排他使用被许可人，根据《中华人民共和国商标法》（2013年修正版）第五十六条“注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限”及《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条第二款“……排他使用许可合同的被许可人可以和商标注册人共同起诉，也可以在商标注册人不起诉的情况下，自行提起诉讼……”的规定，潘广松、捷成工公司在核定使用商品范围内对上述注册商标享有专用权，并有权以自己名义提起本案诉讼。案中从佛山市南海区市场监督管理局的现场拍摄照片来看，被诉侵权产品零部件上所标示的“JCG”字样，客观上已经起到识别商品来源的作用，根据《中华人民共和国商标法》（2013年修正版）第四十八条“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为”的规定，该标识属于商标性使用，且与潘广松、捷成工公司第6727931号“”注册商标视觉上基本无差别，构成《中华人民共和国商标法》意义上的商标相同。被诉侵权产品零部件虽与潘广松、捷成工公司第6727931号注册商标核定使用中的商品名称不同，但基于零部件与整机关系，存在生产部门、销售渠道、消费对象等具有相同及关联之处，容易被消费者混淆出处，被误认为是同一个企业生产的商品，因此两者属于《中华人民共和国商标法》意义上的类似商品。顺粤公司虽陈述认为被诉侵权产品系潘广松、捷成工公司授权顺粤公司委托加工的货品，但潘广松、捷成工公司不予确认，且顺粤公司就该陈述亦未能提供证据予以证实，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，顺粤公司的上述抗辩缺乏依据，一审法院不予采纳。根据《中华人民共和国商标法》（2013年修正版）第五十七条规定第一款第二项的规定，顺粤公司在与潘广松、捷成工公司第6727931号注册商标核定使用的类似商品上使用与该注册商标相同的商标，容易导致相关公众对产品的来源发生混淆或误认，其生产及销售被诉侵权产品的行为，侵害了潘广松、捷成工公司第6727931号注册商标专用权。对于潘广松、捷成工公司主张顺粤公司侵害其第1359422号“”注册商标专用权的诉请，因案中佛山市南海区市场监督管理局在查处现场所做的现场笔录及拍摄的照片均未显示被诉侵权产品上有使用与潘广松、捷成工公司第1359422号注册商标相同或近似标识的情况存在，虽潘广松、捷成工公司主张在星泰公司法定代表人所作的陈述及情况说明中有提及“捷成工”字样，但具体的被诉侵权标识的使用情况未有证据直接反映，在潘广松、捷成工公司提供的证据未进一步反映所主张的被诉侵权标识的具体使用状态予以比对的情况下，潘广松、捷成工公司的上述主张缺乏事实依据，一审法院不予支持。对于星泰公司抗辩认为其在使用配件时已打磨掉附着的商标且将零件用于维修使用，因此不构成侵权的意见，一审法院认为根据星泰公司向市场监督管理部门提交的送货单显示，其采购的时间大约于2015年。至市场监督管理部门进行调查时已有一年多时间，但相应零件上仍标注有“JCG”字样，且结合星泰公司的经营范围看，其并非仅是提供单纯的修理服务，而是将案涉侵权产品作为维修工作成果的一部分收取维修费用，即维修费用中已经包含有上述侵权产品的对价，故星泰公司在维修服务中提供侵权产品的行为应认定为销售侵权产品。根据《中华人民共和国商标法》（2013年修正版）第五十七条第一款第三项的规定，星泰公司的上述行为亦属侵犯了潘广松、捷成工公司第6727931号注册商标专用权。根据《中华人民共和国侵权责任法》第十五条第一款第一、六项的规定，顺粤公司、星泰公司就其上述侵权行为应承担停止侵权、赔偿损失的民事责任，一审法院对潘广松、捷成工公司要求顺粤公司停止生产、销售侵权产品，星泰公司停止销售侵权产品的诉请予以支持。对于潘广松、捷成工公司要求星泰公司停止生产案涉侵权产品及顺粤公司、星泰公司销毁库存产品、相关模具以及侵犯商标权的说明书、宣传资料、户外广告、网站、名片等资料的诉请，因其提供的证据未能反映该情况存在，故上述诉请缺乏事实依据，一审法院不予支持。对于潘广松、捷成工公司要求顺粤公司、星泰公司刊登声明，消除影响的诉请，因案中证据尚不足以证实顺粤公司、星泰公司的侵权行为已给其商誉造成明显损害或不良社会影响，故该诉请缺乏事实依据，一审法院不予支持。对于潘广松、捷成工公司要求顺粤公司、星泰公司连带赔偿经济损失30万元及合理维权支出5000元的诉请，潘广松、捷成工公司虽主张顺粤公司、星泰公司构成共同侵权，但案中证据未能反映顺粤公司、星泰公司就上述侵权行为存在共同侵权的主观意思联络及行为分担，故潘广松、捷成工公司的上述主张缺乏事实和法律依据，一审法院不予支持，顺粤公司、星泰公司应就上述各自所实施的侵权行为承担责任。案中顺粤公司、星泰公司虽提出潘广松、捷成工公司的起诉已超过诉讼时效，但结合市场监督管理部门于2016年7月对相关侵权行为以及潘广松、捷成工公司也向顺粤公司、星泰公司发送了律师函的情况来看，潘广松、捷成工公司并未超过法定的诉讼时效期间规定向一审法院提出诉讼，故顺粤公司、星泰公司的上述抗辩意见缺乏法律依据，一审法院不予采纳。对于具体的赔偿数额，因案中证据未能准确具体反映顺粤公司因实施上述侵权行为所获的利润或潘广松、捷成工公司因顺粤公司的侵权行为而遭受的实际损失，一审法院根据《中华人民共和国商标法》（2013年修正版）第六十三条第三款“权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予三百万元以下的赔偿”及《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条第一款“侵权人因侵权所获得的利益或者被侵权人因被侵权所受到的损失均难以确定的，人民法院可以根据当事人的请求或者依职权适用商标法第五十六条第二款的规定确定赔偿数额”及第二款“人民法院在确定赔偿数额时，应当考虑侵权行为的性质、期间、后果，商标的声誉，商标使用许可费的数额，商标使用许可的种类、时间、范围及制止侵权行为的合理开支等因素综合确定”的规定，综合考虑潘广松、捷成工公司涉案商标的知名度，顺粤公司经营的规模、侵权时间、侵权物价值、侵权后果、主观过错等因素，并结合案中潘广松、捷成工公司提供的证据未能反映案涉注册商标有一定的知名度，潘广松、捷成工公司有实际聘请律师诉讼等客观情况，一审法院酌定顺粤公司赔偿潘广松、捷成工公司经济损失及为制止侵权的合理开支共计70000元，潘广松、捷成工公司主张过高部分，缺乏事实和法律依据，一审法院不予支持。星泰公司就其销售的侵权产品已确认为从顺粤公司处进货，且结合顺粤公司等与潘广松、捷成工公司存在的委托加工关系，案中证据亦难以反映星泰公司明知侵权产品系超出潘广松、捷成工公司授权范围生产，故根据《中华人民共和国商标法》（2013年修正版）第六十四条第二款“销售不知道是侵犯注册商标专用权商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，不承担赔偿责任”的规定，一审法院对星泰公司陈述认为其不应承担赔偿责任的意见予以采纳。综上，依照《中华人民共和国侵权责任法》第十五条第一款第一、六项，《中华人民共和国商标法》（2013年修正版）第三条第一款、第五十六条、第五十七条第一款第二、三项、第六十三条第一、三款、第六十四条第二款，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条第二款、第十六条、第十七条、第二十一条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决：一、星泰公司于判决发生法律效力之日起，立即停止侵害潘广松、捷成工公司第6727931号“”注册商标专用权的行为；二、顺粤公司于判决发生法律效力之日起，立即停止侵害潘广松、捷成工公司第6727931号“”注册商标专用权的行为；三、顺粤公司于判决发生法律效力之日起十日内，赔偿潘广松、捷成工公司经济损失及合理开支共计70000元；四、驳回潘广松、捷成工公司的其他诉讼请求。如果顺粤公司未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费5875元、财产保全费2045元，合共7920元，由潘广松、捷成工公司共同负担2000元，由星泰公司负担920元，顺粤公司负担5000元。本院二审期间，潘广松、捷成工公司向本院提交了证据。本院组织双方当事人进行了证据交换和质证。经认证，潘广松、捷成工公司提供的照片不能证明其对持有的注册商标进行宣传的持续时间、程度、资金投入和地域范围，不能证实其所主张的对商标投入大量宣传的待证事实，本院对照片的证明力不予确认。经审理，本院确认一审法院查明的事实。本院认为，本案为侵害商标权纠纷，综合双方诉辩意见，本案二审争议焦点为：1.顺粤公司的行为是否侵害了潘广松、捷成工公司的商标专用权；2.星泰公司是否应承担连带赔偿责任；3.一审判决酌定的赔偿数额是否合理。关于顺粤公司的行为是否侵害潘广松、捷成工公司商标专用权的问题。顺粤公司上诉主张被诉侵权产品为捷成工公司委托其加工生产后因质量问题被退回的残次品，一审中顺粤公司虽提交了进料检验质量记录证明其与捷成工公司确实存在退货的事实，但顺粤公司无证据证明该批产品为顺粤公司委托加工的范围，亦无法证明该批产品即为进料检验质量记录显示退回的产品以及潘广松、捷成工公司许可顺粤公司对外销售所退货物，本院对顺粤公司该主张不予支持。顺粤公司还主张其没有从转售予星泰公司的产品中获利故不构成侵权，而商标法禁止的商标侵权行为以制止混淆从而实现商标识别功能为目的，是否获利只是酌定侵权赔偿数额考虑的依据，顺粤公司将带有“JCG”标识的商品出售予星泰公司，属商标法规定的“销售侵犯注册商标专用权的商品的”行为。综上，顺粤公司在与潘广松、捷成工公司第6727931号注册商标核定使用的类似商品上使用与该注册商标相同的商标，容易导致相关公众对产品的来源发生混淆或误认，其生产及销售被诉侵权产品的行为，侵害了潘广松、捷成工公司第6727931号注册商标专用权。关于星泰公司是否应承担连带赔偿责任的问题。星泰公司对一审判决认为其在维修服务中提供侵权产品的行为应认定为销售侵权产品的行为没有提起上诉，本院迳予维持。顺粤公司曾出具证明，确认其将捷成工公司退回的产品以折扣价和补偿加工费的形式转让给星泰公司，而顺粤公司与捷成工公司确实存在委托加工关系，星泰公司有理由相信被诉侵权产品没有侵犯潘广松、捷成工公司的商标专用权，根据《中华人民共和国商标法》第六十四条“销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，不承担赔偿责任”的规定，潘广松、捷成工公司主张星泰公司承担赔偿责任没有法律依据，本院不予支持。顺粤公司将被诉侵权产品销售给星泰公司属于独立的生产、销售行为；星泰公司再将被诉侵权产品作为维修设备零部件使用，顺粤公司与星泰公司的行为不具备共同侵权的意思联络，不应当认定为共同侵权。潘广松、捷成工公司上诉主张星泰公司承担连带赔偿责任没有事实和法律依据，本院不予支持。关于一审判决酌定的赔偿数额是否合理的问题。潘广松、捷成工公司提交的证据不足以证明其为产品宣传的投入力度使其注册商标享有较高的知名度；潘广松、捷成工公司提交的《汇算清缴报告书》不足以证明其经济损失全部由顺粤公司、星泰公司的侵权行为导致，未能充分举证证明其因顺粤公司、星泰公司的侵权行为导致的损失，一审判决综合涉案商标知名度，顺粤公司的过错程度、侵权持续期间、侵权后果，并结合潘广松、捷成工公司为制止侵权行为付出的合理开支等因素，酌定顺粤公司向潘广松、捷成工公司赔偿经济损失及合理开支70000元并无不当，本院予以维持。综上所述，潘广松、捷成工公司、顺粤公司的上诉请求均不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项的规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费7350元，由上诉人潘广松、广东捷成工机械有限公司负担5800元，由上诉人佛山市南海顺粤机械铸件有限公司负担1550元。本判决为终审判决。审 判 长 温万民审 判 员 李 虹审 判 员 徐允贤二〇二〇年七月六日法官助理 陈敏仪书 记 员 赵敏琪