中华人民共和国北京知识产权法院行 政 判 决 书（2018）京73行初1970号原告株式会社东洋克斯，住所地日本国富山县黑部市前沢4371番地。法定代表人中西诚，董事长。委托诉讼代理人王福萍，女，1981年4月4日出生，汉族，中华人民共和国国际贸易促进委员会专利商标事务所商标代理人，住中华人民共和国北京市海淀区。委托诉讼代理人高慧，女，1979年12月5日出生，汉族，中华人民共和国国际贸易促进委员会专利商标事务所商标代理人，住中华人民共和国北京市西城区。被告中华人民共和国国家知识产权局，住所地中华人民共和国北京市海淀区蓟门桥西土城路**。法定代表人申长雨，局长。委托诉讼代理人李雅楠，中华人民共和国国家知识产权局审查员。第三人潍坊现代塑胶有限公司，住所地中华人民共和国山东省潍坊市昌乐县经济开发区宝石城二路。法定代表人张利，董事长。委托诉讼代理人许莉，湖北言达律师事务所律师。原告株式会社东洋克斯因商标权无效宣告请求行政纠纷一案，不服原中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）于2017年10月11日作出的商评字[2014]第47166号重审第1348号关于第3907566号“图形（指定颜色）”商标无效宣告请求裁定（简称被诉裁定），于法定期限内向本院提起行政诉讼。本院于2018年3月6日受理后，依法组成合议庭，并通知被诉裁定的利害关系人潍坊现代塑胶有限公司（简称现代塑胶公司）作为第三人参加本案诉讼。2018年6月26日，本院依法公开开庭审理了本案。原告株式会社东洋克斯的委托诉讼代理人王福萍，被告中华人民共和国国家知识产权局（简称国家知识产权局）的委托诉讼代理人李雅楠，第三人现代塑胶公司的委托诉讼代理人许莉到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。被诉裁定系商标评审委员会针对现代塑胶公司就株式会社东洋克斯第3907566号“图形（指定颜色）”商标（简称诉争商标）提出的无效宣告请求而作出的。该裁定认定：根据中华人民共和国北京市高级人民法院（简称北京市高级人民法院）于2017年8月31日作出的（2016）京行终5225号行政判决书，诉争商标的注册损害了现代塑胶公司的在先外观设计专利权，违反了2001年施行的《中华人民共和国商标法》（简称2001年《商标法》）第三十一条所指“损害他人现有的在先权利”之规定，故商标评审委员会依照2001年《商标法》第三十一条、2014年施行的《中华人民共和国商标法》（简称2014年《商标法》）第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，裁定对诉争商标予以无效宣告。原告株式会社东洋克斯诉称：一、红、白、蓝三线软管图形作品是株式会社东洋克斯创作于1986年1月10日并首次在日本公开发表，时间早于现代塑胶公司外观设计专利的申请日2002年9月3日和公开授权日2003年5月21日。二、株式会社东洋克斯于1988年就在大韩民国（简称韩国）注册了红白蓝三线软管的外观设计专利，时间早于现代塑胶公司外观设计专利的申请日和公开授权日。三、株式会社东洋克斯对红白蓝三线软管的实际使用日早于现代塑胶公司的外观设计专利申请日、公开授权日和实际使用日。四、诉争商标与现代塑胶公司主张的第ZL02352585.1号在先外观设计专利并不构成混淆性近似。五、现代塑胶公司在提交无效申请时，其在先外观设计专利权已过保护期，且株式会社东洋克斯已依据《中华人民共和国专利法》（简称《专利法》）针对现代塑胶公司主张的第ZL02352585.1号等相关外观设计专利权提交无效申请，请求法院中止审理本案。综上，请求法院判决撤销被诉裁定，并判令被告重新作出裁定。被告国家知识产权局辩称，被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法，请求法院驳回原告的诉讼请求。第三人现代塑胶公司述称：一、我方第ZL02352585.1号外观设计专利权是有效的在先权利；二、株式会社东洋克斯虽已针对我方在先外观设计专利权提出无效宣告请求，但目前尚无定论；三、株式会社东洋克斯是否享有其主张的在先著作权还有待考察，其虽享有著作权但在同一期间内和我方外观设计专利权是并存的；四、被诉裁定系依据已生效的北京市高级人民法院（2016）京行终5225号行政判决书作出的，被诉裁定及已生效的判决已对株式会社东洋克斯的相关主张进行了论述。本院经审理查明:诉争商标为第3907566号“图形（指定颜色）”商标（商标图样附后），由株式会社东洋克斯于2004年2月10日向原中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）提出注册申请，并于2009年2月21日获准注册，核定使用在第17类“塑料软管、橡胶软管”商品上，专用权期限至2029年2月20日止。2002年9月3日，张庆国向国家知识产权局申请名称为“钢丝螺旋软管（三线条）”、专利号为ZL02352585.1的外观设计专利权，设计人为郭润忠、张庆国，授权公告日为2003年4月23日，专利权人为张庆国。经核准，该专利权人于2008年12月29日由张庆国变更为现代塑胶公司。2008年4月8日，中华人民共和国国家版权局向株式会社东洋克斯颁发著作权登记证书，证书显示“弹力软管（12×18）”、“弹力软管（15×22）”、“弹力软管（19×26）”图形作品创作日均为1986年1月10日，发表日均为1986年2月10日。2012年9月25日，现代塑胶公司针对诉争商标向商标评审委员会提出撤销申请，其主要理由为：诉争商标与现代塑胶公司在先的外观设计专利图案构成近似，损害了现代塑胶公司的外观设计专利权。对现代塑胶公司的知名商品的特有包装装潢，株式会社东洋克斯申请注册诉争商标还构成不正当竞争行为。株式会社东洋克斯属于恶意注册诉争商标。依据2001年《商标法》第三十一条、第四十一条第一款的规定，请求撤销诉争商标的注册。2014年4月14日，商标评审委员会作出商评字[2014]第47166号《关于第3907566号图形商标争议裁定书》（简称原被诉裁定），裁定对诉争商标予以维持。现代塑胶公司不服原被诉裁定，于法定期限内向中华人民共和国北京市第一中级人民法院（简称北京市第一中级人民法院）提起行政诉讼，在该案开庭审理过程中，现代塑胶公司明确表示仅主张诉争商标的注册损害了其在先外观设计专利权，违反2001年《商标法》第三十一条规定的情形。北京市第一中级人民法院作出（2014）一中行（知）初字第7319号行政判决（简称原一审判决），判决驳回现代塑胶公司的诉讼请求。现代塑胶公司不服原一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉。北京市高级人民法院于2017年8月31日作出（2016）京行终5225号行政判决书，该判决认为：《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十八条规定：“商标法第三十二条规定的在先权利，包括当事人在诉争商标申请日之前享有的民事权利或者其他应予以保护的合法权益。诉争商标核准注册时在先权利已不存在的，不影响诉争商标的注册。”第三十一条规定：“本规定自2017年3月1日起施行。人民法院依据2001年商标法审理的商标授权确权行政案件可参照适用本规定。”审查判断诉争商标是否损害他人现有的在先权利，一般以诉争商标申请日为准，如果在先权利在诉争商标核准注册时已不存在的，则不影响诉争商标的注册。同样的，如果在诉争商标核准注册时，他人依法享有在先权利仍然存在，则应当就诉争商标的注册是否损害该在先权利作出进一步认定。本案中，诉争商标于2004年2月10日提出注册申请，并于2009年2月21日获准注册。现代塑胶公司主张的名称为“钢丝螺旋软管（三线条）”、专利号为ZL02352585.1的外观设计专利权，申请日为2002年9月3日，授权公告日为2003年4月23日。无论是申请日还是授权公告日，现代塑胶公司享有的外观设计专利权均早于诉争商标的申请日，该外观设计专利权相对于诉争商标而言，属于2001年《商标法》第三十一条规定的在先权利。虽然根据《专利法》的规定，外观设计专利权的期限为十年，自申请日起算，现代塑胶公司就“钢丝螺旋软管（三线条）”外观设计享有专利权的期限自2002年9月3日至2012年9月2日，即在商标评审委员会作出原被诉裁定的2014年4月14日，现代塑胶公司对该外观设计的期限已经届满，但是，在诉争商标核准注册的2009年2月21日，现代塑胶公司仍然对该外观设计享有专利权。因此，在现代塑胶公司已明确主张诉争商标的注册损害其在先享有的外观设计专利权的情况下，商标评审委员会应当就诉争商标的注册是否损害现代塑胶公司的外观设计专利权作出实质性认定。本案中，商标评审委员会虽然在原被诉裁定中结合株式会社东洋克斯提交的著作权登记证、产品使用证明、公证认证文件等证据，认为株式会社东洋克斯对相关图形作品申请著作权登记的日期以及实际使用日期均早于现代塑胶公司提交的外观设计专利申请日以及实际使用日期，从而不构成对现代塑胶公司外观设计专用权的侵犯。但是，根据《专利法》第十一条第二款的规定，“外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品”，商标评审委员会基于上述证据的审查认定并不充分；同时更重要的是，商标评审委员会仅以现代塑胶公司在先享有的外观设计专利权在原被诉裁定作出时已经届满为由，认定现代塑胶公司不再享有权利，而并未考虑在诉争商标核准注册时仍然存在的该在先权利，并未就诉争商标的注册是否构成对现代塑胶公司该在先外观设计专利权的损害进行实质性认定，法律适用明显错误。商标评审委员会应当重新作出裁定，就诉争商标是否损害现代塑胶公司在诉争商标核准注册时仍然享有的外观设计专利权作出认定。综上，北京市高级人民法院作出（2016）京行终5225号行政判决，判决撤销原一审判决及原被诉裁定，并判令商标评审委员会重新作出裁定。商标评审委员会重新组成合议组进行了审理，并于2017年10月11日作出被诉裁定。在本案审理过程中，株式会社东洋克斯向本院提交了以下主要证据：1985年12月14日《日刊工业新闻》、1985年12月2日《橡胶时报》、1985年12月2日《橡胶报知新闻》，用以证明株式会社东洋克斯对用于软管上的红白蓝三线图形享有在先著作权；公告号为JP3004297、公告日为1994年11月8日的日本国实用新型专利文件、公告号为KR0235516、公告日为1999年3月20日的韩国外观设计专利文件、公告号为JP717142、公开日为1987年11月10日的日本外观设计专利文件、申请号为62-22879和62-22880的日本外观设计的审查历史文档，用以证明早于现代塑胶公司的外观设计专利申请日，株式会社东洋克斯享有在先外观设计专利权。现代塑胶公司向本院提交了以下主要证据：潍坊时代塑料制品厂历史沿革资料、股东档案，用以证明潍坊时代塑料制品厂的历史沿革情况，现代塑胶公司与其系关系密切的利害关系人；现代塑胶公司历史沿革及简介，用以证明其生产的塑料软管是知名产品，销售区域遍布海内外；潍坊时代塑料制品厂产品宣传页、销售合同及发票，用以证明现代塑胶公司的关联企业先于株式会社东洋克斯使用了与诉争商标相同的标识，其实际使用日期早于诉争商标的申请日期及实际使用日期。在本案开庭审理后，株式会社东洋克斯向本院补充提交了TOYOX软管产品目录、原中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）第37580号无效宣告请求审查决定书等证据。经查，专利复审委员会于2018年10月23日作出第37580号无效宣告请求审查决定，认定第ZL02352585.1号外观设计专利不符合《专利法》第二十三条的规定，故决定宣告该外观设计专利权全部无效。现代塑胶公司不服该决定，向北京知识产权法院提起行政诉讼，北京知识产权法院于2020年4月15日作出（2019）京73行初55号行政判决书，认定该案中的证据2.4没有形成有效的证据链，不能证明《产品目录》构成了涉案专利的现有设计，故判决撤销专利复审委员会作出的第37580号无效宣告请求审查决定，并判令国家知识产权局重新作出审查决定，该判决现已生效。另查，根据中央机构改革部署，原中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局、商标评审委员会的相关职责由国家知识产权局统一行使。上述事实，有诉争商标信息查询页、当事人提交的证据材料和当事人陈述等在案佐证。本院认为：关于本案的法律适用问题，2001年第二次修正的《中华人民共和国商标法》于2001年12月1日施行，2014年第三次修正的《中华人民共和国商标法》于2014年5月1日施行，2019年4月23日第四次修正的《中华人民共和国商标法》已于2019年11月1日施行，鉴于本案诉争商标获准注册的时间处于2001年《商标法》施行期间，而本案被诉裁定作出时间以及本案的受理时间均处于2014年《商标法》施行期间，依据法不溯及既往的原则，本案相关实体问题的审理应当适用2001年《商标法》的相关规定，本案相关程序问题的审理则应当适用2014年《商标法》的相关规定。结合各方当事人的诉辩主张，本案的争议焦点在于诉争商标的申请注册是否违反了2001年《商标法》第三十一条关于“不得损害他人现有的在先权利”的规定。2001年《商标法》第三十一条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”外观设计专利权是《专利法》明确规定的合法权利，因此，他人在先享有的外观设计专利权属于2001年《商标法》第三十一条规定的在先权利。同时，北京市高级人民法院在先作出的（2016）京行终5225号行政判决中，就有关在先权利的判断所做的认定，本院亦应予以遵循。本案中，首先，现代塑胶公司主张的第ZL02352585.1号外观设计专利申请日及授权公告日均早于诉争商标申请日，且在诉争商标申请注册时及获准注册时该专利均为有效状态，故该外观设计专利相对于诉争商标而言，构成合法有效的在先权利，同时应当注意的是，直至本判决作出前，该外观设计专利也未经法定程序被宣告无效；其次，诉争商标核定使用于第17类“塑料软管、橡胶软管”商品上，现代塑胶公司主张的外观设计专利涉及的产品为“钢丝螺旋软管（三线条）”，二者属于相近种类的商品；再次，现代塑胶公司主张的外观设计专利由主视图、后视图、俯视图、仰视图及右视图表示，由图可知，该专利为中空圆柱体软管，管壁为透明材料，管壁中为环绕管壁的螺旋状纤维，在一侧管壁外侧有两条平行的线条，线条之间为半透明，诉争商标由红、蓝色的平行线条构成，线条之间为白色，诉争商标标识与上述外观设计的设计要部即平行线条部分相比，仅在线条粗细、颜色及线条间的距离上存在细微差别，相关公众在对诉争商标与上述外观设计进行隔离比对时，形成的视觉效果均为两条平行线条，线条间颜色较浅，二者间的细微差别并不会影响消费者对于二者整体的视觉感受。而且，对于表意抽象的图形商标而言，视觉对于近似性的判断影响较大，故应重点考虑设计元素、构图风格、线条运用等因素，如若在相近种类商品上允许诉争商标与上述外观设计专利共存，进而要求普通消费者在购买商品时通过标识的线条间距或颜色等进行认牌购物，无疑是不切实际的，同时也降低了商标所应具有的区分商品或服务来源的作用。综合上述因素，本院认为，诉争商标核定使用在“塑料软管、橡胶软管”商品上，容易使相关公众认为使用上述标识的商品与现代塑胶公司主张的外观设计专利权所保护的产品来源于同一主体或者商品提供者之间具有某种关联关系,从而导致混淆和误认，故诉争商标在上述商品上的申请注册侵害了现代塑胶公司的外观设计专利权，违反了2001年《商标法》第三十一条关于“不得损害他人现有的在先权利”的规定。被诉裁定对此认定正确，本院予以支持。此外，株式会社东洋克斯关于其对红白蓝三线软管图形作品首次公开发表日期、对红白蓝三线软管在其他国家注册外观设计专利的日期以及实际使用日期，均早于现代塑胶公司外观设计专利申请日期、授权公告日期及实际使用日期，从而不构成对现代塑胶公司外观设计专利权的侵犯的主张，本院认为，在诉争商标申请注册及获准注册时现代塑胶公司第ZL02352585.1号外观设计专利均为有效状态，且直至本判决作出前，其并未经法定程序被宣告无效，至于其是否具备应当授予专利权的条件，非本案的审理范围，株式会社东洋克斯可以另行寻求其他途径予以救济，本院在此不予评述。综上所述，被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，审查程序合法，原告的诉讼请求缺乏事实和法律依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，判决如下：驳回原告株式会社东洋克斯的诉讼请求。案件受理费人民币一百元，由原告株式会社东洋克斯负担（已交纳）。如不服本判决，原告株式会社东洋克斯可于本判决书送达之日起三十日内，被告中华人民共和国国家知识产权局、第三人潍坊现代塑胶有限公司可于本判决书送达之日起十五日内向本院提交上诉状，并按对方当事人人数提交副本，交纳上诉案件受理费人民币一百元，上诉于中华人民共和国北京市高级人民法院。如在上诉期满后七日内未交纳上诉案件受理费的，按自动撤回上诉处理。审 判 长  仪 军人民陪审员  毛艾越人民陪审员  张立伟二〇二〇年七月二十三日法官 助理  姚俐衡书 记 员  杜静暘书 记 员  王 帅附图：诉争商标