中华人民共和国北京知识产权法院行 政 判 决 书（2018）京73行初10001号原告：东芝高新材料公司，住所地日本国横滨市矶子区新杉田町8番地。法定代表人：青木克明，董事长和首席执行官。委托诉讼代理人：陈申军，上海市一平律师事务所律师。委托诉讼代理人：冯雅，女，上海专利商标事务所有限公司专利代理人，中华全国专利代理人协会推荐。被告：国家知识产权局，住所地中华人民共和国北京市海淀区蓟门桥西土城路6号。法定代表人：申长雨，局长。委托诉讼代理人：马彩霞，中华人民共和国国家知识产权局审查员。委托诉讼代理人：史晶，中华人民共和国国家知识产权局审查员。原告东芝高新材料公司（简称东芝公司）因发明专利申请驳回复审行政纠纷一案，不服原中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）作出的第150139号复审决定（简称被诉决定），于法定期限内向本院提起行政诉讼。本院于2018年9月29日受理本案后，依法组成合议庭，并于2020年6月17日对本案公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人陈申军、冯雅，被告的委托诉讼代理人马彩霞、史晶到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。被诉决定系专利复审委员会针对东芝公司、东芝照明技术株式会社（简称东芝株式会社）就名称为“光催化材料和使用该材料的光催化组合物以及光催化制品”的第201410174574.0号发明专利申请（简称本申请）提出的复审请求而作出，专利复审委员会经审查认定，驳回决定所指出的修改超范围的缺陷已经被克服。本申请的权利要求1-12所要求保护的技术方案不符合《中华人民共和国专利法》（简称专利法）第二十二条第三款的规定。因此维持国家知识产权局作出的驳回决定。原告诉称：一、被告认定驳回决定的驳回缺陷已被克服。驳回决定的依据是权利要求1-12修改超范围，不符合专利法第三十三条的规定。被诉决定认定：修改后的技术方案能够根据原申请文件记载的内容直接地、毫无疑义地确定，符合专利法第三十三条的规定。由此可见，驳回决定所指出的修改超范围的缺陷已经被克服。因此，被告应当撤销驳回决定而没有撤销，因此被诉决定也应当被撤销。二、被诉决定所涉及的权利要求1、6、8等相对于对比文件1不具备创造性的理由，因不涉及驳回决定的驳回依据和理由，也不满足《专利审查指南》规定的例外情形。故被诉决定不应以本申请不符合专利法第二十二条第三款的规定为由，维持驳回决定。《专利审查指南》规定的“足以用在驳回决定作出前已告知过申请人的其他理由及其证据予以驳回的缺陷”，应理解为该缺陷是被告足以用驳回决定作出前已告知过原告的其他理由及其证据予以驳回的缺陷。在驳回决定作出前已告知过原告的其他理由及其证据是：以对比文件1为证据，以权利要求1不符合专利法第二十二条第三款规定的创造性为理由否定其创造性。但原告认为仅以对比文件1为证据无法对权利要求1予以驳回。理由是：本申请与对比文件1存在5个区别技术特征：1、氧化钨微粒的特定制造方法：将仲钨酸铵粉碎后的微粒在大气中于400～600℃进行热处理；2、氧化钨微粒的平均粒径为0.01～0.5μm；3、特定的光激发方法：通过发出含430～500nm的波长、峰波长为460nm±10nm的光量在1－5mW/cm2的蓝色光的光源被激发；4、分解能力的特定的测定方法：包括特定的第一分解能力试验及其计算公式：在容积3升的玻璃制容器中放入质量1g的氧化钨微粒和20ppm的乙醛(量A)，测定照射波长为430～500nm且峰波长460nm±10nm的光量在1－5mW/cm2的蓝色光2小时后的乙醛(量B)时的分解能力(％)：分解能力(％)=[（乙醛量A-乙醛量B）/乙醛量A]*100；5、乙醛分解能力：在50%以上。被诉决定未对上述区别技术特征进行举证和分析，直接认定了其显而易见性，进而否定权利要求1的创造性。被诉决定违反了审查程序和行政程序。三、基于与权利要求1类似的理由，权利要求6、8也具有创造性。相应的各从属权利要求也具有创造性。综上，被诉决定认定事实不清，适用法律有误，审查程序违法，故请求法院依法撤销被诉决定，并判令被告重新作出决定。被告辩称：坚持被诉决定中的意见。被诉决定认定事实清楚，适用法律正确，审查程序合法，原告的诉讼理由不能成立，请求法院驳回原告的诉讼请求。本院经审理查明：本申请系申请号为201410174574.0、名称为“光催化材料和使用该材料的光催化组合物以及光催化制品”的发明专利申请，申请日为2007年1月31日，公开日为2014年8月20日，申请人为东芝公司，共同申请人为东芝株式会社。国家知识产权局于2018年8月7日发出手续合格通知书，同意本申请的申请人由东芝公司和东芝株式会社变更为东芝公司。经实质审查，国家知识产权局实质审查部门于2017年2月13日发出驳回决定，驳回了本申请，其理由是权利要求1-12修改超范围，不符合专利法第三十三条的有关规定。驳回决定针对的文本为：2016年11月2日权利要求第1-12项，2014年4月28日提交的说明书第1-254段、说明书附图图1-29和说明书摘要。驳回决定针对的权利要求书如下：“1.光催化材料，它是以通过发出含430～500nm的波长、峰波长为460nm±10nm的光量在1－5mW/cm2的蓝色光的光源被激发的氧化钨微粒为主要成分的光催化材料，上述氧化钨微粒是平均粒径为0.1μm以下且以单斜晶为主相的、在400℃～600℃的温度下实施了热处理的氧化钨微粒，其特征在于，以下所示的第1分解能力试验所得的分解能力在50％以上；[第1分解能力试验]在容积3升的玻璃制容器中放入质量1g的氧化钨微粒和20ppm的乙醛(量A)，测定照射波长为430～500nm且峰波长460nm±10nm的光量在1－5mW/cm2的蓝色光2小时后的乙醛(量B)时的分解能力(％)：分解能力(％)＝[(乙醛量A-乙醛量B)/乙醛量A]×100。2.如权利要求1所述的光催化材料，其特征在于，所述光源为使用蓝色发光半导体元件的发光二极管。3.如权利要求1所述的光催化材料，其特征在于，所述光源为太阳光。4.如权利要求1所述的光催化材料，其特征在于，所述光源为荧光灯。5.如权利要求1～4中的任一项所述的光催化材料，其特征在于，所述分解能力为90％～100％。6.光催化材料，它是以通过峰波长为460nm±10nm的光量在1－5mW/cm2的蓝色光的照射而光催化激发的氧化钨微粒为主要成分的光催化材料，上述氧化钨微粒是平均粒径为0.1μm以下且以单斜晶为主相的、在400℃～600℃的温度下实施了热处理的氧化钨微粒，其特征在于，具有如下所示第2分解能力试验所得的乙醛残存率在50％以下的分解能力：[第2分解能力试验]在容积3升的气密性容器中放入质量0.1g的氧化钨微粒和10ppm的乙醛，测定照射峰波长460nm±10nm的光量在1－5mW/cm2的蓝色光30分钟后的乙醛时的残存率(％)：残存率(％)＝[(10ppm-30分钟后残存的乙醛量ppm)/10ppm]×100。7.如权利要求6所述的光催化材料，其特征在于，发射蓝色光的光源是在470nm附近具有发光峰的GaN类的发光二极管。8.光催化组合物，其特征在于，包含50质量％以上的权利要求1～7中的任一项所述的光催化材料。9.如权利要求8所述的光催化组合物，其特征在于，包含不足50质量％的氧化钛粉末。10.光催化制品，其特征在于，使用权利要求8或9所述的光催化组合物。11.如权利要求10所述的光催化制品，其特征在于，对有机物、NOx、SOx的至少1种具有催化效果。12.如权利要求10或11所述的光催化制品，其特征在于，通过粘合剂使光催化组合物粘结于基体表面。”东芝公司和东芝株式会社对上述驳回决定不服，于2017年5月12日向专利复审委员会提出了复审请求，同时提交了权利要求书的全文替换页。所作修改为：在驳回决定所针对文本的基础上，将权利要求1和6中的特征“的氧化钨微粒为主要成分的光催化材料，上述氧化钨微粒是平均粒径为0.1μm以下且以单斜晶为主相的、在400℃～600℃的温度下实施了热处理的氧化钨微粒，其特征在于”修改为“由将仲钨酸铵粉碎后的微粒在大气中于400～600℃进行热处理而得的、平均粒径为0.01～0.5μm的具有单斜晶系的结晶结构的氧化钨微粒构成的光催化材料，”。修改后的权利要求1和6如下：“1.光催化材料，它是由将仲钨酸铵粉碎后的微粒在大气中于400～600℃进行热处理而得的、平均粒径为0.01～0.5μm的具有单斜晶系的结晶结构的氧化钨微粒构成的光催化材料，通过发出含430～500nm的波长、峰波长为460nm±10nm的光量在1－5mW/cm2的蓝色光的光源被激发，以下所示的第1分解能力试验所得的分解能力在50％以上；[第1分解能力试验]在容积3升的玻璃制容器中放入质量1g的氧化钨微粒和20ppm的乙醛(量A)，测定照射波长为430～500nm且峰波长460nm±10nm的光量在1－5mW/cm2的蓝色光2小时后的乙醛(量B)时的分解能力(％)：分解能力(％)＝[(乙醛量A-乙醛量B)/乙醛量A]×100。6.光催化材料，它是由将仲钨酸铵粉碎后的微粒在大气中于400～600℃进行热处理而得的、平均粒径为0.01～0.5μm的具有单斜晶系的结晶结构的氧化钨微粒构成的光催化材料，通过峰波长为460nm±10nm的光量在1－5mW/cm2的蓝色光的照射被光催化激发，具有如下所示第2分解能力试验所得的乙醛残存率在50％以下的分解能力：[第2分解能力试验]在容积3升的气密性容器中放入质量0.1g的氧化钨微粒和10ppm的乙醛，测定照射峰波长460nm±10nm的光量在1－5mW/cm2的蓝色光30分钟后的乙醛时的残存率(％)：残存率(％)＝[(10ppm-30分钟后残存的乙醛量ppm)/10ppm]×100。”经形式审查合格，专利复审委员会于2017年6月22日依法受理了该复审请求，并将其转送至实质审查部门进行前置审查。原审查部门在前置审查意见书中指出2017年5月12日提交的权利要求1-12已克服修改超范围的缺陷，但仍不具备创造性，因此坚持驳回决定。随后，专利复审委员会成立合议组对本案进行审理，并于2017年11月30日向东芝公司和东芝株式会社发出复审通知书。其中沿用了第一次审查意见通知书中引用的对比文件1（“Solvothermalsynthesesofsemiconductorphotocatalystsofultra-highactivities”，HiroshiKominamietal.，CatalysisToday，84（2003），第181-189页，2003年12月31日），指出：权利要求1-12不具备创造性。并针对东芝公司和东芝株式会社的意见进行了答复，在答复意见中引用JP2002-293544A作为本领域现有技术。对比文件1公开了一种光催化材料，所述光催化材料通过钨酸水溶液在523K或573K下水热合成得到高度结晶的单斜晶的WO3粉末，其在波长为420-500nm范围内具有光催化活性。东芝公司和东芝株式会社于2018年1月15日提交了意见陈述书，未修改申请文件。在上述程序的基础上，专利复审委员会于2018年4月24日作出被诉决定。诉讼中，原告提交了《光催化剂》内容及其中文译文，用以证明光催化反应体系不同会影响光催化活性。被告提交了公知常识证据《催化剂工程导论》。庭审中，原告明确表示：一、不认可被诉决定有关本申请与对比文件1之间区别技术特征的归纳，认为区别技术特征包括以下5点：1、权利要求1中氧化钨粉末的平均粒径为0.01～0.5μm；2、氧化钨微粒的特定制造方法；3、特定的激发方法；4、分解能力的特定测定方法；5、乙醛分解能力。二、认可被诉决定归纳的本申请权利要求1实际要解决的技术问题。三、基于与权利要求1相同的理由，坚持权利要求6、8具备创造性。若本申请权利要求1、6、8不具备创造性，则不再坚持权利2-5、7、9-12具备创造性。另查一，国家知识产权局原实质审查部门于2015年2月15日发出的第一次审查意见通知书，于2015年9月21日发出的第二次审查意见通知书，均引用对比文件1评述了本申请权利要求1-12不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。另查二，根据中央机构改革部署，原国家知识产权局专利复审委员会的相关职责由国家知识产权局行使。上述事实，有被诉决定所依据的审查文本、对比文件1、各方当事人在行政阶段和诉讼阶段提交的证据及当事人陈述等在案佐证。本院认为，根据各方当事人的诉辩主张，本案存在以下争议焦点：一、被诉决定的作出是否符合法定程序《中华人民共和国专利法实施细则》（简称专利法实施细则）第一百二十二条规定，国务院专利行政部门根据专利法和本细则制定专利审查指南。《专利审查指南》作为国家知识产权局依据专利法及其实施细则制定的部门规章，是专利行政部门依法行政的依据和标准，可以作为对被诉决定作出程序进行合法性审查的参照。对于专利申请，国务院专利行政部门经初步审查合格后，应根据申请人的申请或者依职权进行实质审查并作出审查决定。申请人对国务院专利行政部门的实质审查决定不服的，可以依法申请复审，专利复审委员会应当对申请人提出的复审请求进行审查。在专利驳回复审程序中应正确处理请求审查原则和依职权审查例外的关系。《专利审查指南》第四部分第二章第1节规定：“复审程序是因申请人对驳回决定不服而启动的救济程序，同时也是专利审批程序的延续。因此，一方面，专利复审委员会一般仅针对驳回决定所依据的理由和证据进行审查，不承担对专利申请全面审查的义务；另一方面，为了提高授权专利的质量，避免不合理地延长审批程序，专利复审委员会可以依职权对驳回决定未提及的明显实质性缺陷进行审查。”由此，对在驳回复审程序之中专利复审委员会能够依职权审查的范围，《专利审查指南》第四部分第二章第4.1节中的理由和证据部分作了明确规定。除驳回决定所依据的理由和证据外，专利复审委员会发现审查文本存在下列两种缺陷的，可以对与之相关的理由及其证据进行审查，并且经审查认定后，应当依据该理由及其证据作出维持驳回决定的审查决定：（1）足以用在驳回决定作出前已告知过申请人的其他理由及其证据予以驳回的缺陷；（2）驳回决定未指出的明显实质性缺陷或者与驳回决定所指出缺陷性质相同的缺陷。有关本案被诉决定是否存在程序违法的问题，可以参照上述规定进行审理。通过查明的事实可知，国家知识产权局原审查部门针对本申请作出的驳回决定理由为：本申请权利要求1-12修改超范围，不符合专利法第三十三条的有关规定。在复审程序中，被告认为原告于2017年5月12日对权利要求书所作修改已克服驳回决定所指出的修改超范围的缺陷。同时，被告对本申请是否具备创造性进行了审查。鉴于国家知识产权局原审查部门在驳回决定作出之前的第一次审查意见通知书和第二次审查意见通知书中，均已明确告知原告本申请权利要求1-12相对于对比文件1不具备创造性的具体理由。被告于2017年11月30日向原告发出的复审通知书沿用对比文件1指出权利要求1-12不具备创造性。原告在后续提交的意见陈述书中亦针对本专利相对于对比文件1具备创造性发表了意见。从整个行政程序的过程可以看出，关于本申请相对于对比文件1是否具备创造性的理由和证据已在驳回决定作出前告知过原告，原告对此也充分发表了意见，被告在进行审查后依据该理由及其证据作出维持驳回决定的被诉决定，符合法定程序。原告的相应理由缺乏事实和法律依据，本院不予支持。二、本申请是否符合专利法第二十二条第三款的规定专利法第二十二条第三款规定，创造性是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步。本申请权利要求1请求保护一种光催化材料，对比文件1公开了一种光催化材料。原告认为，本申请与对比文件1相比存在5点区别技术特征：1、权利要求1中氧化钨粉末的平均粒径为0.01～0.5μm；2、氧化钨微粒的特定制造方法；3、特定的激发方法；4、分解能力的特定测定方法；5、乙醛分解能力。对此本院认为，被诉决定将权利要求1中氧化钨粉末平均粒径为0.01～0.5μm，以及所述光催化材料的制备方法及其分解能力归纳为区别技术特征，而分解能力是在特定的激发方法和特定测定方法下的分解能力，因此原告所称的区别技术特征与被诉决定的归纳并无本质差异，本院对被诉决定所认定的区别技术特征和实际要解决的技术问题予以确认。对于上述区别技术特征，由于权利要求1作为产品权利要求，其保护范围由该产品的结构和/或组成来确定。尽管需要考虑其制备方法、激发方法、测定方法、分解能力等特征，但上述特征实际的限定作用取决于其对所要求保护的产品本身带来何种影响。就权利要求1而言，其产品特征为平均粒径为0.01～0.5μm的具有单斜晶结构的氧化钨微粒。对于该特征，首先，对比文件1公开了高度结晶的单斜晶的WO3粉末。其次，本领域公知在其它制备条件相同的情况下，催化剂的粒径越小，其比表面积越大；比表面积大有利于反应物与催化剂接触反应，因此相应地催化剂的活性越高。在此基础上，本领域技术人员有动机利用现有技术中已知方法，为了进一步提高催化剂的活性而控制催化剂粉末的粒径使其尽可能小，从而获得本申请所述制造方法以及由该方法制备的具有适宜粒径的单斜晶系氧化钨微粒，进而可获得本申请所述例如在特定波长、特定光量的光照下对乙醛的分解能力。再者，被诉决定引用JP2002-293544A论述本领域技术人员可以在现有技术公开内容的基础上，通过调整温度来获得所需的晶型结构如单斜晶结构，从而获得本申请所述制备方法及氧化钨的结晶结构，并无不妥。由此可见，在对比文件1的基础上结合本领域常用技术手段得到权利要求1所请求保护的技术方案，这对于本领域的技术人员来说是显而易见的。故本申请权利要求1相对于对比文件1和本领域常用技术手段的结合不具有突出的实质性特点和显著的进步，不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。被诉决定对此认定正确，本院予以确认。原告基于与权利要求1相同的理由认为权利要求6、8具备创造性。本院基于与权利要求1类似的评述理由，认定在对比文件1的基础上结合本领域常用的技术手段以得到权利要求6或8的技术方案，对本领域技术人员来说也是显而易见的。故权利要求6、8相对于对比文件1和本领域常用技术手段的结合亦不具有突出的实质性特点和显著的进步，不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。鉴于原告明确表示在本申请权利要求1、6、8不具备创造性的前提下，不再坚持权利要求2-5、7、9-12具备创造性。故在本院已认定权利要求1、6、8不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性的基础上，本院认定本申请权利要求2-5、7、9-12亦不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。综上，被诉决定认定事实清楚，适用法律正确，审查程序合法，原告的诉讼理由缺乏事实和法律依据，对其诉讼请求本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，本院判决如下：驳回原告东芝高新材料公司的诉讼请求。案件受理费人民币一百元，由原告东芝高新材料公司负担（已交纳）。如不服本判决，原告东芝高新材料公司可在本判决书送达之日起三十日内，被告中华人民共和国国家知识产权局可在本判决书送达之日起十五日内，向本院提交上诉状及副本，并交纳上诉案件受理费人民币一百元，上诉于中华人民共和国最高人民法院。审 判 长  刘仁婧人民陪审员  冯贝莉人民陪审员  王艳峰二〇二〇年七月十三日法官 助理  杨恩义书 记 员  国 佳